现有技术抗辩制度的立法与完善

黄荣飞

（安徽师范大学 安徽芜湖 241000）

现有技术抗辩制度经历了从谨慎立法到放宽适用的过程，可以说是各方利益相互博弈的结果，从相同侵权可否适用现有技术抗辩的争论中可以观察到司法权与行政权的博弈；理论上根据不同的技术对比顺序，讨论现有技术抗辩的性质呈现出“侵权的例外”和“不侵权”之争，立法上没有明确规定“现有技术抗辩权”这样的概念，而仅仅作为一种制度对现有技术的范围、技术对比标准、技术对比顺序等做出了规定，回避了判决是否影响专利有效性的问题，通过对基本理论的梳理，有必要对立法的初步规定提出完善的建议。

一、立法背景

立法上对于现有技术抗辩制度的规范是逐步的，从等同侵权的适用到相同侵权的逐步适用，从法院的判例和司法解释到《专利法》修正案的立法层次的不断提高，分别对现有技术抗辩制度的具体适用范围、适用标准等做出了规定，这一立法轨迹正是遵循实践检验的一般规律，足见实践和立法对现有技术抗辩制度的重视。

第一，首次规定等同专利侵权适用现有技术抗辩。北京市高级人民法院于2001年发布的《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第100条规定：“已有技术抗辩是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物（产品或方法）与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物（产品或方法）与一项已有技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。”第 102条规定：“已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况。”

第二，明确专利侵权与专利确权双轨并行、不容合一。2001年最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称法释〔2001〕21号）第9条规定:“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼：（二）被告提供的证据足够证明其适用的技术已经是公知的……”

第三，表明技术对比顺序、优先适用现有技术抗辩。2001年最高人民法院民三庭在《关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案的函》中明确指出：“在神电公司提出公知公用技术抗辩事由的情况下只有在将神电公司技术与公知公用技术进行对比得出否定性结论以后才能将神电公司技术与王川专利进行异同比较。”这表明最高法院认为在权利侵权纠纷中，被告人提出现有技术抗辩的，应当先适用现有技术抗辩，对比被控侵权技术与现有技术。

第四，规定相同专利侵权也可适用现有技术抗辩。北京市高级人民法院发布的《2006年知识产权审判新发展》有如下内容：“2006年终审的一起案件中，北京市高级人民法院改变了这一意见，认为已有技术抗辩也适用于相同侵权。”

第五，于法律上明确规定现有技术抗辩制度。我国《专利法》第三次修正案于2008年12月27日被通过（以下简称《专利法》），并于2009年10月1日生效。第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”第22条第5款规定“本法所称的现有技术，是指申请日前在国内外为公众所知的技术。”

第六，于司法解释中规范技术对比顺序与标准。最高人民法院于2009年12月21日颁布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称法释〔2009〕21号），其中第14条第1款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于《专利法》第62条规定的现有技术。”

二、概念界析与理论争议

从现有技术本身的内涵和外延出发，不应否认现有的第三人技术得允抗辩，围绕现有技术、相同侵权、技术对比等概念所引起的理论纷争，从实证的角度分析相同侵权可以适用现有技术抗辩，同理，技术对比顺序中也不应忽视专利技术与现有技术的比对。

（一）现有技术、公知技术与自由公知技术。

2009年《专利法》第22条第5款规定，现有技术是指申请日前在国内外为公众所知的技术。现有技术的概念是从专利审查制度的相关规定扩展到作为一种抗辩理由解决专利侵权纠纷的司法领域，由于司法实践的需要，现有技术的范围也扩张到申请日前在国内外为公众所知的技术，其内涵等同于公知技术。

“从概念学上讲，现有技术外延应大于公知技术。现有技术包括现有的已公开的被公众所知晓的（即公知技术）以及未公开的技术”[1]。 实际上，从外延上比较，现有技术>公知技术>自由公知技术，所谓的自由公知技术是指公知技术领域内能够被任何人自由使用、不被任何人独占、不受专利权保护的共有技术，作为非自由的涉他专利技术可否被引为现有技术进行抗辩，有学者认为现有技术的含义中不应包括他人合法有效的专利，因为被控侵权人即使证明了自己实施的是现有技术，那也是侵犯了另外一个合法的专利权，仍然是违法行为，实务中不应鼓励违法行为，所以应该将这部分现有技术剔除出去，和《专利法》第22条规定的现有技术区别开来[2]。

笔者认为，现有技术的范围在立法上并没有排除现有的第三人专利技术，甚至可以这样理解，在专利侵权诉讼中所引用的现有技术无论是申请日前的还是申请日后的，因为申请日的规定是针对专利申请审查而言的，专利局需要将申请的专利技术与申请日前的现有技术进行对比，以确定有无新颖性和创造性，然而在专利侵权诉讼中，不能排除被告引用的是在原告专利申请日之后的第三人有效专利进行抗辩，正如有学者认为“专利侵权纠纷是民事纠纷，是一对一的对抗，抗辩只要能针对相对方成立就可以了，不必要求对所有人成立”[3]。

（二）相同侵权与等同侵权。

所谓相同侵权又称字面侵权，源于专利审查制度中的相同原则或新颖性审查原则，专利局在将申请人的权利要求书中的专利技术特征与现有技术进行比对时，如果发现二者在字面含义上完全一致，即可判断前者缺乏新颖性，专利局可以不授予专利权；在侵权诉讼中，所谓字面侵权是指被控侵权物（产品或技术）的技术特征（甲=A+B+C+D，以下简称甲）与专利权人划定的权利要求书中记载的每一个技术特征（乙=A+B+C，以下简称乙）完全对应相同，即可初步判断被告侵权，若此时被告引用现有技术（以下简称丙）进行抗辩，法官则面临着一道难题，若经审查后判决抗辩成立，被告不侵权，则意味着原告专利是否继续有效受到质疑，法院的一纸判决可否直接影响到原告专利的有效性？尤其是在相同侵权的情况下，考虑到专利效力的审查权归属于专利复审委员会，在专利复审委没有做出专利无效的决定前，原告的专利是推定有效的，这是行政行为公定力和公信力的表现，法院应当尊重行政权，因此在立法过程中，现有技术抗辩制度曾一度不适用相同侵权，以中止审理，建议被告走专利有效性审查程序来代替司法救济。

笔者认为如果是因为尊重行政权的需要而否定相同侵权适用现有技术抗辩制度，那么等同侵权适用现有技术抗辩制度应该面临着同样的问题，即甲构成对乙的等同侵权，同时甲属于现有技术丙，则乙等同于丙，如此便否定了乙的新颖性，使得乙不再具有专利属性，但是立法从最初就坚定的认可等同侵权适用现有技术抗辩，同时逐步认可相同侵权也可以适用，当中的法理基础可以追溯到等同原则以及专利法的基本宗旨。

所谓等同原则，2001年6月有关《司法解释》第17条规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”等同原则一开始是对专利权人的保护和激励，在申请专利的时候，为最大范围的保护和享有自己的专利权，申请人需要在整个技术领域内划出自己申请的专利所要辐射的范围，以便区别于公有技术和他人的专利，以此最大限度的发挥专利权的垄断效应。正如等同原则本身就具有不确定性和主观性一样，每个人对专利技术等同的范围都会有不同的理解，因此在大部分的专利侵权纠纷中，等同侵权的现象比相同侵权更为广泛。为防止他人通过变换字面含义或者利用不同但相类似的技术以达到侵权的目的，专利权人在专利权利要求书中可以依照等同原则划定自己的权利范围，目的就是要涵盖被控侵权物的技术特征，使后者落入到专利权的保护范围内，此为等同原则在等同侵权中的应用，正如学者所言：“因文字语言表达的限制，专利权人较难通过权利要求足够好地描述其发明构思，在权利要求公示的基础上，通过引进等同物来扩大专利权的保护范围，充分保护专利权人的发明构思，成为各国的通行做法。在构建等同侵权的要件、确认等同侵权的例外方面，遵循公平原则始终是平衡专利权人与公众利益的标杆”[4]。

理论和立法上都肯定了等同侵权可以适用现有技术抗辩，是立足于司法实践的需要和利益权衡的结果，而非简单的逻辑推演得出专利无效从而否定整个现有技术抗辩制度，也不能因为屈从行政权而得出现有技术抗辩为无效抗辩的结论，笔者认为，在中国目前的司法环境下，法院至少要为当事人考虑以下几点：第一，针对个案纠纷，依诉请为中心，实行不告不理；第二，专利侵权纠纷的最终审理结果无非两种，侵权或不侵权，与专利效力无关，至于判决的效力是否会影响到专利的有效性，则要看被告是否坚持走专利无效审查程序，由专利复审委做出决定，虽然在实践中会出现循环诉讼的问题，但这属于权力机关相互协调的范畴，不能因为权力不和而使权利搁置。如果这样的逻辑可以成立的话，那么相对于等同侵权，更为严重和明显的相同侵权就没有理由不适用现有技术抗辩制度，因此“将现有技术抗辩制度的适用从等同侵权扩及相同侵权意义重大：在专利相同侵权案件的审理中，现有技术抗辩制度的适用可以在不触及涉案专利的前提下，将被告从诉讼中解脱出来，既维护了诉讼正义，又实现了诉讼效益”[5]。

（三）技术对比顺序与技术对比标准。

技术对比顺序是指在现有技术抗辩过程中，法院如何安排甲、乙、丙三种技术进行对比，比对的顺序不同，在理论上会对现有抗辩制度的性质做出侵权例外或者不侵权的结论，所谓侵权例外是指在法院先进行甲与乙之间的技术比对，得出甲的技术特征落入到乙的保护范围，甲构成对乙的侵权，这是对侵权事实的评价，旨在以专利权为中心，确认纠纷的存在，再将甲与丙进行比对，审查抗辩事实是否成立，如果能得出甲等于或者约等于丙时，抗辩成立，此时在理论上认为甲是由于法定的抗辩理由成立，构成对乙侵权的一种例外，正如时效抗辩制度一样，法院既不能主动援引，也不能直接否定甲对乙的侵权事实，这是对抗辩理由的评价。所谓“现有技术抗辩优先适用”的观点即是“不侵权”性质的引证，认为被告在引用丙进行抗辩时，法院可以直接将甲与丙进行比对，得出甲相同或者实质性类似于丙时，抗辩成立，甲不构成对乙的侵权，无需再将甲与乙进行比对，在上述立法背景中也提到了专利法和最高院的观点，但司法解释更加倾向于“侵权例外”的观点，例如第14条第1款首先要求：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征……”

从学者之间的讨论可以看出侵权例外与不侵权之争主要根据技术对比顺序的不同来区别，但是都绕开了专利与现有技术的比对，原因在于这种比对属于专利审查机关的职责，法院采用这种方式就会有越权的嫌疑。笔者认为，在技术对比顺序中，无论采用侵权例外说还是不侵权说，在效率和结论上，两者并无二致，前者要求甲与乙先比较，只有在甲落入乙的保护范围时，才有必要将甲与丙进行技术对比，后者要求甲先与丙比较，只有在甲不相同或非实质性相似与丙时，才将甲与乙进一步比对，从现有技术抗辩制度的本旨来看，一方面是为了解决专利侵权纠纷，尽可能的节省司法资源，另一方面是为了平衡当事人之间以及专利人与社会公众之间的利益，判决的效力也仅达至此目的，法院与专利行政机关的权力冲突问题需要在制度上进一步完善，虽然不能像美国的三权分立机制一样改革，法院可以直接对专利的效力进行判定，但至少在法院审理专利纠纷案时可以司法权的效力对行政权的不足之处进行监督和弥补，“在确定专利保护范围时，出于查明案件事实的需要，在司法程序中现有技术可以用于解释专利权利范围，以纠正不当专利授权或瑕疵专利。如果回避专利技术与现有技术的比较，忽略专利技术与现有技术的模糊与交集，直接将被控侵权技术与现有技术进行比对，可能无法确认被控侵权技术是否真正属于现有技术，适用现有技术抗辩就会出现偏差”[6]。

笔者认为，法院应当将乙与丙的比对作为现有技术抗辩的主要内容，无论是作为一种侵权例外抗辩还是不侵权抗辩，被告之所以选择现有技术抗辩是因为目前立法上还没有赋予法院审理无效抗辩的权力，为了尽快脱离诉累，又不愿涉入繁琐的行政确权程序，被告只能退而求其次，但选择现有技术抗辩是要承担着有足够证据证明甲相同或实质性相似于丙的责任，法院只进行形式上的审查，确定有无相关联的现有技术即可，重点是要将丙与乙进行技术比对，这符合现有技术在诉讼中针对专利权本身发挥抗辩的效果，具有高效和简便的功能，也符合法院和当事人追求司法效率的要求，与其在技术对比顺序中纠结现有技术抗辩的性质和为了屈从行政权而否定现有技术对比专利的做法，倒不如肯认现有技术有否定专利的效力，更有对抗侵犯专利权的效能，相比于专业水准更高的专利行政部门，法院在进行乙与丙的技术比对时所采用的标准要低于专利行政部门。

学界对于技术对比标准的讨论限于被控侵权技术与现有技术之间的对比，主要有五种观点：第一，十分接近或者明显相近似说，第二，等同标准说，第三，创造性标准说，第四，有限的创造性标准说，第五，新颖性标准说。理论界认为第一种观点在实践中很难操作，第四种观点与第三种观点相差无几[7]，因此这里主要讨论等同标准、创造性标准和新颖性标准。所谓等同标准是指如果被控侵权技术与现有技术近似或者等同，则现有技术抗辩成立。被控侵权技术与已有公知技术相比，如果属于实质性不同，则不构成等同，已有公知技术抗辩不成立；可见，在等同标准中仍然会有创造性标准的影子，所谓创造性标准是指：“如果被控侵权技术是与公知技术相同或者属于与公知技术相比没有创造性的技术,就认定公知技术抗辩成立”[8]。然而，创造性标准是专利行政部门判断专利的标准，其专业化和技术化对于法院的工作人员来说，仍然是一个高标准，“从职责的角度说,法院应当避免对技术性的问题进行过多的判断,因为法院承担法律问题的判断而不是技术问题,采用创造性标准实际上使法官充当了专利审查员的角色”[9]。笔者认为，相对于创造性标准，采用新颖性标准更加符合法院的审判职能。

《专利法》第22条第2款对新颖性的含义做出了规定:是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。《专利审查指南》第2部分第3章则给出了判断新颖性的几种方法。可以说，在标准的难易程度上可以依次排列为创造性标准>等同标准>新颖性标准，总体上新颖性标准较为客观，可操作性强，具有法律适用的确定性。笔者认为，在现有技术抗辩制度中将专利与现有技术进行比对是完全可行的，可以采用新颖性标准进行判断，虽然在操作上与专利行政部门类似，但对在我国没有成立统一的知识产权上诉法院的情况下,在现有技术抗辩的法律适用中,应只赋予法院审查专利新颖性的权力,以保障公众对于现有技术的基本信赖利益。现有技术抗辩的对比是为了保护公众的基本信赖利益,而不是否定专利的效力[10]。操作类似不代表效果类似，司法权与行政权是针对不同问题的解决而设立的，虽然宗旨都是为人民服务，但权力性质不同，产生的效力也不尽相同，在具体的操作方法上，两个部门是可以相互借鉴的。

三、完善建议

首先，立法上的明确规定不限制和妨碍理论上的深入探讨，立法和理论都要立基于实践，出于司法实践的需要，现有技术抗辩制度逐步在法律上取得一席之地，但初步立法仍然存在许多不足，例如如何安排涉他专利技术抗辩，笔者认为现有技术的概念没有排除第三人专利，在立法上就应当允许涉他专利作为现有技术的一种得允抗辩，如此在新法中沿用旧法“申请日前”的限制，至少在现有技术抗辩制度中缺乏逻辑一致性。

其次，从立法上逐步认可相同侵权适用现有技术抗辩可以看出该制度有着广泛的适用空间，至少在理论上排除了法院在相同侵权下适用该制度有超越司法权的嫌疑，不能因为简单的逻辑推演而否定相同侵权适用该制度的巨大实用价值，更为本质的是司法判决的效力及于当事人之间的纠纷，无涉专利的有效性，更没有否定专利行政部门所做出的决定，对于以司法权僭越行政权而否定相同侵权适用现有技术抗辩的猜疑是没有必要的，也是理论上关于等量替换逻辑，在司法权领域的不当延伸，以等量替换原则冲击专利技术的有效性是不合理的文字游戏。

再次，至于立法上规定了被控侵权技术与现有技术的对比优先规则，理论上虽有不同的声音，但对现有技术抗辩的本质的探讨都围绕着甲、乙、丙三项技术的对比顺序，笔者认为将现有技术与专利进行比对更符合现有技术抗辩的本质，至于其他两组对比仅仅作为证据审查，原告选择甲侵权，事先应当准备充足的证据证明甲落入乙的保护范围，被告引用丙进行抗辩，事先也要承担证明甲与丙相同或类似的责任，法院对这两组对比只作一般的证据审查，对乙与丙的审查才是现有技术抗辩的重点。司法审判的基本理念是服务群众、便民利民，通过涉案专利与现有技术的直接对比，既能简化审判程序，减轻法院审判压力，提高司法效率，又能方便双方当事人有针对性的举证、质证。

最后，法院有权对相同侵权和等同侵权进行现有技术抗辩审查，有权将现有技术与专利进行比对，但采取的比对标准应当低于专利行政部门的标准，相比较创造性标准和等同侵权标准，采取新颖性标准更具有可操作性。新颖性标准可以参考专利行政部门使用的标准，但对法官判断技术新颖性的标准不能过高，也不能低于普通人能够判断的标准，针对技术是否新颖，法院还应当根据双方当事人的举证、质证做一次综合性的判断。

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[6]朱旭云.也谈现有技术抗辩的适用——从现有技术抗辩法律制度本源出发[J].知识产权,2011,(7):30.

[7]张 鹏,崔国振.现有技术抗辩的对比方式和对比标准探析[J].知识产权,2009,19(1):64.

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