专利使用权出资探讨*

李品娜

(湖北科技学院 经济与管理学院，湖北 咸宁 437100)

知识经济时代，在企业资产中，代表着知识和智慧的专利权、商标权、商誉等无形资产所占的比重也正日益增加，逐步成为企业的重要财富。专利权出资在实践中已成为一种较为普遍的经济和法律现象。我国《公司法》第27条中规定：股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。其中，对专利使用权出资既没有明确允许，也没有禁止性的规定。既然对专利使用权出资没有禁止性规定，那么也可以将其理解为合法。专利使用权作为一项重要的无形财产权，其出资的合法性已为一些国家所确认，如《美国标准公司法》规定专利权使用许可可以作为出资标的，在司法实践中也出现了专利权许可使用投资入股的判例。[1]但我国规范专利使用权出资可依据和可操作的法律法规却是空白，而在实践中专利使用权出资也逐步成为一种常见现象。可见，有必要对专利使用权出资相关问题进行探讨。

一、专利使用权出资的涵义

专利使用权出资可以作狭义和广义两种理解。狭义说的专利使用权出资通常是指专利权人自己以专利使用权出资入股，公司享有专利使用权，专利所有权继续由专利权人控制。而广义说除了包含狭义说的情形外，还包括专利权的被许可使用人以其获得的专利使用权出资入股的情况。在现实经济生活中，专利权人以专利方式出资是一种较为普遍的经济和法律现象，因此，本文仅对狭义说作探讨，主要讨论专利权人以专利使用权出资的情况。

专利使用权出资实质上是在法律保护下专利技术使用权资本化的过程。具体来说，专利使用权出资是指专利权人将其获得的专利技术使用权作为资本进行投资，与资金投资方提供的资金共同投资入股的过程。[2]在此过程中，专利权人没有获得专利技术使用权转移的即时兑现，而是由此获得了所投资企业的一部分股权，专利权人保留专利的所有权，而仅让渡专利的使用权给被投资的企业作注册资本，在投资协议中，由双方具体约定使用权的内容。在此过程中专利权人并未全部丧失对该专利技术的使用权，也可以以股东或合伙人的身份享有企业财产的共有权。

专利权人以专利使用权出资并非简单的专利权许可使用。专利权许可使用一般是指就专利权人或者经专利权人授权的人作为一方(即许可人)许可另一方(即被许可人)在约定的范围内实施专利技术。[3]而这里所讨论的专利使用权出资与普通的专利权许可使用主要有两点不同：一是出资方为此没有获得专利权许可使用的对价，而是因此获得了所投资企业的一部分股权；二是出资方即许可方可以股东或合伙人身份参与所投资企业的经营管理，出资方与专利技术的使用权也未完全分离，并以分享利润方式取得长期的投资收益，另外，出资方在所投资企业终止时亦可依约定将所投资的专利使用权收回。[4]

二、专利使用权出资的有效要件

专利使用权出资的有效要件，是指专利使用权在用作出资时应普遍具备的共同条件。根据我国合同法以及专利法相关规定，结合我国民法所确立的立法思想，具体说来，股东以专利使用权出资须具备以下要件。

(一)主体符合法律标准

股东以专利使用权出资，首先应当对该专利享有独立的所有权或支配及处分权。关于主体条件的要求，法律上基本没有特殊的法律规定。从各国公司立法的规定看，大多数都认可自然人和法人均可以成为公司的股东。但对自然人或法人作为股东的具体资格限制，各国的规定不尽一致。依据我国相关法律规定，这些限制主要体现在以下几个方面：第一，自然人作为发起人出资，应当具备完全行为能力。但是，法律禁止设立公司的自然人，不可成为公司的股东。如我国有关组织法规定公务员、检察院等不得作为公司的股东。法人作为发起人出资，应当是法律上不受限制的法人。比如，我国法律、法规禁止党政机关、军队等经商创办企业。第二，根据我国专利法第8条规定：两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。根据本法规定，共同发明人或者设计人可以成为专利权人。该共有专利的使用权用作出资时，就必须得到该项专利所有专利权人的同意，以避免以后可能引发的侵权之诉。

(二)客体符合出资要求

所谓客体符合出资要求，是指股东用作出资的专利使用权必须符合法律规定要求的基本条件，主要包括合法、产权明晰、具有合法可行的未来收益三个要件：第一、用作出资的专利使用权必须合法。专利使用权的有效存在，是出资的基本前提，以不存在的或无效的专利使用权出资，或者以已经消灭的专利使用权出资，即为标的不能，属于无效出资行为，构成虚假出资。故专利使用权必须合法和有效存在，才能被用作出资。第二、用作出资的专利使用权必须产权明晰。用专利使用权出资时，必须明确该专利使用权基于的专利是否为专利权人所有，产权是否明晰，只有产权明晰的专利使用权出资才是符合要求的出资。[5]第三，用作出资的专利使用权必须具有合法可行的未来收益。具有合法可行的未来收益的专利使用权用作出资对接受投资的企业具有重大的价值，接受方可以直接获得先进的技术成果，增强企业的核心竞争力，迅速取得市场竞争的优势，享有专利使用权带来的巨大经济效益。

(三)出资程序合法

专利使用权出资程序必须合法，出资必须依法进行，办理好专利使用权出资的相关手续。用专利使用权出资必须签订专利使用许可合同，并将合同报专利局备案，并报当地工商行政管理机关备查。[6]在签订专利使用权出资合同时，合同中应该包括但不限于以下内容：发明创造的名称、内容；专利申请日、申请号、专利号以及专利权的有效期；实施许可的范围；技术情报和资料以及保密事项；技术服务的内容；验收标准和方式；专利使用权评估方法及作价入股比例；违约责任及其承担；技术后续改进的提供和分享方式；争议解决方法等。由于专利使用权出资不同于专利权转让，合同生效后专利权仍在专利权人手中，因而被投资企业只享有合同约定范围内的实施权，并不享有完整的专利权。

《公司法》第28条规定：以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。在独占许可作为出资的情况下，依法办理财产权转移手续有必要而且可以办到。但是以排他许可出资或以普通许可出资，办理了财产权转移手续则自己不能使用，也无法许可他人使用。笔者认为，要根据实际情况灵活掌握，当专利的资产价值很高，而投资入股所占的比例不大时，就没必要办理。否则，既侵害了权利人的利益，又影响了专利权经济效益的发挥。

三、完善专利使用权出资制度的建议

由于专利使用权出资在我国法律中尚未有详尽的规定，在实践中又有类似的情况发生，相关学者又各有其理论和观点，我国在该领域中的制度建设还不够完备，有待进一步完善。

(一)认可无形财产部分权能出资

无形财产无形性的特点，决定了其权能组成部分具有一定的独立性，只要有无形财产存在，其各项权能就能独立存在，就能被合理的占有和支配，入股的无形财产部分权能具有资本的属性，因此，也可成为出资的内容。从某些规章的规定来看，立法是有承认无形财产部分权能出资的趋势的。如《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》第6条规定：以高新技术成果出资入股，成果出资者应当与其他出资者协议约定该项成果入股使用的范围、成果出资者对该项技术保留的权利范围，以及违约责任等。可见，技术成果出资者并不一定以成果所有权入股，即还可保留部分权利。而现行公司法仅是对包含于知识产权中的专利技术作为股东的出资方式给予了原则上的确认，但规范专利权作价入股的可依据和可操作的法律法规却是空白，其中，对专利使用权出资既没有明确允许，也没有禁止性的规定。可见，现行法律尚未明确指定部分权能的出资方式，其原因估计主要在于：若以使用权出资不存在提交、更改、登记无形产权证书等手续为保障，不利于保护善意第三人以及公司相关权益人的利益，而且实际操作难度大。笔者认为，这种“技术处理”上的障碍不应当成为经济生活中生产力发展的障碍，法律应当对无形财产使用权等部分权能的出资方式予以肯定。这样才有利于实践中以专利使用权出资入股的顺利进行，以便有法可依。

(二)广泛传播专利技术的供求信息

在自己不具备实施条件的情况下，专利权人往往希望转让或许可他人实施其专利技术，或者将专利权或使用权投资入股，但却不知道谁是该技术的需求者；另一方面，一些单位和个人则不知道有谁能提供其所需要的技术。专利权人和需求方之间缺乏正常的供求信息沟通渠道，从而导致专利技术闲置。[7]这种情况显然不利于专利技术的实施。要改变专利技术供求信息不畅的状况，就要采取措施广泛传播专利技术的供求信息。除了定期或不定期举行专利技术博览会、展览会等之外，更重要的是建立专利技术供求关系的专门信息库，在有关的计算机网络上广泛发布，使专利权人和技术需求方及时获取专利技术的供求信息，增大成交的机会，促进专利技术的实施，为专利技术的产业化实施架起一座桥梁，促进专利技术为国民经济建设服务。

(三)完善公司法关于评估要求的相关规定

我国公司法的多个条文对知识产权出资的评估问题做了规定，包括第27条、第208条等。但是从这些规定来看，对于评估主体和评估结论的确认问题公司法的规定不够明确具体。

首先，对于评估的主体，公司法没有作任何的规定。公司法只是规定对于非现金出资“必须评估”，至于评估的主体是出资者自己还是其他第三人，该第三人是否必须为专业的或者法定的评估机构，作为评估主体的第三方由谁决定等问题规定得不够清晰。出资涉及将来成立的公司的资本额，不论是对于出资者自身还是对于其他出资者以及将来公司的股东，甚至对于社会公众都有至关重要的意义，因此对于出资评估的主体不能是利益相关者，而只能是相对独立的第三人。[8]由于专利使用权出资的复杂性以及专利使用权评估本身是一项十分专业的工作，该第三人必须是具有知识产权评估资格的专业评估机构。评估机构的选择可以由法律强制规定也可以由当事人自己协商决定。没有经过法定的专业评估机构评估的专利使用权不得用作出资。

其次，对评估结果进行确认的问题公司法也无明确规定。依上文所述，对于用作出资的专利使用权必须经过法定的专业评估机构的评价。但这是否意味着当事人必须接受该评估机构的评估结果呢？笔者认为，当事人有权对评估结果提出异议，至于异议的提出以及分歧的解决则应该遵循一定的程序。异议者首先应该在得知评估结果的合理时间内(不超过十天)将其异议以书面形式通知各发起人和评估机构，并且告知其异议的理由。然后，各发起人应该召开发起人会议协商并做出决定，或者重新选定评估机构进行评估，或者接受异议。协商不成的该项专利使用权不得用于出资，对于重新评估的结果，各方当事人不得再提出异议。

(四)公示专利使用权出资的相关信息

将有关专利使用权出资的信息加以公开，有利于实现专利使用权出资的目的。首先，将有关信息公开可以维护公司利益相关者的利益。其次，披露有关的信息有利于公司设立主管部门加强对专利使用权出资设立公司的监管。

在明确了专利使用权出资公示的必要性之后，接下来就是公示的方式问题。公司的章程是公司设立中的核心法律文件，是公司运作的内部宪章。因此，在章程中披露有关的信息应该是公示方式的首选。[9]但对于出资信息的公示我国公司法仅有简单的规定，主要表现是公司法第25条，它仅规定了有限责任公司章程中应当载明股东的出资方式、出资额和出资时间。从这项规定可以看出我国公司法对于信息披露的要求是及其不充分的，而对于以非现金方式出资的，其评估方法、对应的股权大小等都没有规定，这些对于知识产权出资显得特别的重要。对于股份有限公司，公司法也只是做了类似的规定。因此，在公司法中应当明确规定：披露有关知识产权出资的全部细节是公司章程的绝对必要记载事项。

除了在公司的章程中披露有关专利使用权出资的信息外，公司的营业执照也是公示有关信息的有效载体。营业执照是公司的身份证，在公司运作和日常交易中具有重要的意义，因此在营业执照中披露有关信息是保护利益相关者权益的有效方式。具体来说，可以在营业执照的经营范围项内注明“专利使用权出资XX万元，占注册资本的XX%”的字样。另外，对于股份有限公司，还应该在公司的招股说明书中将有关信息披露。招股说明书是股份公司对外招募股份的公告性文件，是认股人做出判断的重要信息来源和依据，在招股说明书中公示有关信息有利于维护认股人的利益，也有利于公司设立监管部门加强监管。

(五)加强对存在专利使用权出资公司的监管

我国公司法对公司出资制度的监管主要体现在对主体法律责任的追究，其规制的内容主要是虚假出资、抽逃出资等影响资本充实的行为，对于资本如何具体运作则被认为是公司自治的范畴而较少涉及。但是除了资本充实的要求以外，一套严密的专利使用权出资制度应该包括对用作出资的专利使用权的运作效果进行监管这个问题，即对于以专利使用权出资而设立的公司，在公司成立以后，公司登记主管部门应该采取一定的监管措施对专利使用权出资的实际运作效果进行专项管理，以确保公司设立时发起人向公司主管部门所申报的有关事项落到实处。[10]之所以要建立这样的事后专项管理制度，主要存在以下几个理由：第一，有利于实现专利使用权出资制度的目的；第二，有利于降低专利使用权出资的风险，有效维护利益相关者的权益。

至于是不是所有存在专利使用权出资的公司都有必要落入这种专项管理制度的范围，这个问题还有待进一步讨论。为了集中精力，保证监管的效果，应该依据专利使用权出资占总资本的比重来确定纳入专项管理制度的公司范围。这个比例的具体数额，可初步确定为20%。作为专项管理制度的主要内容，笔者主张建立专利使用权出资利用情况的报告制度，报告的部门为公司注册登记部门，可在公司年检时一并申报，上市股份公司还需在年报中披露。

总之，专利使用权出资是知识经济发展的内在要求，是知识资本运作的重要组成部分，有利于产业结构优化，提升企业核心竞争力。但是从某种程度上说，我国尚未能为专利使用权出资提供一个理想的制度规范。因此，须进一步完善与发展我国的出资制度，使之立法化、制度化，以契合现实生活的需要，不断推进科技成果转化，促进经济发展。

参考文献：

[1]沈四宝译.最新美国标准公司法[M].北京：法律出版社，2006.

[2] 杨为国，李品娜，薛佳佳.专利权出资的法律问题[J].电子知识产权，2006，(9).

[3] 吴汉东.知识产权法学[M].北京：北京大学出版社，2011.

[4] 杨为国，李品娜.专利使用权出资法律问题探讨[J].科技与法律，2006，(3).

[5] 沈歆.知识产权使用权出资相关法律问题研究[J].时代金融，2012，(10).

[6] 刘春霖，安秀明.知识产权使用许可权资本化的理论思考[J].河北经贸大学学报，2009，(5).

[7] 冯晓青.企业知识产权管理[M].北京：中国政法大学出版社，2012.

[8] 赵蓉，朱晓力.专利出资评估途径的多层次选择机制研究——以现行强制评估制度的局限性为视角[J].知识产权，2012，(4).

[9] Jame Cox.How to fix the US patent system.Managing Intellectual Property[M].London：May 2005.

[10] Karen ArtzAsh，Bret Danow.Reducing the effects of licensing bankruptcy[J].Managing Intellectual Property. July 2004.