职务发明的权利归属和报酬问题研究

张宗任

职务发明的权利归属和报酬问题研究

张宗任

职务发明制度的规则设计是否合理，直接影响专利制度激励创新的功能。目前，我国对于职务发明的界定类型相对较多，权利归属规则过于简单，职务发明的报酬制度难以落实。因此，职务发明制度需要重新构造，包括以“执行职务”为核心，缩减职务发明的范围，简化职务发明的界定条件；以“分权制衡”为理念，重构职务发明的权利归属规则；以“权利交易”为筹码，构建职务发明人的报酬制度。这样，职务发明权属纠纷会大大减少，并且出于对共同利益的诉求，发明人和单位才能齐心协力地推进职务发明专利的研发和实施，促进技术创新。

职务发明 权利归属 报酬

引言

在我国国内专利申请中，2005年职务发明申请量占国内申请总量的比值约为41，2012年职务发明总量占比约为68a《2012年专利统计年报》，http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltjjb/jianbao/year2012/a/a5.html，最后访问日期：2014年6月15日。。但是，同一些发达国家相比，我国职务发明的比例仍存在不小差距。如发达国家职务发明总量占比都在90以上。b关 于 《 职 务 发 明 条 例 草 案 （ 送 审 稿 ） 》 的 说 明 ， http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zwfmtlzl/tlcayj/201403/ P020140331529807769245.pdf，最后访问日期：2014年6月15日。

职务发明，作为专利法律制度中的重要内容，其功能在于通过调整雇主与雇员之间的利益，激发企业投资研发的积极性和雇员发明创造的积极性，进而提升企业的市场竞争力，最终达到增强国家综合实力的目的。职务发明的界定、权利的归属、发明报酬三大内容是职务发明制度的核心。职务发明作为专利制度重要构成部分，其具体细则的设计是否适当，对专利制度的激励创新功能的发挥具有至关重要的影响。当前发达国家科技创新活动相当活跃，日本、德国等职务发明比例极高，这在一定程度上反映了这些国家的职务发明制度的适应性和合理性。

一、我国职务发明制度立法概况

对于职务发明制度而言，1992年专利法的规定与1984年专利法的规定完全相同，2008年专利法的规定与2000年专利法的规定完全相同，即从制定至今仅进行过一次修改，目前正在进行的第四次修订也没有涉及职务发明制度。因此我们大体上可以分为两个阶段来分析我国的职务发明制度。

（一）1984年专利法与1992年专利法

在职务发明的界定方面，其中规定了职务发明包括两种情况所完成的发明创造：一是执行本单位任务；二是主要利用本单位的物质条件。在具体操作层面，《专利法实施细则》对执行本单位的任务具体规定了以下三种情况：（1）本职工作；（2）除本职工作外，履行本单位交付的其他任务；（3）退职、退休、调动工作一年内，且与原单位交付或者分配的任务有关。而对于物质条件，《专利法实施细则》具体规定了以下五种情况：资金、设备、零部件、原材料、不向外公开的技术资料。

在职务发明的权利归属方面，根据单位所有制的不同，作了区分处理。全民所有制企业的职务发明采取“国家所有、单位持有”的模式；而外资企业、中外合资经营企业和集体所有制企业职务发明的专利申请权和专利权都归属于企业所有。

在职务发明人的报酬方面，采取奖励方式。我们认为，从严格意义上来说，其中所谓“奖励”并不是对职务发明人的物质报酬，只是具有象征意义的精神慰藉。

（二）2000年专利法与2008年专利法

在职务发明的界定方面，2008年专利法与2000年专利法的判断原则未发生改变，即仍依据完成发明创造是否是在上述两种情况下完成的。

在职务发明的权利归属方面，2008年专利法与2000年专利法不再区分单位的所有制，将职务发明申请专利的权利和批准后的专利权都归属单位所有。

在职务发明人的报酬方面，2008年专利法与2000年专利法采取奖励和合理报酬的混合方式。职务发明被授予专利权后，对完成职务发明创造的设计者或发明人，所在单位应当给予奖励。而在职务发明专利被实施后，单位应当给予设计者或发明人合理报酬，至于合理报酬的具体数额，需要根据职务发明专利的推广应用范围和取得的经济效益来决定。

二、发达国家职务发明制度的考察和比较

（一）美国的职务发明制度

1.职务发明的界定

美国职务发明的概念主要由判例形成。在Houghton v. United States案中，法院明确：如果雇员完成的发明是其雇主当时指派的工作内容，该发明即属于职务发明。该规则在United States v. Dubilier Condenser Corp.案中得到进一步确认，该案中，美国联邦最高法院的判决理由是：雇员在做出发明时，虽然利用了雇主的实验室及设备，但是其做出的发明并不是雇员被指派的工作内容，因此该发明的专利权理应归雇员所有c［美］Jay Dratler，Jr.：《知识产权许可》（上册），王春燕译，清华大学出版社2003年版，第209页。。因此，雇员完成的发明是否属于执行职务，是判断该发明是否属于职务发明的决定因素。

2.职务发明的权利归属

1787年美国《宪法》第1条第8款第8项规定：“为促进科学和实用技术的进步，对作者和发明人的著作和发明，国会保障其在一定期限内享有独占权。”1790年通过的“促进实用技术进步法案”（即美国第一部专利法）第111条规定：“除本编另有规定外，申请专利应以书面形式，且由发明人向专利商标局局长提出。” 基于保障发明人的独占权，且由发明人提出专利申请的规定，可以看出立法初衷在于保障的是发明人的权利，形式是授予其专利权。

至1921年，法院对Apparatutwos Co.v.Mica Condense Co.案d参见239 Mass 158，131 NE 307 (1921)。的判决确定了专利权利分配的以下基本原则：（1）雇员在雇佣期间，利用雇主的资源做出的发明创造，在双方无明确约定的情况下，雇主拥有专利的实施权，雇员拥有专利的所有权；（2）雇员从事的是特定的发明活动，在此情况下雇佣关系，被认为雇员已经表示将发明成果转让给雇主，发明创造成果所有权归雇主。基于上述确立的两项基本原则，初步形成了美国的职务发明制度。历经近百年磨砺，至今未对上述两条基本原则作重大改变e王重远：《美国职务发明制度演进及其对我国的启示》，载《安徽大学学报（哲学社会科学版）》2012年第1期。。

另外需要特别指出，美国2011年颁布的《美国专利改革法》针对宣誓书、专利受让人的专利申请权进行了修订，这对美国的职务发明制度也有一定的影响。在2011年以前，对于职务发明来说，须由雇员先申请专利，后再转让给雇主。但是在实践中，由于雇员死亡、退职等原因，有时雇主无法得到发明人签字的宣誓书，经常无法完成专利的申请或转让。而美国《专利改革法》提出专利申请的资格也赋予雇主，并规定发明人拒绝履行转让义务、确实无法找到发明人、发明人丧失法律行为能力或者发明人死亡时，受让人即雇主可以提交替代声明。因此对于职务发明来说，这一修订将更加方便雇主就职务发明申请专利，并最终获得职务发明的专利权。

3.职务发明的报酬制度

对雇员所作发明的奖励，在美国法律上没有做出具体规定，但大部分公司都有自己的奖励制度，例如固定数额的货币奖励。

（二）日本的职务发明制度

1909年日本专利法，第一次明确规定了职务发明制度，并在1921年和1959年先后进行了一些修订，而最近的一次修订是在2004年。f张玲：《日本专利法的历史考察及制度分析》，人民出版社2010年版，第134页。

1.职务发明的界定

日本《专利法》第35条规定，雇员当前或过去在履行职务过程中所完成的发明属于职务发明，其在性质上职务发明属于雇主的业务范围。由此可以看出，日本职务发明的构成要件包括：

（1）职务发明是由雇员完成的发明。按照专利法的规定，雇员包括从业人员、法人的职员、国家公务人员或地方公务人员。只要是与雇主之间在实质上存在着指挥监督关系，即可认定是雇员，而不问是否签订民法上或者劳动法上的雇佣合同。因此，顾问、临时工、正式员工等均属于雇员g［日］纹谷畅男：《无体财产法权法概论》，有斐阁1996年版，第73页。。

（2）完成发明的行为在雇员当前或过去履行职务的范围内。只要是执行职务所产生的发明，而不管是否有意进行发明创造或研究开发，都构成职务发明h［日］吉藤幸朔：《专利法概论》，宋永林、魏启学译，专利文献出版社1990年版，第216页。。至于“当前或过去”，日本学术界还存在争论，有的学者认为，“当前或过去”包括雇员离职之后，有的学者认为，“当前或过去”只是指同一单位履行职务的当前或过去i［日］吉藤幸朔：《特许法概说》（第13版），有斐阁1998年版，第234页；［日］中山信弘：《工业所有权法》（上特许法第二版），弘文堂1998年版，第71页。。但在司法实践中，例如一起诉讼案件中，日本名古屋地方法院就明确指出，发明创造在原单位已经开始进行但还没有最终完成的，而在现职工作中，为履行职责而最终完成的发明，构成现职单位的职务发明j［日］田村善之、山本敬三：《职务发明》，有斐阁2005年版，第158页。。

（3）发明在性质上属于雇主业务范围。对如何认定雇主的业务范围，日本的学界也存在一些分歧k［日］纹谷畅男：《无体财产法权法概论》，有斐阁1996年版，第73页；［日］吉藤幸朔：《特许法概说》（第13版），有斐阁1998年版，第229页。，大体上包括概括说、章程说等。对此，中山信弘的主张比较容易令人接受，即雇主的营业包括两方面：一是当前的营业；二是可预见的未来将从事的事务l［日］中山信弘：《特许法（注解）》，青林书院2000年版，第338页。。

2.职务发明的权利归属

日本《专利法》第35条还规定，雇员拥有职务发明的专利权，而雇主无偿享有普通实施权。另外雇主可以事先与雇员签订权属合同，在给雇员支付一定报酬的情况下，雇主就可以获得职务发明的所有权，也可以获得职务发明的独占实施权。

3.职务发明的报酬制度

随着社会生产力的发展，职务发明的利益分配矛盾日益突出，例如出现了多宗因职务发明人对雇主提供的报酬不满的案例，将企业诉至法院。最终促使《专利法》第35条的修正案在2004年5月28日获得日本国会通过，并于2005年4月1日正式实施该修正案。2004年日本专利法关于职务发明制度的新修订主要集中在“合理报酬”上。

雇员享有报酬请求权的条件是：雇员将职务发明的所有权转让给雇主，或者雇主获得独占实施权。至于报酬的具体数额，由雇主与雇员通过合同、劳动规章或者其他方式进行“合理”约定。如果报酬数额约定不合理的，处理争议的机关可以考虑雇主基于该发明所获得的利益、雇员对该项发明所做出的贡献、雇员的待遇及其他情况来确定具体数额。

（三）德国的职务发明制度

1936年修订的德国《专利法》中明确规定：发明人拥有职务发明的权利。1942年德国又颁布了《雇员发明法》，进一步鼓励发明人将完成的发明创造披露给其雇主，促进发明创造被雇主尽快地利用或实施。在《雇员发明法》中，德国确定了雇员对职务发明享有报酬请求权的原则。现行的《雇员发明法》，是德国于1957年正式制定的，其中职务发明制度的规范得到了具体细化，特别是有关职务发明报酬的内容。

1.职务发明的界定

德国规定完成发明创造的自然人拥有该发明创造的初始权利，即采用“发明人主义”m德国《专利法》第6条第1句。。但对于职务发明而言，德国《雇员发明法》规定了权利报告制度和权利主张制度，即雇员需要主动向雇主报告所做出的发明及主张相关权利。《雇员发明法》规定：“受管理的发明创造或自主发明创造都属于本法所称雇员发明n德国《雇员发明法》第4条第1款。”、“受管理的发明创造即职务发明……o德国《雇员发明法》第4条第2款。”由此可得出职务发明是雇员发明的下位概念。

对于职务发明与自主发明创造的界限，德国《雇员发明法》对此作了进一步规范：“雇员在劳动关系持续期间，在以下任意一项条件下所完成的发明都属于职务发明：（1）雇员在公共行政机关或企业所承担的任务；（2）主要基于在公共行政机关或者企业的工作，或者主要基于在所述工作中所积累的经验。”界定了职务发明后，基于二分法，除职务发明外的发明创造，其他由雇员做出的发明均构成自主发明。

2.职务发明的权利归属

德国《雇员发明法》规定，职务发明范围内的发明和职务发明范围外的所有发明都属于雇员所有。职务发明完成后，雇员应当将相关职务发明披露给雇主。雇主获知相关职务发明后，可以根据业务经营策略或实际需要，要求雇员将职务发明的非独占的普通实施权许可给自己，或者要求雇员将职务发明的所有权转让给自己。前一种许可情况属于所谓有限请求，后一种许可情况即所谓无限请求。

3.职务发明报酬制度

雇员将相关职务发明披露给雇主后，无论雇主提出无限请求，还是提出有限请求，雇员都有权获得一定的报酬。如果雇主针对职务发明提出无限要求，雇主应当根据该项职务发明的商业应用性、雇员的职责及职位、雇主为职务发明所做的贡献等因素来确定雇员的报酬数额。如果雇主针对职务发明提出有限要求，那么雇员应得的报酬数额应当参照职务发明的无限要求，并进行一些必要的修改。

德国劳动部于1959年颁发了职务发明报酬计算的指导性规则。该规则具体提出了三种报酬计算方式pDr. Heinz Goddar：Ownership of Employees' Inventions, http://www.law.washington.edu，最后访问日期：2014年6月18日。：（1）许可费计算法，即职务发明专利被拥有权利的雇主许可给第三方使用，雇主获得了许可费，那么雇员按比例获得许可费净收入的一部分；（2）节约成本计算法，即雇主在企业内部使用职务发明，节约了成本，那么雇员可按比例获得所节约成本的一部分；（3）价值估算法，即在诸如交叉许可等无实际销售收入或许可费时，雇员和雇主可一起估算职务发明的可能价值，那么雇员按比例获得估算价值的一部分。

三、我国与发达国家职务发明制度的比较分析

（一）职务发明的界定

通过对以上不同国家对职务发明界定的考察，我们发现，虽然各国对职务发明的表述不尽相同，但是从整体上可以看出，对于职务发明的界定，规范的核心是一致的，职务发明均是通过合同明确约定专门从事发明职务而产生或受雇主专门指派任务而产生，即职务发明中的“职务”指有特定发明义务的职务q张玲：《日本专利法的历史考察及制度分析》，人民出版社2010年版，第166页。。

在我国，职务发明包括以下几种情况：（1）发明人在履行职务过程中完成的发明创造；（2）除在职务范围内以外，发明创造的完成主要是利用了单位的物质技术条件；（3）发明人在退职、调动或退休后一年内完成，且与原单位交付或者分配的任务有关的发明创造。由此可以看出，我国职务发明的类型相对较多，各类型下用于界定职务发明的术语语义范围也相对比较宽泛。

（二）职务发明的专利权归属

职务发明的权利归属问题，关键是如何处理好雇员与雇主之间的利益平衡，充分调动雇主投资发明创造的积极性和充分激励雇员从事发明创造的积极性。根据职务发明的权利归属规则，大体上可以分为“雇主优先”原则（例如德国）和“雇员优先”原则（例如美国和日本）。但是无论“雇主优先”原则，还是“雇员优先”原则，在涉及权利归属规则时，雇主与雇员之间都形成分权制衡机制。例如，美国和日本，所有权归雇员所有，但是雇主享有非独占的实施权或工场权；再如德国，所有权可以为雇主优先享有，但是需要提出要求，并提供相应的对价报酬。通过这样的分权制衡机制，雇主和雇员对职务发明的利益都得到了保障。

反观我国职务发明的权利归属规则，基于职务发明产生的全部专利权都直接地、单一地归属于单位所有，雇员个人不享有任何权利，并且这些都由法律直接规定。权利归属规则设计得过于简单，使雇主和雇员之间无法形成分权制衡机制，造成双方利益在制度上的严重失衡和直接对立，最终造成雇主和雇员对相关发明的权利归属进行贴身肉搏式的直接争夺。

（三）职务发明人的报酬

职务发明人的报酬制度是平衡雇主、雇员利益以及激励雇员发明积极性的重要机制。只有切实保护职务发明人的利益，发明人才会积极从事发明创造活动。雇员的报酬请求权本来属于私权，但是各国的法律都进行了不同程度的干预，不仅规定取得报酬的事由，还要求报酬要合理，并且各国在实践中都规定了一些具体的考量因素。

反观我国的职务发明人报酬制度，由最初的奖励，逐步发展为当前的“奖励与报酬”的混合制度。先前的奖励实际上是仅具有象征意义的精神慰藉，并不是职务发明制度中的报酬，现在的“奖励与报酬”中的“合理报酬”部分才是职务发明制度中真正意义上的报酬制度。虽然我国的专利法实施细则不遗余力地进行细化、量化，但是由于职务发明的权利归属规则存在先天性的缺陷，造成雇主与雇员地位的严重不对等，雇员无力向雇主提出报酬请求，至使职务发明的报酬制度难以落实。

总之，我国的职务发明制度，在职务发明界定方面，希望借助增加职务发明类型、扩大各种术语的语义范围，尽可能将一项发明纳入职务发明；在职务发明的权利归属方面，所有权利全部归属雇主所有；职务发明报酬制度几近虚设。因此，对于一项发明来说，雇员面临“全有”或“全无”的艰难局面。雇员唯一可能的选择就是尽力让该项发明不落入职务发明的界定范围，成为非职务发明。因为只有这样，雇员才有获取未来利益的机会和希望。这也就是我国职务发明制度当前面临的尴尬和困境——“过犹不及”：一方面，制度设计上貌似可以保证产生比其他国家更多的职务发明；另一方面，现实生活却恰恰相反，职务发明要比其他发达国家低得多。

四、结论和建议

（一）结论

我国的职务发明制度过分地偏向单位利益，造成制度设计上的失衡，同时却形成现实中的反差。制度设计上的失衡，主要在于相对宽泛的职务发明的界定范围、相对不均衡的权利分配，导致职务发明的所有权利都归属单位所有，职务发明人难以获得报酬或适当报酬。这些制度上的设计规则都严重地偏向单位。现实中的反差，就是如前所述，我国职务发明的专利申请量比例和授权量比例都远远低于想象中的比例。这说明按照制度设计上本应属于职务发明的一些发明在现实中却转化成了大量的非职务发明，职务发明制度在实际运行中却严重地偏向个人。因此，我国的职务发明制度真可谓“制度很丰满，现实很骨感”。

（二）建议

1.以“执行职务”为核心，缩减职务发明的范围，简化职务发明的界定条件

如前所述，虽然各国对职务发明的表述不尽相同，但是职务发明界定的核心都是一致的，都将通过合同明确约定专门从事研发职务而产生的发明和受雇主专门指派而完成的发明都归入职务发明，即以“执行职务”为核心，并且职务发明中的“职务”仅指有特定发明创造义务的职务。

2.以“分权制衡”为理念，重构职务发明的权利归属规则

在设计职务发明权利归属规则时，要注重专利的所有权与专利的实施权的适当分割，使发明人与所在单位之间通过分权模式形成分权制衡机制。例如，可以采取职务发明的专利权归单位所有，发明人享有可转让的、可许可的、非独占的普通实施权；也可以采取职务发明专利的所有权归属于发明人，单位享有可转让、可许可的非独占的普通实施权。实践表明，上述两种权力分配模式的差异对职务发明在专利申请与授权的过程中的影响甚小r蒋逊明、朱雪忠：《职务发明专利权归属制度研究》，载《研究与发展管理》2006年第5期。。通过这样的分权制衡机制，不仅发明人和单位的利益都得到了相应的保障，还可以形成发明人与单位竞相实施职务发明专利的局面。

3.以“权利交易”为筹码，构建职务发明人的报酬制度

在职务发明人与所在单位对职务发明都享有权利的前提下，发明人与所在单位可以通过权利转让合同、权利许可合同、劳动合同中的专门条款等形式对各自就职务发明享有的权利进行交易。以未来实施职务发明的所得收益为基准，以双方的权利交易为交易筹码，构建职务发明人的报酬制度。具体来说，职务发明人以其享有的权利作为谈判筹码，就职务发明的报酬数额与单位进行协商。如果职务发明人愿意接受所在单位提供的报酬时，职务发明人可以将其享有的权利全部地或者部分地转让给单位，单位则就职务发明获得超出法律规定范围的全部或部分权利。

以“执行职务”为核心来界定职务发明，使得判断一项发明是否属于职务发明的边界变得清晰和简单。并且对于一项发明来说，即使界定为职务发明，发明人和所在单位的利益也能够得到一定的保障。这样，发明人不再会“谈职务发明而色变”，单位也不用过多地担心研发投入的流失，而是尽心尽力组织研发、实施职务发明专利。因此职务发明权属纠纷将会大大减少。

在发明人与单位就职务发明分别享有不同权利的前提下，发明人和单位以职务发明专利实施所获的经济回报为共同的利益诉求。在通常情况下，发明人所在单位比较了解职务发明所涉及的技术，也具备实施职务发明技术所需的便利条件，因此发明人非常希望将职务发明专利交由所在单位进行实施。对于职务发明人所在单位来说，为了获得职务发明的全部权利，需要向职务发明人支付一定的报酬，因此也希望能够尽快实施职务发明。这样，出于共同的利益诉求，发明人和所在单位必然齐心协力推进职务发明专利的实施，只有形成双赢局面才能有效促进技术上的创新。

The rationality of the design of service invention system determines the stimulate innovation function of the patent system. Currently, there are relatively too many types of service invention defi ned, it is still lack of the rules of ownership and diffi cult to put into effect the rewards system of service invention. Therefore, the system of service invention needs to be reconstructed, including reducing the scale of service invention and simplifying the boundary condition of a service invention, which takes the "execution duty" as the core; reconstructing the right adscription of service inventions, which takes the "decentralization and balance" as the idea; constructing the employee-inventor's reward system, which takes the "right transaction" as the bargaining chip. Thus, the ownership disputes of service invention will be greatly reduced, and there will be a combination of the promotion for the patent exploitation and innovation of service invention and to to promote technological innovation as they have common interests.

service inventions; right ownership; rewards

张宗任，国家知识产权局专利复审委员会审查员