美国商标许可合同中商誉制度述评

李国庆

一、商誉和商誉的载体概述

商誉（Goodwill）是一个难以界定的概念，其在美国法学领域并无统一认识。1810年在Cruttwell 案中，法官Eldon认为，商誉是“顾客光顾旧地的可能性”。①Cruttwell v. Lye, 34 Eng. Rep. 129 (1810) ，转引自 Robert G. Bone，Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law，86 B.U. L. Rev. 547（2006）.1986年在Premier Dental Products Co.案②Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply Co., 794 F.2d 850, 230 U.S.P.Q. 233 (3d Cir. 1986).中，法院认为，商誉指通过商标使用而获得的优势，这一优势包含公众对商品（或服务，下同）质量的信心和公众能通过商标等将该商品与其它商品相区别的能力。1993年在Newark Morning Ledger Co.案③Newark Morning Ledger Co. v. United States, 507 U.S. 546 (1993).中，美国最高法院则认为，商誉是指立足并超越于资金股票等实体财产、源于前期消费者的恩惠和依赖而产生的利益。

商誉依附于商标和商品外观，商标和商品外观（trade dress）④传统意义上商品外观（trade dress）指用来包装产品的标签、包装、容器的外观，现代意义的商品外观还包括产品及其包装的整个外观，甚至包括产品本身的设计和形状。美国传统意义上的商品外观相当于我国《反不正当竞争法》第5条的“包装装潢”。见McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:4 (4th ed.)。等是商誉的载体。商标是商誉的最主要载体，诚如Frank Schechter教授1927年著名论文《商标保护的理性基础》所言：“今天，商标不仅仅是商誉的象征，而且是良好商誉创造的代表，在消费者心中烙刻着客观满意的保证，创造着未来被满意的愿望。”⑤Frank Schechter,The Rational Basis of Trademark Protection,40Harv.L.Rev.813（1927）.另外，当商品外观能指示商品来源⑥McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:1 (4th ed.).时，它就具备了商标的功能，也能成为商誉的载体。美国《兰哈姆法》第43（a）条规定了商品外观的保护。

美国法学界对商誉与商誉载体关系的认识也经历了一段时间。19世纪晚期，美国盛行的财产权理论极富形式主义色彩，认为财产权建立在控制基础之上。如果某人对某客体享有财产权，则某人对某客体享有排除他人的绝对权利。但将这一理论适用于商标时则存在诸多缺陷，此后法学界逐步认识到，商标本身无价值，其仅仅是商誉的象征。这种观点在20世纪初期逐渐形成主导观点。如1918年美国最高法院指出，“除非商标依附于已建立的生意或贸易，商标根本不是财产。……商标主要是通过将具有识别性的字母、数字等象征物依附于商品或其包装之上，达到保护商誉的目的。”⑦United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 97, 98 (1918).1920年法官Holmes指出，“商标仅仅是一种可视媒体，通过这种媒介商誉被识别、购买和销售，被公众所知。”⑧Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 269 F. 796 (D. Del. 1920).此观点源于对以下事实的正确认识：商标法并不是保护作为商标的普通单词或字母本身，普通单词或字母作为一个整体应当归属于社会，而不能被少数商标权人占用。总之，商标法保护的是商誉，即商标同公众交流关于商品品质和个性信息、吸引并留住消费者的能力。⑨Robert G. Bone，Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law， 86 B.U. L. Rev. 547（2006）.

二、商誉归属商标许可人：美国商标许可合同的权利义务重心

最初，商标许可行为并不受法律认同。立法者认为，商标的作用在于向消费者指明商品来源地，将商标许可他人使用是对消费者的欺骗。20世纪初期，随着全国市场的建立和消费者对高商誉商品需求增加，高商誉商标所指向的商品不能满足市场需求，商标许可在实际生活中得以出现。逐渐成熟的消费者也不再预期附带相同商标的不同商品来自同一经营主体。这种商业环境的变化呼唤商标许可制度的创建，而商标主要功效为质量保证这一理论则为商标许可制度的创建奠定了理论基础。质量保证理论能追溯到1883年的Manhattan Medicine Co.案。⑩Manhattan medicine co. v. Wood. 108 U.S. 218, 2 S.Ct. 436, 27 L.Ed. 706（1883）.在此案中，法院阐述道：商标既是商品质量的标记，又是商标所有权人生产之商品的保证（对消费者）。1920年前后，美国法学界人士扩张了“来源理论”，指出，商标并非暗示实际产地，而是代表对商品的控制源。在这种理论下，由于被许可商标继续暗示了控制源，商标许可被接受。(11)作为这一理论的必然结果，法官开始要求商标权人对被许可人商品质量进行控制。1927年，质量保证理论通过美国学者Frank Schechter得到更大发展。Frank Schechter论述道：现代社会，商标不再仅仅意味着向消费者指明商品的来源地，它还代表消费者往昔已经消费过的某种商品的质量水平。如果消费者将商标作为质量保证而不是作为特定来源的象征，则即便商品并非来源于商标权人，他们也不会被误导或欺骗。(12)Frank Schechter,The Rational Basis of Trademark Protection,40Harv.L.Rev.813（1927）.以上商标质量保证功能为商标许可提供了理论依据。1946年，美国《兰哈姆法》承认了商标的质量保证功能并认可了实务中业已存在的商标许可行为，前提条件是被许可人使用商标的行为没有欺骗消费者。

（一）有关商标许可合同商誉的法律规定

《兰哈姆法》第5条规定：“当某注册商标或某有注册意图的商标被相关企业（related companies）合法使用，此使用不影响商标权或商标的注册，其使用利益归属于注册人或申请注册人，只要此商标不以欺骗公众的方式进行使用。如果商标的初次使用由他人实施，只要商标注册人或注册申请人对商品或服务属性及质量实施了控制，则初次使用的利益也归属于注册人或注册申请人。”(13)美国《商标法》： http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7401 。最后访问日期：2013年3月21日。《兰哈姆法》第45条对第5条中的“相关企业”（related companies）进行了解释，指出，“相关企业”指“和商标注册人或者商标申请注册人在商标所指向商品（服务）质量方面有法律上的控制关系或被控制关系的任何主体”。在1959年的Alligator company案(14)Alligator company and david crystal,inc. v.robert bruce, inc. and robert bruce sales company, inc. 176 F.Supp. 377（1959）.中，商标权人和商标被许可人诉被告侵权，被告认为，商标权人自身未曾使用过该商标，该商标作为指示商品来源的标记已失去显著性，应视为商标权的抛弃。法院认为，商标权人于1958年授权被许可人使用其商标并对被许可人的商品质量进行控制，该行为等同于商标权人自身使用了其商标。在1981年的Pneutek, Inc.案(15)Pneutek, Inc. v. Scherr, 1981 WL 40499, 211 U.S.P.Q. 824（1981）.中，被告Scherr申请了商标注册，并申明该商标在申请之前已经由被许可人使用。原告Pneutek, Inc.认为，许可人不能仅仅因为被许可人的使用行为就有权对该商标申请注册。最终法院认为，被告通过商标许可合同允许他人使用该申请注册商标，并对该使用行为进行了质量控制，依《兰哈姆法》第5条，被许可人使用商标的行为，其利益应当归属于许可人即被告，因此被告有权对此商标申请注册。

必须注意的是，《兰哈姆法》第5条是承认已有商标权而不是创造未有商标权，(16)在与商标许可相关的案例中，此原则曾多次被法官强调，见Pneutek, Inc. v. Scherr，211 U.S.P.Q. (BNA) 824，1981.此处须说明的是，美国商标法以“使用”或“意图使用”作为获得商标权前提，而不是以注册作为获得商标权的前提。并且，虽然美国法律有“意图使用”即可注册商标的规定，但商标权的最终获得仍以商标的使用为标准。见李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2003年版，第288页。同时它也保护公共利益。如果以商标权人商标进行销售的相关企业的商品或服务不符合商标权人的质量标准，则存在欺骗公众这一事实。(17)Alligator company and david crystal, inc. v. robert bruce, inc. and robert bruce sales company, inc. 176 f.supp. 377（1959）.但美国立法并没有对“质量”（quality）和“控制”（control）作出定义，也没有规定多大程度的控制构成有效的商标许可。在司法实践中，美国法院依个案对“质量”和“控制”进行判断，法院倾向于认定商标许可有效。(18)Irene Calboli，The sunset of “quality control” in modern trademark licensing，57 Am. U. L. Rev. 341（2007）.如在1994年的University of Wisconsin System案中，(19)The University Book Store, Brown's Book Shop and The Wisconsin Merchants Federation v. The Board of Regents of the University of Wisconsin System，1994 TTAB LEXIS 8; 33 U.S.P.Q.2D (BNA) 1385.法官认为：在商标许可人没有与被许可人签订合同，也没有实施“质量控制”的情况下，只要商品质量一致，公众没有受到欺骗，即可将商标权人容忍他人使用自己商标的行为视为免费的、非排他的、可撤销的、暗示的许可。因被许可人使用商标产生的利益应归属于许可人。

美国《兰哈姆法》第5条规定，被许可人“使用利益归属于注册人或申请注册人”，但并没有对“利益”作出立法解释。“利益”的具体范围由美国判例确定。美国判例从许可人权利和被许可人义务两方面保护许可人的商誉：第一，在许可人权利方面，美国判例法规定：“对因许可方商品销售引发的商誉，应归属于商标权人，合同并没有将与商标相关的任何财产利益授予被许可人。”(20)Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies § 20:54 (4th ed.).第二，在被许可人义务方面，美国判例法规定：“被许可人不得质疑、主张、挑战许可人的商标所有权，不得质疑商标的有效性，也不得宣称本人而非商标权人享有商标权。”(21)Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies § 20:54 (4th ed.).

（二）理论界关于商标许可合同商誉归属的指导性条款

美国成文法和判例法是商标许可合同的两大法律渊源，此外，当事人签订的合同也可对商标许可合同中的商誉归属作出约定，(22)商誉也是一种财产，商标权人可对之实施销售、抛弃等行为。见McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 8:1 (4th ed.)。在不违背法律强制性规定前提下，此约定有优先于成文法和判例法规定的效力。(23)商标许可合同争议依合同法解释规则处理。见Geneva Intern. Corp. v. Petrof, Spol, S.R.O., 608 F. Supp. 2d 993, 998, 68 U.C.C. Rep. Serv.2d 917 (N.D. Ill. 2009)。相对于法律规定，当事人签订的商标许可合同一般更注重维护商标许可人的商誉。美国商标法权威J. Thomas McCarthy认为，商标许可合同应当规定如下内容：第一，被许可人承认商标权人的所有权，承诺不实施与所有权不一致的行为，被许可人使用商标产生的利益归属于商标权人；被许可人承认，除了依许可协议使用商标，协议并没有授予被许可人任何关于商标中的权利或利益；被许可人同意不质疑商标权人对商标的权益并不攻击许可的有效性。第二，被许可人承诺依商标权人规定的形状图案和方式使用商标，未经权利人书面同意，被许可人不在使用被许可商标的同时使用其他商标。第三，被许可人同意在合同关系终止后立即不再使用商标和任何相似标记，协助商标权人或其代理机构向有关行政管理机关删除协议记录，销毁所有附有商标标记的印刷品，同意在商标上的所有权利及商誉依旧归属于商标权人。(24)McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 18:64 (4th ed.) .

三、商誉归属成为美国商标许可合同主要条款的理由

（一）保护商誉是美国现代商标法立法目的和基本理念

在美国，保护商誉这一立法理念是随着经济发展逐步建立的。1860年以前，很多美国公民居住在农村，人们通常在本地购买商品，商誉主体是个人或小店铺。由于销售网络、交通网络不甚发达，卖方商品销售范围一般仅限于本地，因此广告主要是在本地进行。此时作为商誉载体的商标对于商业并不重要，商标纠纷也并不常见。1837年，美国作出了第一个商标侵权判决，到1870年，共有62个商标侵权判决。(25)Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 n.6 (2d Cir. 1976).美国内战后，美国国内经济环境发生了大变化。人口的增加、人口由农村向城市的迁移创造了更多、更分散的消费群，伴随着人均收入上升和科学技术进步，购买能力较强的消费群和更多样的商品同时出现。随着交通和电信设施的发达，企业开始在全国范围内展开竞争。商标作为一种商誉象征，作用日益重要。如前所述，1870年之前美国共有62个商标案例，但从1907年到1909年之间大约每年有100个案例。(26)Edward S. Rogers, Some Historical Matter Concerning Trade-Marks, 9 Mich. L. Rev. 29 (1910).1909年，美国学者已经指出：“每个企业主体对自己企业产生的商誉均享有财产权。它应当享有因此商誉而产生的排他性利益。”(27)Edward S. Rogers, Comments on the Modern Law of Unfair Trade, 3 Ill. L. Rev. 551, 556 (1909) .1990年，在Hon案中，法官指出：“商标法的目的之一是保护商标权人在商标质量上的投资和其商品的商誉。此目的独立于防止消费者欺诈。”(28)United States of America v. Nam ping hon, 904 F.2d 803, 806, 14 U.S.P.Q.2d 1959, 1961, 30 Fed. R. Evid. Serv. 461 (2d Cir. 1990) .就美国立法而言，尽管学者们对商誉保护强度持不同见解，(29)针对美国商标法，有学者认为它是一种适度保护，有学者认为它是一种过度保护。前一观点见James J. Holloway，The Protection of Trade-Mark Goodwill in Canada: Where we were, where we are and where we should be Going， 17 I.P.J. 1（2003）.后一观点见Robert G. Bone，Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law ,86 B.U. L. Rev. 547(2006)“商标法在保护商誉方面走得太远，反淡化和事后混淆等严重背离了商标法保护消费者保护质量保障的初衷。”但保护商誉无疑已成为美国商标法的重点内容。美国1946年《兰哈姆法》和1995年的《联邦商标淡化法》均对商誉进行保护。(30)李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2003年版，第355页。假冒、淡化(31)李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2003年版，第355页。、售后混淆(32)售后混淆是指购买商品后造成的混淆，售后混淆一般包括二种情况：其一是消费者购买前并不知道正宗品牌存在但依然进行购买，因假货商品品质不佳而形成的对真假品牌品质的混淆；其二是自愿购买假货行为对其他人的影响，即作为非此品牌消费者的其他公众对此品牌代表的商品品质和身份地位暗示作用的不认同。如将普通车改装成法拉利。见黄晖：《商标法》，法律出版社2004年版，第144页。和反向假冒(33)反向假冒行为剥夺了真正生产者利用自己商标与消费者进行信息交流的机会，割断了真正生产者与潜在购买者之间的联系，因此它阻碍了商标权人商誉扩大的预期利益和可能性，是对商誉的侵害。相关规定均是美国法律保护经营者商誉的体现。

（二）商誉是商标许可合同成立的经济基础

商标是传递商品信息的工具。(34)Irene Calboli，Trademark Assignment “With Goodwill”: A Concept Whose Time Has Gone，57 Fla. L. Rev. 771（2005）.就商品而言，一些商品可通过视觉观察立即准确判断其质量，而更多商品则无法通过视觉观察等手段准确判断其质量，于是商标成为消费者判断这些商品质量的一个特别重要的工具。在生活节奏加快、产品多样化和经营者与消费者信息严重不对称的21世纪，作为信息传递工具的商标更加重要，它能降低消费者的搜索成本，减少购买决策的风险。

商标许可合同中商标是商誉的载体，不同商标所体现出的商誉价值并不相同。从某种意义上讲，商标许可合同是低商誉主体租用高商誉主体商誉的协议，是合同双方围绕许可人商誉进行的双赢博弈。历史久和质量高的商标具有较高的商誉价值，消费者经过一段时间对该产品的消费，已经在脑中建立该商标与商誉之间的联系，(35)Jesse R. Dill, possessing trademarks: can blackstone or locke apply to fast food, grocery stores, and virtual sex toys?, 14 MARQ. INTELL.PROP. L. REV. 371 (2010).其对消费者具有较强吸引力。而历史短并且质量一般的商品所粘贴的商标则具有较低商誉。商标许可合同是商标许可人与被许可人之间的双赢博弈。对商标被许可人（常常是低商誉主体）而言，其商标的商誉价值通常较低，即使其商品质量高，但由于消费者并不知道此信息，购买该商品无疑意味着搜索成本和购买风险的加大，消费者常常倾向于购买高商誉商品，因此低商誉主体商品销售额有限。而如果他能以商标许可合同方式，通过使用高商誉商标销售自己的商品，则不但能避免采纳不知名商标销售商品的风险，而且能依托许可人建立的商誉提高其商品的销售量。(36)当然，当生产者借用商标许可人商誉销售其商品时，也割断了他与商品（服务）之间的联系，失去了利用自创商标宣传自身商品的机会。对商标许可人而言，他希望开发其高商誉赚取更多经济利益，通常这一目的采用扩张市场方式实现，但这无疑面临投资和管理失败的商业风险，而许可他人使用自己商标，既可以达到扩张市场的商业目的，而且能避免成本和制造风险，并能获取一定数额的许可费。

（三）商标许可合同客体价值的不稳定性和合同主体双方的潜在竞争关系

如前所述，商誉是因前期商品销售而在消费者心中产生的对该商品质量的信心，它经由实际经营行为产生又超越于企业实体财产之外，是企业具有高附加值的无形资产。又由于商誉是一种信心，所以它的价值不具有固定性。享有高商誉商品一夜之间声誉扫地在竞争激烈的市场中并非没有先例。所以，商誉是一种易损财产，具有较大价值但较易破坏。这使商誉权利人在签订转让和许可使用中特别慎重。

另外，商标许可合同双方通常是生产同一商品的同行企业，除了在签订商标许可合同期间二者的合作关系，他们在商标许可合同签订之前或合同终止之后都是一种竞争关系，这导致合同双方关系较为微妙。对于被许可人而言，商标许可人一方面希望借助于被许可人扩充其市场份额，另一方面又必须保证其对商誉的载体——商标自始至终享有所有权并防止被许可人实施不正当竞争行为。而对于被许可人而言，其与许可人利益并不总是一致，其在商标许可合同期间，特别是在商标许可后期，都可能存在损害许可人商誉或挪移许可人商誉而获取自身利益最大化的道德风险。所以，美国法律和合同必然会对与商誉相关的利益作出具体规定以保护许可人的商誉。

四、美国商标许可合同商誉制度的启示

相比美国而言，我国商标法对商誉的概念、商标许可合同中商誉归属问题仍然缺乏规定。而在商标许可合同实务中，因合同双方当事人对商誉规定不明确而导致商誉和不正当竞争纠纷案件也的确存在并对当事人造成较大损失，广药集团与加多宝包装装潢和虚假广告案就是因商标法制不健全、商标许可合同当事人对商誉归属约定不明确而引发的纠纷。(37)2012年7月，广州市中级人民法院立案受理广药王老吉诉加多宝红罐包装侵权，目前，此案仍在审理之中。2013年1月31日，广州中院下达诉中禁令，依法裁定加多宝实施了虚假宣传、误导消费者行为，禁止加多宝用“王老吉改名为加多宝”、“全国销量领先的红罐凉茶改名为加多宝”或与之意思相同、相近似的广告语进行广告宣传。但自2013年3月2日开始亮相的加多宝新广告“中国每卖10罐凉茶，7罐加多宝”仍然面临是否构成不正当竞争的质疑。具体而论，我国存在如下问题：第一，从文化背景看，缺少重视商誉的传统，企业和社会公众的保护商誉意识都有待于增强。商誉意识和商誉文化是知识产权文化的一部分，而知识产权文化则是市场经济发展的必然产物。我国市场经济建立的时间并不算太长，虽然目前我国各级政府已经日益重视知识产权文化的建设并已采取具体措施，(38)目前，我国政府日益重视知识产权文化的建设。2008年，国务院在《国家知识产权战略纲要》中明确提出，我国应当“加强知识产权宣传，提高全社会知识产权意识。广泛开展知识产权普及型教育。在精神文明创建活动和国家普法教育中增加有关知识产权的内容。在全社会弘扬以创新为荣、剽窃为耻，以诚实守信为荣、假冒欺骗为耻的道德观念，形成尊重知识、崇尚创新、诚信守法的知识产权文化。”但知识产权文化深入人心显然还需要一段时间。就商标而言，普通大众，甚至企业对于商誉与商誉载体——商标关系之正确认识可能还需要经历一段时间。美国法官认为“除非与企业经营相联系，商誉毫无意义。………商誉与它为之增值的企业不可分离”(39)Comm'r of Inland Revenue v. Muller & Co.'s Margarine, Ltd., [1901].而在我国，高价购买刚获得商标权的、从未依附于已有商品（服务）的、具有一定美好象征意义的单词或字母（如“我能”、“嫦娥一号”等）等行为在我国一度盛行，这反映我国对商誉的内涵、商标与商誉的关系缺乏深入理解。第二，我国法律滞后于商标许可实践的发展。我国现有商标法对商标许可合同中的商誉归属无明确规定，对围绕商誉进行的不正当竞争行为缺乏有力的事前防御和事后救济制度。第三，企业商誉保护意识不强。美国商标权人在订立商标许可合同时，特别注意保护自身的商誉，也正是基于这一现实需要，美国理论界对商标许可合同指导性条款多有研究。但我国企业在签订商标许可合同时对商誉重视力度不够。以“王老吉”包装装潢案为例，“王老吉”商标权人广药集团在签订商标许可合同时没有充分保护自身的权益，假设当初“王老吉”商标权人广药集团在签订商标许可合同时借鉴美国相关实例，规定被许可人应当承担如下义务：“正确使用商标，不得将商标和其他前缀后缀、标记、名称、图案和标记联合使用；不得显著改变商标；不得为任何第三方商品或服务利益而使用或共同使用商标”，则在很大程度上避免与被许可人的商标权益纠纷。 商标许可合同是企业惯用的经营模式，为防患于未然，定纷止争，本文认为，我国应当从以下几方面防止和有效解决商标许可合同中的商誉纠纷：首先，从文化建设角度，应当加深对商誉的认识。一方面，应当正确认识商誉及其载体之间的关系。必须意识到，商标法并不是保护作为商标的普通单词或字母本身，而是保护商标的灵魂——商誉。除非商标依附于已建立的生意或贸易，否则商标根本不是财产。另一方面，商誉是企业重要的无形资产。其具有高附加值特点，但同时又具有易损性特点，国家法律和企业应重视并加强对商誉的保护 。其次，从国家立法角度，我国商标法应当将保护商誉作为其立法目的之一。在市场竞争全球化的今天，商誉不仅对企业竞争力有决定性作用，而且对国家宏观经济、国家软实力和国际竞争力有较大影响。我国商标法应当借鉴美国相关立法作出如下规定：在商标许可人对被许可人商品实施了质量控制、许可关系没有损害消费者利益的情况下，因被许可人对商标的使用而产生的商誉应当归属于商标权人。同时，我国法律还应当通过事前防御制度（如淡化制度、售后混淆和保全制度）和事后救济制度（如永久性禁令和惩罚性赔偿制度）加大对商誉的保护，以强化对商标许可人商誉的保护，为企业生产经营提供良好的宏观环境，激励企业对商誉进行投资。再次，从企业经营角度，我国企业应该重视商誉保护。企业应当注意商誉的管理运作，通过提高商品质量等手段促进商誉的升值。当企业许可他人使用自身商誉时，许可人应当对被许可人使用商誉的方式、时间和后期协作等与商誉相关的权利义务作出明确具体规定，以维护自身利益。