加拿大商标法律制度简介

李阁霞

加拿大地处北美，原为印第安人与因纽特人居住地，17世纪初沦为法国殖民地，18世纪中期又被割让给英国。1867年，英国议会通过《不列颠北美法案》，承认加拿大为英联邦国家。1982年，英国女王签署加拿大《宪法法案》，加拿大议会获得立宪、修宪的全部权力，成为真正的独立国家。

正是由于这样的历史渊源，所以加拿大的法律传统受英国法影响最深，除了原法属殖民地的魁北克省，加拿大的许多法律制度都是根据英国的普通法和成文法演变而来的，因此从法律传统上来看，加拿大隶属于普通法系。普通法系不重视成文法的传统在知识产权法领域成为例外，包括英国和美国在内的绝大多数国家都已颁布了专门的知识产权法律法规，加拿大也是如此。1867年的《不列颠北美法案》将知识产权的立法权授予联邦议会，所以，自20世纪以来，加拿大即陆续颁布了《版权法》、《专利法》、《商标法》、《工业设计法》、《集成电路布图设计法》等知识产权立法，建立了知识产权法律体系。①杨士虎等主编：《中国加拿大知识产权法比较研究》，中国社会科学出版社2010年版，第35页。

加拿大现行《商标法》颁布于1985年，最近一次修订是在2008年12月31日。除了《商标法》，还有颁布于1996年的《商标法条例》，也进行了多次修订，最近一次修订是在2007年10月1日。本文拟结合加拿大《商标法》和《商标法条例》的相关规定，以及加拿大法院的相关判例，对加拿大商标法律制度进行介绍和评论，以期对我国商标法的修改和完善有所借鉴，并引导我国企业在进入加拿大市场时构建科学合理的商标战略。

一、商标注册

根据加拿大《商标法》，商标是指一个人用于将其生产、销售、租赁的商品或雇佣、提供的服务与他人生产、销售、租赁的商品或雇佣、提供的服务进行区别的标记，包括证明标记（certification mark）、识别性外观（distinguishing guise）和意图使用商标（proposed trade-mark）。商标可以是注册商标，也可以是非注册商标，注册并非强行性规定。

除了一些禁止性标记，如皇室、皇室成员、总督等的徽章、饰章等，“红十字”、“红新月”等特殊标志，官方标记和印记等不可作为商标使用之外，其他的文字、图形或者文字和图形的组合，都可以作为商标来使用；而要申请商标注册，则除了上述禁止性标记不能申请注册之外，还有其他一些限制，比如不能用活着的人或死亡未超过30年的人的姓名来注册，商品的通用名称、与他人商标相混淆的标记等，也不能申请注册。根据加拿大知识产权署网站的介绍，自2012年3月28日开始，遵照加拿大联邦法院的指令，商标注册局开始接受声音商标（sound marks）的注册申请。②加拿大知识产权署网站：http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03439.html, 最后访问日期：2012年4月16日。实际上从加拿大《商标法》的规定来看，并不禁止对声音商标的使用和注册，只是在此之前，商标局尚未核准过对声音商标的注册申请。

在此有必要对加拿大的商标注册和管理机构进行简单介绍。隶属于工业部（Industry Canada）的加拿大知识产权署（Canadian Intellectual Property Office）是加拿大的知识产权行政管理机构，其下设商标注册局（Off ce of the Registrar of Trade-marks）（以下简称商标局），负责商标的注册和管理等有关事项，包括对商标注册申请的受理、审查和公告，定期出版《商标期刊》（Trade-marks Journal ），管理商标异议程序等。商标局每年大约要受理45, 000份商标注册申请。③加拿大知识产权署网站：http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02361.html#who，最后访问日期：2012年4月16日。商标局内设商标异议委员会（Trademarks Opposition Board，TMOB），专门受理商标异议申请及商标撤销申请。对于商标局或者商标异议委员会的决定不服的，当事人可以向各省最高法院或者联邦法院提起诉讼。

在加拿大要申请商标注册，大致要经过5个程序：申请、审查、公告、异议和核准注册。

（一）申请

申请文件的内容应该包括商标的名称或图案、商标使用或拟用的商品或服务的类别、商标使用或在加拿大为公众所知的时间、商标申请人的名称和地址等；如果商标在国外已经获得注册，则应向注册官递交由该国注册机构签发的商标证明文件的副本，这有助于其在加拿大的注册申请获得顺利通过；另外，如果该商标在加拿大提出注册申请之前，在国外已提出过申请，则可以根据《巴黎公约》的规定，主张商标注册申请的国际优先权，以国外申请日作为在加拿大的申请日。

对于申请注册声音商标的，申请文件应当包括：其一，申请注册声音商标的声明；其二，描绘声波的图样；其三，对声音的文字描述；其四，包含该声音的电子录音。

申请人在递交申请文件之前，对拟申请的商标进行预先检索是非常有必要的，这可以防止自己的申请与他人的注册商标或者受理待批商标相冲突，从而防止自己的申请被驳回或者降低以后发生侵权纠纷的可能性。加拿大知识产权署建设了“加拿大商标数据库”（Trade-marks Database），在其官方网站上即可进入并免费检索。该数据库包含了在加拿大已注册和受理待批的所有商标数据。

值得注意的是，为了使拟注册的商标最大限度避免侵权或因混淆而被驳回或提出异议或撤销，最好再进行商号（trade name）的检索。在加拿大，商号是允许作为商标来使用的，而加拿大对未注册商标同样提供保护。但由于商号是商业主体在其从事业务的省份根据各省法律登记的，不像注册商标一样，有一个系统全面的数据库，所以对商号的检索较为繁琐和困难，因而建议申请人聘请专门的商标代理人进行检索。

由于加拿大商标局是自2012年3月28日才开始受理声音商标的申请，所以目前在“商标数据库”中无法查到声音商标的相关数据。根据加拿大知识产权署官方网站提供的信息，截至2012年4月16日，商标局共受理了两件声音商标，一件是米高梅公司（METRO-GOLDWYNMAYER LION CORP.）的“狮吼声”（该商标申请在1992年即已提出，但一直未获通过，并一度被商标局驳回。联邦法院正是针对该申请发布T-1650-10号指令，要求商标局对该申请进行公告，从而使声音商标的注册在加拿大成为可能）。另一件是一家叫做“Mars Canada Inc.”的公司于2012年3月30日申请的由多种乐器合成的一种声音，拟用在巧克力糕饼和糖果上。

由于加拿大没有正式的商品分类制度，因此一件商标申请可以包含不同的商品或服务类别，申请人只需要缴纳一份商标申请费用，该费用如果通过知识产权署网站在线缴纳，是250加元，通过其他方式缴纳则为300加元。

（二）审查

商标局收到商标注册申请后，首先，要审查商标是否有违反《商标法》的不可注册的情形；其次，要对商标数据库及相关商标记录进行彻底检索，以确定该申请没有与已注册的或申请待批商标产生冲突。对于审查员的质疑，申请人应及时回复，如未及时回复，或者回复仍然不能使审查员满意，商标申请将会被视为放弃或者被驳回。

在这一程序中，如果审查员认为申请注册的商标含有非显著性部分，则会要求申请人递交一份就该非显著性部分不主张权利的弃权声明。

如果经过初步审查发现没有问题，则审查员会将商标申请在《商标期刊》上公告，并留出一定时间供社会公众提出异议；如果没有异议或异议不被支持，则核准注册，并发给商标注册证书。

（三）公告

在商标注册申请正式公告前，审查员将会对商标做公告前检索，以确定在审查的几个月中，没有人获得注册或者申请与该商标相冲突的商标。如果公告前检索没有发现针对申请商标的冲突情况，那么该申请将会在《商标期刊》上公告。

（四）异议

自商标注册申请公告之日起两个月内，任何人均可在缴纳规定的费用后向商标局提交书面的异议声明，对于商标的可注册性、商标的显著性、申请人的资格等提出质疑，商标局会同时听取异议人的异议和申请人的答辩，并作出异议成立驳回商标注册或者异议不成立商标予以注册的决定。

（五）核准注册

如果在商标注册申请的异议期内无人提出异议或提交异议时已过异议期或提出的异议申请被裁定不成立，则商标局会核准该商标的注册。如果当事人不服裁定提出上诉，商标局将根据法院对上诉的判决结果作出相应的决定。

值得注意的是，在加拿大提出商标注册申请时，必须在申请文件中标明其申请的基础，即该申请是基于商标的实际使用、商标已在加拿大驰名、商标已在外国使用并且在任一巴黎公约成员国或世界贸易组织成员国注册或已提出注册申请还是商标的意图使用。对于前三种情形，商标被核准注册后，商标局应即向申请人颁发商标注册证；而对于意向使用商标，申请人应在规定的时间内向商标局提交商标已实际使用的声明，商标局在收到声明后才会为申请人颁发商标注册证，否则视为放弃注册申请。

商标注册的日期应登记在注册簿上，自登记之日起，商标注册生效。商标注册的保护期是15年，期满后可以续展。

二、商标异议与商标撤销、商标无效

（一）商标异议

根据加拿大《商标法》第38条，在申请商标被公告之日起两个月内，任何人均可在缴纳规定的费用后向商标局提交异议声明。异议的理由包括：其一，该申请不符合《商标法》第30条的规定，即申请时需要提交的与商标申请基础有关的证据材料不完备等；其二，该申请的商标不具有可注册性；其三，该申请人无权注册该商标；其四，该商标无显著性。

具体受理商标异议申请的是商标异议委员会（TMOB）。如果审查员经初步审理认为该异议不成立，未涉及商标可注册的实质性问题，可以驳回该异议并通知异议申请人。如果审查员认为该异议申请涉及到商标可注册的实质性问题，则会向注册申请人送达异议书的副本，并要求其在指定时间内进行答辩，同时将答辩书的副本送达异议申请人。如果注册申请人未在规定时间内提交答辩书，则该商标申请将被视为放弃。对于商标异议的申请，异议申请人或注册申请人都可要求商标异议委员会举行听证。

在审查有关证据或依当事人要求进行听证后，审查员可以根据审理结果，驳回商标申请或驳回异议并将驳回通知及驳回理由通知当事人。对于商标异议委员会的决定不服的，当事人可以向法院提起诉讼。

应当注意的是，如果申请被异议，而申请人在提交商标注册申请时并未委托商标代理人办理相关事宜，此时最好委托一家商标代理机构介入异议程序，这同样适用于试图对他人商标申请提出异议的异议申请人，因为在加拿大商标异议程序非常复杂，不仅费用不菲，持续时间也比较长，一项完整的异议程序的解决可能会持续2年的时间。

加拿大联邦上诉法院在加拿大总检察长诉艾弗杰公司一案④Attorney General of Canada v. Effigi Inc.，2005 FCA 172.中，将商标局依职权撤销商标注册申请与依当事人异议申请撤销商标注册申请作了严格的区分，传递了这样一个观点：作为商标管理行政机构，商标局的权限应严格限定在法律规定的范围内，私权上的纠纷应由当事人自行解决，而非由行政机构越俎代庖。

联邦法院在审理中认为，商标局的行为违背了《商标法》的立法目的。只有当申请不符合《商标法》第30条的规定（申请材料不完整）、商标不具备可注册性或者与其他受理待批商标相混淆的情形下，商标局才有权驳回商标注册申请。在正常的申请程序下，商标局应该按照申请的先后顺序，只要申请没有与在先申请但处于待批状态的商标申请相混淆，也符合《商标法》第37条第1款的其他规定，商标局就应该公告该注册申请。如果有其他人主张在先使用以及混淆的存在，应该通过商标异议程序提出。

（二）商标撤销与商标无效

根据加拿大《商标法》第18条的规定，在下列情形下商标注册无效：其一，该商标在注册时不具有可注册性；其二，在该商标的注册效力被提出疑问时，该商标不具有显著性；其三，该商标已被申请人放弃；其四，商标注册申请人不是有权获得该商标注册的人。

而商标撤销除了因商标权人自动放弃注册商标被撤销外，多发生在商标权纠纷中，通常是通过诉讼程序解决，下面将作详细介绍。此处着重介绍根据《商标法》第45条提出的因不使用商标而启动的商标即时撤销程序。

《商标法》第45条规定，“在商标注册三年后，商标局可根据已按照规定交纳相关费用的任何人的要求，书面通知注册商标所有人在三个月内提供关于该注册商标在通知发出之前三年在核准范围的商品或服务上在加拿大使用的声明或宣誓。如果未使用，则提供该商标最后在加拿大使用的时间及其后不使用的原因。”该程序可以以任意第三人提出申请的方式启动，也可由商标局自行启动，其目的就是将未连续使用的商标从商标注册簿上撤销。商标异议委员会（TMOB）负责审理根据该条规定提出的商标撤销申请。

4.鉴于长期以来我国各级政府片面强调经济发展，而不注重社会职责的履行，政府必须尽快建立一套综合且科学的基本公共服务均等化绩效考核制度，健全政府公共服务均等化绩效管理和评估体系，强化各级政府的社会职责。这套体系需要明确各级政府间在提供义务教育、公共卫生和社会保障等基本公共服务方面的事权，健全财力与事权相匹配的财政体制。根据各类公共服务具有不同的性质和特点，各级政府承担的事权责任，也应有所区别。通过监督政府行为来促使政府重视对公共服务的供给，从而改善现有的公共服务供给不足的现状。

《商标法》的这一条款，被称为“要么使用要么失去（use it or lose it）”条款，集中体现了加拿大商标法对商标实际使用的要求。前面已经介绍过，虽然加拿大允许基于“意图使用”申请商标注册，但要获得核准注册，申请人还必须提供在提出申请后已经实际使用商标的证据。这印证了英美法国家对商标权利来源的一个共识：商标权来自于实际使用，而非注册。所以，在加拿大，即便是未注册商标，仍然可以获得商标法和普通法上的双重保护，注册仅仅是权利推定的公示而已。因而，如果一件商标被核准注册之后，在连续三年的时间内没有使用，商标管理机构或者法院会依据这一事实，对注册商标予以撤销，除非商标注册人能够证明其系“因特殊情形而未使用”。⑤加拿大《商标法》第45条第3款：“如果根据所提供证据或因为未提供证据，注册官认为一个商标在加拿大并未在通知发出之前三年在注册核准的全部或部分商品或服务上使用，且不属于因特定情形而未使用，该注册商标则可能被撤销或修正。”

那么，怎样的情形构成《商标法》第45条的“特殊情形”呢，加拿大联邦上诉法院在斯科特纸业有限公司诉斯玛特和比格案中对此作出了解释。⑥Scott Paper Limited v. Smart & Biggar, 2008 FCA 129.

2002年4月29日，商标局应斯玛特和比格公司（简称被上诉人）的请求，向斯科特纸业有限公司（简称上诉人）发出通知，要求其提交在该通知发出之前三年内使用注册商标“VANITY”的证据，如果没有使用，则提供最后一次在加拿大使用的时间以及不使用的理由。听证官认为上诉人提供的证据可以证明，其有恢复该商标使用的强烈愿望，所以对该商标不予撤销。

上诉法院法官在审理中指出，《商标法》第45条规定的“特殊情形”，重点在于是否因为特殊情形导致了商标不使用的发生。不使用就应该导致商标被撤销，这是商标法的一般原则，除非商标权人提出可以被谅解的不使用的“特殊情形”。该案中上诉人并未提出其不使用的特殊原因，听证官仅仅因其对该商标意图恢复使用，即作为“特殊情形”予以谅解，减弱了不使用的法律后果，违反了《商标法》第45条的立法目的，所以应当予以撤销。

联邦上诉法院的这一判决，再一次证明了商标的实际使用对维持商标注册效力的不可或缺性。我国《商标法》也有“连续三年停止使用”可以撤销注册商标的规定，但由于在申请注册时并不要求对商标的实际使用，所以现实中有大量的商标注而不用，甚至有许多人仅以“抢注”为目的，囤积大量注册商标。如果不改变单一的“商标注册制”模式，仅仅依靠这一条规定，是很难起到强调商标实际使用的作用的，所以，在我国有为数众多的“商标专用权”是仅凭一纸商标注册证书获得的，而这种状况在加拿大这样的强调商标权只有因实际使用才能获得的国家是不会出现的。

除此之外，根据加拿大《商标法》，如果注册商标部分或全部与葡萄酒或烈酒的地理标志相同，并用在这类商品上，但该商品并非产自地理标志所标示的区域，则商标会被撤销或认定注册无效。但是，如果自商标注册之日起超过5年，并且已由申请人或其前任实际使用并已驰名，则除非能够证明申请人明知其商标部分或全部构成地理标志而提出注册申请，否则商标不会被撤销或无效。

商标自注册之日起满5年后，任何人不得以在先使用或者以驰名商标为由提出撤销申请，除非能够证明商标注册人当时已知道驰名商标或在先使用情况。

三、商标权属争议

在该案审理中最高法院法官在强调了注册所获商标权的权利范围覆盖全国之外，重申了实际使用对商标权获得的意义；指出在判断混淆可能性时，应站在一个漫不经心的消费者的立场上，以其于匆忙之中看到诉争商标时，在未经过仔细考虑和比对的情况下，是否会对诉争商标和在先使用商标产生混淆作为判断标准，所以商标与商号的相似性非常重要；至于商品或服务的性质或者费用虽然会影响消费者注意程度的高低，但并不能成为混淆可能性判断的标准。

该案是加拿大最高法院就商标混淆性判断作出的重要判决，正像该案的主审法官ROTHSTEIN J.在判决中写到的那样：“本案为法院提供了这样一个机会，即遵照《商标法》的相关规定，重新审视对竞争商标之间的混淆性进行分析判断的基本方法和标准。”

在商标权属争议或商标侵权诉讼中，传统的商标法都是坚持混淆理论，但随着对驰名商标保护范围的扩大，混淆理论被逐渐突破，在涉及到驰名商标时，判断是否构成侵权不再以混淆可能性作为判断标准了，而是适用商标淡化理论。加拿大《商标法》第22条，“任何人不得以可能贬低他人商标所系的商誉的方式使用他人注册商标”的规定被认为是商标淡化条款。但对该条款的争议从该条款诞生之日起就未停止过。持肯定态度者认为该条款侧重于对商誉的保护，这在商标已不仅仅只有区别商品或服务来源的功能的今天，该条的规定是非常有必要的；⑧James, J. Holloway, The Protection of Trade-mark Goodwill in Canada：Where We Were, Where We Are, and Where We Should be Going,Intellectual Property Journal, September 2003, P4.不过，也有人坚持，商标的不正当使用和消费者混淆的可能性是商标法应该坚持的判断商标侵权的基本原则，加拿大《商标法》第22条的规定，只是一个“不伦不类”的“外来物种”，商标侵权的传统判断标准足以平衡商标权人与社会公众的利益，所谓商标淡化理论反而损害了这种平衡。⑨Eugene C. Lim, Dilution, The Section 22 Debacle, and the Protection of Business Goodwill in Canada: Some Insights From U.S. Trademark Law and Policy, The Trademark Reporter, July- August 2011, P1234.加拿大最高法院在美泰公司诉加拿大3894207公司一案中重申了这样一种观点：驰名商标的跨类保护并不是绝对的，尤其是对于一个通过使用获得第二含义的商标来说，能否获得跨类保护，应视具体情况综合考虑；无论是驰名商标还是普通商标，如果要限制他人使用，必须坚持“混淆的可能性”这一判断标准。⑩Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc., [2006] 1S.C.R. 772, 2006 SCC 22.这实际上也是加拿大法院在对待商标侵权判断标准上的一贯看法。⑪Mirko Bibic, Vicky Eatrides, Would Victoria’s Secret be Protected North of the Border? A Revealing Look at Trade-mark Infringement and Depreciation of Goodwill in Canada, The Trademark Reporter, July- August 2003, P905.

最高法院法官经审理后认为：驰名商标以及“驰名商号”的商业功能无论如何演进，仍然不能脱离其被用来区别商品或服务的法律目的。在该案中，上诉人与被上诉人的商标并不完全相同，而且在双方当事人商标覆盖的区域内都具有了一定的认知度，而且玩具业务与被诉的餐饮业务面对的是完全不同的客户群，二者处在不同的商业渠道中，所以那种在单一商业渠道中有可能因业务交叉产生的混淆的可能性也不存在。另外，法官进一步阐明了必须以实际使用作为商标保护的前提。该案上诉人之所以没有得到支持，很大一部分原因正是因为其商标使用范围并未覆盖到被上诉人的服务领域。

该案的判决对我国的商标立法和司法实践都具有重要的借鉴意义。与加拿大《商标法》不同，我国《商标法》并没有就商标侵权的判断标准作出规定，而是列举了商标侵权的各种情形，这在立法技术上是存在缺陷的。正是由于这样的立法方式，所以除了《商标法》，在《商标法实施条例》及最高人民法院的司法解释中，不得不随着市场形势的变化，不断加入新的商标侵权类别。我国《商标法》第52条第1款：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”，被认为是侵犯注册商标专用权的行为。实际上，仅仅有商标或商品类别的相似，未必一定导致消费者有混淆的可能性。在判断是否构成商标侵权时，还必须结合混淆可能性进行判断。但由于《商标法》作了这样的规定，有不少法院在商标侵权案件的审理中，只要是商标或商品类别相同或相似，即判断侵权成立，却无视商标使用人通过使用中所确立的商誉，使消费者并不会混淆商品或服务的来源的事实。而且，对于驰名商标的保护，我国商标立法和司法实践也倾向于只要构成驰名商标，并且已经注册，即实行跨类保护，而不再问是否有混淆可能性。加拿大最高法院的这一判决提醒我们，即便是驰名商标，在判断是否构成侵权时，也应进行个案认定，对于驰名商标的反淡化保护，不应一概扩大。

结 语

我国《商标法》第三次修改工作已接近尾声，就目前公布的草案征求意见稿来看，仍然问题很多，比如仍强化商标的管理色彩，仍坚持单一的商标注册制，对于商标的实际使用也仅靠商标撤销制度保障，对于侵害商标权的行为，仍然采取列举式规定的方式，等等。加拿大商标法对于商标注册的要求，对商标实际使用的强调，对商标侵权判断标准的细化等，对我国商标法律制度的完善具有借鉴意义。而且，近年来中加贸易往来越来越频繁，许多中国企业开始进入加拿大市场，与此同时，大量的中国驰名商标或商号被人在加拿大“抢注”，因而，了解加拿大的商标法律制度，对于中国企业构建其在加拿大的商标战略体系，也具有很强的实践意义。