论专利权有效性争议之可仲裁性

倪 静

一、问题的提出

随着人类社会迈入知识经济时代，专利的经济地位和价值日益凸显，各类主体围绕专利所发生的争议不断加剧。完全依赖传统的诉讼方式解决专利争议，不仅导致法院不堪承受的案件负担，而且诉讼与生俱来的诸多缺陷也无法很好地满足专利争议解决的特殊性需求。仲裁，作为一类较为成熟、完善并且得到国际社会普遍认可的诉讼外争议解决机制，以其专业性、保密性、中立性、快捷、高效以及裁决域外可执行性等优势，在很多情形下往往成为解决专利争议更为理想的模式，由此，利用仲裁解决专利纠纷逐渐被世界各国和国际仲裁机构所重视，并且在实践中取得了初步成功。但是，即便仲裁解决专利争议优势如此突出，在很长一段时间里，与仲裁在一般商事争议解决领域逐渐取得支配性地位相比，专利仲裁案件的数量一直不大。①Daniel Schimmel, Ila Kapoor, Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration, in [2009] 21 No. 2 Intell. Prop. & Tech. L. J. 5.当然，原因是多方面的，比如，部分专利争议并不存在争议发生前的仲裁协议或者条款，在发生争议后也难以达成仲裁的一致意愿；仲裁自身存在缺乏强制性、缺乏对第三人管辖权以及没有上诉机制等不足。然而，不得不指出的是，专利争议可仲裁性问题在世界范围内的不统一以及理论上仍然存在的较大争议，成为阻碍专利仲裁机制发展的瓶颈之一。

争议的可仲裁性是指，按照一国法律允许通过仲裁解决的争议范围。由于仲裁是以尊重当事人契约自由为宗旨而设立的非公力的私人救济机制，因此，可以通过仲裁解决的争议原则上应当具备当事人能够自由处分的性质，争议常常因为与公共政策有关而无法通过仲裁方式解决。正如有学者指出，“公共政策与可仲裁性问题关系密切，在可仲裁性问题的界定上，各国无一例外地将之作为司法控制的主要手段”②陈治东、沈伟：《国际商事仲裁裁决承认与执行的国际化趋势》，载《中国法学》1998年第2期，第115页。，“争议事项的可仲裁性是通过国内立法对仲裁范围施加的一种公共政策限制。”③A. Redfern & M.Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration (Second edition), London: Sweet and Maxwell, 1991,pp.137.就专利而言，其本质是私人财产权，如果有关合同、权属以及侵权等发生在平等主体之间围绕专利权利益的争议，由于仅为私人权利义务的冲突，当事人享有完全的处分权，世界各国及地区普遍承认这些争议具备可仲裁性。而且，“事实上，对专有技术争议进行仲裁是知识产权仲裁中最常见的形态之一。”④Julian D. M. Lew, Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration, in The ICC International Court of Arbitration, Vol. 9/No. 1-May(1998), at 40 to 41.由于专利权又与纯粹的私权不同，具有一定的公共属性，尤其是权利来源的特殊性、权利本身较强的排他性以及权利有无与强弱与第三人利益密切相关等，因而，一般情况下，仲裁庭无权通过仲裁裁决的形式来直接宣告一项专利有效或者无效，但是，如果在仲裁庭审理专利侵权争议或者专利合同争议过程中，被指控侵权当事方或者被指控违约当事方提出专利无效的主张或者抗辩，仲裁庭是否可以对专利是否有效进行审查呢？也就是说，仲裁庭是否可以在处理其他类型专利争议中审理专利效力问题并且将其作为裁判其他问题的前提呢？对此，学术界存在较大争议，各国做法也不尽一致，这也正是本文试图探讨的问题。

二、专利权有效性争议可仲裁性之比较考察

从世界范围来看，在立法上或者司法实践中明确承认仲裁庭可以裁决专利效力的国家并不是很多，但是明确秉持相反态度的国家或地区更为少见，大多数国家均缺乏明确的规则及判例释明。在缺乏规则的情况下，大多数国家在处理专利有效性争议可仲裁性问题时，一般由其司法机关依据对限制争议可仲裁性“公共政策”理由的理解与适用来做出裁判，即如果仲裁庭审理专利效力问题将侵犯一国的“公共政策”，那么专利有效性争议不应被允许通过仲裁解决。

（一）承认的国家

以美国、瑞士、加拿大以及比利时等国家为代表，由于鼓励专利仲裁机制的发展，因而允许各类专利争议都可以提交仲裁解决。值得一提的是，一直以“公共政策”为由否定专利有效性争议具备可仲裁性的法国也在最近的判例中也推翻了这种传统。

在美国，根据美国《法典》第35卷第294条（35 U.S.C. §294）规定，“专利的有效性、可执行性和侵权争议都可以交付仲裁解决。”在司法实践中，美国法院一般都对前述条款进行较为广义的解释，试图将所有的专利争议都纳入仲裁管辖的范围。当然，仲裁庭根据美国《法典》相关规定所做出的仲裁裁决仅对仲裁当事人发生法律效力，不具有全面正式的拘束力，而且有关专利的终局仲裁裁决必须告知美国专利商标局（the United States Patent and Trademark Off ce）。仲裁裁决在没有告知上述机构之前不具有法定的强制执行力，当事人不能请求法院执行这一裁决。

在加拿大，没有类似于美国的法律明确承认专利有效性争议的可仲裁性。但是，加拿大最高法院在1987年的Desputeaux v. editions Chouette Inc.一案中，驳回了魁北克省上诉法院做出的因为版权纠纷涉及“公共政策”而不能提交仲裁的裁决，并且指出，出于尊重当事人意思自治的基本原则，不能对限制争议可仲裁性的“公共政策”理由做出任意的扩大解释。⑤Desputeaux v.éditions Chouette(1987)Inc.,[2001] R.J.Q.945.有学者认为，“由于加拿大法律强调支持仲裁，因此，在没有立法明确禁止的情况下，所有的专利争议在该国都是可以提交仲裁解决的。”⑥Smith, Couste, Hield, etc., Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide, Harvard J. of Law and Tech., Vol. 19, No. 2, Spring 2006.当然，仲裁庭对专利效力的裁判也仅具有相对效力，不影响当事人以及仲裁之外的任何第三方在仲裁程序进行的同时或者仲裁程序结束之后向加拿大专利局提出专利无效的申请。

在比利时，比利时《专利法》（1984年3月公布，1997年1月修正）第6章“专利的撤销”部分的第51条第（1）款规定：“如果一项专利全部或者部分，被法院判决、仲裁裁决以及行政决定宣告撤销，如果没有第三人对前述结果提出异议，那么这样的结果对所有当事人具有终局效力。该条第2款还规定，所有终局撤销结果都应当提交给登记机关进行变更登记。”⑦Patent Law of Belgium（March 28,1984）,http://www.wipo.int/wipolex/zh/text.jsp?file_id=125224.从该条规定可以看出，比利时法律明确承认可以通过仲裁途径对专利效力做出裁判，并且裁判结果对当事人具有终局法律效力。

在瑞士，虽然立法没有明确承认专利争议的可仲裁性，但是瑞士联邦知识产权局(The Swiss federal intellectual property of fice)曾经于1975年12月15日做出行政决定同意执行一份宣告专利权无效仲裁裁决，并且依据该仲裁裁决撤销了该项专利登记。事实上，在该国，仲裁庭不仅有权裁决专利是否有效，而且该仲裁裁决在得到瑞士知识产权行政机关的承认后，还可能导致专利权利登记状况的改变。⑧Julian D.M.Lew, Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration, in the ICC International Court of Arbitration, Vol. 9 No.1 May(1998),at 45.

在法国，依据法国《知识产权法典》第L615-17条规定，法国地区法院及其上诉法院对专利争议享有专属管辖权。而且，该国司法机关长期以来普遍认为专利效力争议因为与国家公共政策密切相关，因而不能提交仲裁解决。涉及专利效力的外国仲裁裁决试图依据《纽约公约》在该国法院申请承认和执行也常常会基于公共政策的理由遭到拒绝。但是，巴黎上诉法院在2008年有关Liv Hidravlika D.O.O. v. S.A. Diebolt一案中推翻了上述传统，明确指出，“第一，仲裁庭有权就专利无效的抗辩做出裁决，这并不侵犯法国的公共政策；第二，仲裁庭有关专利效力的裁决仅约束仲裁当事人。”⑨Liv Hidravlika D.O.O. v. S.A. Diebolt, 28 Feb. 2008, 1st chamber, JurisData No. 2008-359055.

（二）反对的国家

到目前为止，内国立法明确否定专利有效性争议可仲裁性的国家或地区只有南非。南非《专利法》（1979年1月1日施行）第18条第（1）款规定，“所有的专利纠纷都不能提交仲裁解决。”在南非，所有知识产权争议都禁止提交仲裁，并不是仅禁止专利有效性争议的可仲裁性。

（三）其他国家：取决于司法机关对公共政策的理解

除上述国家之外，在国际和国内层面都难以找到专利有效性争议是否可以仲裁的立法或者规则。当然这也就意味着，在大多数国家，仲裁庭审理专利效力问题并不存在制度层面的障碍，关键取决于各国司法机关对于限制争议可仲裁性公共政策理由的理解与适用。由于各国经济、文化政治制度、法律体系等差异，对于公共政策的理解与适用千差万别。

美国学者Trevor Cook和Alejandro Garcia 曾经于2008年就知识产权效力争议的可仲裁性问题对各国的仲裁实践者和研究者进行调查。法国、德国、奥地利、阿根廷、希腊、葡萄牙、日本等国的相关人士普遍认为在其国家开展的仲裁程序中，仲裁庭可以审理各类专利争议，包括一并审理专利效力问题，但是审理结果仅对仲裁当事人有效；相反，韩国、智利、哥伦比亚、印度、俄罗斯、爱尔兰、中国等国家的大多数人士则认为，在其国家的仲裁中，专利等知识产权争议是否具备可仲裁性不确定，尤其在涉及权利效力问题时。⑩Trevor Cook, Alejandro Garcia, International Intellectual Property Arbitration, Kluwer Law International, October 2010, pp.52.

三、专利权有效性争议不可仲裁的公共政策理由及批判

（一）公共政策理由之一：专利权来源于国家授权

根据世界上绝大多数国家的专利立法，专利权并不是自动依法取得，而是源于国家通过授权行为将部分公共领域的利益置于私人控制之下，这类权利是经过国家行政机构审查确立的。因而反对专利效力争议可仲裁性的学者认为，专利权这类权利在法律上的存在和实施都只能由签发或授予该项权利的行政主管机关或由该国的法院等公权力机构进行解释、确认及进行无效评判，私人争议解决机构不能从事类似行为。

但是，这样的观点并不具有说服力。专利权等知识产权的权利来源并不是国家对专利权等知识产权权利申请的审查以及核准登记行为，而是私人基于从事智利活动而受到法律保护的财产权和人身权，因而知识产权行政机关的审查及登记的管理行为更多的是对民事主体权利真实性和合法性的公示。事实上，由于大多数国家的专利法都赋予权利人自由处分专利的各项权利，包括是否使用、如何使用以及放弃等，当事人当然也可以选择通过何种方式或者途径来实现、行使以及放弃权利。因此，专利经过国家行政机关审查而确立并不足以成为这类权利争议不可仲裁的理由。

（二）公共政策理由之二：存在审查专利权效力的专门机构

许多内国立法都明确将处理专利效力的管辖权授予专利行政机构或者专门的法院。比如，依据立法享有专属管辖专利效力的行政机关包括：韩国知识产权局、巴西国家工业产权局、智利国家工业产权局、奥地利专利局、墨西哥专利局以及我国知识产权局专利复审委员会等；而专属管辖专利效力的法院有德国专利联邦法院、法国地区法院和上诉法院等。由此，反对者认为，如果允许仲裁庭处理有关专利效力的问题，无疑会损害上述机构对专利效力进行裁判的专属管辖权。

但是，由于仲裁是契约性的争议解决机制，因而争议解决的结果仅对仲裁程序双方当事人发生法律效力。即使仲裁庭裁决一项专利无效，产生的后果也只是一方当事人根据该专利而要求的权利不能得到仲裁庭的支持，宣告专利无效的仲裁裁决并不影响该专利在行政机关登记的效力。对于第三人或者社会大众来说，专利是否有效仍然取决于行政机关的登记状况或者司法机关的终局裁判。总之，由于仲裁裁决效力的相对性并不会与专门机关审查专利效力结果所产生的全面正式的拘束力之间发生直接冲突，因而专属管辖权的理由不能否定仲裁庭对专利有效性争议进行审理的可能性。

（三） 公共政策理由之三：专利权有效与否与公共利益密切相关

专利是法律保障权利人或者投资人在一定期限内享有技术的独占或者垄断地位，使其获得相应的报酬，来弥补或者回报其取得专利权付出的代价，主要目标在于激励发明和创新。由此，在评价一项专利是否有效时需要权衡的公共政策是，专利是否已经回报了发明人或者投资人对专利创造的投入及其预期，这类权利的继续存在是否会损害社会大众接近和利用相关技术的自由？换言之，对于专利有效性的合理裁判需要保持专利垄断成本与专利权所创造的社会价值之间的平衡。由此，反对者认为，既然专利权是国家授予的垄断权，因此国家公共机构有义务来确保专利权的私人利益与公共利益之间的平衡，而且只有公权力机关才有能力监督公共政策的实施，保持各类相互冲突的利益之间的平衡。

因而，这里的问题是仲裁庭是否有具备类似法官或者行政机关的对专利效力进行裁判的专业能力？本文认为，仲裁完全可以满足对专利是否有效进行裁判的能力和水平。仲裁虽然是民间的、私人争议解决机制，以尊重当事人的意思自治为基本准则，但是，与公权力裁判机制类似的是，这一争议解决机制同样要求裁判者的独立、中立，裁判程序的公平、公正，裁判依据的合理、恰当，而且还有严格的监督机制和责任机制，这些都保障了仲裁裁决的合法与正当。同时，由于仲裁机制允许当事人选择相关领域经验丰富的专业人士，包括法律专家和技术专家等组成仲裁庭审理案件，这使得仲裁在解决专利这类高度技术性争议的能力方面完全不输于诉讼及行政机构，反而在很多情况下在裁判的能力、资源及精力上更胜一筹，这也是常常所指的仲裁专业性的优势。因此，仲裁在审理知识产权案件方面的专业能力和裁判品质保障了专利类案件通过仲裁处理的恰当性、公平性。同时，仲裁是受到立法承认和鼓励的诉讼外的争议解决机制，虽然其主要任务是依据当事人的愿望和利益高效便捷的解决争议，但是在争议解决过程中实现私人利益与公共利益的平衡也是完全可行的和可能的。

（四）小结

综上所述，各类基于违反公共政策而导致专利有效性争议不具备可仲裁性的理由难以成立。正如Grantham教授指出，“那些认为专利权本身的性质就导致其不具有可仲裁性的学者们并不能明确指出或者说明专利的哪些内在特征导致其相关争议不可提交仲裁解决。”⑪William Grantham, Comment, The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes, 1996 BERKELEY J. INT’L L.173, 187(1996).

事实上，公共政策这一概念本身具有时间性和地域性的特征，在不同国家及地区，在不同的时代，不同的政治制度、法律规则、道德观念以及风俗习惯都会产生涵义不同的公共政策，至今在世界范围内没有一个被普遍接受的完整定义。在国际商事仲裁领域，“公共政策”概念更是模糊的、难以确定的。正如有学者指出，“在国际商事仲裁中，公共政策是最确定的规则，也是最不确定的规则。其高度的确定性在于世界各国毫无例外地以国内立法或加入国际条约的形式接受公共政策的规则，作为保护本国利益和秩序的必要法律机制；其最不确定性在于由于各国政治、社会、法律、经济乃至人文历史的国情不同，各国对普遍接受的公共政策原则的确切含义、标准和适用范围始终没有共识。”⑫张宪初：《外国商事仲裁裁决司法审查中“公共政策”理论与实践的新发展》，载王文英主编《仲裁与法律》第99辑，法律出版社2005年版，第24页。既然公共政策的概念如此抽象和不确定，因而无法作为反对专利有效性争议可仲裁性的充分理由。而且，随着国际商事仲裁日益成为解决民商事争议的主要途径，越来越多的国家司法机关在判断争议事项的可仲裁性时更倾向于采取相对宽松的政策，公共政策对争议事项可仲裁性的影响逐渐弱化。事实上，由于仲裁裁决的效力具有相对性，仅对缔结仲裁协议双方当事人有效，并不会对第三人和社会大众发生效力，无法影响到国家的公共政策和社会公共利益，也不会违反一国的正义和道德等基本原则。

四、我国专利权有效性争议可仲裁性的现状及完善建议

(一)立法的缺失及实践的滞后

我国现行《仲裁法》第2条和第3条规定了争议事项的可仲裁性。归纳起来：其一，可以仲裁的事项是平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷；其二，不能仲裁的争议类型包括婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议。就专利权纠纷的可仲裁性而言，我国《仲裁法》、《专利法》及其《实施细则》等都没有做出规定。

在实践中，我国上海、厦门、广州、重庆等地的仲裁机构已经意识到仲裁在解决专利等知识产权纠纷方面具有明显的优越性，知识产权仲裁在仲裁专业化的时代有相当大的发展空间，因而相继设立了专门的知识产权仲裁中心或者知识产权仲裁院。但是，这些仲裁中心或者仲裁院自成立以来，受理的绝大多数是知识产权合同争议，案件类型非常单一，而且数量也很有限，关键问题就在于专利等知识产权争议的可仲裁性在立法上存在空白，在司法实践中也没有相关的判例，这将导致当事人以脚投票的命运，当事人为了避免争议在经过了仲裁的所有程序和步骤后被撤销或者宣告无效，宁愿选择向法院起诉或者通过行政途径解决，从而获得更为确定和可靠的结论。

（二）承认专利权有效性争议可仲裁性的现实意义

在我国学术界，对于专利效力争议是否可以提交仲裁解决也一直存在较大争议，争议焦点仍然在于仲裁庭裁判专利权的效力问题是否会损害国家的公共政策。

事实上，基于前述分析，以公共政策的理由反对专利有效性争议可仲裁性并不具备说服力。随着我国逐渐成为专利大国，仲裁在解决专利争议方面所具有的恰当性和优越性，不仅应当使其成为疏减讼源、分流司法案件负担的有效机制，同时由于这类机制能够高效、便捷地保护专利权人的合法权益，无疑可以在很大程度上推动专利的运用和保护。因而，在我国有必要发展和推广专利仲裁机制，而如果希望仲裁能够成为解决专利纠纷的主要渠道，首先必须解决专利有效性争议的可仲裁性问题，否则，在实践中，当事人在其他的专利纠纷中，常以专利效力问题作为釜底抽薪的抗辩，如果该问题需要另行交付行政及司法机关解决，不仅会让仲裁快捷高效的优势丧失殆尽，而且会影响对相关专利侵权、损害赔偿与契约效力的裁决，从而造成专利可仲裁性实际上无法落实。

此外，如果当事人约定在外国进行仲裁，即便相关仲裁地国法律承认专利有效性纠纷的可仲裁性，仲裁程序能够顺利开展，但是由于我国存在相关限制，导致当事人持该仲裁裁决在我国法院申请承认或执行时会遭到驳回，没有执行的可能性。

总之，承认仲裁庭在审理相关专利争议时有权一并处理专利效力问题，有助于消除当事人将专利争议提交仲裁解决的疑虑和担心，仲裁庭则因具备完全管辖权可以在一次程序中彻底解决相关的专利争议。跨越了专利有效性争议可仲裁性这个障碍，可以在很大程度上推进仲裁在专利争议解决领域的适用。

（三）完善我国专利权有效性争议可仲裁性的初步建议

本文以为，在暂不修改立法的情况下，可以通过最高人民法院对《仲裁法》有关争议可仲裁范围进行司法解释的方式来明确仲裁庭对专利等知识产权有效性争议审理的权力。最高人民法院可以通过司法解释指明，“发生在平等主体之间的专利权纠纷，包括专利合同纠纷、侵权纠纷、权属纠纷等均属于当事人可以自由处分的争议事项，可以提交仲裁解决。如果在审理前述争议的过程中，一方当事人以专利权无效作为抗辩或者作为附带问题提出，仲裁庭有权就专利权效力做出裁决。但是，有关专利权效力的仲裁裁决仅约束仲裁程序当事人，不对任何第三人发生影响，也不影响专利权在专利机关登记的效力以及司法机关对专利权效力的判决。”

除对《仲裁法》进行司法解释外，也可以在现行《专利法》第7章“专利权的保护”第57条“纠纷解决”中明确规定当事人之间就专利权发生的财产争议可以提交仲裁解决。在这方面，可以参考1983年生效美国《专利法》第294条的相关规定，明确专利权有效性纠纷等可以由当事人自愿提交仲裁解决。

另外，由于我国是《纽约公约》的缔约国，根据该《公约》第5条第（2）款规定，“如果申请承认及执行地所在国之主管机关认定有下列情形之一，可以拒不承认及执行仲裁裁决：（1）依据该国法律，争议事项系不能以仲裁解决者；（2）承认或执行裁决有违该国公共政策者。”因此，如果在我国境外进行的专利仲裁裁决需要在我国法院申请承认和执行时，我国法院不应当再以专利权有效性等争议不具有可仲裁性作为拒绝承认和执行相关仲裁裁决的理由。事实上，我国现行立法并没有明确禁止专利权有效性争议的可仲裁性，而且世界各国普遍谨慎适用“公共政策”的概念来拒绝承认和执行外国仲裁裁决。因此，建议我国法院不再以专利权有效性争议不可仲裁作为拒绝承认和执行外国有关专利权仲裁裁决的事由，从而进一步实现对专利权有效性争议可仲裁性的承认。