权利要求保护范围在专利审查和司法解释中的差异分析

董 妍 崔 琳 王立石 马 镯

一、新司法解释的立法背景及修改导读

我国专利法自1985年正式施行，经历了近30年的发展历程，人民法院相应的专利审判工作在这期间也随之积累了丰富的专利审判经验。为了进一步规范专利审判实践中的各类问题，2009年12月21日最高人民法院审判委员会第1480次会议通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称新司法解释）于2010年1月1日起施行。新司法解释在其第1至7条中关于确定权利要求保护范围做出了多项重大修正①孔祥俊等：《〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉适用的若干问题》，载《电子知识产权》2010年第2期，第76～79页。。其中尤为重要的是，新司法解释就权利要求保护范围的确定规定了可以运用说明书及其附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释，以及相应证据的适用次序，从而在侵权判定中能够更为合理有效地对权利要求进行解释，以清楚地确定权利要求的保护范围。同时新司法解释还特别针对权利要求中以功能及效果限定的技术特征做出了规定，即人民法院应当通过结合说明书及附图的相关描述确定该技术特征的内容，为目前大量的功能及效果限定的权利要求在侵权判定中提供了有力的法律依据。

二、专利审查与新司法解释中涉及权利要求保护范围的相关规定和差异分析

(一)说明书和附图对权利要求保护范围的解释

1.相关规定

《专利法》第59条第1款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。新司法解释第2条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定《专利法》第59条第1款规定的权利要求的内容”。第3条中规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定”。

2.差异分析

在发明专利的审批过程中，说明书和附图能够帮助审查员理解权利要求的涵义，审查员通过阅读说明书，站在本领域技术人员的角度对权利要求的内容形成相应的客观认识，从而通过与申请人之间不断的通知书交流帮助申请人通过修改权利要求书来确定适当的保护范围。在实审阶段，审查员的最终目的是通过引导申请人进行修改而形成独立且清楚的权利要求的保护范围，即权利要求本身即是清楚的，仅通过权利要求就能够唯一确定权利要求保护范围的具体边界，以满足专利法对于专利权的相关规定。

然而，在阅读过大量专利文献后，人们通常会有这样的感受，即仅仅阅读权利要求之后对发明创造的理解与阅读过整个专利文件之后的理解常常大相径庭。特别是在后续的侵权判定阶段中，专利权人依照权利要求本身所进行的解释与被控侵权方根据说明书和附图对权利要求的解释出现较大偏差。在以往很多涉及专利权纠纷的司法案例中，双方的争议点尽在于此②李彦涛：《专利侵权诉讼中权利要求的解释规则》，载《科技与法律》第81卷第5期，第54～57页。。因此，经过不断的实践和总结，新司法解释对用于解释权利要求保护范围的各类证据进行了规定，并将证据范围扩大至外部证据，以使得在司法程序中法院对于权利要求保护范围的确定更为准确，且标准更加统一。

由于专利审查和侵权判定所处的不同的法律阶段，必然会导致两者对于权利要求保护范围确定标准的不同。专利审查的目的是授予一项发明稳定的专利权，因此审查员更为注重权利要求本身是否清楚，说明书和附图仅起到协助审查的作用。即按照《专利法》第59条第1款的规定，此时权利要求的保护范围脱离了说明书和附图，仅由权利要求的字面内容所界定。而在侵权判定阶段，争议的焦点通常在于被控侵权产品或方法是否具备权利要求的某一技术特征，由于此时权利要求的保护范围与双方的经济利益息息相关，因此必然涉及对权利要求的解释，从而需要根据新司法解释第2条和/或第3条的规定，基于说明书及附图重新划定权利要求确切的保护范围，此时说明书和附图对权利要求保护范围的确定又有着较大的影响。可见，在专利审查阶段，对于未成型的专利权，更侧重于权利要求保护范围的清楚确定；而在侵权判定阶段，对于已授权的专利权，更侧重于权利要求保护范围的合理解释，由此，导致了说明书及附图的作用在两个阶段中的不同。

权利要求保护范围的解释一直是专利理论和实务界中的一个重要议题，也是专利侵权诉讼中的焦点问题。如何能够有效地保护专利权人的合法权利，同时维护社会公众的合法利益，将说明书和附图的解释作用合理地引入发明的审查阶段，使得专利法规与新司法解释彼此可以相互支撑、遥相呼应，也是目前我们审查工作所面临的一个新问题。

(二)专利审查档案对权利要求保护范围的解释

1.相关规定

发明专利在授权前都需要经过实质审查，绝大多数发明专利在授权前需要申请人针对审查意见通知书进行陈述，在必要时修改申请文件，申请人进行意见陈述往往采用意见陈述书的方式。审查意见通知书和申请人的意见陈述书是实审阶段的专利审查档案。如果一件发明专利经过复审后授权，那么复审前的驳回决定、申请人复审请求意见陈述书、复审通知书、针对复审通知书的意见陈述和复审决定等也可以视为实审阶段的专利审查档案。专利审查档案虽然不是专利授权文件的一部分，但是公众都可以到专利局查阅这部分内容，可见专利审查档案是无可争辩的公共记录。

新司法解释第3条中规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释”。第6条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

2.差异分析

2001年北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第45条中曾经规定了适用禁止反悔原则的条件：“专利权人对有关技术特征所作的限制性承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用”。然而，上述规定在侵权判定程序中产生了较大的争议，究竟何种作用可以被认为是“实质性作用”？是否只有审查过程中涉及新颖性或者创造性的修改或者放弃才能够适用禁止反悔原则，而涉及不清楚或者不支持的条款则不适用？并且，是否只有被审查员接受的意见陈述才能实质上影响专利权的保护范围，而未被接受的意见由于不对专利权产生实质作用而不适用禁止反悔原则？

新司法解释第6条对于《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中不明确的问题做出了重新规定从其规定可以解读出，申请人或者专利权人并非一定要通过明示方式放弃某一部分权利，其通过修改或者意见陈述而缩小其保护范围所导致的变化均属于“放弃的技术方案”。同时只要专利申请人、专利权人在审查过程中或者无效宣告程序中缩小了其原来要求的保护范围，就应当导致上述禁止反悔原则的适用，至于该修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所为，与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响该原则的适用，即将申请人或者专利权人的一切限制性修改都归为适用禁止反悔原则。

可见，新司法解释将禁止反悔原则的适用范围扩大到了申请人在专利审查阶段做出的全部限制性修改及意见陈述。这样，即使上述修改仅仅是针对审查员所提出的不清楚或者不支持而做出，或是未被审查员所接受，也均能够对后续的侵权判定产生影响。

然而在专利审查阶段，意见陈述书等专利审查档案作为行政认知的材料，申请人通过意见陈述书帮助审查员认知，以使其全面正确地理解申请文件。审查员不会在审查意见通知书中刻意地指出意见陈述书中存在的问题和错误，通常也不会指出仅存在于意见陈述书中的错误和不当之处。在授权决定中，审查员不会对申请人的意见陈述书进行评价；即使授权决定之前的意见陈述书中存在错误，通常也不会要求申请人再提交一份改正错误后的意见陈述书再授权。可见在专利审查阶段中，专利审查档案对发明专利的授权、权利要求保护范围的确定影响不大，申请人可以随意进行意见陈述，而无需考虑其前后意见是否一致或者相悖。

此外，专利审查阶段对权利要求中词语含义的理解一般不考虑申请人在意见陈述书中对词语的定义和解释，申请人需要采用修改权利要求的方式对词语进行定义和解释。但是在比较特殊的情况下，例如由于代理人或者申请人的疏忽，权利要求书及说明书中的相关表述均存在笔误，这样尽管权利要求存在缺陷，但却无法在不超范围的情况下克服。上述操作方式隐含了此时可以允许申请人通过意见陈述的形式来澄清权利要求的保护范围。而包含该澄清性意见陈述的审查档案，就能够成为后续侵权判定中的重要依据，以使得法院能够根据该审查档案确定权利要求所要实际表达的含义。

在专利审查过程中，审查员对于发明和现有技术的理解与申请人可能有偏差，通常会根据申请文件的内容在通知书中提出合理质疑，例如权利要求中的上位概念是否能够得到说明书的支持，而申请人就有可能为了加快审批过程而及早授权而做出一些违背本意的修改，例如将原本支持的上位概念修改为具体实施例中的下位概念，导致在后续的侵权判定过程中丧失了原本属于自己的权利。因此，如果审查员能够在审批过程中给予申请人正确的引导，把握好合理质疑的尺度，就能够为权利人在侵权诉讼的确权过程中提供更为全面的保障，使得专利审查和侵权判定得以在审查档案的形成和使用上达到辩证的统一，从而争取到更多合理的利益。

(三)功能或效果特征对权利要求保护范围的解释

1.相关规定

《专利审查指南》2010版第2部分第2章3.2.1节中规定：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。

新司法解释第4条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。

2.差异分析

《专利审查指南》和新司法解释对于功能性限定的相关规定实际上均源自于《专利法》第59条：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”③于立彪等：《专利权利要求中功能性特征的解释原则探悉》，载《中国专利与商标》2007年第3期，第63～65页。。首先，从专利审查的角度考虑，其更加侧重于权利要求的限定作用，通过《专利审查指南》中的规定为功能性限定设置了较高的门槛：如果本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，均可以对其进行质疑，并要求申请人修改该功能性限定的内容。可见，只有满足前面所说的条件，具有功能性限定内容的权利要求才可能被授予专利权。通过这种方式，尽管申请人获得专利的难度增大，但是一旦获得了专利权，就能够享受很宽的保护范围。其次，从侵权判定的角度考虑，其更加侧重于说明书和附图的解释作用，按照说明书的具体实施方式及其等同方式重新解释权利要求的保护范围，采用具体加等同的解释方法限制了专利权人的权利范围，使得专利权的保护范围在后续程序中相对确定，满足了社会公众的合理预期，同时也能够鼓励公众基于确定的保护范围的边界进行改进，有利于激发公众发明创造的动力。

从理论上说，对功能性限定通常有两种解释方式：一是认为这类技术特征涵盖了能够实现所述功能的一切方式，即广义解释；二是将功能性限定仅仅解释为涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式，即狭义解释。审查指南与新司法解释恰恰分别采用了广义解释和狭义解释，这导致了在我国授予专利权的过程中和专利侵权判断过程中对权利要求中的功能性限定特征采取相反解释立场的局面。就法律规则而言，包含功能性限定特征的权利要求保护范围的解释规则，已经成为目前专利授权制度与专利侵权制度中具有直接冲突的唯一之处。功能性限定在不同阶段解释规则的不同，使得申请人在授权阶段很容易出现新颖性和创造性的问题，而在侵权时又得不到与授权阶段相匹配的保护。

专利权人以审查指南解释的功能性限定涵盖所有方式起诉，而法院则按照新司法解释的规定根据说明书的实施例对权利要求保护范围进行不同于审查阶段的缩小式解释。可见，当一项专利权进入侵权判定阶段时，其通过专利审查所确定的保护范围就不再稳定，而随时可能被法院进行重新解释。因此，行政确认的专利权与司法解释的专利权的保护范围不同，使得公众难以确定权利要求准备的保护范围，从而造成后续专利纠纷中的极大困扰。同时，尽管审查指南对于功能性限定有着理论性的指导，但是在实际操作中由于不同审查员对于技术认识的程度不同，往往会造成审查标准的不统一，从而也就使得授权的权利要求对于功能性限定的标准参差不齐。因此，如何在审查过程中把握好功能性限定的尺度，使得审查员所确认的能够授予专利权的功能性限定与法院判定的说明书具体实施例及其等同方式尽可能达到一致，成为目前需要研究的问题。

三、对于专利审查的建议

(一)涉及说明书及附图的审查

一般情况下，权利要求中的用语应当理解为其在所属技术领域所通常具有的含义。当权利要求中的用语表述不清、存在多义理解或者申请人采用自造词时，应当根据说明书及附图的描述对该用语进行定义或解释，并引导申请人尽可能根据说明书及附图的相关描述修改该权利要求，以使得权利要求中该用语本身即为清楚的，根据权利要求的表述即可明确其含义，而不仅是在意见陈述中进行相应的定义或解释。只有在极为特殊的情况下，例如将词语的定义或解释引入权利要求会导致超范围时，才允许申请人仅通过意见陈述的方式予以澄清。这样，通过在专利审查阶段清楚限定出权利要求的保护范围，使得该保护范围具有明确的边界，法院就无需在后续的侵权判定中根据说明书和附图对保护范围进行规则复杂的进一步解释，从而保证对权利要求保护范围的界定标准趋于一致。

(二)涉及专利审查档案的审查

根据专利审查档案对权利要求进行解释以确定权利要求的保护范围是判定是否构成侵权的重要依据。因此，引入专利审查档案对权利要求进行解释，是确保权利要求的用语在专利审查阶段和侵权判定阶段中保持一致的重要方式。专利审查档案是在专利审查阶段形成的，这就要求审查过程中的审查意见应当充分、详尽、周全，结合专利的内容对其进行合理预期，从而给予申请人最为合适的指导建议，引导申请人在专利审查档案中做出清楚而明确的解释，而不能仅为了追求更小或者更为明确的保护范围而做出不合理的误导。对于存在争议的问题，可以结合后续程序中的禁止反悔原则进行合理质疑，通过申请人的意见陈述或者修改文件做出进一步判断，从而使得专利审查档案的建立得以基于良好的沟通以及正确的表述之上。通过采取上述方法，使得后续程序中对权利要求的解释的争议性相对减少，避免对同一权利要求在不同法律阶段所解释出的保护范围出现较大差异。

(三)涉及功能或效果特征的审查

审查指南与新司法解释对于权利要求中功能性限定的解释方式不同，造成了行政审查与司法审查的标准不统一。目前业界对于上述矛盾尚未有一致的结论和做法，因此需要在现有法律法规的基础之上尽可能将两者的差异最小化。在专利审查过程中，对于包含功能性限定的特征权利要求，可以从权利要求是否具有新颖性/创造性、是否得到说明书的支持、是否缺少必要技术特征等角度对其进行严格审查，从而要求申请人合理地缩小权利要求的限定范围。同时还可以尝试引导申请人根据说明书记载的具体实施方式来对权利要求中的功能性限定特征作进一步限定，使得权利要求的保护范围能够更为恰当地以说明书为依据。还可以引导申请人充分利用现有技术来对权利要求中的功能性限定特征作进一步解释，从而获得限定范围更为合适的权利要求。通过以上方式化解功能性限定在行政和司法阶段中的解释差别，以较好地平衡专利权人与社会公众的利益。

总 结

本文主要介绍了专利审查过程中以及新司法解释中对于权利要求保护范围的相关规定，并对两者进行了研究和比较，从说明书及其附图、专利审查档案以及功能及效果特征等不同角度做出了相应的差异分析，在此基础上，给出了专利审查的相关建议。通过上述研究分析发现，目前在专利审查阶段和侵权判定阶段中，对于权利要求保护范围的确定方式存在一定的差异，因而需要审查机关以及司法部门做出更为有效合理的改进，使得前后行政及司法阶段对于确定权利要求保护范围的审查标准能够趋于一致，以期更为完善地维护专利权人和社会公众的利益。