我国专利实质条件的改进建议

管荣齐

TPP是《跨太平洋伙伴关系协议》（Trans-Pacific Partnership Agreement）的简称，作为美国主导和推动的规模以及影响迅速扩大的国际贸易条约，对我国提出了国际劳工标准、绿色环境标准和知识产权标准的挑战，其中美国拟定的TPP知识产权草案在专利实质条件方面提出了新的要求。

我国作为《保护工业产权巴黎公约》、《与贸易有关的知识产权协议》等国际公约的成员国，作为世界上经济技术薄弱但发展速度较快的发展中大国，包括专利在内的知识产权保护应当顺势而为。因此，针对美国TPP知识产权草案的新要求，我国应当以加入TPP为契机研究改进专利实质条件。

一、美国TPP知识产权草案在专利实质条件方面的新要求

根据美国《TPP知识产权草案》第8条的规定，只要发明满足专利实质条件，即具有新颖性、包含创造性步骤和能够在产业上应用，无论是何种技术领域中的产品或方法，缔约方都应当授予其专利权。另外，已知产品应用中任何新的形式、用途、方法等发明，即使不能提高产品的功效，也可以满足专利实质条件，缔约方都应当保证其可以获得专利权。①Trans-Pacific Partnership Intellectual Property Rights Chapter Draft.Article 8.2011.其中，“提高产品的功效”即产生有益的技术效果或其它积极效果，在专利实质条件中属于创造性和实用性的范畴。由此可见，美国TPP知识产权草案中规定的专利实质条件，没有把有益的技术效果或其他积极效果作为创造性和实用性的构成要件，这与欧洲、日本专利实质条件基本一致，而与中国专利实质条件有所不同。

与美国TPP知识产权草案类似，欧洲《专利公约》及《专利审查指南》没有把有益的技术效果或其他积极效果作为创造性和实用性的构成要件。所谓“创造性”，是指考虑到现有技术，发明对于所属领域普通技术人员来说是非显而易见的；其中在判断创造性步骤的“问题-解决”方法和有关标志中，涉及“预料不到的技术效果”，但只是作为判断创造性步骤的辅助考虑因素。所谓“实用性”，是指发明能够在各种产业（包括农业）中制造或使用；②The European Patent Convention.Article 56, Article 57.2010; Guidelines for Examination in the European Patent Office.Part G Chapter VII 5.3,10.1, 10.2.2012.它只关心技术方案能否在产业中应用，并不要求具有技术上的积极效果，更不意味着可能取得经济上的利益。③［日］吉藤幸朔：《专利法概论》，宋永林、魏启学译，专利文献出版社1990年版，第90页。

与美国TPP知识产权草案类似，日本《专利法》及《专利审查》指南没有把有益的技术效果或其他积极效果作为创造性和实用性的构成要件。所谓“创造性（进步性）”，是指发明在申请专利之前，所属领域普通技术人员根据现有技术，不能容易实现该发明；其中在用于判断创造性的“容易推想到”推理方式中，涉及“有益的技术效果”和“预料不到的技术效果”，但都是作为判断创造性的辅助考虑因素。所谓“实用性（产业利用性）”，是指发明能够在制造业、矿业、农业、渔业、运输业、通信业等广义的产业上得到利用；它与欧洲专利实用性的含义基本相同，也不要求技术上的积极效果和经济上的利益。④《特許法》第29条， 2012年；日本特許庁.特許：《実用新案審査基準》第Ⅱ部第1章、第2章，2013年。

与美国TPP知识产权草案不同，我国《专利法》及《专利审查指南》把有益的技术效果或其他积极效果作为创造性和实用性的构成要件。所谓“创造性”，是指与现有技术相比，发明具有突出的实质性特点和显著的进步；其中，“显著的进步”是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果；在专利创造性判断中，把预料不到的技术效果作为充分条件和独立标准。所谓“实用性”，是指发明能够制造或者使用，并且能够产生积极效果，其中“能够产生积极效果”是指发明专利在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会效果是所属领域普通技术人员可以预料到的，应当是积极的和有益的。⑤《专利法》 第22条第1款、第3款、 第4款， 2008年; 《专利审查指南》 第2部分第4章第2.3节、第5章第2节，2010年。

二、我国专利实质条件方面存在的主要问题

（一）创造性之“显著的进步”问题

在我国专利创造性的内涵和外延中，除了“突出的实质性特点”以外，还包括“显著的进步”，看似比其他国家和地区的要求更高，实质上是不必要的、多余的。

根据我国《专利审查指南》的有关规定，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。所谓“显著的进步”，即“有益的技术效果”，包括下列情形：（1）发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；（2）发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；（3）发明代表某种新技术发展趋势；（4）尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。⑥《专利审查指南》第2部分第4章第3.1节、第3.2.2节，2010年。由此可见，在我国，“有益的技术效果”是专利创造性的构成要件，包括所属领域普通技术人员可以预料的和预料不到的，比较容易满足。

除了我国以外，在日本《专利审查指南》中也有关于“有益的技术效果”的规定。根据判断专利进步性的“容易推想到”推理方式，如果申请专利的发明相对于所引用的发明具有有益的技术效果，且该效果是不同性质的或者性质相同但特别优越的，以至于所属领域普通技术人员预料不到，则该发明可以推定具有进步性。但如果所属领域普通技术人员容易实现所申请专利的发明，则无论是否存在有益的技术效果，其进步性都会被否定。⑦日本特許庁.特許：《実用新案審査基準》第Ⅱ部第2章.2013年。由此可见，在日本，“有益的技术效果”也包括所属领域普通技术人员可以预料的和预料不到的，但只是作为专利进步性判断的辅助考虑因素，而不像我国一样将之作为专利创造性的构成要件。

我国在判断申请专利的发明是否具有“突出的实质性特点”之外，还要求确定其与现有技术相比能否产生有益的技术效果，这是相对于国际主流做法多出的审查环节，是没有必要的。首先，美国《TPP知识产权草案》明确把有益的技术效果或其他积极效果排除专利实质条件之外，欧洲专利制度中没有关于有益的技术效果的规定，日本专利制度中虽有但只是将之作为专利进步性判断的辅助考虑因素。其次，欧洲、我国在判断申请专利的发明是否显而易见时，都要确定发明实际解决的技术问题。如果该技术问题真实存在、需要解决，且该发明有效解决了该技术问题，那么该发明必然能够产生有益的技术效果。换言之，在判断非显而易见性（即“突出的实质性特点”）的过程中，已经解决了能否产生有益的技术效果的问题。另外，我国在审查“突出的实质性特点”之外还要审查“显著的进步”，这并不表明我国专利创造性标准比其他国家更高。⑧李明德：《知识产权法》，北京: 社会科学文献出版社2007年版，第219页。国际上普遍采用的“非显而易见”判断方式，实际上是将“突出的实质特点”和“显著的进步”两部分综合起来考虑的。⑨国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年版，第147～148页。

（二）实用性之“能够产生积极效果”的问题

在我国实用性的内涵和外延中，除了“能够在产业上制造和使用”以外，还包括“能够产生积极效果”，看似比其他国家和地区的要求更高，实质上是固步自封的表现。

根据我国《专利审查指南》的有关规定，发明专利申请是否具备实用性，应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。具备实用性的发明专利申请的技术方案应当能够产生所属领域普通技术人员可以预料的经济、技术或社会方面的积极效果，明显无益、脱离社会需要的发明专利申请的技术方案不具备实用性。⑩国家知识产权局：《专利审查指南》第2部分第5章第3节，2010年。由此可见，在我国，“积极效果”是专利实用性条件的构成要件，但与创造性之“有益的技术效果”相比，实用性之“积极效果”审查在先，只要不是出乎预料的、明显无益或脱离社会需要的，经济、技术或社会方面的都可以，相对而言更加容易满足和过关。

除了我国以外，美国、欧洲、日本专利实用性条件中都没有“积极效果”的要求。对于专利实用性的认识与理解，世界上有两种典型的观点：一种观点是欧洲、日本等大陆法系国家和地区的“产业应用性（Industrial Applicability）”标准，只要求发明能够在产业上制造或使用，并不要求具有技术上的积极效果，更不意味着可能取得经济上的利益[11]［日］吉藤幸朔：《专利法概论》，宋永林、魏启学译，专利文献出版社1990年版，第90页。。另一种观点是美国的“实用性（Utility）”标准，认为发明创造的一个微小的有益用途就足够了，[12]Michelle L.Johnson, In re Bran and the Utility Examination Guidelines: a Light at the End of the Tunnel?, The state of New Jersey Rutgers Law Review, 1996(49).发明人不必保证他的发明优于达到同一效果的现行产品或方法，法律也不把发明的经济价值或商业价值作为对实用性起关键作用的问题来考虑[13]［美］P·D·罗森堡：《专利法基础》，郑成思译，对外贸易出版社1982年版，第119页。。由此可见，关于专利实用性的两种典型观点尽管有所不同，但都没有要求发明能够产生“积极效果”。

对于我国专利实用性包含“积极效果”的定义和解释，很多人提出批评意见。批评者认为，在大多数国家的专利法中，不但实用性不要求“积极效果”，而且作为获得专利权最大障碍的创造性也不要求“有益的技术效果”，经济、技术和社会的效果只是作为证明技术方案具有实用性、创造性的一种证据。在知识产权保护日益国际化的今天，美国TPP知识产权草案已经放弃了“实用性（Utility）”标准，转而接受了“产业应用性（Industrial Applicability）”标准，我国固守看似比其他国家和地区的要求更高的专利实用性条件，虽然有中国特色、中国国情的挡箭牌，但难免有墨守成规、固步自封和闭关锁国之嫌。

（三）创造性判断之“预料不到的技术效果”的问题

在我国专利创造性判断中，“预料不到的技术效果”是充分条件，而不像其他国家和地区一样只作为辅助考虑因素，这一做法有悖于专利创造性的本质内涵。

根据我国《专利审查指南》的有关规定，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种 “质” 或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。[14]《专利审查指南》第2部分第4章第5.3节， 2010年。由此可见，在我国，“预料不到的技术效果”是专利创造性判断的充分条件，即只要发明产生“预料不到的技术效果”，该发明就具有专利创造性。

除了我国以外，美国、欧洲、日本专利制度中也有关于“预料不到的技术效果”的规定。美国把预料不到的技术效果列为判断发明是否显而易见的辅助考虑因素的首位，认为申请专利的发明产生了预料不到的技术效果，不一定具有非显而易见性，除非该效果在不可预料的程度上，比能够从现有技术中预料的效果要更好。[15]Manual of Examiinng Pricedure of U.S.716.02(a).2012.欧洲把预料不到的技术效果作为判断发明可能包含创造性步骤的标志，如果申请专利的发明本身是显而易见的，那么预料不到的技术效果仅仅是“红利（bonus）”，不足以使其包含创造性步骤。[16]Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office.I.D.9.8.2010.日本把预料不到的技术效果作为判断发明是否具有进步性的辅助考虑因素，如果所属领域普通技术人员容易实现所申请专利的发明，则无论存在什么样的技术效果，其进步性都会被否定。[17]日本特許庁.特許：《実用新案審査基準》第Ⅱ部第2章，2013年。由此可见，在美国、欧洲、日本，“预料不到的技术效果”只是专利创造性判断的辅助考虑因素，而不像我国一样将之作为专利创造性判断的充分条件。

我国将预料不到的技术效果作为专利创造性判断的充分条件和独立标准，有悖于专利创造性的本质内涵。专利创造性的宗旨在于为了在一般性技术进步中识别真正的发明，将单纯的技艺与创造性区分开来。[18]［美］阿瑟·R·米勒、迈克尔·H·戴维斯：《知识产权法概要》，周林等译，中国社会科学出版社1998年版，第49页。如果一项发明与现有技术相比只是显而易见的或只是非实质性的、简单的区别，就不应该获得专利这种垄断权。因此，不论发明产生什么样的技术效果，只要该发明对所属领域普通技术人员来说是显而易见的，即与现有技术相比只有简单的、非实质性的区别，就不能满足专利创造性条件，不能获得专利权。预料不到的技术效果只是专利创造性判断的辅助考虑因素，而不能成为充分条件和独立标准，否则本末倒置。

三、专利实质条件问题解决方案

（一）创造性之“显著的进步”的问题解决方案

《专利法》第22条第3款删除“显著的进步”和“进步”的要求，而改为：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点，该实用新型具有实质性特点。”同时，中国专利审查指南第二部分第四章做出如下修改：

1.第2节内容部分删除文字“显著的进步”，修改为：

“2.发明创造性的概念

发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点。”同时，删除第2.3节。

2.第3.1节第1自然段中删除文字“同时还应当审查发明是否具有显著的进步”，修改为：

“根据《专利法》第22条第3款的规定，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点。”

3.第3.2节前言部分删除文字“分别”、“和显著的进步的判断标准”，修改为：“评价发明有无创造性，应当以《专利法》第22条第3款为基准。为有助于正确掌握该基准，下面给出突出的实质性特点的一般性判断方法。”另删除第3.2.2节。

4.第4.3节前言部分删除第2自然段，修改为：

“4.3选择发明

选择发明，是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。”

5.第4.6.1节（1）修改为：“（1）如果要素关系的改变对所属领域普通技术人员来说是显而易见的，且没有导致发明效果、功能及用途的变化，或者发明效果、功能及用途的变化是可预料到的，则发明不具备创造性。”

（二）实用性之“能够产生积极效果”问题的解决方案

《专利法》第22条第4款删除“能够产生积极效果”的要求，而改为：“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或使用。”同时，《专利审查指南》第二部分第五章做出如下修改：

第2节删除第1自然段中文字“并且能够产生积极效果”和最后自然段，修改为：

“2.实用性的概念

实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用。

授予专利权的发明或者实用新型，必须是能够解决技术问题，并且能够应用的发明或者实用新型。换句话说，如果申请的是一种产品（包括发明和实用新型），那么该产品必须在产业中能够制造，并且能够解决技术问题；如果申请的是一种方法（仅限发明），那么这种方法必须在产业中能够使用，并且能够解决技术问题。只有满足上述条件的产品或者方法专利申请才可能被授予专利权。”另删除第3.2.6节。

（三）创造性判断之“预料不到的技术效果”问题的解决方案

我国《专利审查指南》第二部分第四章第4.2～4.6节、第5.3节和第6.3节修改将“预料不到的技术效果”作为创造性判断的充分条件或独立标准的规定，使之回归创造性判断的辅助考虑因素，具体如下：

1.第4.2节（2）修改为：

“（2）非显而易见的组合

如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，且这种组合对所属领域普通技术人员来说是非显而易见的，则发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。”

2.第4.3节（4）修改为：“（4）如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，且这种选择对所属领域普通技术人员来说是非显而易见的，则该发明具备创造性。”

3.第4.4节（2）修改为：“（2）如果这种转用能够产生预料不到的技术效果，或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难，且对所属领域普通技术人员来说是非显而易见的，则这种转用发明具备创造性。”

4.第4.5节（2）修改为：“（2）如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，对所属领域普通技术人员来说也是非显而易见的，则这种用途发明具备创造性。”

5.第4.6.1节（2）修改为：“（2）如果要素关系的改变导致发明产生了预料不到的技术效果，且这种要素改变对所属领域普通技术人员来说是非显而易见的，则发明具备创造性。”

6.第4.6.2节（2）修改为：“（2）如果要素的替代能使发明产生预料不到的技术效果，且这种要素替代对所属领域普通技术人员来说是非显而易见的，则该发明具备创造性。”

7.第4.6.3节（2）修改为：“（2）如果发明与现有技术相比，发明省去一项或多项要素（例如，一项产品发明省去了一个或多个零、部件或者一项方法发明省去一步或多步工序）后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果，且这种要素省略对所属领域普通技术人员来说是非显而易见的，则该发明具备创造性。”

8.第5.3节修改为：“5.3发明取得了预料不到的技术效：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化， 超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，如果发明的技术方案是非显而易见的，则该发明具备创造性。”

9.第6.3节修改为：“6.3对预料不到的技术效果的考虑在创造性的判断过程中，考虑发明的技术效果有利于正确评价发明的创造性。按照本章第5.3节中所述，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，且对所属领域普通技术人员来说是非显而易见的，则可以确定发明具备创造性。但是，应当注意的是，如果通过本章第3.2节中所述的方法，可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，则发明具备创造性，此种情况不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。”