服务外包接包企业知识产权法律风险及防范研究

刘 俊

(东华理工大学文法学院，江西抚州344000)

服务外包接包企业知识产权法律风险及防范研究

刘 俊

(东华理工大学文法学院，江西抚州344000)

对服务外包产业发展中可能遭遇的知识产权法律风险，现有的研究成果多针对发包方利益而言。文章从维护服务外包产业中接包方利益的角度出发，阐述了接包方可能遇到的商业秘密泄露、所有权流失、侵权和价值评估等主要知识产权法律风险，进而从法律和制度等层面提出了相应的防范措施和建议。

服务外包;接包企业;知识产权;风险防范

离岸外包是服务外包的重要形式之一，对接包国家而言，不仅可以优化产业结构快速提升服务业的规模和质量，而且可以有效转变其外贸发展方式。经过20年的快速发展，中国的服务外包行业已经具备了一定的规模，业务范围由最初的IT服务外包扩大到更高层次的业务流程外包，两者共同成为目前服务外包业的主要业务领域。据中商情报网数据显示，2010年，我国软件服务外包市场规模接近50亿美元，业务流程外包市场规模超过25亿美元。预计到2012年，中国离岸服务外包市场规模将超过90亿美元。

由于离岸外包的技术含量相对较高，在服务外包合同的订立和履行过程中，不可避免的要涉及信息和技术在发包方和接包方之间的共享和转移，因此，离岸外包产业中的专利、著作权、商业秘密和核心技术等知识产权问题一直受到高度关注。美国《E－WEEK》杂志曾指出:“许多美国公司担心中国IT企业的参与将导致核心技术的流失”［1］，知识产权保护已成为服务外包，尤其是离岸研发外包中的核心问题。在离岸服务外包中，作为发包方的外包客商通常对自己的专利、核心技术和商业秘密等知识产权是否将发生风险非常重视和警觉，并采取各种有效的措施予以防范，发包方的知识产权风险也一直备受国内学者关注。但事实上，在离岸服务外包中，知识产权的风险是双向的，接包方作为研发成果的提供方同样会面临商业秘密流失、所有权归属、核心技术被复制等法律风险。为了在承接离岸外包中提升自己的技术创新能力，接包方应在强化保护发包方知识产权的同时，注重自主知识产权的积累和创造，避免因知识产权风险给企业带来损失。

1 接包企业面临的知识产权风险分析

1.1 商业秘密流失风险

与其他知识产权以法律保护为主的模式不同，商业秘密的保护往往更注重技术和管理，以自我保护为主，法律保护为辅。同制造外包相比，服务外包中的商业秘密大多属于经营性信息，其保密难度比技术性信息要大得多［2］。直观来看，作为商业信息载体的外包项目是从发包方传递给接包方，发包方的商业秘密更易受到侵害，对发包方商业秘密的保护历来受到各方重视，但外包业务中接包方自身的商业秘密同样有被外泄的风险。背景知识的共享性要求接包方也要贡献出自己的专有知识，这就意味着发包方一旦获得这些知识就可以免费重复使用，接包企业有可能面临自身的知识产权被发包方模仿和挪用等问题。服务外包合同履行过程中和履行完毕后产生的新的知识产权也可能涉及到知识转移，设计人员也可能把接包方资料嵌入系统，如果接包方在业务交付过程中没有进行清理，一旦交付后该商业秘密将为发包方获取，也会造成商业秘密流失的风险①本文中的背景知识产权是指服务外包合同当事方在合同签订前各自已拥有的知识产权，前景知识产权则指在合同履行过程中新形成的知识产权。。

1.2 知识产权权利归属风险

在服务外包关系存续期间甚至合同履行完毕之后，合同双方需要不断沟通、磋商，甚至共同开发、实施相关方案和成果，这就必然涉及到知识产权的归属问题。

按服务外包合同的性质，应属于委托或合作开发合同。依我国法律的规定，在研发过程中形成的知识产权，其权利归属应首先由双方当事人约定，如无约定或约定不明，则应归属完成或共同参与研发的当事方所有。但由于国际服务外包市场的竞争激烈，我国企业在劳动力价格上的优势正逐渐减弱，决定了接包方企业在服务外包合同谈判中的劣势地位。因此，发包方在签订外包合同时往往要求拥有研发成果的所有权，而接包方迫于经济压力，不得不在外包合同中明确放弃研发成果，因而面临丧失知识产权的所有权风险。

1.3 知识产权侵权风险

在IT服务外包领域，IT服务商完全可能接触到发包方的机密信息和核心技术，由于软件产品可复制性强的技术特点、企业知识产权保密制度的不完备和企业技术、管理人员流失等诸多原因，接包方直接或间接将上述信息和技术泄露给发包方的竞争对手或在合同履行完毕后将合同中明确属于发包方所有的前景知识产权用于内部研发或是其他外包项目，则可能导致发包方利益受损。近年来，印度服务外包行业频发技术机密遭到恶意泄露和贩卖的案例，对整个印度服务外包行业和品牌都产生了一定的负面影响，印度业界受到很大震动［3］。在业务流程外包领域，无论是处于上游的核心服务外包，中游的产品方案集成和技术集成服务还是下游的数据编码处理②当前，中国企业尚未涉足核心业务外包领域，最下游的编码处理占了80%以上，而仅承接处于产业链底层的业务是不利于接包企业技术能力的提升的，且经济效益也属微利，这一不利局面亟待改善。，同样存在接包企业未充分履行知识产权保密和管理义务而导致的侵犯发包方所有的专利权、数据库权利、软件著作权和商业秘密等知识产权的风险。

不仅如此，在服务外包中还可能涉及到对第三方技术的使用，如果发包方提供的共享知识产权有权属瑕疵，承包方就有可能因此面临共同侵权的危险，不仅会导致研发项目无法进行，还可能遭到第三方的索赔，损害商业信誉。

1.4 知识产权价值评估风险

在服务外包合同订立过程中，可能需要对双方提供共享的知识产权进行价值评估，由于技术和经济地位上的优势，发包方对其面临的知识产权价值评估风险往往事先就做出了合理预期和防范。受合同订立和履行过程中弱势地位的影响，接包方经常忽略对己方背景知识产权的评估，即便有些接包企业明白知识产权价值评估的必要性，由于知识产权本身具有无形性、专有性、时间性、地域性等特性，使得知识产权的价值评估无论在理论还是在实务中皆有诸多疑惑。目前，对知识产权进行评估常用的方法主要有收益法、市场价值法和重置成本法，但由于知识产权价值上的模糊性和易变性，使得上述常用的评估方法皆存在一定缺陷，要准确的评估知识产权的价值本身就有一定困难。

2 强化接包企业知识产权风险防范机制的若干建议

2.1 增强保护意识、提升管理水平，构筑防止核心技术和商业秘密泄露的“防火墙”

接包方之所以能够从外国企业获得服务外包业务，除了企业本身的规模、质量、低劳动力成本外，发包方更看重的是接包方所拥有的相关核心技术。虽然外包企业都会通过签订保密协议的方式来控制核心技术的使用。但是接包方在具体研发过程中，总会无意识地把己有核心技术运用到相关产品和流程的设计中，在项目完成后的知识转移过程中，又常因为疏忽而对备份资料未及时清理或因为人员的流失等因素，导致发包方有机会接触到相关机密信息或核心技术。因此，作为服务外包业务的接包方，保护好己有核心技术尤其重要。

此外，还应注重商业秘密的保护和管理。第一，通过劳动合同规定员工的保密义务，员工进入企业时，要连同他们的雇用协议一起签订要遵守的保密合同和就业禁止条款，确保所有员工都会自觉遵守本企业的知识产权保护规定。第二，加强对内部员工的知识产权教育。通过专门的教育和培训，使每一位员工知晓知识产权保护的必要性和重要性，才能在日常业务中提防内部机密信息的泄密。第三，实行商业秘密分级管理。如借鉴美国企业的经验，对不同文件通过不同颜色的纸张加以区分，每种安全级别的商业文件都有不同的保管场所和专职的人员，或者将每一重要的商业秘密分割成多个部分，不同的部分安排不同的人员从事开发、操作、管理，使得企业中尽可能少的员工掌握该商业秘密的整体部分。第四，与发包方签订保密协议和不竞争协议，并尽可能限制发包方获悉己方的商业秘密的范围和人员，防止己方商业秘密被发包方挪用或泄漏。

2.2 合理利用合同规则，明确知识产权权利归属，强化企业核心竞争能力

对服务外包合同履行过程中形成的知识产权的所有权归属问题，相关国际公约并未明确，各国知识产权法的规定也不尽相同。以委托研发的软件著作权为例，美国版权法将委托作品视为雇佣作品来对待，雇主被视为作者而享有著作权，创作作品的受托人不享有著作权，其基本目的是保护投资者的利益，谁投资谁拥有著作权;而法国知识产权法第111条则规定，作者就其所创作的作品享有排他性的经济权利，任何雇佣或劳务合同都不影响作者享有有关权利。同时，作者又可以以合同方式将其中的经济权利转让给委托方或雇主［4］。

依我国《著作权法》、《计算机软件保护条例》、《专利法》及《合同法》等法律法规的规定，服务外包过程中产生的知识产权，其权利归属首先遵循的是合同优先原则，在无相关约定或约定不明的情况下，才依法律规定确定其权利归属。无论是软件著作权还是专利申请权或专利权，如属于委托开发所完成的，如无相反约定，其权利归属研究开发方;如属于合作研发的，则权利属于参与合作研发的当事方共有，一方转让共有的权利的，其他各方享有优先受让权①参见《专利法》第8条、《合同法》第339条、340条;《著作权法》第13、17条、《计算机软件保护条例》第10、11条。。

如前所述，出于维护己方技术优势和规避知识产权共享风险的考虑，在服务外包合同中，发包方往往要求将合同项下产生的所有知识产权均归属自己。但笔者认为，基于培育企业创新能力，提高自主知识产权含量，增强企业核心竞争力的考虑，我国服务外包接包企业还是应该尽最大努力争取己方的知识产权权益。接包方维护自己知识产权权益的途径有共享或共享研发中产生的知识产权两种途径:第一，与发包方共享服务外包中产生的知识产权，最好的方式是改变企业在软件外包业务中的角色，实现从服务提供者到业务合作伙伴的角色转变。承包方与发包方形成利益共享、风险共担的业务合作伙伴，共同承担软件的开发，实现共享研发产品和信息的知识产权［5］。第二，在无法取得前景知识产权共有权的情况下，接包方应考虑放弃共有，争取共享相关技术和信息。可以在服务外包合同中约定，研发成果的知识产权归发包方所有，接包方根据己方需要获得相应类型的许可使用权利，以取得许可证的形式分享研发成果的前景知识产权利益。

2.3 完善项目管理与监督机制，保护客户的知识产权，尽可能减少知识产权侵权法律风险

对于中国的服务外包产业的发展，日本贸易振兴会曾做过相应调查，数据显示，80%的在华日本公司认为知识产权保护是他们目前最担心的问题［6］。排除国家立法和执法层面的因素外，接包方知识产权管理制度或制度执行不力是知识产权侵权风险的主要诱因。笔者建议，服务外包企业应针对离岸外包中知识产权风险的特殊性制定专门的管理制度，应分项目、分阶段建立独立的知识产权管理档案，做到对知识产权侵权风险的全程防范。

首先，分项目建立独立的知识产权管理档案。按知识产权所有权的不同，将发包方、承包方和第三方的知识产权分开管理，这是离岸服务外包中避免知识产权侵权风险的第一步。其次，在合同签订阶段，做好知识产权权属的调查工作，如属于发包方的知识产权，应明确接包方使用的范围和期限;如属于第三方的知识产权，应做好授权许可的各项准备。在此阶段还可要求发包方对其提供的背景知识产权进行权利瑕疵担保，防止因发包方提供的背景知识产权的权属有瑕疵，而使承包方面临共同侵权的风险;第三，在研发过程中，严格督促己方研发人员严守知识产权管理规定，建立监控系统、密码门等安全和预警措施，清楚记录工作日志，定期向发包方传送知识产权保护的管理情况，确保信任机制的长期性和经常性;最后，研发工作结束后，再次检查研发过程中对所涉知识产权是否合法使用，如有违法或违约行为，应立即补正。

2.4 建立健全知识产权价值评估体系，合理提升自主知识产权市场价值

对于知识产权价值评估，我国现行立法并不完善。2006年国家财政部及知识产权局联合发布了《关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知》，对知识产权评估机构及从业人员、评估的标准做了简单的规定。《通知》规定:在评估过程中，要考虑知识产权的特殊性，科学、客观地分析知识产权预期收益的可行性和合理性。但这些规定仍显粗糙、实际操作性不强，没有具体的标准，且该通知在法律法规中的级别低，难以被实际应用。笔者建议，今后的知识产权价值评估工作应重点从以下四方面入手:首先，加快知识产权评估的立法，对知识产权的评估机构、知识产权评估从业人员及知识产权价值的具体评估标准进行规定;其次，建立一套完备的知识产权价值评估体系，这有助于在国内市场加快知识产权商品化的进程;第三，加快培养知识产权评估从业人员，建立一支高素质的知识产权评估队伍;最后，建立、健全知识产权中介服务体系，使之更好地为知识产权价值评估服务。

［1］杨海.中国服务外包知识产权风险和适用法律研究［J］.现代管理科学，2010(5):72.

［2］刑素军.服务外包中接包企业对商业秘密的自我保护［J］.科技管理研究，2010(14):210.

［3］王晔.知识产权保护——离岸外包管理的核心要素［J］.IT时代周刊，2006(14):16.

［4］李明德，许超.著作权法［M］.北京:法律出版社，2003:155.

［5］任彦.印度向“零盗版”进军［N］.人民日报，2007－04－27.

［6］任彦.关键就在知识产权保护——从中印之争看我国服务外包发展［J］.时代经贸，2007(10):37.

Intellectual Property Legal Risks and Precautions in Service Outsourcing Package Enterprises

LIU Jun
(College of Chinese and Law，East China Institute of Technology，Fuzhou344000，China)

In terms of possible intellectual property legal risks of service outsourcing industry development，contract-issuing party interests are attached great importance in the available research findings.To safeguard the contractor interests of service outsourcing industry，the major intellectual property legal risks are elaborated in the paper ，such as possible leaking commercial secret，loss of proprietary rights，infringement act and value assessment.Accordingly from laws and regulations，the corresponding precautions and suggestions are put forward in the paper.

service outsourcing;outsourcing package enterprises;intellectual property;risk precaution

D923.4

A

1674-3512(2012)02-0157-04

2012-03-06责任编辑:王菊梅

江西省科技厅软科学研究项目“高新技术产业承接中的知识产权资本化风险防范法律机制研究”(2009DR06000)和江西省“十一五”社会科学规划课题“高新产业承接中的知识产权资本化法律风险防范机制研究”(08FX16)的研究成果。

刘 俊(1970—)，男，江西南丰人，重庆大学法学博士，教授，硕士生导师，主要从事知识产权法、环境与资源保护法研究。

刘俊.服务外包接包企业知识产权法律风险及防范研究［J］.东华理工大学学报:社会科学版，2012，31(2):157-160.

Liu Jun.Intellectual property legal risks and precautions in service outsourcing package enterprises［J］.Journal of East China Institute of Technology(Social Science)，2012，31(2):157-160.