好发明并不意味着好专利谈如何评估选择可用于许可的专利

文 / 松本祥治 吴锦伟

好发明并不意味着好专利谈如何评估选择可用于许可的专利

文 / 松本祥治 吴锦伟

如今全球所有主要高科技企业都在积极地申请专利，最近中国的企业也加入了这一行列，譬如中兴、华为，其年度全球专利申请量已经名列前茅。专利已如同产品开发、市场、销售那样是构成完整的企业战略的重要环节，这已成为业界共识。故而成功的企业都会大力推行专利战略，形成庞大的专利组合。

企业可以通过取得其产品技术的专利来降低其使用该技术的风险程度，防止同样的技术为其他公司使用；并且在制造、销售企业产品时能充分享受自由，避免出现其他公司要求支付专利使用费，或被要求停止生产该产品的问题。

企业往往将大额资金投入到本公司的专利申请和维持上。其中不仅包括知识产权工作人员的费用，还包括在全球范围内申请、维持专利的费用。申请一个美国专利并将其维持20年有效所需花费大约为2-3万美元。而如果还需在其他国家申请，此费用将会更大。像富士通株式会社这样的大公司所拥有的专利达8万多件，这些专利在全世界范围内申请和维持所产生的费用是相当巨大的。

以前专利业务通常被认为是企业经营中需要承担的一项支出，但目前将专利作为企业财产之一的看法越来越被企业所认同。专利申请及维持所需费用被看作是一种投资。企业对待专利就应该像对待其他投资一样，探求投资利益最大化。

专利投资收益的表现形式不仅限于保护本公司产品和市场份额不受竞争对手侵犯，还存在如下一些形式。首先是运用专利组合形成战略联盟。拥有有力的专利组合，就能对其他公司产生组成战略联盟的吸引力，并且在联盟中取得有利地位。其次相较公司自身研发而言，某些技术通过许可而获得将更为合理，拥有强有力的专利组合可以帮助公司取得条件较为有利的交叉许可。最后，专利是具有买卖可能性的企业财产。对于未使用的专利，为了生成利益且实现专利维持费用最小化，有时也会在公开市场进行买卖。

为了达成上述其中任一目标，第一步则是先理解本公司专利组合的内容、技术，以及技术强项、专利限制等。理论上看似简单，但实际一个产品领域内的技术内容非常浩瀚复杂，大多数情况下企业的知识产权人员可利用的资源有限，要有效地开展此活动十分困难。对于大公司而言，从专利组合所包含的几万个专利中评选少数可用于许可出售的“优质专利”更如大海捞针。

考虑到大企业要管理成千上万个专利，首先要进行的工作是对专利组合进行分类，整理成可管理模式。专利分类模式很多，例如日本的F-term分类、国际专利分类（IPC）、美国专利分类（UPC）以及德温特分类。但具体到某一具体产品领域，这些分类法就显得不够贴切和精细了。例如一个半导体存储器制造商，其所拥有的专利大部分都无法按上述分类方法进行恰当分类。这样一来，就有必要按技术及/或产品对专利组合进行手工分类。因此很多日本企业常常会有重要专利清单来记录其重要专利，并对这些重要专利分别进行重新审视，从而对专利的实用性进行评价。

因此，专利评估是企业内部所有知识产权工作人员应该掌握的基础技能，因为它是实现公司自身专利投资利益最大化的根本，也是出发点。但要有效地对专利价值做出正确的评估并非易事。

本文将结合笔者长期以来在专利诉讼、许可中技术评估与支持方面的从业经验，分析达成优质专利所需要的条件，同时还将就正确评估专利时所面临的问题，以及通过使用五个评价要素来实现投资收益最大化作一个粗略的探讨。

我们需要从企业知识产权的观点出发，考虑何为优质专利的要素。首先，关键在于专利本身。必须根据专利实施例的说明和权利要求的定义正确描述目标产品。专利不仅仅被用于保护产品和市场免受竞争对手冲击，而且与上文所述的交叉许可，及收取专利费用一样，还会被用作其他用途。一般认为对专利申请保护范围的描述与描述清楚自身发明的产品技术相比而言，更为重要的是对竞争对手将来可能使用的相关技术和出现的相关产品加以说明。为此申请专利时，尽可能使用上位的用语对发明进行说明是标准惯例。这样一来就有可能实现即使未来竞争对手一旦开发出类似技术，其仍然逃脱不出本公司已经持有的专利保护范围。

举个在集成电路制造领域通过用词扩大专利保护范围的例子。DDR DRAM在专利权利要求中往往被记载为“存储装置”，或者最好记载为“半导体装置”。同样的DVD刻录机则被记载为“数字记录装置”或“记录装置”，而非“DVD刻录机”。由于技术日新月异，很难预测技术将如何变化、发展。但是，不管是根据经验预测还是纯属幸运巧合的情况，上位地进行专利用词定义将十分有益于专利投资收益率的最大化。

多数情况下，企业会花费大量时间选择可用于许可的专利。但是企业选择专利与专业评估机构相比，见解有所不同。主要区别在于，企业虽然非常熟悉本公司的产品，但对不同竞争对手产品的了解却非常有限。这样的企业很容易从制造者的观点出发评价专利。比如说若企业的某项专利解决了该企业产品的一个严重设计问题，那么这毋庸置疑是一项好的发明，但是该专利是否专用于本公司的一个产品上，还是也有可能会被竞争对手的产品使用，这是企业知识产权人员所难以判断的。再比如，DRAM和闪存等类似产品有很多解决方案，每一方案对应若干专利，这些专利出发点虽是好的，但是哪些是领域内必不可少的专利，哪些是除了本企业外其他方案鲜有涉及的专利。在没有本领域多年产品经验的情况下，这会是一个很难判断的课题。因此选择以许可为目的的优质专利远比看起来更为复杂。事实上，在很多情况下，企业优秀的发明并没有成为优质的专利。

为了更准确地评价专利，我们可以通过使用以下五个评价要素，完整地评价专利能否用于交易许可。这五个要素如下：

1. 技术上的优势。

2. 商业影响。

3. 可否被验证。

4. 权利稳定性。

5. 权利要求强度。

技术上的优势是指从技术的观点评价发明。需要考虑这几个方面：解决的问题是否重要，提出的解决方案是否优于针对同一问题的其他解决方案，是否存在解决相同问题的其他代替方案。比较理想的应该是解决疑难问题的发明是一个比现有方案更好的解决方案。

要对这点进行判断，需要具备技术方面的扎实知识和设计经验。一般来说，企业的知识产权工作人员对于自己熟悉领域的专利是能够进行正确评价的，但要评价不精通的技术就会觉得比较困难。而这种情况在许可谈判时会经常发生。尤其在分析可能被竞争对手产品所使用的专利时，需要具备很多专业领域以外的知识和技术。这样一来就有必要从公司内部或公司外部聘请其他的专家。

这项指标是从技术的观点来综合评价发明的，尚未从法律解读，即对发明的新颖性以及发明是否有在先技术等方面未加以考虑。另外，也没有涉及到发明是否能够用于目前市场上正在销售的产品这个重要的问题。面对这些情况该如何进行评价，这将在以下要素中进行相应说明。

商业影响这一要素对评价专利的强弱非常重要。当发明被产品采用，且该产品实际在市场销售或可能销售的情况下，企业需要考虑该发明的商业影响。

使用此要素进行评价时，需要考虑专利已存在的年数。发明被专利化之后，经过一定时间，专利就有可能被市场产品使用。这些使用信息有助于我们将专利进行正确分级。有时会出现某主流产品明显采用了某项发明的情况，这类使用信息更清楚地表明了专利的价值。此外，有时还会存在某些发明陈旧化、不能再使用的情况。例如，随着时间的推移，会出现解决设计问题的标准方法，那么相关替代解决方案的专利就不再具有使用价值了。

例如喷墨式打印机，在二十世纪九十年代，压电型、喷墨型、静电驱动型三种技术相互竞争。但随着时间的推移，制造商越来越少，现在仅有压电型和喷墨型两种技术被广泛使用。据此可以明确的是，静电驱动型喷墨技术在商业方面的影响很小。

对于新专利的价值，有时很难做出明确的判断。因为一般来说导入该专利技术的市场产品要完全普及还为时尚早。评估较新的专利所具有的商业影响除了依据上述的技术优势进行判断外，更多地是依靠本领域内的专家根据该领域若干年的市场变化趋势作出判断，这种趋势可以通过制作一些产品和技术的演化路线图来体现。

在使用商业影响要素评估专利时，另一必须考虑的问题是发明所适用的市场情况。市场是大还是小？是正在成长还是正在缩小？有时某专利的商业影响与一般技术标准相关。比如，802.11无线LAN就是一个例子。如果专利中的技术被应用于无线LAN标准，那么就很容易确定使用该技术的产品销售量，因此，其专利的商业影响也就不难确定了。

产品销售的地域也是一个评估商业影响时需要考虑的重要要素，具体来说它是专利所在地区的销售额。但是，由于目前大量商品通过中国大规模的OEM企业生产出来并在全世界以各式各样的品牌上市，因此要确定最终销售的国家非常困难。这需要了解市场中的代工关系。

可否被验证是一个能够对企业专利许可活动效率产生直接影响的要素。首先，通过反向工程技术，确定能否证明市场销售产品中确实采用了该项专利。其次，确定他人产品采用该专利这一过程的容易度及费用。可否被验证这一指标发挥作用的情形如下：

1、证明专利化了的发明是否被用于竞争对手的产品上。即通过事先调查做好充分的准备，进行交涉时可以让对方毫无商量的余地。

2、不采取法律手段，而利用反向工程技术就能知道本公司的发明是否被使用，从而迅速进行交涉，并签订许可合同。使用这一重要要素可以节约时间和费用，同时最大限度地调动企业知识产权部门的有限资源。

多数大规模的电子企业及半导体企业都在本企业内部的研究部门进行反向工程。但是，大部分的内部研究部门只一味地支持制造业务部门，而针对支持知识产权活动的反向工程能力非常有限。这是因为内部研究部门一般都不具备专利知识，而且内部研究部门和知识产权部门也存在一定程度上的信息隔绝。同时其对于市场现状和历史的了解不够充分，但这些市场知识却是应用反向工程进行专利评估所必不可少的。相同的，对专利进行评估的企业内部知识产权人员要想获得反向工程知识也非常困难。这些要素相互关联，使得企业内部利用反向工程正确评估专利在产品上可否被验证这一问题变得很困难。

而且，半导体工艺呈线宽缩小化趋势，越来越多的功能被整合到消费类电子产品系统的LSI上，反向工程能力随时间推移变得越来越困难。第三方的反向工程专业企业为了分析每年向市场投入的新元器件和系统，必须不断创新和发展本公司的技术。例如现在UBM Techinsights公司能够进行线宽28纳米的芯片电路反向。

观察组和对照组均采用标准的化疗方案，对获得CR的急性髓细胞性白血病的缓解后治疗，主要包括表柔红霉素+阿糖胞苷（DA）、高三尖杉酯醇+阿糖胞苷（HA）、米托蒽醌+阿糖胞苷（MA）、阿霉素+阿糖胞苷（AA）及中/大剂量阿糖胞苷（Ara-C）等方案；对获得CR的急性淋巴细胞白血病患者的缓解后治疗，主要包括长春新碱+柔红霉素+环磷酰胺+强的松（VDCP）、足叶乙苷+阿糖胞苷（EA）以及甲氨蝶呤（HD-MTX）等方案。观察组加用十一味参芪片（吉林金恒制药股份有限公司，国药准字Z10900029，0.3 g/片）口服，每日服用3次，每次服4粒。

权利稳定性，当被他人警告使用了其专利时，应当对该要素予以研究利用。作为被诉侵权的第一反应通常是主张对方的专利无效。专利制度的要点就是申请专利的发明必须具有新颖性和创造性，最早申请专利的发明者将获得专利。因此，证明某项专利无效最一般的方法是证明该专利不是新技术或者属于无创新性的简单替代变换。

一般情况下，找到专利申请之前的在先技术并将专利无效的过程是一个耗时很长的复杂过程，无法在评估本公司专利组合质量时进行。但是，充分理解专利申请当时最先进技术的内容也是有必要的。一般来说，优质专利的创作过程都比较复杂，但被广泛使用若干年后，再重新审视该专利时会觉得它非常简单浅显。所以，必须回溯到当时，忽略申请之后出现的其他新技术。要有效地进行此项操作，最好是利用藏有相关旧技术文献的图书馆。相关旧技术文献是指：

1、杂志、学会的会议记录、数据手册、产品操作手册。2、有关技术及反向工程的报告。3、发明申请之前实际的产品群。

随之而来的问题是关于数据库的保存。我们知道数年甚至十数年之前的产品或芯片说明书是很难觅得的，特别是若要作为无效专利的证据，还需提供相应的购入发票和收据。更难的是证明某项技术在专利申请前已经被使用，因为这需要查找之前所有的产品，并且要对找到的产品进行法院认可的权威拆解和反向。目前在集成电路领域加拿大的SI公司有一个保存着自70年代以来多数芯片的产品的样品库，可供进行以专利无效为目的的在先技术产品查询。

最后需要考虑的要素是权利要求强度。特有的权利要求语言是根据其语言来定义专利的范围，所以非常重要。要分析判断一个专利是否应用在产品上就必须分析特有的专利权利要求语言，看其包含的所有要素是否在产品上得以体现。这就要求权利要求的语言有充分的概括性和预见性，能够囊括市场上所有采用该技术的产品特征以及相应的变形类推，甚至还要能尽量概括该技术的未来发展，使其落入权利要求的保护范围。

另外常见的是，有些专利在对权利要求进行描述时，会将各晶体管以及晶体管固有的内部连接进行详细描述。这种专利存在一个弱点，即通过任意增加或者减少单个晶体管，或使用其他相类似的方式连接各晶体管就可以轻易规避这个专利，这就是我们常说的专利的规避设计。

还要注意避免使用不清楚或语义含混的用语。权利要求上记载的用语意思不清楚或者专利的实施例上没有明确定义的情况下，对于不清楚的用语意思，权利人和被许可人或者被诉讼对象关于各自主张的语义解释的争论会没完没了，甚至会影响许可或诉讼的结果。

常见的问题如有些结构虽然在产品的制造过程中存在过，但在最终产品上已经不存在了，这些结构若被写进权利要求将导致权利要求范围不明确。例如在特定芯片制造上使用各种层和掩模的半导体专利时，有时会沉积一层某种物质，接着又研磨或刻蚀去除该层物质。那么在最终产品部件上不能显示是否使用过该层物质。

同样的问题也会出现在特定制造流程实施和操作顺序相关的权利要求上，比如工艺执行时的温度和所需时间等的工艺流程，对于这种权利要求不和竞争对手唇枪舌剑辩论质证一番是很难证明的。

所谓言多必失，冗长且复杂的权利要求容易产生问题。将一个复杂的专利权利要求中的每一要素对应上目标产品，即使对一个拥有各种实验室设备和反向手段的专业人员来说也是非常困难的。企业虽然想通过交涉协商解决专利纠纷，但仍有一部分专利纠纷最终还是要通过法院裁决。法院的法官、律师、陪审员通常都不具备技术相关的背景知识，权利要求越复杂就越难让普通人弄清楚产品是否侵害了专利。

上述的一些原则不仅在专利许可中应当予以重视，还应该贯彻到企业的日常专利活动中去，以便提高企业专利质量。若要有效保护本公司的产品和市场不受竞争对手侵害，就必须设法让法院和海关理解竞争对手正在侵害自己的专利。为了使公司在专利联盟内形成优势，或者对标准专利池组委会产生影响，就必须通过证据证明自身专利在上文所述的五个方面具有优越性，并体现出与本公司结成专利联盟或在标准中纳入本公司专利的潜在益处。另一个要点是，在出售本公司专利组合中的专利时，要设法通过搜集并反向市场产品，证明该专利在市场上已有他人实际使用，进而找到使用者的竞争对手向其出示使用证据，定能使专利卖出一个较高的价格。

企业的知识产权工作人员面临的一个挑战就是挑选出本企业的优质专利。要解决这个问题，就必须有丰富的产品经验和精准的市场预见能力。而且必须认识到，优质产品和优质专利并不一定相同。结合本文前述的诸项判断标准，判断专利可能会怎样被使用于竞争对手的产品中。另外，还要利用反向工程等技术，从能否发现和证明专利涉及技术被他人产品使用的视角来评估专利，这样才能最大限度提高企业专利的投资收益。