商标在先使用之范围界定：以“陆虎”商标案为例

王立新

(浙江天册律师事务所,杭州 310007)

商标在先使用之范围界定：以“陆虎”商标案为例

王立新

(浙江天册律师事务所,杭州 310007)

“陆虎”商标行政确权案的热点问题之一是如何理解《商标法》第31条规定,即：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”中“使用”一词的内涵。

首先,从我们对一审案件的相关证据材料和判决书内容来看,一审判决在事实认定和法律适用方面存在着明显的错误。具体表现在：

第一,一审判决仅从41份新闻报道或评论文章使用“陆虎”一词即推断出了“陆虎”作为英文“LAND ROVER”的中文呼叫已经被中国相关公众广泛认同,显然缺乏全面性和严密性,一审法院在证据方面未穷举一审当事人提供的所有证据,41份新闻报道究竟是否是路华公司的全部证据材料,除此之外是否还有其他新闻报道,即使这41份新闻报道全部是在争议商标申请注册日前的,那么这些报道中使用的LAND ROVER称谓是否还有其他表述,对此,法院均未作出认定。

第二,从41份新闻报道即可推定“陆虎”作为英文“LAND ROVER”的中文呼叫并形成唯一对应,对于“LAND ROVER”在其他的载体、广告、路华公司的实际使用过程中的中文称呼,一审法院均未予以综合考量分析。

第三,没有对商品进入中国市场及其商标使用进行综合分析。汽车产品作为一种细分化商品,发展至今其市场、消费对象、公众受体存在着很大差异性和多样性。这种细分是基于当地市场的经济和文化发展水平、消费者的消费能力和需求而由生产销售商作出的判断和决策,其所引致的市场推广和公众知悉程度是有一定时间性质的,这也决定了争议商标的在先使用的时间节点。

路华公司生产的“LAND ROVER”系列车辆产品,从市场细分角度而言,属于豪华型的越野车 (有别于公众保有和使用最多的普通轿车);从消费群体而言,属于小众车 (即属于市场保有量较低的个性化的车辆)。路虎进入中国市场远远晚于本案争议商标申请日。根据我们从路华公司 LAND ROVER的中文官网上“关于路虎”/“新闻专区”/“路虎背景资料”检索,可以获悉以下事实：2003年,路虎公司在中国设立办事处。2009年,路虎先后将旗下2010年款路虎揽胜 (Range Rover)、路虎揽胜运动版(Range Rover Sport)、路虎第四代发现 (D iscovery 4)和路虎神行者2代 (Freelander2)带入中国。路虎中国区总经理狄思豪先生甚至明确表示：“路虎品牌自2003年进入中国市场以来,得到了中国消费者的热情支持,并一直保持着强劲的发展势头。2009年路虎销量再创新高,充分体现出中国消费者对于我们品牌和产品的认可。”

从以上基本事实我们可以分析得出以下结论：路华公司 SUV产品的消费对象并非中国的普通轿车消费公众。即使是 SUV的消费者,也并非在争议商标申请注册日一定知晓其商品名称。路华公司的产品是随着中国社会经济文化水平的发展,而在其认为适当的时机推向中国市场的。在2003年之前,路华公司尚未正式进入中国市场。一审法院所谓“陆虎”作为“中文呼叫”与路华公司的产品建立唯一对应关系并无事实依据。

第四,《商标法》第31条所规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”应当是指由被抢注人在商业活动中主动对该商标予以了使用,媒体、媒介对商品的评论、报道、介绍等行为不能被认为是商品经营者的使用行为。这一法律定义已经由中国司法机关形成了统一的审判实践指导意见。

这方面的典型案例有“原告辉瑞有限公司、辉瑞制药有限公司诉被告北京健康新概念大药房有限公司、江苏联环药业股份有限公司、广州威尔曼药业有限公司不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷”案 (该案历经了北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审以及最高人民法院再审程序)和“索爱”商标争议行政案 (该案历经了北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审程序)。在最终的判决结果中,法院对此形成的统一观点是：《商标法》第31条所指的“使用”应当是权利人的实际使用行为,无论是作为未注册商标的简称,还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称,其受法律保护的前提是,对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为,且该标识已能够识别其商品来源;媒体报道不能为权利主张人创设受法律保护的民事权益。值得注意的是,上述案件均分别列入了最高人民法院知识产权案件2009和2010的年度报告,作为具有审判指导意义的典型案例;而北京一中院显然在吉利“陆虎”商标一案中擅自创设了新的标准,来了一个一百八十度的转折。

其次,从案件本身所隐含的社会效应来说,路华公司与吉利集团关于陆虎商标行政授权确权争议案的一审判决,创造了一个对商标使用在先的法律适用作出错误曲解的先例,既与法律的立法宗旨相违背,也与司法实践和指导意见相冲突,将对中国企业的合法商标权保护带来十分不利的后果。具体而言：

第一,一审判决树立了以媒体报道作为确定商标实际使用的评判标准,将导致《商标法》及其实施条例的法律适用混乱。

这里我们认为必须强调一个关键性的问题,当商标权利人向另一国家或地区出口商品而行使其商标权利时,不能不考虑其商标的特征在该地区的延续和确定。这种商标的特征确定和延续必须是明确无误的,而不能由商标权利人任意选择或放任,并且应当体现于其实际使用过程。

在“陆虎”商标一案中,没有任何证据表明路华公司在进入或者在准备进入中国市场时主动赋予“LAND ROVER”对应于“陆虎”一词,也没有证据表明路华公司有目的地在商业活动中主动使用了“陆虎”一词。因此,如果以媒体的称呼作为确定其使用并为公众熟悉的标准,则对注册地国家的其他商标权人是十分不公平的,也是不利于注册商标权的正常管理秩序的。

第二,一审判决默认这样的做法,无形中给予了一个非注册地国家的商标权人一种类似任意“选购”(Shopp ing)的权利,而这种权利的行使只需要通过部分媒体的相关报道就可以判定其具有公众熟悉认知,并据此认定争议商标的非注册地商标权利人恶意非法抢注。但是我们认为,无论大型跨国企业的产品如何强势,也不能随意突破商标专用权的地域性而置商标的实际使用情况于不顾,这既是各国商标法律的原则,也是企业经营的基本法律常识。为此,我们同时查询了戴姆勒股份公司对“奔驰”的中文商标注册情况和进入中国市场情况,1986年,梅赛德斯 -奔驰 (中国)汽车销售有限公司成立,1992年10月注册了中文“奔驰”商标;1994年宝马建立中国代表处,1993年12月注册了中文“宝马”商标。显然,同样是跨国大公司,其对商标在注册地的申请与使用基本是同步的。然而本案的判决结果,却在商标司法审判活动中昭示了这样一个先例：无须解释或证明争议商标的中文名称来源,也无须证明其是否实际使用了中文名称,只要该商标权人认为媒体对该商标在非注册地国家的称谓最符合其商业利益(相当于由媒体为其命名了一个在非注册地的对应称谓),就可以视其为认同而自动对应为其商品的商标进而扩展到所有近似或类似的中文称谓;而别的企业依法注册的商标就都是恶意抢注行为,无论注册在先,注册了多少年,都可以据此予以撤销。

据此我们完全有理由相信,如果吉利集团当初注册了路华公司现使用的“路虎”商标,同样也会被其依据上述理由要求申请撤销,因为选择权完全在于路华公司而无须审查其实际使用情况和公众真正的熟知程度。但是要知道,在中文为官方语言地区,商品的中文称谓也具有多样性。例如奔驰在香港被称为平治,在台湾被称为宾士。雷克萨斯曾一度被称为凌志。

因此这一判决所创设的司法观点,将会对中国民族企业合法商标权的使用和维护产生十分消极的后果。