功能和效果在创造性判断过程中的考量

徐 强，李永刚

（国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心，成都610213）

引言

一项发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步，是判断其是否具备创造性的重要依据，《专利审查指南2010（2019 年修订）》给出了判断一项发明是否具有突出的实质性特点的 “三步法”，即确定最接近的现有技术、根据区别特征确定发明实际解决的技术问题以及判断要求保护的发明对本领域技术人员而言是否显而易见。在判断显而易见性时，若其他技术方案中披露了相关技术手段，且该手段起到的功能和效果与其在最接近的现有技术中相同时，则可以认为该改进是显而易见的，可见功能和效果在显而易见性中的判断中是需要重点考量的因素[1]。

但是，功能和效果常用于对某个结构或者步骤进行解释和说明，并不要求在权利要求中进行明确的限定，甚至不会明确记载在发明和对比文件的说明书中，这就导致进行创造性的判断时，会不可避免地带入个人的主观判断，从而得出不正确的审查结论。此时，能否对一个结构或者步骤在对比文件中所实现的功能和效果进行客观的判断就显得尤为重要，这将直接影响对比文件公开范围的解读以及显而易见性的判定。

一般而言，对比文件实际公开范围的确定，一方面可以根据其文字部分和附图部分的明确记载而得出，另一方面还可以根据对比文件的记载而毫无意义的隐含公开而确定[2]。基于上述原因，审查意见通知书中常常会指出“基于该相同的结构，二者必然能够实现该相同的功能和效果”，从而认为该发明所实现的功能和效果也是必然的或者是显而易见的，申请人也经常就发明能够实现的功能和效果与对比文件之间的区别提出异议。实际上，在对比文件隐含公开内容的确定过程中，其公开范围不经意间已经被扩大化，导致出现上述情况的主要原因在于，某些特定结构或者步骤能够实现的功能和效果并不是单一的，当发明与对比文件在对该结构或者步骤能够实现的功能和效果进行描述时，由于各自考虑问题的出发点不同而存在差异。此时，该结构或者步骤在二者的技术方案中是否能够实现相同的功能和效果是判断对比文件是否具备结合启示或者改进动机的关键因素。

一、功能和效果差异化的表现形式及判断方式

导致某个结构或者步骤在一项发明与对比文件中所实现的功能和效果产生争议的情形有多种，且面对不同的情形需要从不同的角度进行分析和判断。

一种情形是某个结构或者步骤实质上能够实现的功能和效果，同时明确地体现在发明和对比文件的文字记载中，但是二者的描述方式不同[3]。此时认定二者实质上能够实现相同的功能并达到相同的技术效果，笔者认为至少需要符合以下两个条件：一方面需要判断在申请日前该发明中所记载的功能和效果是否已经为本领域技术人员所知晓，倘若已经为本领域技术人员所知晓，可以确定二者对功能和效果的不同描述是由于考虑问题的出发点的不同而产生的，不应当简单地认为二者文字描述不同而存在功能和效果上的实质差异[4]。另一方面还需要确保将不同的功能和效果赋予最接近的现有技术时不能够违背原申请人提出该技术方案的初衷，即不同的效果和功能之间应当是并列关系，不存在排他性，各个功能和效果可以并存于同一个技术方案中；若将某个功能和效果赋予该最接近的现有技术时，会导致其丧失原申请人声称的需要实现的功能和效果，则该对比文件可能存在结合障碍，即不存在对最接近的现有技术进行改进的动机。

另一种情形是该结构或者步骤能够实现的功能和效果仅仅体现在发明中，而对比文件中没有作明确的记载，此时对对比文件中的该结构或者步骤能够实现的功能和效果的判断，在满足前述两个方面的条件的同时，还需要结合对比文件所公开的内容来进行全面考虑。即使某个功能和效果是本领域技术人员所已知的，也不能够主观地认为对比文件必然能够实现某个功能和效果，否则就扩大了对比文件的实际公开范围。例如，当对比文件中同时具有A 结构和B 结构，且明确记载了其已经通过B结构来实现了该功能和效果，并没有对A 结构是否能够实现该功能和效果进行记载时，在对A 结构能够实现的功能和效果进行判断时，可以认为其通过A 结构来实现该功能和效果的可能性大大降低，此时认为对比文件中的A 结构基于相同的设置方式实质上也能够实现该发明中的效果和功能的意见说服力明显较弱；再例如，当对比文件中同时具有A 结构和B 结构，且通过B 结构的设置明确否定了A 结构的该功能和效果时，则不能够认为A 结构能够实现发明中的该功能和效果。

二、案例分析

为了便于理解，以下结合具体的案例分析对本文中的上述观点进行解释说明，同时对上述观点进行支撑和佐证。

（一）案例一

1.案情简介

该发明要求保护一种水松纸印刷机的快速散热辊，其关键发明点在于：散热辊包括同轴心设置的内筒31 与外筒32，且二者之间形成空腔33，空腔33 内螺旋设有导流板34。根据说明书中的记载，该设置方式可以使进入散热辊本体3 内的水沿导流板34 螺旋流动，从而使冷却水能够快速地充满辊体的空腔33，使辊体的散热效果更加均匀。散热辊的具体结构如图1 所示。

图1 散热辊的结构示意图

对比文件公开了一种水冷辊，该水冷辊包括大圆铝管1，所述大圆铝管1 内设有小圆铝管2，大圆铝管1 与小圆铝管2 之间的空腔构成导流槽9，并且导流槽9 内焊接有螺旋纹3，同时结合其说明书附图可以确定该辊体结构与本申请完全一致。其说明书中记载了该水冷辊能够实现的功能和效果为：冷却水通过旋转接头流进导流槽内，在水压下极快填充导流槽内部，导流槽内焊接有螺旋纹，在冷却水水泵的冲击下会在螺旋纹帮助下产生螺旋力，使辊体产生自给动力。

2.案例分析

该发明和对比文件中均涉及了螺旋形导流板，但是二者对螺旋形导流板功能和效果作了不同的描述，究其原因是二者考虑问题的出发点不同。该发明从散热辊的冷却效果的角度出发，认为该设置方式能够提高冷却效率，且能够实现辊体周面的均匀冷却；对比文件从节省动力的角度出发，认为该设置方式能够使辊体产生自旋力，有利于辊体的转动。申请人在意见陈述中指出，二者基于螺旋形导流板实现的功能和效果并不相同，以此得出该发明具有创造性的结论。

此时需要判断二者基于该相同的结构实质上是否能够实现相同的功能和效果，可以根据前述的判断方式进行判断。一方面可以确定的是，冷却均匀和产生自旋力这两个功能和效果能够并列存在于对比文件的技术方案中，并不存在逻辑矛盾，即不同的功能和效果不具有排他性；另一方面需要确定，通过螺旋形导流板实现辊体的均匀冷却这一功能和效果在申请日之前是否已经为本领域技术人员所知晓，若审查员提供了公知常识证据能够证明在辊体中设置螺旋形导流板有利于实现辊体的均匀冷却这一功能和效果，此时可以认为基于上述相同的螺旋形导流板结构，二者均能够实现冷却辊的均匀冷却，即螺旋形导流板在二者的技术方案中实现的功能和效果并无实质性差异。

此种情形需要对该结构能够实现的各种功能进行充分检索和举证，如果仅仅因为发明与对比文件中对该结构实现的功能和效果作了差异性描述，就简单地认为对比文件不能够公开本申请，其实质上缩小了对比文件的公开范围。

（二）案例二

1.案情简介

该发明要求保护一种凹版胶印印刷用印版。申请人发现在凹版胶印过程中，硅树脂构成的印版在连续的旋转滚压过程中其线条图案部会发生挤压，从而导致原本需要转印的均匀的线条凹槽沿着印刷方向逐渐变窄，得到的印刷线条并不均匀，甚至产生断点、针眼等缺陷，对电路板的印刷带来不利的影响。当在印版上沿着印刷方向设置线宽逐渐增大的图案部时，通过逐渐增大的线宽变化可以对图案线条在印刷过程中产生的挤压进行补偿，即通过在转印体上设置线宽变化的图案部来印刷得到线宽均匀的电路板。

对比文件公开了一种凹版，在印刷方向上连续并排设置多个细线状的图案部，并且在多个细线状的图案部中，位于印版一端的图案部的线宽比位于印刷方向的另一端的图案部的线宽更细，由于印版图案部的线宽不同，可以在同一产品的平面上印刷出具有不同宽度的线条图案。

2.案例分析

该案例与案例一的相同之处在于发明与对比文件中都对该相同结构能够实现的功能和效果作了记载，且二者的记载存在差异，如该发明中通过印版上线宽不同的图案部来印刷得到线宽均匀的产品，而对比文件通过印版上线宽不同的图案部来印刷得到线宽不同的产品；与案例一的不同之处在于，二者的技术方案所实现的功能和效果具有排他性，甚至截然相反，两个不同的功能和效果不能够同时并存于上述两个技术方案中，否则自身逻辑难以自洽。

由于该发明没有将需要实现的功能和效果记载在权利要求中，如果通过三步法来进行创造性的判断，经过特征对比发现发明申请的核心发明点“位于印刷方向的初始端的图案部的线宽比位于印刷方向的末端的图案部的线宽更细”已经被对比文件所公开，很容易得出本申请不具有创造性的结论，这是由于在创造性的判断中缺乏对功能和效果的考量。

对比文件通过设置线宽变化的图案部来印刷得到线宽变化的电路板，其实质上是通过特定宽度的线条结构来印刷得到与线条结构的宽度相同的线条，这与本领域技术人员对相关功能和效果的基本预期是吻合的；而该发明通过设置线宽变化的图案部来实现均匀宽度线条的印刷，这超出了本领域技术人员基于基本常识的认知范围，无论是从其发现技术问题的角度还是从实现的功能和效果的角度来分析，都并非是显而易见的。

一种观点可能会认为，因为转印体在连续的旋转滚压过程中其图案部发生挤压形变是客观存在的事实，对比文件通过设置线宽变化的图案部印刷得到的线宽实质上也可能是均匀的，能够破坏本申请的创造性。但是从对比文件需要解决的技术问题出发，其本意在于通过线宽变化的图案部来印刷出具有不同宽度的印刷线条，在该启示下，通过线宽变化的图案部印刷所得到的线条图案的宽度一致时并不符合本领域技术人员的预期。本领域技术人员只可能对印版上的线条图案的宽度进行调节，直到能够印刷出具有不同宽度的印刷线条，而并不会给出在转印体上设置线宽变化的线条结构来印刷得到线宽均匀的印刷线条的启示，上述观点扩大了对比文件所公开内容的范围。

对于此种特殊情形，即使存在其他公知常识证据能够证实通过在印版上设置线宽不同的图案部可以印刷得到线宽均匀的产品，也仍然不能够在上述对比文件的基础上进行改进而得到，因为这会导致该对比文件丧失其声称的需要实现的功能和效果，违背了原申请人提出该技术方案的本意，从而不存在改进动机。若没有其他证据能够对该设置方式能够实现上述功能和效果进行佐证，可以要求申请人将该技术效果限定在权利要求中，以将该发明与现有技术进行明确的区分，从而为权利要求划定合理的保护范围。

（三）案例三

1.案情简介

该发明要求保护一种复合拼接式纸塑模具，其包括合模后形成模腔的上模和下模，模腔中具有模芯，且模芯包括多个能够以任意数量组合拼接的模芯单元，例如需要生产不同规格尺寸的蛋托时，选择不同数量的模芯单元进行组合即可， 不必单独生产各种规格的纸塑模具。同时权利要求中还限定了相邻两个模芯单元之间形成有便于排气的间隙，根据该设置方式能够避免现有技术中单独在模芯上开设排气孔而导致模具制作工艺繁琐的问题。

对比文件也公开了一种拼接式纸塑模具，同样公开了上模、下模以及多个能够以任意数量组合拼接的模芯单元，可以实现采用一套纸塑模具生产不同规格尺寸的纸塑产品这一功能和效果，但同时其还公开了在各个模芯单元上开设排气孔来排出气体的技术手段。

2.案例分析

该发明通过拼接式模芯单元实现了两个功能和效果，其一是仅采用一套纸塑模具就可以生产不同规格尺寸的纸塑产品，其二是利用各个模芯之间的间隙来实现排气。对比文件通过相同的结构也能够实现上述第一个功能和效果，但是并没有对各个模芯间的间隙是否能够实现排气功能并达到相应的效果作任何的记载，此时需要对对比文件是否能够实现该功能和效果进行客观的判断。

对于此种情形，一种观点认为在拼接式模芯单元中，相邻的模芯之间具有间隙是客观事实，而间隙必然能够排气，因此通过模芯间的间隙来排气属于隐含公开的内容，即对比文件中的技术方案实质上也能够实现通过相邻模芯间的间隙来排气这一功能和效果，从而直接得出该发明不具有创造性的结论。该观点主要存在的问题在于直接将某个特定结构与功能和效果进行一一对应，而正如前文的其他案例所表明，某个特定的结构能够实现的功能和效果可能并不是唯一的，因此直接将特定结构与某种功能和效果相对应的判断方式也是不严谨的。

具体到本案例中，对比文件实质上是否公开了通过相邻模芯间的间隙来排气这一功能和效果，可以结合对比文件中与该功能和效果相关联的其他特征进行综合考虑。具体而言，对比文件已经公开了通过在各个模芯单元上开设排气孔来排出气体的技术手段，即已经通过其他结构来实现了该功能和效果，此时站位于本领域技术人员的角度进行分析，该纸塑模具通过相邻模芯间的间隙来排气的可能性已经不大，甚至可以直接排除该可能性，认为通过模芯间的间隙来排气属于该对比文件隐含公开的内容这一观点已经不具有说服力。

（四）案例四

1.案情简介

该发明要求保护一种药片的制造方法，在该片剂的一侧上设置有印刷凹陷结构5F，通过喷墨印刷的方式在该凹陷结构中印刷文字符号5J 等信息，并且完成印刷后直接将该药片装入药品包装袋中。根据说明书中的记载，由于文字符号等信息印刷于该药品表面的凹陷结构中，即使药品印刷后不经过干燥工序而直接装入药品包装袋中也不会发生印刷信息蹭脏模糊的现象。该印刷药片的具体结构如图2 所示。

图2 印刷药片的结构示意图

对比文件也公开了一种药片的制造方法，其药片的结构与上述发明中药片的结构相同，均将文字符号等信息通过喷墨印刷的方式喷印与凹陷结构中。但是其制备方法中记载了通过喷墨印刷的方式在该凹陷结构中印刷文字符号等信息，在药片排出之前配置干燥、冷却装置，实现印刷油墨的干燥和固化，最后将完成印刷的药片装入药品包装袋中，并未对其中的凹陷结构所实现的功能和效果作任何的记载。

2.案例分析

本案例中，该发明通过凹陷结构的设置，避免了未固化的油墨与药品包装袋之间的接触，实现了对印刷信息进行保护的功能和效果，而凹陷结构的设置能够防止油墨与药品包装袋直接接触是客观存在的事实，并且能够实现的上述功能和效果也是显而易见的，因而一种观点认为基于对比文件与该发明中相同的药片结构可以得出二者实质上均能够实现避免油墨蹭脏模糊的功能和效果，进而认为该发明不具有创造性。

若仅仅从药片的设置结构上看其与对比文件之间并没有区别，然而，该发明要求保护的是一个方法权利要求，提出该技术方案的出发点在于未经过干燥和固化的油墨具有流动性，印刷信息容易被破坏。从具体实施方式上看，相较于该发明，对比文件的技术方案中多了一个印刷后通过干燥、冷却装置实现印刷油墨干燥和固化的步骤，且本领域技术人员可以确定的是，油墨经过干燥和固化之后无论是否与药品包装袋接触，均不容易出现印刷信息蹭脏模糊的现象，即对比文件的技术方案中并不存在避免印刷信息蹭脏模糊的客观需求。换而言之，该方案中干燥、冷却装置的设置方式已经间接否定了其通过凹陷结构的设置来避免印刷信息蹭脏模糊这一功能和效果，该对比文件并不能够直接破坏该发明的创造性。

三、小结

通过对上述案例的分析可知，功能和效果一般不会直接记载在一项发明的权利要求中，但是在判断对比文件之间的结合启示或者改进动机时，某个结构或者步骤实际上能够实现的功能和效果都是需要重点考量的内容，这直接影响对比文件实际公开范围的判定，是能否得出正确审查结论的关键因素。

首先，某个结构或者步骤能够实现的功能和效果可能并不是唯一的，将二者盲目地一一对应可能会对对比文件的实际公开范围作出错误的判断；其次，发明和对比文件中对功能和效果地描述存在差异时，可以借助其他证据进行佐证，不能简单的认为二者存在实质性的差异而得出错误的审查结论；最后，在判断对比文件是否能够实现某个功能和效果时，需要着眼于对比文件全文，将对比文件作为整体进行分析，结合与该功能和效果相关的特征进行综合判断。