构建标准必要专利“行政司法双轮驱动”格局

2022-03-01顾昕国家知识产权局知识产权发展研究中心

科技中国 2022年2期

■文/顾昕(国家知识产权局知识产权发展研究中心)

近年来，标准必要专利所涉及的产业领域逐渐从通信扩展到汽车、智能家居、智能城市等互通互联的领域。其经济价值和战略意义的愈发重要性，也体现在各国法院之间频繁出现标准必要专利平行诉讼，尽管各国对司法管辖权和诉讼优选地的争夺日趋激烈，但迄今仍各执一词尚未形成统一协调规则。鉴于司法裁判无法在根本上解决标准必要专利许可谈判缺乏指导规则和计算基数模糊不清的问题，近期主要知识产权国家在行政机关主导下采取了一系列积极措施。

一、近期动向和发展趋势

（一）标准必要专利涉及的产业范围不断扩大

近些年来，伴随着汽车网联化、智能化的发展趋势，标准必要专利越来越多地从通信行业向汽车产业延伸，并对其市场竞争和利润分配产生了重大影响。

以专门针对物联网领域进行标准必要专利许可的专利池Avanci为例，其中汇聚了爱立信、诺基亚、高通等多家2G/3G/4G通信标准必要专利的权利人，覆盖了绝大部分标准必要专利。该联盟以一辆车15美元的标准向汽车终端生产商收取专利费用，遭到德国戴姆勒公司拒绝后，以诺基亚、夏普等公司为代表在欧洲发起了一系列侵权诉讼，最终缠斗的结果以后者妥协告终，包括奥迪、宾利、宝马、保时捷、大众和沃尔沃等在内的汽车生产企业，都不得不缴纳专利费用。

（二）围绕标准必要专利的国际司法纠纷日趋激烈

标准必要专利的权利人在实施费用许可谈判遇到阻碍时，往往不惜代价在全世界范围内的不同国家法院发起诉讼，导致平行诉讼的现象时有发生。

一是对司法管辖权的争夺。一部分外国法院在平行诉讼中运用禁诉令或禁执令，禁止我国当事人在中国继续诉讼或执行中国法院作出的判决，如2018年美国加州法院裁判的华为诉三星案，2021年印度法院在交互数字诉小米案中针对我国法院禁诉令签发对抗性禁诉令等。

二是对诉讼优选地的争夺。2017年英国法院在无线星球和华为公司相争的司法案件中率先在全球范围内裁决了标准必要专利的“全球许可费率”，对英国之外其他国家专利许可的费用也做了“定价”。这一突破知识产权地域性原则的做法，被各国媒体普遍认为其旨在争夺标准必要专利纠纷的全球诉讼优选地。

三是我国的应对情况。前述问题对我国司法主权和关键产业在全球竞争中的战略布局造成了严重影响。对此，我国部分地方法院也积极采取了相似的反制措施，如武汉中院在小米诉交互数字公司的案件中进一步扩大了禁诉令的效力范围，最高院在OPPO与夏普公司终裁中明确我国具有标准必要专利的全球费率管辖权，这些相比西方国家法院更加“激进”一些的做法，在一定程度上也引发了质疑和对抗性裁判。

（三）各国行政主管机关积极采取措施

近些年，美国、英国、欧盟、日本、韩国等国家的政府逐渐意识到不能仅仅依靠司法救济解决标准必要专利纠纷问题，开始主动采取一系列积极措施。

一是英美等国公开征求完善意见。2021年12月6日，美国司法部官方网站发布了与美国专利商标局和美国国家标准委员会三部门联合《欢迎公众就F/RAND承诺的标准基本专利许可谈判和补救措施政策声明草案发表意见》的通知。其中重点关注了权利人和被许可人的利益平衡、以及标准必要专利禁令和许可谈判的问题。

无独有偶，12月7日英国知识产权局在其官方网站也发布了《标准必要专利与创新：征求意见》的通知，重点关注了标准必要专利可能造成的限制竞争、定价透明度、救济手段和措施的必要性、裁决全球许可费率，以及是否应该向终端产品收取许可费等问题。

二是日韩等国出台许可谈判和纠纷解决指南。为了解决标准必要专利许可谈判的规则缺失问题，2018年6月日本特许厅出台了《关于标准必要专利许可谈判的指南》（2019年6月修订），经济产业省2020年发布了《多组件产品标准必要专利的合理价值计算指南》。韩国特许厅于2016年发布《标准必要专利指南》（2021年更新为2.0版），2020年发布《标准专利纠纷应对指南》。2018年欧盟标准机构发布《5G和物联网标准必要专利许可原则和指南》。

这些国家《指南》中规定的内容虽然不具备直接的法律效力，但是作为“软法”仍起到了非常重要的行为指引作用。

三是欧盟拟借鉴日本做法提供标准必要专利判定服务。日本特许厅于2018年出台《标准必要性判定意见指引》（2019年再次修订），在世界范围内率先开始由国家公信力机构提供某项标准所体现的技术方案是否落入专利权保护范围内的“判定”服务。

欧洲近期也在考虑建立类似的判定机制，2021年9月欧盟委员会通过的《关于支持欧盟复苏的知识产权行动计划》草案中也提出要建立更加透明可信的第三方公信体系，由独立第三方机构（如欧洲专利局）对标准必要专利的必要性进行评估和审查。

二、对当前发展形势的研判

目前在我国知识产权强保护的大环境下，无论是知识产权的损害赔偿制度、还是停止侵害的禁令制度，我国在世界范围内都已经处于比较高的保护水平。如惩罚性赔偿的倍数（五倍）是世界范围内成文法国家当中最高的，又如在涉及标准必要专利的诉讼中法院颁发禁令、在平行诉讼中颁发禁诉令或禁执令。这些保护制度，即便放在世界范围内比较，也体现出非常高的保护水平。而正是这些积极且强有力的保护制度，有可能在一定程度上引起NPE的“过度”维权，如果放任不管的话，会对我国企业的创新活动造成不利影响。

特别是标准必要专利所涉及的产业领域逐渐从通信扩展到汽车、智能家居、智能城市等互通互联的领域，其经济价值和战略意义愈发重要。目前日韩等国已经纷纷出台了涉及标准必要专利许可谈判的规则指南，英美两国于2021年12月不约而同地对外公开征求制定相关规则的意见。欧盟委员会则在2021年6月通过《关于支持欧盟复苏的知识产权行动计划》，拟借鉴日本特许厅的经验，考虑由行政机关对标准必要专利的真伪进行判定，从而解决费率计算基数的关键问题，营造更加透明和实质公平的费率许可谈判环境。国外政府的这一系列积极措施，一定程度上形成了“行政+司法”的双轮驱动局面。

相较之下，我国行政主管机关开展的相关工作还比较薄弱，仅在2013年联合国家标准化管理委员会公布了《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》，但符合我国发展利益的“中国方案”和主张，无论是2015年北京知识产权法院在西电捷通诉索尼司法案件中突破标准必要专利案件中不颁发禁令的原则，还是去年最高院在OPPO与夏普公司终裁中明确我国具有标准必要专利的全球费率管辖权，更多还是依靠司法裁判向全世界“零星”传递出去，这也导致必然缺乏全面论证和整体设计，规则内容也并不完整。未来行政主管机关有必要加强统筹协调进一步开展相关工作。