优先权应用中的陷阱

2021-07-05王春伟

专利代理 2021年2期

王春伟

一、前言

1883 年签订的《保护工业产权巴黎公约》第4条规定了优先权的概念，即已经在本联盟的一个国家正式提出专利、实用新型申请的任何人或其权利继承人，为了在其他国家提出申请，在十二个月的期间内应享有优先权。1985 年3 月19 日，中国正式加入《保护工业产权巴黎公约》，成为该公约的成员国。自此，中国申请人能够在《保护工业产权巴黎公约》的所有成员国提交专利申请时享有优先权。

对于优先权，《专利法》第29 条有更加详细的规定，即“发明人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”

根据《专利法》的上述规定，优先权在中国分为两类，一类是外国优先权，适用于发明、实用新型和外观设计；另一类是本国优先权，仅仅适用于发明和实用新型。本文主要探讨国内优先权应用时可能存在的陷阱。

二、案例分析

目前基本上所有的专利国家都采用先申请制，即发明专利会授予最先申请的申请人。另外，在判断一件专利申请的新颖性和创造性时，界定现有技术的时间节点也是申请日，即申请日之前的所有公开都是现有技术。因此，申请人为了获得尽量早的申请日，往往会在发明人在取得了阶段性研究成果时，就会先提交一件在先专利申请，以获得尽量早的申请日。然后，利用上述一年的优先权期限，来进一步完善发明，并在一年内通过要求该在先申请的优先权来提交在后申请。

在上述情况下，在后申请中要求保护的技术方案往往会不同于首次申请中记载的技术方案，例如技术方案的扩展或限缩。这种情况下，应该怎么要求优先权呢，会存在什么样的风险呢？

回答这个问题之前，首先看一下是否能够享有优先权的实质性判断基准。目前，全球常见的判断基准有如下两种：

1.以实际的范围来享有优先权，即只要在后申请的一项权利要求所保护的范围中的任意一部分在在先申请中有明确的记载，那么该部分就能够享有在先申请的优先权，其它部分则不能享有优先权。笔者将这种判断基准称为优先权的范围重叠判断法，即在后申请的范围与在先申请的范围重叠的部分都能享有优先权。例如欧洲专利局扩大上诉委员会于2016 年作出的判例G 1/15 中明确地解释了这种优先权的范围重叠判断法。图1 示出了范围重叠判断优先权的情况。

图1 优先权示意图

如上图所示，在后申请B 要求保护的范围B 中包含了在先申请A 中记载的范围A。根据范围重叠判断法，在后申请B 中所要求保护的范围中所包括的范围A 能够享有优先权，在后申请B 中的除了A 之外的范围则不能够享有优先权。也有人将这种情况称为投影优先权判断法。这种优先权判断法对于申请人是非常有利的，即无论在后申请如何撰写，只要其中所涵盖的范围在优先权申请中有相应的记载，那么这部分保护范围就能够享有优先权。例如，优先权申请中记载的是温度为5-10℃的技术方案。后来，发明人发现1-20℃的温度范围内都能够实施其发明。在这种情况下，在后的正式申请就可以直接要求保护1-20℃的技术方案，其中5-10℃能够享有优先权，除此之外的范围不能享有优先权。

2.以完整的技术方案作为判断基准，即如果在后申请要求保护的技术方案本身没有完整地记载于在先申请中，则无论在后申请的范围是否包含了在先申请的范围，都不能享有优先权。根据该判断标注，在如上图所示的情况下，由于在后申请B 要求保护的范围B 本身在在先申请A 中没有相应的记载，则在后申请要求保护的整个范围B 都不能享有优先权。当然，如果在后申请B 中有一项权利要求保护了范围A，或者在一项权利要求中以并列的方式要求保护了范围A的方案，那么该项权利要求或者该项权利要求中的范围A 的方案还是能够享有优先权的。

根据《专利审查指南》2021 版（以下简称“审查指南”）第二部分第三章4.1.2、4.1.4 和4.2.4 的规定，目前中国专利局是以技术方案本身作为优先权的判断基准的，即采用的是上述第2 种判断基准。在这种情况下，不能妥善要求优先权的话就会导致非常严重的问题，例如导致不能要求优先权，甚至会导致丧失新颖性。以下就要求优先权的不同情况进行探讨。

（1）在后申请相对于在先申请存在方案的扩展

这种情况是实践中最常见的情况，即发明人在优先权期限内又发现了其它的类似技术方案同样能够实现发明的构思。在这种情况下，在后申请的技术方案往往会涵盖并大于在先申请。

举例来说，在先申请采用特征a1 解决了技术问题W，后来在优先权期间发明人发现类似的特征a2同样能够解决技术问题W。

此时，如果在后申请在撰写时直接将a1 和a2 概括成A，并在之后的正式申请中要求保护A，那么由于在先申请中并没有记载技术方案A，因此会直接导致A 并不能享有在先申请的优先权。这种情况下会导致A 中的a1 实际上也不能享有优先权。如果从属权利要求中也没有a1 的具体技术方案，就会导致优先权的全部丧失。

另外，如果优先权提前公开的话，由于A 不能享有优先权，所以在先申请就变成了A 的现有技术。由于在先申请中公开了下位概念a1，所以会直接导致A 没有新颖性。

另一种情况下，即使在先申请没有提前公开，如果基于在后申请提交了分案申请会发生什么情况呢？接下来我们探讨一下这种情况。

假设，在后申请中基于下位概念a1 分别概括了两个技术方案A 和A’。在基于在后申请（称为母案，其保护技术方案A）提出的分案申请（称为分案，其保护技术方案A’）公开后，就存在母案和分案两个独立的申请。这两件申请虽然形式上都要求了在先申请的优先权，但是对于母案和分案而言，其中所记载的技术方案a1 由于记载于在先的优先权申请中，因此能够享有优先权，其申请日是优先权日。而对于母案和分案中所记载的技术方案A 和A’，由于都没有记载于在先的优先权申请中，所以技术方案A 和A’都不能享有优先权，其申请日都是在后申请的实际申请日。

在这种情况下，母案和分案之间会不会产生抵触申请的问题呢？首先，根据《审查指南》第二部分第三章2.2 项的规定“在发明或者实用新型新颖性平的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性……成为抵触申请”。

根据《审查指南》的上述规定，分案申请中关于技术方案a1 所公开的内容的申请日是优先权日，其早于母案的申请日但晚于母案的公开日。对于母案申请中的技术方案A，由于与分案申请中a1 的内容构成了抵触申请，会导致作为母案中的技术方案A 不具有新颖性（这种情况下的分案申请，就成为有害分案申请）。

举个简单的虚拟案例，某发明人发明了一种抗癌药M-R，M 为母核结构（具体结构省略），R 为取代基。如下图2 所示，在发明人初步发现了R 为C1-C3 烷基能够具有治疗效果时，就提交了在先申请1。之后发明人发现R 为C4 烷基和C5 烷基时都能够具有治疗效果。此时，如果要求优先权提交后续申请2，并且在申请2 中要求保护M-R，R 为C1-C5 烷基，那么由于在先申请没有记载C1-C5 烷基的技术方案，所以后续申请2 并不能享有优先权。

图2 提前公开与优先权的关系

此时，如果在先申请1 已经提前公开，则提前公开的在先申请1 会成为申请2 中的技术方案C1-C5的现有技术。显然，在先申请1 会使得申请2 不具有新颖性。

另外，如果在先申请1 没有提前公开，即使在后申请B 中的技术方案C1-C5 不能享有优先权，在先申请1 也不会对在后申请中的技术方案C1-C5 造成任何实质性影响（注：根据《审查指南》第二部分第三章4.2.1 最后一段，要求本国优先权时，在先申请1 会被视为撤回，不会再公开了）。但是，如果在申请2 的基础上再提交一件分案申请的话，会产生什么问题呢？下面分析一下。

事实上，提交了分案申请之后，所提交的分案申请和原申请之间会相互构成抵触申请。以下，参考下图3 进行详细讨论。

图3 优先权与抵触申请关系

假设母案申请中，权利要求1 要求保护的是C1-C5，权利要求2 要求保护的是C1-C3。分案申请中，权利要求1 要求保护的C1-C4（假设母案的说明书中记载了C1-C4），权利要求2 要求保护的是C1-C3。根据《审查指南》第二部分第三章4.2.4（2）和（3）的规定，母案申请和分案申请中的权利要求2 要求保护的技术方案C1-C3 烷基（包括说明书中记载的该方案）明确记载于在先申请中，所以母案和分案的权利要求2 中的技术方案C1-C3 烷基都能够享有优先权，其申请日是优先权日。对于母案中权利要求1 的技术方案C1-C5 以及分案中权利要求1 的技术方案C1-C4，其都未记载于在先申请中，因此不能现有优先权，其申请日是母案的实际申请日。

此时，由于分案申请中的权利要求2 的技术方案C1-C3 的申请日为优先权日，其早于母案权利要求1中技术方案C1-C5 的申请日（即母案的实际申请日），并且其公开日是分案申请的公开日，晚于母案的实际申请日，所以其属于母案申请权利要求1 的技术方案C1-C5 的抵触申请，能够导致其丧失新颖性。同理，母案申请的权利要求2 中记载的技术方案C1-C3的申请日也为优先权日，其同样早于分案申请的权利要求1 中C1-C4 的申请日（由于是分案申请，所以该分案的申请日为母案的实际申请日），并且公开日晚于分案申请的权利要求1 中C1-C4 的申请日，所以母案中权利要求2 的方案C1-C3 也会构成分案申请权利要求1 的技术方案C1-C5 的抵触申请，导致其不具有新颖性。这样，因为分案申请的提交，就会导致母案中的技术方案C1-C5 和分案中的技术方案C1-C4 都不具有新颖性，无法获得授权。

为了避免上述问题，通常申请人应该尽量避免请求在先申请的提前公开，另外，对于新增加的技术方案应尽量用“或”的方式写成在先申请中所记载技术方案的并列方案。例如，对于以上抗癌药发明M-R的情况下，如果在后申请在要求保护的时候，将独立权利要求写成，其中R 为C1-C3 的烷基或者C4-C5的烷基，或者甚至是写成两个独立权利要求以分别保护C1-C3 的烷基和C4-C5 的烷基这两个方案，那么无论如何，技术方案C1-C3 都能够享有优先权，不会因在先申请导致任何问题。对于技术方案C4-C5，无论如何在先申请中记载的技术方案C1-C3 都不会导致其丧失新颖性，所以技术方案C4-C5 本身肯定不会存在新颖性的风险。即使在在先申请提前公开成为现有技术的极端情况下，如果在后申请中记载了技术方案C4-C5 能够相对于C1-C3 在任何方面具有更好的效果，则其创造性也是能够有机会获得认可的。

事实上，笔者认为，从立法本意上讲，优先权本身就是为了鼓励申请人能够尽量早地提交专利申请的，因此对于优先权的实质性判断标准，中国专利局是否也可以考虑借鉴EPO 的现行做法，引入类似于判例G 1/15 中所指出的标准来判断优先权呢？

（2）在后申请相对于在先申请存在方案的限缩

这种情况比较少见。通常是发明人在取得阶段性进展后即提交优先权申请，但是在之后的研发过程中又发现了解决其发明的技术问题的新的必要技术特征X。因此，为了满足公开充分的要求，在后申请中需要增加特征X。此时，相对于在先申请中的技术方案A，在后申请中的技术方案就变成了A+X。根据《审查指南》第4.1.4（2）项的规定，由于在先申请中并没有记载A+X 的技术方案，因此在后申请并不能享有在先申请的优先权。

在这种情况下，如果在先申请没有提前公开，虽然在后申请实质上不能享有在先申请的优先权，但是在先申请并不会对在后申请本身造成实质性影响。但是，如果在先申请提前公开的的话，那么提前公开的在先申请就会变成在后申请的现有技术。此时，相对于在先申请，在后申请的区别仅仅在于特征X。由于在先申请中通常都会记载发明的基本构思，所解决的技术问题和所实现的技术效果，所以如果在先申请成为现有技术，则在后申请往往会因为不具备创造性而最终被驳回。另外，如果在先申请的具体实施例中实际上采用了特征X 的具体下位概念，则会导致在后申请不具有新颖性。为了避免这种风险，需要申请人不能请求在先申请的提前公开。

3.在后申请相对于在先申请增加了实施例

对此情况，《审查指南》第二部分第三章4.2.4 章节的第（2）和（3）项有明确的规定，即在后申请中新增的实施例不能享有优先权。例如，在先申请中记载了技术方案A 和实施例a1，在后申请中记载了技术方案A 和实施例a1 和a2。此时，只有技术方案A和实施例a1 能够享有在先申请的优先权，实施例a2并不能享有在先申请的优先权。

尽管如此，《审查指南》还明确规定了，“本款情形在技术方案A 要求保护的范围仅靠实施例a1 支持是不够的时候，申请人为了使方案A 得到支持，可以补充实施例a2。但是，如果a2 在中国在后申请提出时已经是现有技术，则应当删除a2，并将A 限制在由a1 支持的范围内”。因此，根据《审查指南》的上述规定，申请人在优先权期间发现新的实施例时，可以积极利用上述规定，通过要求优先权将新的实施例补充到在后申请的申请文件中，以避免技术方案A在之后可能会产生支持性问题。