基于提高专利建设成效的专利申请过程管理

储开春

（常州纺织服装职业技术学院，江苏 常州 213164）

我国正迈向建设社会主义现代化国家的新征程。建设现代化国家，创新是第一动力[1]，知识是重要资源。设立知识产权就是开发经济资源，保护知识产权就是保护创新成果。构造强大的知识产权屏障，是现代化国家建设的必然要求。我国知识产权建设即将迎来新时期的大发展。

专利是知识产权重要的组成部分。知识产权建设的大发展必然迎来专利建设的大发展。专利建设过程多快好省，授权专利屏障安全有效，体现出专利建设的成效。大规模的专利建设，对专利建设成效提出了新要求。围绕提高专利建设成效规划和管理专利申请过程，具有重要意义。

一、专利建设的过程

专利包括发明、实用新型和外观设计。专利建设是指从专利构思开始到获得专利授权的全部工作。发明专利的简要建设过程概括如图1。

图1 发明专利建设过程

对于实用新型和外观设计专利，经过申请、受理、分类、初步审查合格后，就能获得专利授权。对于发明专利，在初步审查合格后，申请人要提出请求进行实质审查，再进入公布和实质审查阶段，在实质审查合格后方能获得专利授权，予以公告。如果申请人在发明专利申请提交3 年内不请求实质审查的，视为申请撤回[2]。

不论是发明还是实用新型或者外观设计申请，如果在初步审查、实质审查未能合格的，申请人在规定期限内有修改补正机会。修改补正后合格的，继续专利审查流程或者专利授权流程；修改补正不合格足以驳回的，驳回申请；不按期修改补正的视为申请撤回[2]。专利建设过程中，如果申请人对申请驳回不服，或者其他人对授权的专利申请有异议的，该专利申请还会涉及复审、诉讼等过程。

二、专利建设成效的影响因素与应对策略

（一）专利授权法定事由

专利法规定以下发现发明不授予专利权。一是科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质；二是发明创造的实施有违反法律、社会公德的，或者妨害公共利益；三是依赖遗传资源完成的发明创造，获取或者利用该遗传资源的手段违反法律、行政法规[2]。

在专利申请启动之前，设置专利申请合法性审查程序，可以有效认识具体的发明创造是否需要申请专利。对于专利法规定的不授予专利权的发明创造，没有必要启动专利建设。

（二）新颖性、创造性与实用性

一项发明、实用新型或者外观设计申请，获得授权的必要条件是新颖性、创造性、实用性[2]。新颖性、创造性与实用性不足，专利申请难以获得授权。

依靠全面准确的专利检索和专利查新，可以较为有效地解决申请的发明创造与现有技术重叠的问题，可以提高申请的新颖性、创造性。在专利申请文件中充分公开申请的新技术特征，充分提炼申请的有益效果，可以提升申请的新颖性、创造性和实用性，增加申请获得授权机会，提高专利建设成效。

（三）专利申请布局

价值巨大的核心专利，容易遭受专利围攻。专利侵权在技术上易发于核心专利的权利边区，在地域上易发于核心专利的潜在市场，在时间上易发于技术和市场的特定开发阶段。专利遭受侵权，专利建设成效就大打折扣。

应对专利围攻的策略是专利布局，即专利权人申请一定数量的与核心专利相关的外围专利，在申请的技术领域、覆盖地域和覆盖时间上合理布局于核心专利周围，构筑起专利防线、专利领域和专利空间，建设起强大的专利组合，有效保护核心专利。专利布局要有地域、有方向、有节奏，解决何时、何地、何技术、针对谁、申请多少、申请类型、申请主题等问题。在专利争夺的重要时机、重点地区、重点技术方向构筑专利屏障，有针对性和目的性地打造专利组合，可以发现新的专利申请机会，深入竞争对手的专利权利空白，拓宽己方核心专利的保护空间，巩固专利屏障，降低专利侵权风险，节约专利建设成本，提高专利建设成效。

（四）权利要求策划

根据专利申请的实践经验，下列做法不失新颖性、创造性和实用性，可以获得专利授权。一是以现有专利为基础，减少一个或者多个要素形成新的技术方案，其实施效果与现有专利的实施效果相同或者不同，如果新技术方案具有显著的有益效果，比如出现新的有用性能，或者在实施效果相同的前提下更加节约、更加简便，更加生态；二是以现有专利为基础，替换一个或者多个要素形成新的技术方案，如果新技术方案的替换要素在功能上、在解决问题上、在实现效果上与现有专利不同，需要同行专业人员的创造性劳动才能做出；三是以现有专利为基础，增加一个或者多个要素形成具有新颖性和创造性的新技术方案。最后一种做法获得的专利授权在实施时依赖于前一专利，可以运用专利法的强制许可条文，最终形成前后专利权人的交叉许可。

以上情况提示出一种专利建设思路，就是对现有专利的技术特征进行删减，删减后可以增加或者不增加新的技术特征，都能获得专利授权。如果对现有专利的技术特征不予删减，只是增加新的技术特征，也可以获得专利授权，再通过交叉许可予以实施。因此，恰当的权利要求策划，合适的新技术特征描述，可以在一定程度上规避现有专利，增加申请获得授权机会，提高专利建设成效。

三、专利申请过程的管理方法

专利申请过程是指从专利构思开始到申请文件形成的全过程。从专利建设的过程来看，申请阶段是专利申请人能够自主把握的阶段。从专利建设成效的影响因素看，是否申请、如何申请等专利申请策略和行为举足轻重。

（一）专利申请过程

综合专利建设成效的主要影响因素和应对策略，建议图2 所示的专利申请工作流程。

图2 专利申请的工作流程

合法性审查在启动专利申报之前，对照专利法和专利法实施细则进行。对于专利法规定的不授予专利权的发明创造，不必要启动专利建设，避免浪费专利建设资源。

专利挖掘的目的是为了专利布局提供足够数量的外围专利。专利挖掘是在研发项目、市场需求、日常生活等方面发现问题和解决问题的基础上，形成发明思路，通过技术分析、专利检索、专利构造风险判定、权利规避设计、新技术特征概括提炼来挖掘发明点。专利挖掘以专利布局思想为指导,围绕核心技术展开，针对特定技术主题进行，通过专利分析法、创新系统工程法（TRIZ）[3]或者头脑风暴法来获得一定数量的发明构思。随着专利挖掘的深入，不断发现新的专利申请机会，专利布局思想不断演进，产生新的专利挖掘需求。因此，专利挖掘与专利布局之间有一个迭代更新的相互作用机制。

专利检索是保证专利挖掘成果具有新颖性和创造性的必要手段。专利挖掘的新技术特征或者发明点，必须是超出专利检索范围之外的新创造技术特征。因此，专利挖掘与专利检索之间也有一个迭代更新的相互作用机制。

技术交底书的任务是清楚阐述技术问题和发明点。技术交底书是发明人与专利代理人之间沟通创新思想的工具，是专利代理人撰写和修改专利申请文件的依据。

专利申请分级的目的在于合理确定申请的专利类别，使得专利的布局定位、申请成本、申请风险、保护难度与保护期限得到规划与控制，提高专利构建的成效。对技术交底书阐述的技术，根据其重要性、成熟度、替代性、生存期以及行业企业关联度等因素进行价值评估，划分专利申请等级。

经过专利挖掘和专利申请分级，同一技术主题获得了数量较多、价值各异的专利申请，在此基础上对原初的专利布局思想加以修正，可以获得更好的专利布局效果。专利布局调整修正后，进入专利文件撰写阶段。

专利申请检查主要检查拟提交的专利申请文件，也包括申请人与专利代理机构之间沟通联络的技术交底书和交流信函。专利申请检查是专利申请人控制专利申请质量的手段，也是专利申请人考核专利代理机构的过程。专利申请文件的质量关系专利申请能否获得授权，关系获得专利授权范围的大小。专利申请审查通过的专利申请文件，可以向国家专利局提交。

（二）申请过程的各阶段管理方法

1.专利挖掘

首先，对特定技术主题列出专利挖掘的新技术特征，对于每一个新技术特征，要列出具体创新发明点。一般地，一项专利挖掘的新技术特征和发明点不必太多。如果挖掘的新技术特征和发明点比较多，需要把这些新技术特征和发明点拆分组合成几个专利申请。其次，如果检索到的专利技术特征与新创造的技术特征有所类似，则要制作发明点清单，针对这一新技术特征记录现有专利的专利号及其技术方案，挖掘并记录现有技术方案与创新发明点在技术、作用、效果上的明显区别，确保挖掘的新技术特征或者发明点是超出专利检索范围之外的新创造技术特征。专利挖掘要运用框图、表格等管理工具，显化新技术特征与创新发明点之间的逻辑关系，显化发明点与现有技术在技术、作用、效果上的明显区别。

2.专利检索

专利检索要从查全率、查准率两个方面对专利检索流程进行标准化管理。

在查全率方面，首先要制定检索策略，形成检索计划。要从关键词、申请人、分类号等多角度开展检索。关键词检索要拓宽同一关键词的检索词汇，包括关键词的上位词和下位词、同义词和近义词、不同语种的词汇，不同翻译的词汇，不同表达方式的词汇，不同字符输入方式的词汇，以及关键词的组合。申请人检索要泛化申请人名称，包括申请人名称的不同语种、同一语种的不同翻译、母公司名称、子公司名称、分公司名称等。分类号检索要比较不同分类体系的优点与不足，选择较为适宜的一个或几个分类体系分别检索。由于泛化的关键词比较多，要对泛化关键词按照技术特征分类组块，把技术特征块和分类号两者按逻辑“或”加以合并形成检索块进行“块检索”，再把各个“块检索”结果按照逻辑“与”来合并进行检索，以便提高检索效率。

在查准率方面，要对以上检索结果加以评价。一般而言，上述追求查全率的做法总会得到许多与技术主题无关的检索结果，评价的目的就是尽量去除其中无关的检索结果。评价的方法是，运用关键词检索、分类号检索和标题检索的结果与上述检索结果加以比对，识别检索噪音，去除有关的噪音关键词、噪音分类号或者噪音标题后，重新检索，获得最终检索结果。

3.技术交底书

创新是人类思想的幽灵，生灭刹那，飘忽无常，是人类知识的异乡，难以呈现，困于表达，专利挖掘完成后，要形成技术交底书。技术交底书的任务是清楚阐述技术问题和发明点，清楚记录发明思路、规范专利申请操作、提高申请文件质量。在专利挖掘产生的发明点清单里，有关新技术特征、现有专利的专利号及其技术方案、现有技术方案与创新发明点在技术、作用、效果上的明显区别等记录，是技术交底书撰写的重要依据。

技术交底书是具有一定规范的文件，由发明主题、技术领域、背景技术、现有技术及其缺陷、本申请发明点与技术改进点、具体实施方式、有益效果、附图和附图说明等部分构成。撰写上，一是详细描述新技术方案，结合图表说明新技术方案如何实现，达到专业人员可以实施的程度，不能只讲原理，不能只介绍功能。二是明确新技术方案与已有技术之间的区别，明确希望保护的关键技术要点。三是对现有技术未做改进的步骤或组成部分只做简略介绍，以便突出关键发明点。四是注意有益效果与发明目的、发明内容之间的关联呼应，尽可能采用客观、定量方式阐述，不得有诋毁或者吹捧的语气。五是对申请的新技术特征与已有技术特征的区别点，按照对于发明目的的影响程度加以排序，按照重要程度先后列出。六是文件的附图格式要规范，使用中文描述，图中的技术术语要与文件术语一致，避免彩色附图。

技术交底书的行文，如果需要从产品和方法两个角度描述新技术方案，就要分别描述，避免把产品和方法糅合叙述。要丰富技术细节，尽可能扩展实施例，充分挖掘技术细节的等同替代。要善用数据、表格、框图、示意图、流程图表达新技术方案、关键发明点和显著的有益效果。技术交底书的许多内容都会体现于专利说明书中，撰写时尽量贴近专利说明书的写作规范，能够促进发明人与专利代理人之间的有效沟通。技术交底书撰写结束后，要由知识专务（IPR）[3]加以完善，进一步核定创新性，再转入专利申请分级。

4.专利申请分级

专利申请分级是从企业战略、技术价值以及市场保护等方面出发，对技术交底书阐述的技术进行价值评估，需要组织知识产权人员、研发主管和研发人员、市场人员参加。要形成标准化的专利申请分级流程，预先整体规划分级要素，采用制式表格的形式，把分级要素逐项逐条列出，赋权评分。为了提高专利申请分级人员的参与效果，要对市场人员、研发工程师开展专利基础知识培训，要组织专利工程师参加专利部门与研发部门的业务互动，研讨典型申请案例，相关领导和知识专务（IPR）要切实承担起专利申请分级工作的领导责任。

5.专利申请文件

提交的专利申请文件必须齐全，由专利请求书、专利说明书及其附图、说明书摘要及其摘要附图、权利要求书，以及其他视情需要的附件组成[2]。专利申请文件的各个组成部分是相互联系、逻辑严密的有机整体。其中，专利说明书和权利要求书最为重要。

权利要求书载明的专利保护范围，是未来专利侵权案件判决的法律依据，专利说明书则是侵权诉讼时解释权利要求的辅助手段[2]。权利要求书和专利说明书还是专利审查中对专利申请文件修改的依据[4]，需要十分认真对待。

（1）专利说明书的撰写

专利法实施细则对发明专利说明书有明确的内容、结构、顺序的撰写规定[4]，具体概括如表1。专利说明书必须按照上述内容、结构、顺序撰写，公开充分，描述具体，语义准确，措辞适宜，语体客观。

表1 发明专利说明书的组成、结构、顺序及内容

例如，发明的技术领域是新技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，不是上位领域或者相邻领域，也不是发明或者实用新型本身，要参照国际专利分类表加以确定。再如，背景技术是对发明或者实用新型的理解、检索和审查有用的一项或者多项现有技术，引证的现有技术要注明出处。要简要说明现有技术的主要结构、原理、技术特征，指出其存在的主要问题，这些主要问题特指与本发明已解决的问题相关联的问题，而不是其他无关的任何问题。描述现有技术存在的问题时不得使用诽谤性语言诋毁现技术。又如，有益效果要真实、清楚、客观，不得使用广告性语言夸赞新发明或者实用新型。

专利说明书的某一意思得到某种简洁准确的表达后，后续文中涉及到该意思时，应该使用那种准确表达，不要因为文字机械、呆板、重复而变换说法。其他专利文件中的一些惯用语句，通常具有精准表达的作用，应当尽量套用，不必避嫌抄袭。

对专利说明书公开充分的要求，由专利说明书的技术方案和具体实施方式来体现。要求数据真实，同行可重现，举例必须覆盖权利空间的边界和内部，数量充足，大体等距分布。例如，对于产品专利，举例要描述产品的机械构成、电路构成或者化学成分，说明各个部分的相互关系；对于可动作的产品，如果只描述构成不足以获得同行专业人员理解并重现，就要描述动作过程或者操作步骤；对于方法专利，要描述操作步骤以及由操作参数或者操作参数范围表示的工艺条件。

专利申请文件修改的基本规则是修改不增补，即申请文件在修改后不得出现新描述。修改不增补规则一方面能促进申请文件公开充分，另一方面也增加了专利申请文件的修改难度。为了最大限度保持申请文件修改的灵活性，对于优选的工艺条件有数值区间的，不宜仅仅从文字简洁的角度出发，简单写出实施区间和优选区间的上下限，建议采用双向敞口写法，即根据一种具体的实际制约给出最低边界和优选的最低边界，再根据另一种具体的实际制约给出最高边界和优选的最高边界。

（2）权利要求书的撰写

权利要求书中的权利要求必须以专利说明书为依据，简要清楚[2]。独立权利由前序部分和特征部分组成[4]。独立权利要用较少的技术特征，适当宽泛的措词含义撰写，争取达成最宽的保护范围。撰写时从专利说明书的技术方案部分直接复制最为可靠，以免表述不同带来语义差异而影响公开充分，或者削弱专利说明书辅助解释权利要求书的力量。从属权利由引用部分和限定部分组成[5]。从属权利首先是要具有独立权利的所有技术特征，其次是通过对独立权利的技术特征加以限定或者增加，使得独立权利的技术特征更为具体，其保护范围落在独立权利的保护范围之内。

6.专利申请检查

专利申请检查要前置到技术交底书撰写和专利申请文件撰写的过程中。要结合撰写技术交底书、撰写专利申请文件和检查专利申请文件等环节做必要的专利查新，防止创新点与已有技术重叠。专利申请检查要形成标准化的检查流程，要预先整体规划检查事项，采用制式表格或者检查记事簿的形式，把需要检查的事项逐项逐条列出，例如创新点描述是否准确、公开是否充分、说明书是否有泄密、权利要求概括是否合适、是否有驳回申请的法律条款相关事项、语句是否通顺、文字符号是否正确、图表与文字描述联系是否明确、图表是否规范等，逐项逐条检查。专利申请检查要吸收研发工程师、专利工程师、相关领导和知识专务（IPR）参加。专利申请文件提交前，要经过专利工程师初步检查、研发工程师确认检查、其他相关人员职责检查，最后由知识专务（IPR）复核检查几个步骤。

四、结论

世界已经进入知识经济时代，技术创新对产品质量升级有显著正向作用[5]，占据知识高地是现代化国家建设的标志性成就。大力提升知识产权创造质量，是2021 年知识产权八项重点工作之一[6]。对专利申请过程进行科学管理，弄清专利的申请策略和过程管理与专利授权风险、专利保护风险之间的关系，改进专利申请策略和申请过程，运用好专利保护的主动权，可以提高专利申请的授权机会，巩固专利授权，降低专利保护风险，提高专利建设的成效。