标准必要专利中FRAND原则在我国的司法实践考察

王 雪,曹 瑾

(云南财经大学 法学院, 云南 昆明 650221)

专利与技术标准的融合便形成了标准必要专利(Standard Essential Patents,以下简称SEP),这也是当今标准化发展的大趋势。对于SEP的定义,不同的标准化组织有不同的规定。如ITU在其制定的《共同专利政策》中将其界定为:“对于实施具体的建议书或可交付件来说将是必须的专利。”(1)ITU,即国际电信联盟。ITU Guidelines for implementation of the common patent policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC,Section 2.ETSI则认为:“基于技术上的理由,不可能在实施符合某一标准的设备或方法时不侵犯的知识产权。”(2)ETSI,即欧洲电信标准化协会。ETSI Intellectual Property Rights Policy,Section15(6).IEEE则对其定义为:“对实现强制性或选择性IEEE标准规范性建议条款所必须的专利权利要求,并且没有可替代的非侵权技术方案。”(3)IEEE，即美国电气及电子工程师协会。IEEE-SA Standards Board Bylaws,Section6.1.我国对于SEP的定义为:“国家标准中涉及的专利应当是必要专利,即实施该项标准必不可少的专利。”(4)见《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》第四条。当专利技术不可避免地纳入技术标准后,专利权的私益性和技术标准的公共性之间就必然产生矛盾,专利权人通过专利技术获得收益,以此激励技术的创新和进步,而技术标准的公共性有利于提高生产效率,便于规模化生产，提高社会公共福祉。因此,当私益性的专利与公共性的标准相结合形成标准必要专利时,为了协调两者之间的矛盾,确保在推动技术标准广泛应用的同时,使得专利权人也能够获得足够的回报,公平、合理、无歧视原则(Fair,Reasonable,Non-discriminatory terms,以下简称FRAND原则)便成为标准化组织(SSO)规范标准必要专利许可的基本原则。

在马海生教授调查的29家标准化组织中,只有4家标准化组织(5)这四家分别是:美国电气电子工程师协会(IEEE)、美国电信工业协会(TIA)、Parlay小组(Parlay Group)、VMEBUS国际贸易协会(VITA)。对其在知识产权政策中涉及的FRAND原则有具体规定,其余25家均没有对该原则的具体内容作出任何界定。[1]如ITU的专利政策规定：技术标准中包含的专利必须对所有人开放,不得设定过多的限制条件;潜在的SEP权利人必须做出愿意在公平、合理、无歧视的基础上,与技术标准实施者协商专利许可条款的承诺;如果专利权人不愿意遵从FRAND原则向所有的意向技术标准实施者提供专利许可,那么,技术标准将不会纳入该会员持有的专利。(6)ITU,Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.ISO、IEC(7)ISO即国际标准化组织,是世界上最大的非政府性标准化专门机构,在国际标准化领域享有重要地位;IEC即国际电工委员会,是世界上最早成立的国际性电工标准化机构。与其专利政策基本一致。这些标准化组织之所以不在标准制定过程中确定FRAND原则的具体条款,主要是基于标准的制定属于技术层面,具体的许可条款属于商业层面行为的考虑,并且担心涉及专利许可使用费时可能会违反反垄断法。正是由于内涵的不明确导致标准必要专利权人与标准实施者对该原则的理解产生分歧,实践中便产生了大量有关FRAND原则的纠纷,也成为法院裁判中的一大难题。因此,正确理解FRAND原则的内涵,确定该原则下合理的许可费计算规则以及禁令救济规则的适用条件,是法院在定纷止争中亟待解决的司法难题。

一、标准必要专利FRAND原则概述

(一)标准必要专利FRAND原则的起源

在标准制定的过程中存在一定的风险,专利被纳入标准后,经营者要参与该行业的竞争就必须实施标准必要专利;如果绕开标准必要专利,就无法满足标准,而不满足标准的产品或服务就不会有市场。[2]因此,一些SEP权利人会利用其优势地位要求不合理的许可费,或是实施“捆绑许可”,将非标准必要专利一起打包许可,甚至出现“专利劫持”行为,即在标准制定过程中隐瞒其所享有的专利权,当其专利被标准纳入之后再主张其权利,并且以禁令救济威胁要求SEP实施者支付高额许可费。此时,标准实施者已经对这一标准的实施投入了大量成本,不得不接受专利权人提出的不合理条件。

从二战开始至20世纪70年代,美国法院审理了超过一百件专利垄断案件,判决要求专利权人在公平、合理、无歧视的基础上许可专利。[3]1956年,美国政府在针对美国电话电报公司(AT&T)和西方电子公司(Western Electric)的大规模反托拉斯诉讼中产生了第一个和解协议。在此背景下,美国标准协会开始考虑制定正式的标准必要专利许可政策,并于1959年正式通过。标准必要专利许可政策中规定,技术标准中不应含有专利,除非专利权人同意并确实在合理条件下向任何有利害关系的专利实施者提供许可,或在技术标准中含有非专利竞争条款,否则,纳入技术标准的专利将被排除。这一规定正式将之前反垄断案件中多次被法院作为补救措施的统一合理无歧视专利许可命令,作为技术标准组织的专利FRAND许可政策。[4]

这种做法逐渐形成了FRAND原则,也就是说,FRAND原则就是为了防止SEP权利人利用其优势地位,以高价许可标准必要专利、附加不合理条件或捆绑非标准必要专利等手段滥用垄断地位影响市场交易秩序。目前绝大多数信息技术产业的标准化组织在制定标准过程中,均要求SEP权利人在加入标准化组织时依FRAND原则进行许可声明,从而对技术标准下的专利许可进行有序的规制。[5]

(二)我国关于FRAND原则的主要规定

1.主要规定

按重要程度排序,我国有关FRAND原则的规定主要有以下五项:

(1)2015年《专利法修订草案(送审稿)》第八十五条对潜在的SEP权利人的披露义务进行了明确,同时规定双方协商许可使用费,不能达成一致的可请求国务院专利行政部门裁决。

(2)2016年《专利法司法解释(二)》第二十四条对我国标准必要专利停止侵权的适用进行了调整,明确规定我国依法保护已明示的标准必要专利,对侵权人以无需SEP权利人许可为由的抗辩不予支持。同时规定,如果SEP实施者在协商中是善意的,SEP权利人故意违反FRAND原则的许可义务,则不应当适用停止侵权,并且要求法院在确定许可条件时,应当根据FRAND原则来综合考虑各项有关因素。

(3)2017年《关于滥用知识产权的反垄断指南》(征求意见稿)第十四条明确了认定专利权人是否以不公平的高价进行许可的考量因素,包括许可费的计算方法、可比照的许可费标准、限制许可的地域或者商品范围等五项,此外还包括商品所承担的整体许可费情况及其对相关产业正常发展的影响。第二十六条列举了五项因素判断SEP权利人是否利用禁令救济迫使SEP实施者接受不合理的许可条件,包括谈判中双方的行为和真实意愿,专利权人的有关承诺及对相关市场和消费者利益的影响等因素。

(4)2013年《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》第九条对FRAND原则中许可费的问题进行了简单规定,包括三种许可模式,即在遵循FRAND原则的基础上,免费或收费许可任何组织或者个人在实施该国家标准时实施其专利,以及不同意按FRAND原则的许可方式进行专利实施许可。

(5)2017年北京市高院发布《专利侵权判定指南(2017)》第一百四十九条的规定与上述司法解释第二十四条第二款规定一致。第一百五十二条、一百五十三条列举了哪些是可以认定专利权人故意违反FRAND原则许可义务的情况以及哪些行为可以认定标准实施者存在明显过错,并且在双方实施许可协商中均没有明显过错的前提下,若SEP实施者及时提交其所主张的许可费或提供相应的担保,法院将不支持停止侵权申请。

2.不足之处

上述所列规定中,第(1)项仅仅涉及国家标准,并且该项对于许可费的标准问题也没有作出具体规定。第(2)项规定过于宽泛,对何为明显过错以及何种行为属于故意违反FRAND原则等情况没有进行详细的解释,并且若在SEP权利人一方存在过错,或是当事双方均存在过错或均无过错的情况下能否适用停止侵权,该司法解释未作出规定,这对依FRAND原则进行的许可谈判不能形成有效规范和制约。第(4)项并没有规定具体的许可费确定方式,将许可以及许可费的问题交标准使用人与专利权人协商处理,这样的规定过于宽泛，会导致存在过大的自由裁量空间,无论是在当事人就许可协议谈判时还是在法院裁判时,其可操作性都不高,所能发挥的作用也不大。对于第(5)项,2018年由广东省高院发布的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)》也作出了类似规定,细化了有关许可义务和过错认定等判断标准。北京市高院和广东省高院发布的规定在一定程度上填补了我国标准必要专利停止侵权适用问题的空白,但均具有一定的地域性,适用面较窄。

(三)FRAND原则实施中纠纷产生的原因

标准必要专利许可FRAND原则能够很好地平衡SEP权利人的个人利益和标准的公共利益以及标准实施者的利益,同时也能够在一定程度上消除专利劫持风险。但如前所述,大多数标准化组织对FRAND原则的含义没有作出具体解释,我国在立法上也没有明确,相关纠纷的产生往往在于标准必要专利权人与标准实施者对于该原则的理解存在分歧。

实际上,FRAND原则的核心就在于利益分配的公正,而利益分配的关键点就在于公平、合理的标准必要专利许可费率。但由于标准化组织担心对许可费率的确定可能会违反反垄断法,因此拒绝对FRAND原则的具体标准作出规定,而且一个标准中所包含的专利数量庞大,标准必要专利鉴定工作极为复杂,许可费率的确定不仅仅是技术上的问题,也涉及商业行为,对于参与标准制定的技术人员来说,要制定出合理的许可费率难度较大。在FRAND原则下许可费率的确定需要综合各类因素来考量,如对进入该必要专利的自身价值、该专利对市场的贡献价值以及研发成本等方面进行综合判断加以确定,要量化出合理的许可费率是相当难的。[6]

正因如此,大多数标准制定组织没有对FRAND原则的详细具体条款作出规定,这也是专利许可费堆积以及专利劫持与反劫持等各种问题产生的原因。这些问题使得FRAND原则在实施中纠纷不断,标准实施者与标准必要专利权人在协商不成时就会交由法院来处理,从而成为司法实践中的一个难题。

二、FRAND原则在我国的司法实践

在技术专利化、专利标准化的时代背景下,标准必要专利许可诉讼作为一项新的诉讼类型不断涌现,我国法院对于FRAND原则的适用,在具体内涵的解释、许可费的计算以及停止侵权等方面展开了积极探索。笔者从中国裁判文书网查询有关“标准必要专利”的文书,一共检索到85篇,排除了有关管辖权争议的文书,选出涉案专利为标准必要专利的案件,最后筛选出运用了FRAND原则来审理案件的文书,如表1所示:

表1 适用FRAND原则审理的案件

通过进一步考察裁判文书的内容,真正在标准必要专利纠纷中涉及FRAND原则裁判的案件仅4例,由此可见,在我国,FRAND原则在理论上探讨得较多,但在司法实践中的运用还很有限。基于此,本文就以上4个案例进行讨论,并且主要对作为我国FRAND原则裁判第一案的“华为诉交互数字案”和运用FRAND原则判定停止侵权第一案的“华为诉三星案”进行分析,并结合我国的实际情况,提出FRAND原则下确定许可使用费的方法与标准以及适用停止侵权的完善建议,以妥善解决我国标准必要专利许可中有关FRAND原则的纠纷。

(一)华为诉交互数字案

1.基本案情

2011年华为公司向深圳市中院对交互数字技术公司(IDC)分案提起两项诉讼:第一项是华为公司认为交互数字技术公司违反了依据FRAND原则对标准组织作出的许可承诺,滥用市场支配地位,在标准必要专利许可中设定了不公平高价和歧视性条件,所要求的费率远高于交互数字公司给予其他许可人的费率,并在双方谈判过程中在美国法院对华为公司提起禁令救济以拒绝交易。因此,原告华为公司请求法院判令被告交互数字公司停止侵权行为,并赔偿经济损失2 000万元。第二项诉讼则是华为公司请求法院依据FRAND原则确定交互数字公司对其许可费率或费率范围。

一审法院(深圳市中院)认为,交互数字公司给出的专利许可条件以及高额的许可使用费对价均不符合FRAND原则的要求,并且当双方正处于协商谈判的过程中时,交互数字公司在美国法院对华为公司的出口产品提起的禁令之诉将产生限制排除性影响,属于滥用市场支配地位的行为,最后判决交互公司停止侵权、赔偿2 000万元,许可费率则是通过华为公司相关产品的实际销售价格进行计算,确定不高于0.019%。交互数字公司不服,提起上诉,2013年10月,二审法院(广东省高院)对本案作出了“维持原判”的终审判决。

2.本案对FRAND原则的运用

首先,深圳市中院认为“许可”是适用该原则的前提条件,SEP权利人在善意SEP实施者愿意支付合理专利许可使用费时不得拒绝向其提供许可;其次,深圳市中院认为FRAND原则的落实应当平衡当事人之间的利益,在保证SEP权利人合法权益的同时避免其利用自身在专利许可市场的支配地位向SEP实施者提出不合理的许可费或条件;再次,深圳市中院认为合理、无歧视的许可费或许可费率的确定是FRAND原则的核心,其“合理”包括许可费本身的合理及许可费相比较的合理;最后,在二审中,广东省高院对“无歧视”条件的认定进行了补充说明,认为对于不同的被许可人,如果交易条件基本相同就应收取基本相同的许可费或采用基本相同的费率,否则当SEP权利人对某一被许可人的费率要求过高,则将违反“无歧视”的许可承诺。

(2)明确了FRAND原则下许可费的确定因素。

第一,对于许可费的收取,SEP权利人仅有权收取与该SEP在相关产品销售中所得利润占产品收入比例相对应的部分,即在计算许可费时应将实施该专利对相关产品利润的贡献比例纳入考量范围;第二,考虑SEP对技术创新的贡献率,SEP权利人不能因专利技术纳入相关标准而获得额外利益;第三,SEP权利人仅能要求实施者就标准必要专利支付许可使用费,不应将非标准必要专利包括在内;第四,专利许可使用费不应超过产品利润一定比例范围。

此外,深圳市中院采取了参照具有可比性的许可协议法来确定本案的许可费率。美国苹果公司、韩国三星公司及中国华为公司作为SEP实施者,使用的都是交互数字公司在移动电话领域的标准必要专利,因此具有可比性。法院认为,对比交互数字公司向苹果公司、三星公司收取的许可费以及采用的费率,交互数字公司对华为公司的专利许可报价明显过高,不符合FRAND原则。法院最后之所以将交互数字公司与苹果公司之间的许可费率作为参考对象,是因为这一许可费率是在平等自愿的基础之上协商达成的,而三星公司与交互数字公司所达成的许可费率不符合本案的情况,它是在诉讼背景之下确定的。但他们之间所许可使用的专利均为全球范围之内的,而本案中的专利仅限于中国范围内。因此,在综合考虑之下,法院最终以华为公司相关产品的实际销售价格计算许可费率,得出不超过0.019%的结果。(8)参见一审广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第857号、858号判决书,二审广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号、306号判决书。

(3)禁令救济规则的适用。

深圳市中院认为,SEP权利人不能以获取不合理的许可费为目的,禁止善意的被许可人使用其必要专利,在谈判中,华为公司一直处于善意状态,而交互数字公司在自身违背FRAND原则的前提下,向美国法院对华为公司提起禁令之诉,该行为旨在迫使华为公司接受不合理的专利许可条件。广东省高院在二审中进一步确认了深圳市中院的观点,认定交互数字公司构成滥用市场支配地位。但一审、二审法院在表达对禁令救济适用的态度上均不够明确,一方面没有阐明禁令救济与FRAND原则之间的关系,另一方面没有具体说明“善意”的认定标准。

功能性食品通常是指适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。20世纪60年代功能性食品概念率先由日本提出后，随后受到世界各国重视，我国功能性食品的研究和开发也迅速成为食品和相关行业发展的新潮流。相对于药品，人们更倾向于选择食品这种对人体没有任何副作用的治疗方式来达到健康的目的，因此对功能性食品的需求持续增加，相应的功能性食品加工企业加工规模和加工产品类型也随之不断增加，“功能性食品”课程应运而生，为功能性食品产业提供了大量的专业人才。

(二)华为诉三星案

1.案情简介

2016年5月,华为公司因两项专利许可纠纷向深圳市中院对三星公司提起诉讼。华为公司指控三星公司未经许可,大量制造、销售、进口涉嫌侵权产品,侵犯其专利权。原告在进行许可谈判时一直遵守公平、合理、无歧视的许可承诺,而被告三星公司一直拖延谈判,违背诚信原则,导致无法达成许可协议,并且一直实施涉案专利但拒不支付许可费,因此请求判令被告停止侵权。被告三星公司称其在许可协商过程中没有明显过错,华为公司并没有遵守FRAND原则的许可义务,应当驳回华为公司的诉讼请求。

在专利案件中,英美法系和大陆法系都采用停止侵权(英美法称“禁令救济”)、赔偿损失的民事责任承担方式,法院支持了华为的停止侵权诉讼请求,并且指出，因为该案涉及标准必要专利,在停止侵权判决生效后,双方仍可继续进行谈判,若达成专利许可协议或者经过华为公司的同意,可不执行本院停止侵权的判决。

2.本案对FRAND原则的运用

深圳市中院对于本案中涉及的FRAND原则问题,主要通过对双方在整个SEP交叉许可活动中是否存在过错的判断,以认定当事人是否符合FRAND原则。法院对谈判过程中整个流程的进行和许可费的报价两方面进行了梳理,最后认定原告华为公司没有明显过错,被告三星公司有明显过错,违反了FRAND原则。

(1)程序上:被告存在主观恶意。

第一,在原被告双方六年的协商谈判过程中,原告华为公司已经向被告三星公司明确表示交叉许可谈判仅针对标准必要专利,这是符合行业惯例的,但三星公司却始终坚持将非标准必要专利捆绑许可,使得双方无法就谈判范围与条件达成一致,从而拖延了双方的谈判进程。

第二,华为公司及时回应了三星的权利要求对照表,但三星未能积极回应华为公司提交的标准必要专利权利要求对照表,严重拖延谈判。

第三,华为公司根据自身标准必要专利的实力,积极向三星公司提出许可费的报价,但三星公司既没有对华为的报价积极回应,也没有积极向华为提出报价,导致谈判进程一直未能顺利进行,其主观上存在恶意。

第四,在谈判进行五年仍不能达成协议时,三星公司无正当理由拒绝华为公司提出的交给中立第三方仲裁机构解决的建议,可见华为公司为促成许可协议的达成作出了积极的努力,但三星公司却消极应对,没有解决争议的意愿。

第五,最后在法院组织的调解谈判中,法院明释其行为会成为是否遵守FRAND原则的判断标准,三星公司才对华为公司的报价作出没有实质性内容的回应,而华为公司对于其报价及时作出了回复。

(2)实体上:许可费不合理。

在判断过错时,除了谈判过程中的程序问题,法院还从实体上即双方所要求的许可费率是否合理进行了分析。

深圳市中院通过判断双方拥有的标准必要专利的实力来认定其报价是否符合FRAND原则,对于三星公司主张参照华为诉IDC案提出报价,法院认为这两者之间不具有可比性,主要理由在于:首先,从授权的标准必要专利地域范围看,华为诉交互数字案判决所确定的费率是中国范围内的,而本案是全球范围内的;其次,从授权主体的特点看,IDC仅以标准必要专利授权作为其经营模式,而华为公司与三星公司是标准必要专利实施主体;最后,华为诉IDC案终审后,华为与IDC达成了新的全球许可协议,并没有依照判决中的费率实施,因此两者之间不具有可比性。因此,根据法院查明的事实,法院认为原被告双方在全球范围内的标准必要专利实力没有明显差别,华为公司提出的报价符合FRAND原则,而三星公司严重背离标准必要专利的价值和双方实力对比,提出华为公司报价三倍之高的许可费率,不符合FRAND原则。(9)参见华为诉三星标准必要专利侵权案,(2016)粤03民初816号判决书。

在之后的西电捷通诉索尼案(10)参见西电捷通诉索尼案,(2015)京知民初字第1194号,(2017)京民终454号判决书。中,北京知识产权法院细化了过错认定的标准与裁判规则。法院认为，SEP实施者对涉案专利的实施使用,是基于对SEP权利人所作的FRAND原则许可承诺的信赖,此种行为所具有的合理性基础以双方善意协商为前提。因此,在未能达成一致的情况下,SEP权利人请求停止侵害救济就必须考虑过错问题。法院认为,为避免专利权人滥用其权利,若是双方均无过错或仅SEP权利人存在过错,则不应支持停止侵权的诉讼请求;为防止“反向劫持”的发生,若是只有标准实施者一方存在过错,那么应当支持停止侵权的诉讼请求;若双方均有过错,在此种情况下应通过判断双方过错大小,以平衡两者之间利益为出发点来决定是否适用停止侵权。两案的共同之处在于法院都基于民法的诚实信用原则来判断过错方,又因在两案中双方未能达成许可协议过错均在于专利实施方,所以判令实施者承担停止侵权责任。

三、司法实践中存在的问题

如前所述,华为诉IDC案是我国法院利用FRAND原则对标准必要专利许可费作出裁判的第一案,华为诉三星案是我国法院运用FRAND原则判定停止侵权的第一案,因此司法裁判中可借鉴的经验不足,这也导致法院在判决中存在着许多不够合理的地方。

(一)许可费的确定问题

华为诉交互数字公司一案中,深圳市中院虽然考虑了比例、贡献率等因素对本案的许可使用费加以确定,但对于考虑因素的具体内容没有说明。一审和二审法院均未对本案涉及的属于交互数字公司的中国范围内的标准必要专利进行调查,对于华为公司具体有哪些产品使用中国范围内的标准必要专利及具体包括哪些专利,交互数字公司的这些专利对华为公司的相关产品的贡献价值有多大,以及这些专利对标准的贡献率有多大,判决书均未提及。[7]此外,深圳市中院认为计算许可费时应将相关产品利润作为考量因素,而利润是售价与成本的差值,许可费本就包含在成本之中,也就是说,法院的观点实际上是将许可费本身作为计算许可费的前提,这是矛盾的。

而在华为诉三星案中,深圳市中院仅对许可费率是否合理作出了一定的判断,没有具体计算本案的专利许可费率,而是依据三星公司与华为公司在全球范围内的标准必要专利实力没有明显差别这一标准就认定三星公司报价超出三倍,此部分的说理不够充分。法院试图通过停止侵权来促使双方达成许可协议,将具体许可费率的确定又交由当事人协商,这其实是难以充分发挥法院定纷止争的作用的。

(二)可比较协议的选取

在华为诉交互数字公司案中,深圳市中院确定具体的许可费率是通过对交易条件基本相同的当事人之间的许可协议进行对比而得出结论,但深圳市中院没有明确所称的交易条件指什么,又如何判断交易条件基本相同。还有学者指出,一审和二审法院在判决中的表述过于笼统,没有仔细调查手机市场的变化与多种可能性,没有考虑到在许可协议签订时市场上存在的风险,同时没有对如何通过交互数字公司与苹果公司之间0.018%的许可费率得出华为公司应当给予的许可费率为0.019%作出说明。[8]也就是说,以可比较协议法来计算许可费的过程中存在着法官的主观认知偏差,深圳市中院对如何确定具体的许可费率没有进行充分说理。在之后的华为诉康文森案中,南京市中院认为采用可比较协议法的难点在于:企业之间的许可协议中各方面的情况不尽相同,不仅仅是专利范围、数量、价值等不一样,当事人还会出于对商业秘密的保护而不公布许可协议的具体内容。因此,结合本案的具体情况,采用“自上而下”法更为合适,即首先以标准对手机价格的贡献价值来折算出累积费率,之后再参考中国的标准必要专利数计算单族专利在中国的许可费率,如此测算出的许可费率也更具合理性。(11)参见华为诉康文森案,(2018)苏01民初232号、233号、234号判决书。

(三)判令停止侵权中过错的认定

在华为诉三星案中,深圳市中院明确了标准必要专利FRAND原则许可纠纷中停止侵权的适用条件,由过错方承担停止侵权的责任,并通过程序和实体两方面充分认定当事人的过错,判断当事人违反了FRAND原则。但实际上,在商业谈判的过程中,采用拖延战术来达到目的是很常见的,属于谈判技巧问题,而法院依据其拖延许可协议谈判进程的行为来认定三星公司存在恶意,未免有些轻率。

司法裁判中之所以出现如此多的问题,主要原因在于我国在立法上没有对FRAND原则的适用规则作出明确规定,对许可费的规定也较为笼统,可操作性差,在标准必要专利停止侵权的适用和规制问题方面同样不够清晰,各地法院也尚未形成统一意见。

四、完善建议

(一)合理选取可比较协议

因我国目前有关许可费的确定缺乏相关规范,在华为诉IDC案中,法院在采用可比较许可协议来确定许可费率时也没有一套行之有效的规则,这在一定程度上降低了判决的说服力。在之后的西电捷通诉索尼案中,北京知识产权法院在选取可比较许可协议时,考虑了该许可协议的许可类型、适用的地域范围、许可期限等因素,同时否定了不同技术标准之间的可比性。在前述华为诉三星案中,对于三星公司主张参照华为诉IDC案提出报价,深圳市中院也对比了双方的授权的标准必要专利地域范围、授权主体的特点以及判决生效后华为与IDC达成了新的全球许可协议,从而排除了其可比性。上述两案的审理法院对于可比性的判断相较于华为诉IDC案更为合理。

综合各国法院司法实践中行之有效的标准,我国应当确定统一的选取规则与标准:第一,在涉案专利纳入标准相关的专利池中,相同当事人之前作出的许可交易应当是能够作为直接参考依据的。第二,可比较许可协议应当是由谈判双方自由协商而成,若许可协议是在受到潜在诉讼威胁时,或是在企业发生经营危机时签订的,那么该许可协议不能作为可比较的对象。第三,当事双方与可比较协议的签订双方经营模式应当类似,专利实力也应相当,差距过大的交易主体签订的许可协议不具有可比性。第四,可比较协议中所授权的标准必要专利实施范围应当与涉案专利许可在类型、时间以及地域的范围上相当。[9]根据以上规则与标准所选择的可比较协议更具有合理性以及说服力。

(二)确定许可费具体计算方法

若没有可比较协议作为参考,那么在确定许可费计算方法时可以遵循以下原则,严格限制许可费的计算方法,以增加标准实施的确定性:首先,应当以该专利进入标准前的市场价值为基础确定其许可费,不因市场的变动而变化;其次,应当避免许可使用费堆积,将所有SEP权利人收到的许可费总和控制在一定的比例之下;再次,不同的SEP权利人之间分配许可费,应当考虑不同SEP对标准的贡献度,以不同SEP的重要性和相应的SEP权利人的市场地位加以区分;[10]最后,在确定许可费计价基础时,以“最小可售单元”为原则,“整体市场价值”为例外，当且仅当涉案专利所保护的发明驱动了对终端产品的需求时,才可以使用终端产品的整体市场价值作为计费基数。[11]

(三)明确适用“停止侵权”的情形

1.原则上不适用停止侵权

2001年,最高院发布《最高院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》,其中第十一条(12)《最高院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第十一条:“(一)被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯专利权;(二)不采取有关措施,是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害;(三)申请人提供担保的情况;(四)责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。”对一般专利适用停止侵权的审查方面作出说明。但标准必要专利与一般专利不同,若是责令标准实施者停止侵权,即禁止了其对标准必要专利的使用,相当于禁止了对标准的实施,那么当标准实施者没有其他替代选择的情况下,相当于组织了标准实施者进入相关市场,这将对标准实施者造成极大的损失。因此,我国在针对标准必要专利的停止侵权规则的适用时,应当采取更为审慎的态度,可以要求当事人证明自己没有其他可替代的方式进行救济。同时,法院应当考虑到,对停止侵权的适用应当尽可能平衡标准实施者、标准必要专利权人以及社会公共这三方的利益,在有可替代方式进行救济时,原则上不采取停止侵权的救济方式,将停止侵权作为金钱损害赔偿等其他救济途径无法弥补损失时的最终救济手段。

2.停止侵权的具体适用规则

标准必要专利与一般专利最大的不同在于,SEP权利人在加入SSO时一般都会被要求作出符合FRAND原则的许可承诺,而一般专利的许可不会有此种要求。因此,在停止侵权的救济方式上,可以回归到公平、合理、无歧视原则本身来考虑其适用规则。首先,根据公平原则,SEP权利人只要符合法律的规定,就可以获得停止侵权救济的权利,不因标准必要专利权的特殊性或公共利益而完全排除其适用;其次,根据合理原则,考虑到标准必要专利权的特殊性,停止侵权的适用应当避免垄断的产生,即不得使SEP权利人滥用其在SEP许可市场的支配地位,从而损害社会公共利益,给不特定的多数人带来明确的损失;最后,根据无歧视原则,对于标准实施者的恶意行为,法律应当适用停止侵权对此加以惩戒,以维护市场秩序与推动标准技术化的发展。[10]

3.明确“过错”的情形

对于目前我国法律或司法解释对于“过错”认定均不明确的问题,可以参照上述《专利侵权判定指南(2017)》中第一百五十二条(13)北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第一百五十二条规定有下列情况之一,可以认定专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务:(1)未以书面形式通知被诉侵权人侵犯专利权,且未列明侵犯专利权的范围和具体侵权方式;(2)在被诉侵权人明确表达接受专利许可协商的意愿后,未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供专利信息或提供具体许可条件的;(3)未向被诉侵权人提出符合商业惯例和交易习惯的答复期限;(4)在协商实施许可条件过程中,无合理理由而阻碍或中断许可协商;(5)在协商实施许可过程中主张明显不合理的条件,导致无法达成专利实施许可合同;(6)专利权人在许可协商中有其他明显过错行为的。、一百五十三条(14)北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第一百五十三条规定有下列行为之一的,可以认定被诉侵权人在标准必要专利许可协商过程中存在明显过错:(1)收到专利权人的书面侵权通知后,未在合理时间内积极答复的;(2)收到专利权人的书面许可条件后,未在合理时间内积极回复是否接受专利权人提出的许可条件,或在拒绝接受专利权人提出的许可条件时未提出新的许可条件建议的;(3)无合理理由而阻碍、拖延或拒绝参与许可协商的;(4)在协商实施许可条件过程中主张明显不合理的条件,导致无法达成专利实施许可合同的;(5)被诉侵权人在许可协商中有其他明显过错行为的。的规定,以概括加列举的方式将对“FRAND原则许可义务的违反”以及“过错的认定”纳入法律规范,对具体情形加以确定,引导和规制标准实施者在许可协议谈判中的行为以及为法院在司法裁判中提供明确且统一的规则。

五、结语

技术专利化、专利标准化是当今全球知识产权战略背景下的必然发展趋势,由于标准与专利自身属性的冲突与现有制度的不完善,引发了尖锐的利益冲突,纠纷频发。许可费的确定与停止侵权的适用成为目前我国在标准必要专利纠纷的司法实践中亟待解决的问题。作为我国FRAND原则裁判第一案的华为诉IDC案和运用FRAND原则判定停止侵权第一案的华为诉三星案自然成为本文的素材。通过对这两个案例的分析,发现FRAND原则在我国司法实践中存在许可费计算与考量因素不够合理、停止侵权适用条件不明确、对过错的认定不具体等问题。我国无论是在立法上还是在司法实践上都应当从标准专利纠纷中各利益主体的保护与利益平衡出发,兼顾技术创新的激励与社会秩序的维护与标准的推广。因此,一方面,对于FRAND原则下许可费可比较协议的选取应确定统一的规则,具体的计算方法应遵守四个原则性标准;另一方面,对标准必要专利停止侵权的适用应当更为慎重,原则上不适用停止侵权,只有在没有可替代的救济方式时才能考虑适用,具体因素则回归到公平、合理、无歧视原则本身来考量。同时,将地方法院所制定的司法政策文件中一些合理规则上升至法律或司法解释中,为标准实施者与司法裁判者提供明确的规则。