专利池组建和管理策略分析：关于若干专利侵权诉讼案件的思考

2021-03-23许琦

法制与经济 2021年8期

许琦

一、引言

专利池，又称为专利联盟，是由两个及以上专利权人通过契约或协议等形式组成的一种策略性联营组织，对内各个专利权人彼此交叉授权，对外则采用一站式打包许可，以达到消除专利授权障碍，降低专利许可成本的目的。专利池组建以后，通常成立专利池管理委员会或委托第三方机构进行管理和运营。专利池成员则凭借拥有的必要专利分享专利池的许可收益。从中国台湾地区第一个专利池“e-Patents”技术联盟，到中国空心楼盖专利池、中国硅专利产业联盟、中国彩电行业专利池、AVS专利池以及电压力锅专利池，这些专利池已成为中国企业适应经济科技全球化、参与国际竞争、助推产业发展的重要力量。不过，由于成立时间相对较短、运营模式不清晰、产业链下游企业知识产权意识不强等原因，很多专利池成立后进展缓慢。而且一些专利池因为存在技术垄断的嫌疑而面临反垄断制裁[1]。例如，在1900年至1970年期间的101件专利池诉讼案件中，当面临反垄断诉讼时专利池胜诉率仅为21%[1]。又如，1998年3月，著名的屈光性角膜切削术（Photorefractive Keratectomy,PRK）专利池被美国联邦商业委员会认定为违反了美国的《反托拉斯法》而被迫解散[2]。VISX公司和Summit公司将所持有的竞争性专利置于PRK专利池中，对屈光性角膜切削的所有相关器材收取专利许可费。美国联邦商业委员会认为，此举有技术垄断的嫌疑，阻碍了屈光性角膜切削领域的合理竞争和技术发展。而且，VISX公司在申请一个关键专利（Trokel 388）时刻意隐瞒了一些现有技术，通过欺诈性手段获取了美国专利商标局的授权。此举违反了《美国联邦贸易委员会法案》第5条。实际上PRK专利池是一个解决专利丛问题、促进发展的有效方案[3]，却因技术垄断嫌疑而被蒙冤误伤。这显然是屈光性角膜切削领域的巨大损失。

从上述案例中可以看出，专利池组建以及后期管理存在一定的法律风险，应当慎重考虑，以规避司法部门的反垄断制裁：（1）在组建之初，如何控制专利的准入，确保入池专利的必要性；（2）组建以后，如何设定公正的专利许可收费标准，保障技术实施者的利益；（3）如何公平地分配专利许可费用，保证专利权人的合理收益。

本文尝试从上述法律风险出发，以国内外有关专利侵权的经典诉讼案件为例，在研究必要专利数据库、必要信息公开原则以及公平合理非歧视许可公开承诺等若干要点的基础上，以专利池、专利权人和技术实施者三方利益均衡为目标，就专利池组建策略、对内管理策略和对外许可策略等提出几点建议。

二、专利池组建策略

（一）建立必要专利数据库

建议重点关注必要专利，建立必要专利数据库。必要专利对于专利池而言，其重要性不言而喻。将且仅将必要专利，尤其是互补性必要专利纳入专利池，可以充分发挥专利池的竞争优势，整合互补技术，减少交易成本，消除专利障碍，避免高昂的侵权诉讼，促进技术的传播和发展[4]。专利池包含且仅包含必要专利，可以防止非必要专利的“非法捆绑销售”，从而避免专利权人之间相互猜忌，使得相关技术实施者能够放心大胆地购买专利池的整体式专利许可，不必担心冤枉地为那些非必要专利买单，进而树立专利池的权威度和威信。对于专利权人而言，持有必要专利是申请加入专利池的必备条件，也是保障专利池其他成员权益的必然要求[5]。此外，在涵盖大多数必要专利的前提下，专利池可以在实施整体式对外许可的同时，象征性地允许技术实施者自由地、无条件地购买、使用及销售池外的其他专利。因为必要专利是实施相关技术所必需的专利，技术实施者无论如何也绕不开这些必要专利。即便允许技术实施者购买、使用及销售池外的其他专利，他们终究还是需要获得专利池的授权，那不如做个顺水人情，这样也可以使得专利池经得起反垄断审查。

目前，一些国际著名的标准制定组织均建立了标准必要专利数据库。正如刘鑫等[6]总结所得，虽然这些标准必要专利数据库包含了专利号、专利权人、专利名称等基本信息，可以借此了解必要专利的分布状况，但是存在一些缺陷：（1）除欧洲电信标准化协会外，其他标准制定组织的标准必要专利数据库都没有高级检索功能和数据统计功能，不便于查询和筛选；（2）大多数标准必要专利数据库的信息由专利权人提供和披露，标准制定组织未进行审核，其准确性与真实性无法保证；（3）存在必要专利数据缺失，甚至重复披露等现象；（4）只有欧洲电信标准化协会、国际电工委员会、电气和电子工程师协会和国际标准化组织披露了与必要专利相关的标准编号，大多数标准必要专利数据库没有提供必要专利的标准化情况，缺少必要专利标准化要点等关键信息。

因此，除包含专利号、专利权人、专利名称、授权时间、摘要等基本信息外，必要专利数据库还需增加所属专利局、标准化情况以及法律状态等信息。任何必要专利入库前，必须经过严格的审核和甄别，以确保池中专利的必要性和互补性：（1）不存在其他可替代专利，即每项必要专利都是唯一的；（2）各项必要专利均为互补关系而非竞争关系，即每项必要专利只有与其他必要专利结合起来才会生效。

（二）遵循必要专利信息公开原则

建议遵循必要专利信息公开原则，并要求必要专利的专利权人作出公平合理非歧视许可的公开承诺。

1.必要专利基本信息公开

申请入池的专利权人有责任、有义务公开其拥有和知悉的必要专利的基本信息，同时提供相应佐证材料，不得弄虚作假，这是专利池接纳会员的基本条件。基本信息包括：专利号、专利名称、所属专利局、授权时间、法律有效期等，由专利池技术审查部对其进行技术审查。

2.必要专利标准化信息公开

申请入池的专利权人必须公开其拥有的必要专利的标准化信息，并对其真实性负责。标准化信息包括：标准号、标准名称、所属标准组织以及标准化要点等内容。专利权人须阐述其拥有的必要专利的技术要素和标准要素的关联，例如必要专利的某项技术要素是实现标准中某项性能指标的重要途径和技术支撑、标准规定的技术要求和必要专利的权利声明书在文字描述上有部分重合、标准中包含了必要专利的全部或部分技术要素等。这是技术审查部的重点审查内容，以便专利池确定这些专利与标准在技术层面上的关系。

3.必要专利引证信息公开

申请入池的专利权人必须公开其拥有的必要专利的引证信息，包括被引证专利的专利号、专利名称、专利权人以及授权时间等。这些信息可以帮助专利池对入池专利进行溯源，判断入池专利核心技术的原创性，引导真正的原创的必要专利的专利权人加入专利池，从而规避法律风险。

4.公平合理非歧视承诺公开

必要专利的专利权人必须向专利池作出公平合理非歧视许可的公开承诺，并签署承诺书，遵循专利池制定的公平合理性和非歧视性的许可要求。专利池可以将此公开承诺作为接纳会员的必需条件。

为此，本文设计了专利池会员入池申请表[7]，如表1所示，供参考。

表1 专利池会员申请表[7]

三、专利池管理策略

专利池管理策略主要包括对内管理策略和对外许可策略两方面。

在对内管理策略上，建议专利池遵循必要专利等价原则，按照专利权人持有的必要专利数量合理分配许可收益（持有一个必要专利获取一份分红，持有多个必要专利获取多份分红）。同时，优先采用独立许可策略，使得专利权人除获得专利池统一许可收益的分红外，还可获取独立许可的额外收益，保障专利权人的收益最大化。

实施对外许可时需要考虑三方的利益：一是专利权人的合法权益，二是专利池制定和推行相关标准的权利，三是作为技术实施者的社会公众的权益。忽略任何一方的权益都是不可取的[9]。因此需要制定相应的专利许可政策，以求对专利权人行使标准所涉及的专利权的行为进行正确的规制和引导，结合健全的审查机制和保障措施，限制专利的滥用，使得专利权人的私人利益和技术标准的公共利益达到平衡。避免出现全盘否定专利权人利益或者为维护专利权人的利益而妨碍技术标准正常制定与实施的情况。目前最常见、最基本的是遵循公平合理非歧视（Fair,Reasonable,And Non-discriminatory，FRAND）原则[10]。该原则包含两层含义：公平合理性和非歧视性。目前由于FRAND原则的定义比较笼统，对于公平合理性和非歧视性的界定含糊不清，在对外实施专利许可时可能出现权益纠纷。本文试图借鉴国内外有关专利侵权的经典诉讼案件，就FRAND原则的公平合理性和非歧视性提出若干建议。

（一）关于公平合理性的建议

FRAND原则要求专利权人在“公平合理”的条款下进行专利许可。关于公平合理性的建议主要有以下几点：

1.以必要专利的本身价值，而非融入技术标准后产生的衍生价值为基数，计算专利许可费

Lem ley等[11]认为，必要专利合理的许可费应限制在其本身价值范围内，与其融入技术标准而产生的衍生价值无关。当必要专利被纳入技术标准以后，由于技术标准的锁定效应[12]而衍生出额外的附加价值，这些价值属于技术标准化价值。虽然忽略必要专利的技术标准化价值而只考虑其本身价值，可能无法公平地反映专利权人为整个领域做出的贡献，挫伤专利权人在技术研发上的积极性，但是从技术发展的长远角度讲，应让利给技术标准的实施者和终端用户。换言之，专利池在计算必要专利的许可费时应舍弃这些衍生价值，不应容许专利权人仅因专利被纳入技术标准而强加高额许可费。

经典案件一：Innovatio公司专利诉讼案[13]。Innovatio公司指控多家企业在向客户提供Wi-Fi连接服务时存在侵权行为。而被诉企业的网络设备制造商（Cisco公司、Motorola Solutions公司、Netgear公司等）随后向芝加哥地区法院起诉Innovatio公司，请求下达确认不侵权判决。在确定802.11标准的必要专利许可费时，法院以网络设备中Wi-Fi芯片的价格作为许可费基数。法院认定，每颗Wi-Fi芯片的利润约为1.8美元。同时Scherer等[14]的研究表明，在电子专利中，前10%的重要专利占了所有相关专利约84%的价值。法院在此之前已经认定Innovatio公司的专利均为前10%的重要专利，因此法院将1.8美元乘以84%，算出每颗Wi-Fi芯片的专利许可费（1.8美元×84%=1.51美元）。802.11标准中，前10%的重要专利共有300项，Innovatio公司持有其中的19项，因此按比例确定Innovatio公司收取的专利许可费为每单位产品9.56美分（1.51美元÷300×19=9.56美分）。

2.专利池整体许可费在理论上应低于池中所有专利产业化后所得的利润

考虑专利许可费堆叠（royalty stacking）问题，专利池整体许可费应处于一个公平合理的范围，在理论上应低于池中所有专利产业化后所得的利润。这个道理显而易见。假设专利池中有100个必要专利，分别为100个专利权人所持有，每个专利权人提出的专利许可费率为3%，那么专利池整体许可费率为300%。这显然是不合实际的。因为按照这样的许可费率，技术实施者要么亏本经营，要么被迫提高产品的销售价格而在同类产品中失去市场竞争力和价格吸引力。

经典案例二：Microsoft公司诉Motorola公司案[15]。Motorola公司持有H.264标准和802.11标准的必要专利。2010年10月21日与29日Motorola公司分别以书面形式通知Microsoft公司，要求Microsoft公司以终端产品售价的2.25%支付专利许可费。2010年11月，Microsoft公司以Motorola公司的授权条款违反它对标准组织IEEE和ITU的公平合理非歧视授权承诺为由向美国华盛顿西区联邦地方法院提起诉讼，要求Motorola公司在FRAND原则下进行授权。就H.264标准而言，需要特别指出的是，Motorola公司并非H.264标准的技术先驱，对H.264标准仅有部分贡献，且未拥有该标准所有必要专利。换言之，Microsoft公司还需要获取其他专利权人的授权。因此，法院在裁决时考虑了H.264专利池[16]。因为H.264专利池会员还可以获得其他收益，所以法院认定H.264专利池许可费应低于双方自行协商所达成的许可费。同时，Microsoft公司内部的一份备忘录表明，Microsoft公司可以从H.264专利池的授权中获得3倍于许可费的利益。因此，法院将H.264专利池的许可费乘以3作为双方本应协商达成许可费的底线。Motorola公司的H.264标准必要专利许可费为每终端产品0.185美分，乘以3后约为每终端产品0.555美分。即Motorola公司的H.264标准必要专利许可费下限为每终端产品0.555美分。同时法院也认定，H.264专利池的创立者试图将许可费上限定为每终端产品1.5美元，则Motorola公司可分配得到的许可费为每终端产品5.463美分，将其乘以3后作为许可费的上限（5.463美分×3=16.389美分）。因此FRAND原则下Motorola公司H.264标准必要专利许可费为每终端产品0.555美分至16.389美分。与之类似，802.11标准必要专利许可费为每终端产品0.8美分至6.114美分。

3.以最小可售专利实施单元及其相关功能来核算必要专利的许可费

以最小可售专利实施单元（Smallest Saleable Patent Practicing Unit，SSPPU）为计量单位，核算必要专利的许可费。专利池相关的终端产品通常包含若干总成，总成又由若干组件组成，各个组件又依赖于不同的必要专利，那么每个必要专利的许可费理应依据与之相关组件的价值来核算。即将相关组件从终端产品中剥离出来，这被称为最小可售专利实施单元。如果笼统地依据整个终端产品的价值来核算许可费，那么各个必要专利的专利权人除了获得相关组件的合理收费以外，还赚取了其他无关组件的不当收费。而那些组件根本就不需要获得该必要专利的授权。例如，质子交换膜燃料电池由膜电极装置和双极板组成，其中膜电极装置又包括催化剂、质子交换膜以及气体扩散电极等组件。美国专利4129685提出了一种多孔气体分布层替代气体通道，试图改进燃料气体的分布不均匀性，显然仅与气体扩散电极这个组件有关。因此按照最小可售专利实施单元原则，应基于气体扩散电极的价值核算美国专利4129685的许可费。此外，有些最小可售专利实施单元具有多种功能，而专利仅仅与其中一项功能相关，则专利许可费应以该项功能来核算。

经典案件三：Laser Dynamics公司诉Quanta电脑公司案[17]。2012年，Laser Dynamics公司称Quanta电脑公司的笔记本电脑侵犯它的光盘辨识技术专利，要求Quanta电脑公司按照笔记本电脑的整体价格支付许可费。法庭最终裁决称[18]，对整台笔记本电脑而言，Laser Dynamics公司的光盘辨识技术并不是高价值、重要或者必需的，而且缺少此技术也不会扼杀Quanta电脑公司的笔记本电脑。因此Quanta电脑公司只需按照整台产品中与光盘辨识技术相关的光驱（最小可售专利实施单元）的价格支付Laser Dynamics公司一笔专利许可费即可。

（二）关于非歧视性的建议

除了合理性以外，FRAND原则还要求确保专利许可的非歧视性。关于非歧视性的建议主要是：禁止有歧视地许可，专利权人必须一视同仁对待所有被许可人，统一采用相同的许可条款。

一个完整的产业链通常包含原材料供应商、配套零件制造商、中间产品制造商、最终产品制造商以及分销商等。在产品的设计、加工、装配、仓储、配送过程中均可能涉及若干必要专利，即都是潜在的被许可人。倘若允许专利权人可以任意地在产业链中选择被许可人，即选择性地实施“有歧视”许可，这样可能会带来以下几个问题：

第一，每位被许可人虽然从属于不同环节，但他们都对产业链做出了贡献，“有歧视”许可会挫伤他们的积极性。

第二，假如赋予专利权人自由选择权，在经济收益最大化的驱使下，为了获得较高的专利许可费，他们很可能会“理性”地选择最终产品制造商等高利润环节而忽视配套零件制造商等低利润环节，实施专利许可。

第三，产业链中一些被许可人本身可能就拥有必要专利，一旦被“有歧视”地对待，他们可能也会同样“有歧视”地对待其他被许可人。这样就造成恶性的连锁反应，最终影响技术的推广和实施。

经典案件四：LG电子公司诉Quanta电脑公司案。LG电子公司拥有3个有关信息处理系统和方法的美国专利：4939641、5077733和5379379。LG电子公司就这三个专利与Intel公司签署许可协议，授权Intel公司制造、使用和销售涵盖上述专利的产品。同时，LG电子公司在许可协议中明确声明，此授权并不包括协议双方以外的第三方，更不允许第三方将授权产品和其他产品组装在一起。尽管在该许可协议中有些内容与专利权耗尽原则（Doctrine of Patent Exhaustion)[19]不符，但双方一致同意，任何一方对授权产品的销售行为均不得限制或改变专利权耗尽原则的效果。专利权耗尽原则规定：专利权人自己或者许可他人制造的专利产品（包括依据专利方法直接获得的产品）被合法地投放市场后，任何人对该产品进行销售或使用，不再需要得到专利权人的许可或者授权，且不构成侵权。此外，LG电子公司与Intel公司还签署了一项附加协议（Master Agreement)，要求Intel公司以书面形式告知其客户，不允许将涵盖上述专利的Intel产品和其他产品一起组装在所生产的产品中。Intel公司获得授权后，制造并销售微处理器和芯片，其客户包括Bizcom公司、Compal公司、Quanta电脑公司等电脑生产商。Quanta电脑公司将Intel的芯片与其他产品组装在所生产的电脑里，并在未经LG电子公司许可的情况下销售这些电脑，因此被LG电子公司起诉侵权。

美国地方法院审理认为，虽然按照附加协议，Intel公司有责任将Intel产品的使用限制（不得和其他产品组装在一起）告知其客户，但是附加协议中没有规定销售条件，所以这并不影响Intel公司无条件的销售行为。Quanta电脑公司从Intel公司购买已获授权的专利产品，仅仅根据附加协议，不足以改变Quanta电脑公司和Intel公司之间销售的无条件性。因此，Intel公司和Quanta电脑公司的销售行为符合专利权耗尽原则。但是美国地方法院认为，专利权耗尽原则不适用于独立的方法专利（Method Patent)，而所涉及的三个专利均包含方法独立项，即专利权耗尽原则不成立，所以美国地方法院判定Quanta电脑公司涉嫌侵权。

美国联邦巡回法院同意美国地方法院的判决，认定Quanta电脑公司涉嫌侵权，但是对Intel公司和Quanta电脑公司的销售行为符合专利权耗尽原则提出质疑，认为专利权耗尽原则并不适用于有条件的销售行为。尽管Intel公司可无条件地销售微处理器和芯片，但是附加协议中明确地禁止电脑生产商将Intel产品和其他产品组装在一起。而且Intel公司已经书面通知Quanta电脑公司关于微处理器和芯片的使用限制，即Intel公司和Quanta电脑公司的销售行为是有条件限制的，所以专利权耗尽原则在此并不适用。

Quanta电脑公司不服判决，向美国最高法院提起上诉。美国最高法院否定了美国地方法院关于“专利权耗尽原则不适用于方法专利”的判决。美国最高法院指出，如果判定方法专利不会被耗尽，那么专利权人可能会钻空子，在设备专利的声明中添加一些无谓的方法独立项，或者直接将设备专利申请为方法专利，以规避专利权耗尽原则。以United States诉Univis Lens公司案件为参考，美国最高法院认为，尽管上述三个方法专利不能像物品专利（Article Patent）和设备专利（Device Patent）那样被出售，但是可以以物化的形式体现在专利产品中。当专利产品首先销售时同样耗尽了其专利权。美国最高法院审理分析：一方面，Intel公司在许可协议的授权下销售微处理器和芯片，并按照附加协议的规定，书面通知Quanta电脑公司关于微处理器和芯片的使用限制，因此Intel公司没有违反两个协议。而且，LG电子公司和Intel公司的许可协议和附加协议是两个相对独立的协议，许可协议不包括附加协议中关于专利产品的使用限制。虽然Quanta电脑公司没有按照Intel公司的书面通知，将Intel的芯片与其他产品组装在所生产的电脑里，但是违反附加协议并不等于违反许可协议，两者不存在直接的、必要的联系。即Quanta电脑公司购买Intel微处理器和芯片以及之后的行为不受许可协议约束。另一方面，Intel公司出售给Quanta电脑公司的微处理器和芯片只有在连接总线和存储器的情况下才会生效，否则别无他用。换言之，Intel公司出售给Quanta电脑公司微处理器和芯片，唯一的目的就是为了和其他产品组装并发挥作用。这个交易事先获得了LG电子公司的许可，即LG电子公司授权Intel公司实施这三个专利。根据专利权耗尽原则，专利权人对专利产品的首次销售耗尽了所售出的专利产品的专利独占权，所以LG电子公司不再拥有上述三个专利的独占权。最后，美国最高法院判定，LG电子公司诉Quanta电脑公司侵权不成立。

这个案件肯定了专利权耗尽原则，而也同时保障了产业链下游企业的权益。假如像LG电子公司或Intel公司这类产业链上游企业出售其专利产品后，还继续向产业链下游企业收取专利许可费，或是威胁下游企业专利侵权，这显然违反了“非歧视性”的基本原则。