基于美国最宽合理解释BRI原则对我国专利审查的建议

陈刚　杨瑞丽

关键词 最宽合理解释 BRI MPEP 专利审查

作者简介：陈刚、杨瑞丽，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。

中图分类号：D9712                                                    文献标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.10.002

美国联邦巡回上诉法院（简称CAFC）的前大法官曾言，专利是一场名为“权利要求的游戏”。权利要求在发明专利授权，确权中的地位和重要作用不言而喻。而权利要求内容清楚，涵盖边界清晰是权利要求合理合法适用的首要前提。

法学界有句名言“法律未经解释，不得适用”，一部法律条文的解释是其适用的前提，准确的把握和理解法律条文内容是从正确的解释法律开始，解释法律条文的语境含义，语句含义，词语含义均深刻地关系着法律适用的具体情况。解释对法律适用的作用，同样适用于专利申请文件中的权利要求。因为只有权利要求解释的十分清楚，才能保证权利要求的边界清楚，内容明确。必须对权利要求有了清楚、明确的认识，对权利要求特征有了正确的解释才能更好的在审查专利过程中给予申请人一个合理的范围，也有利于给予普通大众一个合理的预期，与此同时，平衡了大众和专利权人之间的各自利益。

发明专利具有很多特性，比如地域性，授予的专利权仅在相应的地域内起到作用。不同国家的专利申请文件是由不同的语言文字符号组成。而语言文字符号存在着差异性，不同人理解同样文字可能存在不同的含义，容易产生歧义，这样一来，也容易使权利要求的保护内容模糊，权利要求的保护范围不清晰。

做好发明中权利要求的解释，明确权利要求的内容，划定专利权的边界，有利于给专利权的拥有者清晰稳定的保护范围，也有利于使其他企业、普通大众了解专利权，避免侵权，进一步研发创造等。

就我国而言，我国《专利法》第三章，第七章存在关于权利要求的相关规定，《专利审查指南》存在对权利要求的种类，权利要求清楚，简要，权利要求需要得到说明书支持的相关规定以及具体撰写规范、要求，但并对于解释的规定相对较少、也不十分具体，可操作性有待提高，在专利审查过程中解释权利要求特征也存在多种方式，有时需要代入说明书的内容理解权利要求，有时只专注权利要求中本身文字记载的有效范围，并未给出一个统一明确的规定。接下来，首先通过分析几个美国专利领域中涉及最宽合理解释的典型案例，分析理解具有百年知识产权经验的美国是如何操作处理这个问题的。

一、 《美国专利审查指南MPEP》中“BRI最宽合理解释”的经典案例

案例一：In re Alberto Lee Bigio. No.03-1358 。

该专利申请中权利要求请求了一种毛发刷具，该专利案的争议点在于：美国专利商标局在专利审查的过程中，采用最宽合理解释原则解释了权利要求中出现的头发刷具，认为毛发刷具不仅用于人类头部毛发，也包括给动物身体用的毛发刷具和可用于人体其他部位的毛发刷具。专利申请人不同意该解释，主张其所使用的“毛发刷具”仅供在人类头发中使用的刷具，因此，向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

美国联邦巡回上诉法院支持了美国专利商标局的意见，认为：在专利申请中所有权利要求的用语中都将“毛发”排列在“刷具”一词之前，并没有限定毛发刷具仅用于人类头部毛发，也包括了给动物身体使用的毛发刷具和可用于人体其他部位的毛发刷具。

并且，美国专利商标局还认为在专利未授权之前，权利要求在审查的过程中可以比较容易地进行修改，因此，一个专利申请有机会和义务通过修改申请文件去删除任何一个在权利要求中模糊不确定的特征。通过采用最宽合理解释，美国专利商标局可以减少最终允许的权利要求范围比合法授权的权利要求范围更大的可能性，与此同时，还保证了大众的利益。

案例二：In re Charies P.Morris， Kenneth L. Pottebaum， and John D. Stricklin No. 96-1425 （Fed. Cir. 1997） 。

在該案中，美国专利申请人主张美国专利局当前采用的权利要求解释方式应当与美国巡回上诉法院在审理专利侵权诉讼中解释权利要求的方式相同，不能采用不同原则解释权利要求，因为这样不利于申请人的利益，并举例说明了在 arkman v. Westview Instruments， 52 F.3d 967，34 USPQ2d 1321 （Fed. Cir. 1995） （in banc）等案中要求美国专利商标局在专利申请审查过程中和在法院的确权案件中采用了相同的解释规则。而美国专利商标局则坚持认为，根据美国联邦巡回上诉法院的既往案例，美国专利商标局解释权利要求时采用了对于本领域技术人员而言是本领域中的最宽合理解释，并且美国专利商标局在专利申请审查过程中选择最宽合理解释也是有据可查的。由此产生了美国专利商标局与专利申请人之间的分歧，继而，上诉到美国联邦巡回上诉法院，法院经审理，裁定支持了美国专利商标局作出的关于在专利申请审查阶段和法院审理专利侵权诉讼案件时对权利要求解释采取不同原则的方式。

美国联邦巡回上诉法院作出的上述判决是因为，在专利申请审查阶段和专利诉讼阶段美国专利商标局和法院二者所处的角色是截然不同的，在专利申请审查阶段美国专利商标局的职责和任务是在审查所申请专利的可专利性，也就是否符合授予专利权的情形，而上诉法院进行专利侵权案件审理时，专利申请已经变成了授权专利，此时授权专利中权利要求的方案较固定，采用推定专利有效的原则来进行评判更为合理。

另外，美国联邦巡回上诉法院还认为美国专利商标局解释权利要求的特征时，应当采用权利要求的语言即最宽合理的原则来进行解释，并且具体说明了适用该原则的标准：对于“最宽”的含义，法院主张，权利要求中的特征在其相应领域中的通常含义的解释。对于“合理”的含义，法院主张，权利要求中特征的含义应当是在本专利申请的申请日之前，本领域技术人员所能知晓了解的范围，并且说明书中并没有相反的解释。美国联邦巡回上诉法院为权利要求的解释提供了非常具体详细的规定，因此，也有研究者称最宽合理解释规则为“Morris方法”。

对于美国专利审查员如何理解最宽合理解释，以及在专利申请审查过程中如具体地运用最宽合理解释来解释权利要求，美国采用最宽合理解释规则的审查意见对我们是否有借鉴意义，将在后续的内容加以研究。

二、 《美国专利审查指南MPEP》中最宽合理解释BRI原则的定义和使用方式

（一）适用最宽合理解释原则的意义和最宽合理解释原则的内涵

Manual of Patent Examining Procedure，简称MPEP，是美国专利商标局培训美国专利审查员审查美国专利申请的具体手册，因此，将其翻译为美国专利审查指南，也可以称为专利审查程序手册。为了让专利申请的权利要求存在一个清晰的边界，提醒公众对保护范围的关注以及减少侵权风险和鼓励创新。在专利审查阶段，在最宽合理解释规则BRI的指导下，使用特征的字面含义可以恰当的解释权利要求，恰当的使用最宽合理解释BRI减少了授权权利要求被解释的更加宽泛的可能性。在审查过程中采用最宽合理解释BRI来解读除了适用US112 （f）条款的权利要求。而在适用BRI最宽合理解释解读112（f）条款所限定的权利要求时，须考虑说明书的结构或者行为或者材料 。

对于不涉及US112（f）条款的权利要求时，考虑了最宽解释的权利要求特征与该特征经考虑说明书后的字面意思相一致。字面含义是本领域中通常且惯用的含义。最宽合理解释也不是一味的最宽的解释，其权利要求中特征的解释也需要与说明书中的相应特征保持一致，并且是本领域中通常使用的方式。说明书和说明书附图是确定权利要求中特征的最好来源。现有技术也用来判断权利要求中特征的含义。现有技术的含义与说明书和附图中所使用的权利要求特征的含义相一致。可以通过说明书查询是否存在对权利要求特征的特定定义，自然地，当说明书中存在了权利要求中特定含义，此时，权利要求特征的字面含义则不需考虑。

另外，可以通过权利要求中的其他特征以及说明书和说明书附图来解释权利要求，但是如果从说明书中引入对权利要求的限定但该限定并未记载在权利要求中，这样的方式是不恰当的。也就说当权利要求中并未包含相关特征的限定内容，并不能将该记录在说明书中的特征认为是对权利要求中相应特征的限定。在必要的时候，可以通过答复审查意见通知书时进一步来解释或者澄清权利要求特征的含义，范围。这样的方式也能使得审查员，大众都对权利要求所要保护的边界有了更清楚的认识，对于后续的专利权案确权，侵权等相关案件的审查，提供了更加清晰，明确的认识、判断证明。

（二）最宽合理解释BRI原则的适用方式

对于如何判断不涉及USC112（f）限定的权利要求中的特征，在美国专利审查指南MPEP中通过图1进行确定，首先审查员明确权利要求中的特征，从说明书中能否找到相同的特征，并在说明书中是否能够得到支持权利要求的特征，该特征可能有相同的特征或者明显的等同特征。接下来，本领域技术人员判断该特征是否具有通常和惯用的含义，一方面，如果具有通常和惯用的含义，则进一步判断说明书中是否提供了该权利要求特征的特定定义，当存在特定含义时，则使用特定含义，当不存在特定含义时，则采用通常和惯用的含义。另一方面，在本领域技术人员判断该特征中没有通常和惯用的含义时，进一步判断说明书是否给出了具体含义，当说明书提供了含义时，则使用该含义，当不存在该含义时，则使用最宽合理解释原则解读该特征。并且审查员还应注意该特征能否得到说明书的支持。可见，对最宽合理解释原则的适用并不是针对所有的情形，在本领域中不存在通常且惯用的含义时，并且说明书中也没有定义该特征的含义时，才可以考虑适用最宽合理解释来解释权利要求。

三、《美国专利审查指南MPEP》中“最宽合理解释规则”的审查与中国《专利法》 《专利审查指南》 中关于权利要求的相应条款及其审查标准和原则的比较

表1

可见，美国专利法的适用过程中，最宽合理解释被应用到了多种审查类型，应用范围比较广泛，包括了专利申请审查，再颁，再审，多方复审。在我国《专利法》第三章和第七章存在关于权利要求的相关规定，但是大多数都是一些上位性的规定，根据第二十六条在《专利法》中的位置，第三章“专利的申请”，是申请人或者代理人在专利撰写时对权利要求的规定，第五十六条在《专利法》中的位置第七章“专利权的保护”，是对专利权即授权后权利要求的相关规定，是为了说明在后续确权，复审审查过程中权利要求如何发挥作用，均沒有涉及在权利要求授权前即在专利申请审查阶段解释权利要求的方法和标准。在《专利审查指南》中第二部分第二章“说明书和权利要求书”中第3.1节权利要求、第3.2节权利要求书应当满足的要求、第3.3节权利要求的撰写规定，分别是：关于权利要求的类型，即方法权利要求和产品权利要求，权利要求如何得到说明书的支持，清楚，简要，以及权利要求撰写时关于参数，范围等的规定，也就说《专利审查指南》也紧紧针对权利要求的支持，简要、撰写问题。可见，对权利要求解释的相关规定偏上位化，理论化，非常具体规定也较少，实际操作性也有待提高，对专利审查过程中审查员如何理解权利要求，解释权利要求特征，具体化的规定，指南也较少。

四、 对我国专利申请审查的建议

1.在专利申请审查过程中，笔者认为可以采用最宽合理解释的原则解释权利要求中的特征，整体考虑权利要求中特征的含义。在专利审查的过程中，以最宽合理解释的方式解释权利要求中特征，可以使审查员在专利申请审查过程中将更大范围的现有技术包含在权利要求的保护范围内，可以更合理的确定权利要求的保护范围，又由于在专利申请审查过程中，申请人有充分修改权利要求的机会，通过审查意见通知书的方式与申请人进行沟通与答复，经修改或者申请人陈述后的权利要求可以使权利要求特征更加明确，含义更加清楚，权利要求的保护范围边界更加明晰，同时，经合理解释后的权利要求范围，有利于减少在后续确权，侵权发生的可能性，或者在无效，确权，侵权程序过程中有效的判定权利要求内容。

2.正确的使用最宽合理解释原则有利于正确的解读权利要求的范围，最宽合理解释并不意味着一味的宽泛解释权利要求，应当在权利要求可适用的领域内存在着相一致、相适应的解释。当需要解释权利要求的特征时，首先应判断权利要求中的特征在本领域中是否具有通常且惯用的含义，当具有通常的含义时，则该权利要求在说明书中是否有相应的特定含义，当其存在特定含义时，采用特定含义理解，此时，还需要确定该特定含义是否记载在权利要求中时，权利要求中未记载该特征，还是应当采用通常且惯用的含义来解读权利要求的特征。当说明书中不存在特定含义时则按照本领域中通常和惯用的含义解读权利要求的特征。而当权利要求中的特征不具有权利要求适用领域中通常且惯用的含义时，则首先应当考察说明书中是否记载了该特征的独特解释，如果存在，则采用本申请中的特定含义来理解权利要求，相对应的，当说明书不存在权利要求特征的特定含义时，则可以考虑权利要求特征按照最宽合理解释的规则来理解特征的含义。

五、結语

本文通过对美国专利审查指南中对最宽合理解释BRI的定义，具体适用方式以及美国联邦上诉巡回法院判决的涉及最宽合理解释BRI的多个典型案例，分析了如何理解权利要求所适用的最宽合理解释BRI原则以及如何在专利申请的审查过程中如何适用最宽合理解释BRI原则，并且还比较中国《专利法》，《专利审查指南》和美国专利审查指南中的关于权利要求解释的相关内容，看出我国对权利要求的解释规则还不是非常的明确和具体，相关具体规定也相对较少，抽象，最后建议在我国也应同样适用最宽合理解释BRI规则，以及在我国具体适用最宽合理解释BRI解释权利要求的方式。

注释：

In re Alberto Lee Bigio，381 F.3d 1320（Fed.Cir.2004）  https：//1.next.westlaw. com.

In re Morris， 127 F.3d 1048（Fed. Cir. 1997） https：//1.next.westlaw.com.

Manual of Patent Examining Procedure（简称MPEP，美国专利审查指南）中关于最宽合理解释BRI的规定 https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s21 11.html.

中华人民共和国《专利法》第三章专利的申请，第七章专利权的保护。

中华人民共和国《专利审查指南》第三章第3.1-3.3节。