创造性判断中技术启示的分析—以专利代理实务中的创造性争辩为视角

2019-12-30安文森

专利代理 2019年3期

安文森张瑾

在专利审查实践中，审查员在判断发明专利的创造性时在绝大多数情况下都是依据《专利审查指南》规定的“三步法”来进行的。“三步法”中最后一步是“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”，即现有技术中整体上是否存在技术启示，这通常是比较抽象和主观的一步，而且也往往是引起申请人很大争议的一步。本文试图通过对创造性判断中技术启示的分析来为专利代理实务中创造性的争辩提供不同的思路。

一、发明创造性的判断方法

我国《专利法》第22 条第3 款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。《专利审查指南》（2010 版）规定，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。《专利审查指南》进一步明确了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的“三步法”，即：(1)确定最接近的现有技术；(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见①国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社,2010：171-172.。

二、技术启示判断的主观性

在《专利审查指南》（2010 版）规定的“三步法”中，第一步和第二步的判断通常具有较强的客观性，申请人与审查员相对容易达成一致。例如，发明实际解决的技术问题是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

然而，第三步却具有高度抽象和主观性的特点。尽管《专利审查指南》（2010 版）详细地解释了第三步，即“在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点”；并且尽管《专利审查指南》（2010 版）还通过举例和多个判断示例来试图使这一步的判断尽可能客观化，然而，由于这一步本质上的高度抽象和主观性的特点甚至充满着不确定性（这体现在即便基于同样的现有技术，不同的审查员却完全有可能得出恰恰相反的结论），仍然不可避免地经常成为争议的焦点。

三、专利代理实务中有关技术启示的争辩策略

在专利代理实务中，申请人经常收到如下的审查意见：“本申请权利要求1 与作为最接近的现有技术的对比文件1 的区别技术特征在于A，通过该区别技术特征可以得出权利要求1 相对于对比文件1 实际要解决的技术问题是P，而将区别技术特征A 应用于对比文件1 以得到本申请权利要求1 的技术方案是本领域技术人员的常规技术手段，因此权利要求1 不具备创造性。”或者“本申请权利要求1 与作为最接近的现有技术的对比文件1 的区别技术特征在于A，通过该区别技术特征可以得出权利要求1 相对于对比文件1 实际要解决的技术问题是P；对比文件2 公开了技术特征A1，并且该技术特征A1 在对比文件2 中起到的技术效果和在本申请的技术方案中起到的技术效果一样，所以将对比文件2 的技术特征A1 应用于对比文件1 以得到本申请权利要求1 的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1 不具备创造性。”

对于上述类型的审查意见，申请人除非能够找到审查意见通知书中认定的某些客观事实存在错误，例如区别技术特征的认定错误，或者区别技术特征在对比文件中所起的作用并不同于在本申请中所起的作用，否则直接陈述区别技术特征不是本领域技术人员采用的常规技术手段或者对本领域技术人员来说不是显而易见的通常不能说服审查员，这是由“三步法”中的第三步本质上的高度主观性导致的。

为了能够使争辩意见被审查员容易地接受，申请人需要在充分理解现有技术的基础上，尽可能客观地说明现有技术中不存在技术启示。笔者在此分享实践中较容易被审查员接受的几种争辩思路。

（一）现有技术给出了相反的教导

如果区别技术特征在本申请中的作用与在现有技术的作用相反，则毫无疑问现有技术不存在技术启示促使本领域技术人员改进最接近的现有技术来获得本申请要求保护的技术方案。

举个简单的例子，本申请和对比文件1 都涉及冶炼钢铁，对比文件1 公开了其中某种元素E 的含量越低越好，因为元素E 的含量越低，钢的强度越大。而本申请注意到，元素E 的含量不是越低越好，而是在某一个范围内能使钢的强度最大，元素E 的含量过低反而不利于钢的强度。此时，申请人在争辩时可以强调对比文件给出的教导与本申请的方案恰好相反，从而不存在技术启示促使本领域技术人员在面对使钢的强度最大的技术问题时通过修改对比文件1 来获得本申请要求保护的技术方案。

另外，需要注意到是，审查意见通常会将发明实际解决的技术问题上位化，从而认为现有技术存在着技术启示。此时，申请人需要仔细研究现有技术，分析现有技术为解决上述技术问题所具体采用的技术手段和给出的教导。

笔者在实务中曾经遇到这样的一个案例。本申请涉及一种等离子体设备。权利要求1 与最接近的现有技术对比文件1 的区别在于等离子流动通道。根据本申请说明书的公开内容，该等离子流动通道的结构能够优化等离子流的速度从而“独特地保持在相对低的主等离子体气体流率时显出至少减小的侧面起弧的趋势的受控电弧”。在审查员引用的对比文件2 中也公开了一种等离子通道，通过该等离子通道可以控制等离子流的速度。审查员据此认为对比文件2 给出了通过设置等离子通道来优化等离子流的速度的技术启示，从而本领域技术人员有动机根据对比文件2 的教导修改对比文件1 以在其中设置等离子通道来优化等离子流的速度的技术问题。如果申请人没有对对比文件2 进行仔细分析，则会觉得审查意见似乎很有道理。然而，仔细分析对比文件2 后会注意到对比文件2 的说明书公开了设置等离子通道来降低等离子体流的速度，并且较低的等离子体气流速率通常产生电弧不稳定的趋势，也称为“侧面起弧”。从这里可以看出，对比文件2 的教导事实上偏离了防止侧面起弧的趋势，从而给出了与本申请的技术方案完全相反的教导。上述争辩也得到了审查员的认同从而该案也顺利授权。

（二）现有技术的组合或修改将改变现有技术的运行原理，或者使现有技术公开的发明的意在目的不能实现

如果现有技术的组合或修改将导致现有技术的预期目的不能满足，破坏现有技术中公开的的意图、目标或者功能，则这意味着不存在合理的理由支持这种修改或组合，本领域技术人员将没有动机做出这种修改或组合，从而也无法得到本申请要求保护的技术方案。在InreGordon,733 F.2d 900,221 USPQ 1125 一案中给出了类似的结论。

另外，如果现有技术的修改或组合将改变待被修改的现有技术的运行原理，则这意味着现有技术的教导将不足以使本发明要求保护的技术方案显而易见，从而本领域技术人员将没有动机做出这种修改或组合，也无法得到本申请要求保护的技术方案。在InreRatti,270 F.2d 810,123 USPQ 349 一案中给出了类似的结论。

笔者曾经遇到过这样一件案例。本申请涉及一种一种用于形成环形部件的设备。权利要求1 与最接近的现有技术对比文件1 的区别之一在于致动装置，所述致动装置用于促进仅在所述冲头、所述夹紧装置和所述夹持装置之间的沿中心线/托架的相对同轴线性运动。

“对比文件1 在说明书中公开了沿着第一方向DV 相对于所述冲模(7)朝着所述冲模(7)的中轴线基本上径向地位移所述夹持装置(8、9)，同时经过所述夹持装置(8、9)拉拔所述坯料；沿着第二方向DH 相对于所述冲模(7)朝着所述冲模(7)的引导边缘基本上轴向地位移所述夹持装置(8、9)并经过所述冲模(7)的引导边缘，从而在所述冲模(7)的引导边缘上拉拔所述坯料，同时经过所述夹持装置(8、9)拉拔所述坯料(13)，如图1 所示。”

图1 对比文件1 公开的夹持装置结构图

“对比文件2 公开一种形成单件环形部件的方法，包括：将坯料(19)装入成形装置(101)；启动致动装置(111)以仅在成形冲头(1)，拉拔冲头组件(3,4)和再拉伸冲头组件(5,6)之间引起相对同轴运动；将成形冲头(1)沿轴向插入直到成形冲头(1)的前缘(21)与坯料(19)的表面接合；将冲头组件(3,4)移动到成形冲头(1)的内部轮廓中以拉伸坯料(19)，同时保持再拉伸冲头组件(5,6)的夹持力以在成形过程中最佳地控制材料流并使再拉伸冲头组件(5,6)朝向拉拔冲头组件(3,4)轴向移动，以进行再拉伸成形过程。”

审查意见在评述上述区别技术特征时认为，对比文件2 教导了施加大体的轴向移动来形成环形部件，从而认为对比文件2 给出了技术启示来修改对比文件1 得到包含上述区别技术特征的技术方案。

然而，从对比文件1 的公开内容可以看出，对比文件1 必须在径向和轴向方向这两个垂直的方向上的位移（DV 和DH）来形成其预期目的。如果根据对比文件2 教导的仅施加轴向移动来对对比文件1 进行修改，则这将实质性地改变对比文件1 的运行原理，并导致对比文件1 的意在目的无法实现。

（三）不存在结合现有技术的动机

如《专利审查指南》（2010 版）对第三步的详细解释，“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”

从这里要明确的是，“有动机改进”不仅仅意味着本领域技术人员“有能力”进行改进，而且意味着本领域技术人员“有意愿”进行改进。这类似于欧洲专利局的审查指南中提到的“could-would”原则。笔者认为，有能力（could）与有意愿（would）改进之间的差别主要在于前者强调的是能否改进，后者强调的是为什么会改进。有能力改进不必然意味着会有意愿进行改进，相反，有意愿改进也不必然意味着有能力进行（例如受限于技术）。

笔者最近处理了一件关于用于糖果物品的包装的申请。该包装包括包封糖果物品的膜或包裹物，其中所述包装中设有开口工具，开口工具包括至少一条横向刻划线和一条基本垂直的刻划线，刻划线界定可移除部分或可释放边缘。其示意图如2 所示。

图2 糖果物品包装示意图

审查员引用的对比文件1 公开一种糖果的包装，其同样具有开口工具9，该开口工具通过呈撕开角的部位12 进行撕开（如图3 所示）。

图3 糖果包装对比文件1 图示

对比文件1 的包装仅具有横向刻划线8，而并不具有本申请的基本垂直的刻划线，因此该基本垂直的刻化线就构成了本申请权利要求1 和对比文件1 的最主要的区别技术特征。

对比文件2 公开了一种烟盒，其具有基本垂直的刻划线，用于将烟盒沿垂直于纵向方向的撕开（如图4 所示）。

图4 糖果包装对比文件2 图示

审查意见指出，权利要求1 所要保护的技术方案与对比文件1 的区别在于其中开口工具还包括第二刻化线，所述第二刻化线在包装的接缝区域内从横向刻化线基本垂直地延伸到包装的端部。基于上述区别技术特征可以确定，本申请实际要解决的技术问题是如何方便开启撕裂操作。对于上述区别特征，对比文件2 公开了一种包装，该包装包括包裹部和折叠粘贴密封部，在内层的折叠粘贴密封部E1上设置有刻化线L，刻化线沿包装体的纵向延伸，且其作用与本申请的第二刻化线的作用相同，都是方便包装在纵向上撕裂而协助与横向撕裂以打开包装。因此对比文件2 给出了将其应用于对比文件1 以解决其存在的技术问题的启示，在对比文件2 的教导下，本领域技术人员能够想到在内层的可移除部分上设置第二刻化线，所述第二刻化线在包装的接缝区域内从横向刻化线基本垂直地延伸到包装的端部，以方便开启撕裂操作。由此已知，在对比文件1 的基础上结合对比文件2 以及本领域的常规技术手段以获得权利要求1 所要求保护的技术方案，对本领技术人员来说是显而易见的。

由此可见，审查意见在这里忽视了“有能力（could）”与“有意愿（would）“之间的区别，将“有能力（could）”等同于“有意愿（would）“。从对比文件1 和对比文件2 公开的整个技术方案分析，本领域技术人员并不会“有意愿（would）“将两者结合。这是因为，对比文件1 中的呈撕开角的部位12 已经可以实现非常方便的开启撕裂操作，所以在对比文件2 教导的方式并无优势的情况下本领域技术人员不会想到设置其他的方式进行改进。尤其地，对比文件1的整个方案是一个完整的整体，如果生硬地“挑选”出其中若个元素简单地替换成对比文件2 的相应元素，则有悖于《专利审查指南》（2010 版）规定的“现有技术整体上是否存在某种技术启示”。也正是为了避免这种情形出现，《专利审查指南》（2010 版）特别地提出要警惕在了解发明内容之后作出“事后诸葛亮”式的判断。