发明初审、实审、复审的延续性探讨

顾 赟

国家知识产权局专利局，北京 100088

一、引言

《专利审查指南》[1]中指出“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布”、“发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查…国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回…发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回…发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告”、“专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，做出决定，并通知专利申请人。专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”。

对发明专利申请来说，初审、实审、复审为依次进行的流程，初审和实审、实审和复审之间就存在延续性问题，防止前后法条运用或实际操作不一致的情形。[2]

二、正文

(一)初审和实审的延续性

初审和实审审查重合之处重点在于文本的选择和修改。如果申请人在申请日提交了原始申请文件，初审发出审查意见通知书，申请人提交了修改后的申请文件，则实审阶段对审查文本的选择确定为最新提交的文本即可。如果初审未发出审查意见通知书，而是通过依职权修改的方式对申请日的申请文件进行了修改，例如：依职权将原始说明书中的“实用新型”统一修改为“发明”，则实审阶段文本的选择存在两个选项，一是依申请人的请求原则选择申请日提交的原始文本；二是与初审保持一致，选择初审修改后的文本。当前推荐做法是，将经初审依职权修改后的文本作为审查文本，并且，在通知书中应当体现出文本经过初审依职权修改，即通知书表格“审查针对的申请文件”一栏勾选“下列申请文件”，填写“申请人于申请日*年*月*日提交并经初审审查员依职权修改的*”。

还存在例外的情况，初审处理有误时，例如，申请人原始提交的说明书中提及说明书附图1-5，而相应提交的说明书附图中仅存在附图1-4，初审发出审查意见通知书指出该问题，申请人补充提交附图5，此时，初审对申请进行了公布，并未做其他操作。然而，《专利审查指南》中规定：申请人补交附图的，以向专利局提交或者邮寄补交附图之日为申请日，审查员应当发出重新确定申请日通知书。此时，案件已经到达实审阶段，实审审查员无权发出重新确定申请日通知书，而申请日的确定影响案件的始终，因此，此时实审审查员可选择与初审审查员进行沟通，在初审审查员更正该问题后再进行实审阶段的审查。

(二)实审和复审的延续性

实审和复审审查重合之处重点在于驳回法条的判断，例如，权利要求是否符合专利法第22条第3款有关创造性的规定。部分申请人和代理人存在这样的疑虑：实审和复审部门同属一个系统，是否存在复审阶段对实审阶段的倾向性同意的意见。事实上并非如此。当前各个实审部门十分重视对复审撤驳案件的分析。并且，实审审查部门从业务指导体系、质量保障体系、培训体系、专项指导等方面采取了多种多类提高性措施。在这些举措的施行下，使得审查缺陷消灭在实审阶段，实审与复审审查标准趋于一致。

复审在案件审查过程中也可通过与前审的沟通减少技术理解上的缺漏之处，从客观上更进一步达到本领域技术人员的水平，但不是完全听信前审的意见。复审在审查过程中还应考虑撤驳案件是否会在前审造成审级振荡，即复审在案件返回实审时需考虑实审的审查走向，避免再次无谓重新进入复审、或者进行了不当的授权，防止浪费申请人金钱精力和行政资源，保证案件最终达到授权准确、驳回合理的目标。

三、结语

从上述分析可以看出，初审、实审、复审存在统一的一面，即以专利法为准绳，不论是初审、实审还是复审的审查员，都是秉承“高起点、高标准、高要求”的服务理念，明确专利制度的出发点，鼓励创新，保护创新。审查员们立足于社会经济发展角度，服务于申请人和社会大众，推进国家科技进步创新发展。