虚拟角色商品专利化的权利冲突解决方案探讨

关键词 虚拟角色商品化 知名卡通形象 权利冲突 外观设计专利

作者简介：杨超，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。

中图分类号：D923.4                                                        文献标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.127

一、研究背景

虚拟角色通常是指动画、电视、电影、书刊等作品中出现的人物、动物或者机器人等。虚拟角色是可以脱离作品而存在，具有独立的价值，甚至是不菲的商业价值。因为其不菲的商业价值，衍生出现了虚拟角色的商品化现象。虚拟角色商品化是指将角色转变成商品与商品相联系地应用于商业领域，主要形式是将这些动画角色生产、设计、制造成各种类的商品。虚拟角色的商品化现象以有组织的形式出现，始于20世纪30年代美国迪士尼公司动画角色的商品化活动。迪士尼公司设计创造了多个喜闻乐见的卡通形象，比如米奇、唐老鸭、白雪公主等等。随后，其下的公司职员专门成立了一个商品化部，用于对这些角色进行二次商品开发，授权许可玩具、儿童服装、纽扣等小商品使用这些动画形象，进行再次市场开发创作①。这种将人们喜爱的虚拟的角色转换为商品使用，满足人们对于喜爱角色的追求，同时也在商业上取得了良好的经济收益，此后，将虚拟角色商品化的开发更为多样化，发展日新月异。这些由虚拟角色构成的作品无疑属于知识产权的保护对象，对其的保护也包括著作权、商标权、外观设计专利权、反不正当竞争法等多种途径。

近年来，外观设计专利申请中出现了很多内容涉及将知名虚拟角色转化、衍生的产品，大多数内容为知名的卡通形象，如米奇、喜羊羊、灰太狼、哆啦A梦、蜡笔小新等等。在目前的外观设计专利初步审查制度中，由于不涉及对《专利法》第23条第3款的审查，因此这些涉及知名卡通形象的申请可以取得专利权。通过分析该类外观专利申请，不难发现其中大多数的外观设计专利的申请人明显不是卡通形象权利所有人。因此，知名卡通形象被非权利人运用于商业领域以获取丰厚的经济受益，会导致留下权利冲突的隐患，容易引起权利、利益纠纷。

在现有的专利法框架内，这类涉及将虚拟角色（知名卡通形象）商品化的专利申请，目前主要靠后续的无效或司法程序解决，在初步审查中不加以干预，造成此类授权专利轻易流向社会，容易引起不良的社会影响，甚至扰乱正常的市场经济秩序。因此，非常有必要、也必须在初步审查中加强对该类案件的审查，保证专利法鼓励创新的立法宗旨。

二、专利权无效判例分析

《专利法》第三次修改后，增加了《专利法》第23条条第1款的无效条款，但是目前复审委受理的无效请求案件多为商标权与专利权权利冲突，很少案件涉及知名卡通图案的无效请求。并且在改法前的权利冲突无效申请多以《专利法》第5条、《专利法》第23条第1款、第2款进行判决，下面列举改法前的该类型无效案例，分析其审判结果。

（一）专利权被无效案例

因涉及专利的纸巾筒和包装袋上印有米奇的图案，美国迪士尼公司请求两家中国企业的专利无效，由于美国迪士尼公司在知识产权方面有完整的保护方案，其提供了著作权登记证明、多领域产品商标注册证明。该请求得到了复审委的支持，复审委认为，辨别著名卡通人物，面貌是主要依据，本专利的卡通人物形象在产品中占据的是最引人注目的部位，如果准许将其从整个外观设计中除去，则必将造成外观设计不完整，因此上述两个设计的外观专利权无效。

（二）专利权维持有效的案例

1.案例1

涉案专利为印有两只呈手舞足蹈姿势的“加菲猫”，由“加菲猫”的著作权、商标权所有人鲍斯有限公司请求一家中国企业的专利权无效，鲍斯有限公司提供的证据包括加菲猫的连环画著作权登记证明、加菲猫文字和图形商标登记证明、相关权利转让证明等，但复审委并未支持该请求。复审委认为，请求人提交的附件是关于加菲猫动画形象的出版物和版权、商标权的证明材料及其相关权利的转让协议，其所涉及的加菲猫动画形象都是以连环画或商标图形的形式出现，属于单纯的图案设计，而并非是关于产品的外观设计，即未涉及到具体的产品，与本专利作为一种花布产品的外观设计不存在可比性，不能判断相同或相近似。另外，卡通猫的形象与请求人所提交证据中的多种加菲猫形象不是完全相同有着明显区别，不能明显确认商标或版权侵权是否成立。由于商标侵权、版权侵权以及是否违反《反不正当竞争法》的审理不在现行专利法赋予专利复审委员会的审理职权范围内，本专利是否违反上述法律规定，在无相应的行政机关或人民法院作出生效决定或判决的情况下，维持该专利权有效。

2.案例2

涉案专利为整体造型为哆啦A梦的闹钟，本案为国内一家广州的公司请求宣告另一家广州国内公司专利权无效，请求人并非哆啦A梦的权利人，其证据仅为一些公开哆啦A梦形象的画册、连环画等。复审委并未支持该请求。复审委认为：从平面设计到形成一个具体的工业产品有一个再创造的过程。而刊物上的卡通形象并不是專利法中所称的外观设计，因此，这种刊物上的卡通形象不属于《专利法》第23条第4款中所称的在国内外出版物上公开发表过的外观设计。另外，因请求人没有提交国家法定部门作出的已生效的能够证明该外观设计专利侵犯了他人在先著作权的判决书或处理决定，故请求人以本专利侵犯他人著作权为由请求本专利无效的理由不成立。

通过前面的案例判决结果可见，并非只要外观设计专利中存在知名卡通形象，其专利权就一定能被无效。判决结果受以下因素影响：

（1）与权利人对该卡通形象设计的知识产权保护力度、策略密切相关，比如权利人是否已对其进行涵盖多种产品的知识产权保护。

（2）与请求人提供的证据有密切关系，如果权利人作为无效请求人，其往往可以提供更有力的证据。

（3）与设计的创新高度有关系，对于设计的创新高度综合判断，不同创新高度的申请可能有不同的判决结果。

三、其他国家解决知识产权之间的冲突情况分析

许多国家对于解决外观设计与在先权利的冲突已经具有比较完善的法律、法规、解决程序等，在解决冲突的过程中对于专利的申请人、权利人、甚至公众的利益进行全面考虑、衡量，值得我们学习、借鉴。

一是欧盟在解决版权与外观设计专利权的冲突中，对外观设计发了保护指令规定，“如果根据欧盟成员国的版权法，对外观设计专利权人使用他人作品而未经授权，或者具有显著识别性标记适用于在后的外观设计中，发了授予标记的权利人或者作品的著作权人有权禁止该使用，作品或者标记的权利人可以要求有关成员国拒绝授权外观设计专利权或对已授予的外观设计专利权宣告无效，此时，外观设计的所有人可以修改外观设计”②。

根据该规定，只有当作品的著作权人或者标记的权利人提出维权要求时，专利行政机构才可以拒绝授权或者宣告已授权的外观设计专利无效，而专利行政机构或者他人不得以此理由拒绝授予外观设计专利或者申请专利无效。此规定不能够作为授予外观设计专利权的一个条件，实际上是在先权利人保护其合法权利的一条途径。如德国、法国、意大利等欧盟其他成员国，同样没有将不得与他人在先权利相冲突规定为外观设计专利的授权条件之一

二是日本对于知识产权之间的冲突，采用的是平衡冲突双方的利益分配方式来解决③。根据《日本外观设计法》第26条的规定，如果权利人所有的外观设计专利权与他人在其外观设计专利申请日前递交的专利、实用新型、商标申请构成冲突，或者他人在其申请日前生效的版权构成冲突的，该权利人或其许可人不得以商业化的方式实施该项外观设计专利。由此可见，日本在协调处理知识产权之间的冲突时，并不直接排除在后取得权利，而是对在后的外观设计专利权在实施上予以限制，避免先后权利在相同领域内竞争。这种处理方式，更为尊重合法取得权利的相对独立性，在限定条件下，允许在后权利与在先权利共存。同时，这种解决方式，维护了不同的知识产权类型产生的独立性与权威性。

三是美国对于外观设计专利与在先权利冲突的解决中，尤其是解决非竞争性的权利冲突④，值得借鉴参考。例如，1988年美国联邦第九巡回上诉法院审理了原告Abend和MCA Inc.电影公司侵犯著作权纠纷。Abend是小说《这是谋杀》的版权被许可使用人，该小说由MCA电影公司投资制作，希区柯克导演拍摄成电影《后窗》。双方当事人争议的问题，实质上是原小说的在先著作权与新作品的发表权、发行权之间的权利冲突问题。法院的最终判决是驳回原告的禁令诉讼请求。理由是法院认为，是否为知识产权权利人提供法律救济时，必须考虑公平因素，要平衡知识产权权利人利益和社会公众利益之间的关系。首先，原告与被告之间是“非竞争性冲突”;其次，主要基于演员的精湛演技、杰出的导演水平才成就了电影的成功，而不是得益于小说本身;再者，如果支持原告的禁令請求，导致公众无法观看作品，将会造成公众的损失。因此，法院没有判定被告侵犯原告的著作权、停止侵权行为，而是让被告向原告支付足够赔偿费，获得许可被告继续放映影片，兼顾平衡原告、被告、公众的利益，各取所需⑤。可以看出，法院并未一味的保护在先权利，而是在保护在先权利的同时，有条件的允许在后权利的存在与使用。

在权利冲突不可避免的情况下，许多国家是允许权利的共存，可以在相同竞争领域，对在后权利的行使和实施加以限制，维护公平竞争;或者采取权利平衡、利益兼顾原则，以此鼓励全社会在现有技术的基础上进行更多的发明创造，给人类社会带来更多的知识财富。

四、分析该类型专利的特点及存在的问题

（一）根据我国该类外观设计专利申请的特点，将其分为两类：

1.直接应用类：以知名卡通形象作为主体的设计。将各种表情、姿势、服饰的知名卡通形象简单使用到一些常用产品进行申请，通常以平面产品或者日常用品为主，创新高度较低，如下图：

对于直接应用类的外观设计专利，其专利权稳定性差，经过无效、诉讼等行政程序，一般都会被判专利权无效，浪费宝贵的行政资源。并且无效程序耗时长，耗费精力大，会令在先权利人将蒙受巨大损失。这类申请并未起到鼓励创新的社会效应，甚至严重影响外观设计专利的价值和质量。

2.变化演绎类：在设计中引用知名卡通形象，但与其他设计要素结合，将其再演绎，保护范围与在先权利有交叉或重叠，也有一定创新设计，如下图：

对于变化演绎类的外观设计专利，其有一定的创新设计，其主要问题在于保护范围与在先权利有交叉或重叠。根据专利法立法宗旨——鼓励创新，并且也鼓励在现有技术上进行改进。正如，大多数发明都是对在先发明的改进性发明，在发明、实用新型专利中允许在现有技术的基础上进行改进，在后专利在符合专利法的规定下将获得专利权。这种情况的在后专利的范围必然会落在在先专利的保护范围内，权利范围必然会有重叠，权利的重叠是合法的，是不可避免的。这也是鼓励社会技术革新的一种手段。因此，对于引用演绎类外观设计专利，也同样应当适当的允许在现有的设计上进行显著的、有突破性的创新设计。并且由于在无效程序中，需要进行综合判断，考虑的因素复杂，对于该类申请的无效请求也不一定全部能够得到支持，所以，该类申请不宜在初步审查中全盘否定、排除。

（二）存在的问题

1.检索难度大

初步审查中，对《专利法》第23条第1款是审查条款，对于含有知名卡通形象的申请，检索出对比文件无疑是最具说服力的证据，最有力的手段，但如果在初步审查中对该类案件进行全面检索，存在非常大的困难。首先，由于检索数据量大，检索过程延长审查周期，行政资源耗费大;再者，由于知名卡通形象是虚拟的、无形的，是创作者留在社会大众心目中的印象，而专利申请通常将其转用到不同产品，检索的对比文件也必须是相同或者相近种类的产品，否则无法认定两者实质相同，所以在不限定检索领域的情况下，检索结果并不理想。例如图6含有四项相似外观设计的玩具，一个申请中需要检索出四个不同形象的玩偶，才能够否定其新颖性。因此，该类申请在初审中通过检索来评述《专利法》第23条第1款困难较大。

2.侵权判断困难

在初步审查中，如果引入对权利冲突、侵权、证据等的分析判断，无疑增加了过多的行政成本和行政资源。对于外观设计审查员来说，并非商标或著作权的法律专家，很难对商标权、著作权的权利冲突的做出准确判断。专利法规定在初步审查制度下，《专利法》第23条第3款权利冲突也不作为授权的排除条款，因此不宜在初步审查中付出过多精力分析判断权利冲突的缺陷。

五、方案建议

在目前的外观设计专利制度的框架内，在审查阶段无法完全避免权利冲突。但是根据解决知识产权冲突的保护在先权利、维护公平竞争、排除恶意取得、权利平衡、利益兼顾的基本原则综合考虑，推荐如下方式：对直接应用类设计进行直接排除，对变化演绎类进行适当的控制和充分的警告提醒。

一是对于直接应用类专利申请，创新程度低，严重损害在先权利，对社会技术创新无显著贡献。由于这些知名卡通形象已经是一般消费者公知的形状、图案，将其直接应用于平面产品上，或者直接模仿其造型制造成普通的工业产品，在初步审查中，可以应认为其不符合《专利法》第2条第4款的规定，不属于新设计。

为保证认知水平相同，可将知名的虚拟角色整理成数据库，供使用参考查询。

二是对于变化演绎类专利申请，是對知名卡通形象进行了再创作、存在其他设计要素，直接基于产品所属领域内容的一般设计常识判断，对于创新程度不易把握的，可以先发出通知书质疑其不符合《专利法》第2条第4款的规定，不属于新设计，同时提醒申请人，该外观设计专利申请易引起与在先权利的冲突，权利稳定性差，生产或销售该产品可能引起侵权，需要承担相应的法律后果。

申请人可以针对提醒内容，根据自己产品外观设计的创新高度和市场需求进行判断，可以提交意见陈述进行说明，或者是对申请文件进行修改。根据其意见陈述，综合判断，在符合专利法规定的情况下，可以予以授权;对于修改文件，依照专利法正常进行审查。对于存在权利冲突的纠纷，可由后续程序解决。

通过上述方案，在现行法律框架内可以实现对该类专利申请的有效控制，既能够节约部分行政资源，也能够初步保障各方利益的平衡，同时，符合我国设计发展的要求，有利于提高外观设计专利的授权质量。

注释：

①刘银亮.角色促销商品化权的另一种诠释[J].法学，2006（8）.

②欧盟外观设计法律保护指令第11条。

③曹新明.论知识产权的冲突协调原则[J].法学院研究，1999（3）.

④⑤刘红.我国知识产权权利冲突解决途径探析[J].知识产权，2004（6）.

⑥郑成思.知识产权法[M].北京：法律出版社，2003年版.

⑦张俊浩.民法学原理[M].北京：中国政法大学出版社，1997年版.