探究商标在先使用抗辩“在先”要求的合理性

(华东政法大学 上海 400233)

引言

2013年修改的《商标法》在第五十九条第三款规定了商标在先使用抗辩：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”若完全按照文义解释来理解，要构成商标在先使用抗辩，需要在使用时间上满足“两个先于”的构成要件：第一是要先于商标注册人申请商标前使用，第二要先于商标注册人使用。

“两个先于”的要件在实践中会有两种体现，一是商标注册人对注册商标的使用时间晚于申请注册时或者直到核准注册后才使用，如商标注册人申请时间为2016年1月1日，使用时间为2017年1月1日或者没有使用，那么商标在先使用抗辩要证明在先使用至少要证明自己的使用在2016年1月1日之前；二是商标注册人注册商标的使用时间早于申请注册时，如商标注册人申请注册时间为2016年1月1日，使用时间为2015年1月1日，那么商标在先使用抗辩至少要证明自己的使用在2015年1月1日之前。

我国商标法关于在先时间规定可以说是一种“完全在先使用制”，在时间要求上对于主张在先使用抗辩人提出了极高的要求。这样的要求是否合理？是否有利于保证真正商标在先使用抗辩人的利益呢？

一、“两个先于”的细化探究

(一)在注册商标申请前使用

关于商标在先使用的时间，在2013年新法修正前我国没有明确规定商标先用权时，学界关于在先使用时间点有两种观点：商标申请时以及核准注册时。在我国商标法未修改时，实践中有不少以商标核准注册时为在先使用的标准的，比如早期判定成立在先使用抗辩的“84好帮手”案、“花样年华”案和“苏菲雅”案。

目前来看，商标申请时的时间标准不但在立法上被明确，也是学界的主流观点，主要原因是商标只要通过了形式审查就会在我国商标局网站上进行公布，而距离商标核准还有半年以上的时间，随着网络的普及和媒体的发展，一个商标的知名时间也大大的缩短了，甚至在一个月不到就能有极高的知名度。因为优质商标资源是有限的，若采用商标核准注册时的标准，如果有人看到了别人的商标申请，在商标核准注册之前进行广泛的宣传获得知名度并进行一定的使用，从而蚕食商标权人的市场份额，之后又援引在先使用抗辩，这无疑对商标注册人是极大的不公平，也不符合商标在先使用抗辩制度的设立初衷。

综上所述，在注册商标申请前使用是对于商标在先使用人来说具有一定的预测可能性，商标在先使用人是有可能得知到商标的注册的，对于商标在先使用人来说，尽到合理的注意义务是可以避免侵权发生的，因此商标在先使用时间限定在商标注册人申请之前是比较合理的。

(二)在商标注册人使用前使用

如上文所示，如果商标注册人使用时间晚于申请注册时间，这个限定在这种情况下是不起作用的；如果商标注册人使用时间早于商标注册时间，这个限定对于援引商标在先使用抗辩就提出很高的要求了。对于这个规定，有很多学者是赞成的，有学者认为“商标先用权成立的理论基础是先用理论和利益平衡理论。在被告主张先用权的商标并非绝对优先于原告商标的情况下，只能得出被告主张先用权的商标处于相对优先的地位甚至是劣势地位，不符合先用理论，当然就不能适用利益平衡理论来保护其利益。”

同时这种严格的限定也使法律具有极高的确定性，如果援引商标先用抗辩需要“完全在先使用”，这也就排除了从时间成立来看商标在先使用人主观上具有恶意的可能性，因而我国关于商标权的构成要件中并没有像其他国家和地区对于商标先用权规定有“善意”作为构成要件，关于善意的问题，后文还会进行论述。

这样的立法设计虽然一定的优点，但是排除了一些善意的商标在先使用人援引在先使用抗辩的可能。我国幅员辽阔，各个地区的风俗和习惯也不相同，因而各地区产生了一些风俗特产，以食品为主要代表。某个食品在某一地区具有极高的知名度，离开了这个地区可能就没人知晓。假如内蒙的一个人使用商标“雪花”作为当地一种糕点的商标，在他使用之后海南也有人使用了“雪花”作为当地的一种糕点的商标，海南人对于内蒙人使用这个商标是完全不知晓的(一般也不可能知晓)，如果之后内蒙人将这个商标注册取得商标专用权，商标注册的效果是及于全国的，他有权阻止海南人继续使用这个商标，甚至要求赔偿，这对与海南的商标使用人来说是不公平的。商标在先使用不同于申请注册，它是没有公示性的，因而对商标在先使用人来讲不具有预测可能性。即使商标使用人在先使用是出于善意，也有可能面临侵权风险，这不符合商标先用权的目的，不利于真正保证商标在先使用人的利益。

从国外立法来看，虽然《英国商标法》第11条要求先使用人使用商标，必须在商标注册人注册日和使用商标日两个时间点中更早的时间点之前，但这种立法并不常见，日本①、韩国②和我国台湾地区③在先时间点都是只要求在商标注册申请之前。

二、“两个先于”的修正——引入“善意”要件

(一)商标先用权构成要件是否包括“善意”要件

单从第五十九条第三款字面来看未直接规定主观上“善意”为商标先用权构成要件，但很多教科书已经把这一条作为了商标先用权的构成要件之一④，不少学者在其文献中也是直接列为构成要件，认为法律虽未规定，但学理上应当包含。

在《商标法》修改前，很多学者在对先用权的构想中就提到了善意要件。修法后，一些学者对于商标先用权构成要件的论述中并未提到“善意”。王莲峰在其文章相关部分仅仅提到了“具有在先使用的客观事实”“在先使用的商标相同或近似且商品相同或相似”“在先使用的商标具有一定影响”这三个要件；曹新明也仅从法条字面分析并未在其文章中提到“善意”要件。但这些学者的论述中虽未直接包括善意要件，也未明确将其排除。学者如李扬、杜颖却认为学理上应当包括“善意”要件，认为商标先用权作为利益平衡之法应当具有善意的主观要件，不然就违背了商标先用权的设立初衷，同时对一些不能被五十九条第三款涵盖的情况也可以作为兜底，如商标先用权人使用了他人的姓名权、著作权等在先权利这种情况如何规制。

在一些司法实践中，“善意”也被用来作为判断在先使用的构成要件，如烟台张裕卡斯特酒庄有限公司与上海卡斯特酒业有限公司、李道之确认不侵犯商标权纠纷上诉案中，法院认为“知识产权权利冲突中，当事人的主观状态是善意或恶意是考量违法性的重要因素”；同样在“新百伦”案一审中，法院认为新百伦公司提出异议时已经得知了原告周乐伦的注册商标的存在，之后仍然扩大使用“不具有善意”。

(二)“善意”要件对“两个先于”的修正

如上文所述，对于商标先用权人满足“两个先于”，在时间上基本上可以完全证明商标在先使用人具有善意了，因而善意要件在这个层面上似乎并不是必要的，但如果商标注册人先于申请注册时使用商标，这就可能使很大一部分善意的商标先用权人面临侵权风险。因此，如果我们把“先于商标注册人使用”这个规定去掉，然后引入“善意要件”，如日本、韩国和我国台湾地区的规定，商标在先使用人如果能证明自己是善意的，自己不可能得知商标注册人的使用，如最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第(二)项规定的不正当竞争行为。”商标注册人也可以通过证明在先使用人具有恶意来进行反驳。

虽然引入“善意”作为构成要件一定程度增加了被告甚至原告举证负担，但是这种举证并不是非常困难的，对于法律的确定性也没有很大的影响，但是对于商标先用权制度目的的实现相比“两个先于”结果上要更加合理和公正。同时引入“善意”要件也可以作为一个兜底条款，对于一些不具有满足其他条件但是不具有善意的商标先用权人进行规制。作为一个利益衡平方法，正如美国联邦最高法院所要求的那样，“走进衡平的人必须带着洁净之手而来。”

结语

对于商标在先使用中“先于商标注册人申请时”和“先于商标注册人使用时”两个先于的时间要求，固然有其立法上简明和确定性的优点，但是对于商标在先使用抗辩人这个时间上的要求过于严苛，使一部分善意的商标使用人也面临侵权风险。商标先用权构成要件中“善意”虽然没有在立法上体现，却是商标先用权制度设立的应有之意，对于实现商标先用权制度的价值和目的具有实在意义。

【注释】

①李扬译.日本商标法.知识产权出版社,2011:26.

②韩国商标法(第五十七条之三规定)

③我国台湾地区“商标法”第22条第2项

④如曾陈明汝,蔡明诚著.商标法原理.新学林出版社,2007:99.如有恶意影射他人注册商标之信誉，则无阻却违法性