GUI外观设计专利保护之困的法律思考

李永红

一、问题的提出

2014年，《专利审查指南》（2010 版）修改曾一度引起社会广泛关注，其主要变化是，对于图形用户界面（以下简称GUI）由明确排除外观设计专利保护到开放给予专利保护的门禁。然而，2017年北京知识产权法院民事判决书（2016）京73 民初276 号，令GUI 外观设计专利再度徘徊于困窘之地：GUI 外观设计专利能够得到切实的保护吗？

在该案中，外观设计专利的名称为“带图形用户界面的电脑”。被诉侵权行为是向用户提供被诉侵权软件的行为。法院最终判定被告行为不构成侵权。结论是：“即便被诉侵权软件的用户界面与涉案专利的用户界面相同或相近似，被诉侵权软件亦未落入涉案专利的保护范围。”理由为：“‘电脑’这一产品对于涉案专利的权利要求保护范围具有限定作用。因被诉侵权软件并不属于外观设计产品的范畴，相应地，其与涉案专利的电脑产品不可能构成相同或相近似种类的产品。”

上述观点于法有据，但是一个现实问题是，在什么情形下GUI 外观设计专利才能够得到切实的保护呢？

与普通类型的外观设计相比，GUI 的特点在于：一方面，GUI 呈现在电脑屏幕上；而另一方面，其生成则完全依赖于计算机软件。因此，在计算机软硬件各自独立的产业背景下，电脑制造商制造、销售的通常是未装有GUI 软件的电脑，因而不是“带图形用户界面的电脑”；软件制造商制造的是可独立于电脑销售的GUI 软件，它所呈现的是特定的代码，显然也不是“带图形用户界面的电脑”；最终将二者合而为一的是购买了GUI 软件的电脑用户，而其非经营属性又决定了不构成专利侵权行为。于是，手持GUI 外观设计专利的权利人，即便看到其设计的GUI 遍地开花，却不存在负有侵权责任之主体。合法获得的专利却几乎无法得到专利保护，这不能不说是一种窘境。

本文试图研究窘境背后的法律问题,探索间接侵权规则与直接侵权规则中是否存在走出困境的途径。

二、间接侵权规则下的途径探索

（一）涉及计算机程序专利面临的现实

GUI 外观设计专利面临的问题，在涉及计算机程序专利中具有一定的典型性。其原因在于，计算机程序承载着技术（或设计）的核心，而程序的运行、存储、传输又依赖于其他载体。当这些载体的行为主体与计算机程序制造者既无经济上的关联，也无行为上的共谋，则以某种类型权利要求限定的专利有可能会遇到认定直接侵权（包括共同侵权）的困难。特别是，当专利方法的使用者为终端用户时，侵权判定颇为棘手。

例如，2018年北京知识产权法院对搜狗诉百度系列案件①参见北京知识产权法院民事判决书（2015）京知民初字第01943 号；（2015）京知民初字第01732 号；(2015)京知民初字第01731 号：（2015）京知民初字第01734 号；（2015）京知民初字第01937 号；（2015）京知民初字第01938 号。中，对于方法专利的侵权判断采用了不同处理方式。

第一，以产品调试中运行程序作为方法专利的侵权行为。

在(2015)京知民初字第01731 号判决中，被诉侵权产品同时落入方法权利要求1 与产品权利要求12的保护范围中。法院判定：涉案产品侵犯产品专利的同时也侵犯了方法专利，因为该产品必然通过设置、调试等步骤使被控侵权产品具有该功能，从而会无可避免地使用到专利方法。

第二，以保护范围相同推定侵权行为成立。

在（2015）京知民初字第01732 号判决中，被诉侵权产品未落入产品权利要求范围。对于方法权利要求5，法院判定：“涉案输入法的技术特征完全包含了权利要求5 的技术特征。涉案输入法落入了权利要求5 的保护范围。故，本院确认涉案输入法使用了涉案专利方法，涉案输入法产品构成了侵犯涉案专利的产品。”

第三，明确涉案方法专利不作为制造方法延及产品保护 。

在（2015）京知民初字第01943 号判决中，被诉侵权产品既落入了方法权利要求范围也落入了产品权利要求范围。判决认定涉案产品侵犯产品专利。对于方法专利，除采用第一个案件的判断方法，即该认定被控侵权人必然通过设置、调试产品等步骤使用到专利方法外，还进一步明确：“涉案专利权利要求1 并非制造方法，并不能延及产品，并且涉及计算机程序的专利授权允许同时要求保护方法专利及对应的产品专利，并无延及产品的必要。”

在上述三个案件中，第一个和第三个案件的处理原则与业界通常认同的原则比较一致。即，以计算机程序为特征的方法权利要求不视为制造方法，因而不能延及产品，侵权行为需满足使用方法的要件，故仅将产品调试过程中使用方法的行为认定为对方法权利要求的侵权。从结果看，由于在这两个案件中可以作为侵权判定基础的权利要求包括产品权利要求，因而是否侵犯方法权利要求对于最终结果的影响并不突出。然而，如果以此方式处理第二个案件，则问题就没有如此简单了。在该案中，判定侵权的基础仅为方法权利要求。在此情形下，若仅判定调试中使用专利方法的行为为侵权行为，在裁定禁令或赔偿损失的范围上对专利权人恐怕只能是杯水车薪了。也许正因为面临这样特殊的困境，北京知识产权法院在第二个案件的判决中以判定落入保护范围为由直接认定产品销售构成对方法专利的侵权。应当说，这并非一种常规的判定方式。保护范围与侵权行为是两个相关但不相同的问题。前者判定的是技术方案是否相同或等同而不涉及侵权行为，后者则需要判定何种行为构成侵权行为，其与行为主体直接相关。例如，同样基于涉及用计算机程序诊断疾病的发明，其方法专利和产品专利在保护范围上相同，在判定新颖性、创造性结论上也无二致。但是，在涉及是否构成侵权的考量中，二者则完全不同。对于方法专利，因其实施行为的主体指向疾病诊断主体（医生），因此，不能构成侵权，因此，在授权时就被排除在外，属于不受专利保护的客体。而产品专利，其行为主体指向的是设备的制造商、销售商，因而可以授予专利权。笔者认为，以保护范围认定替代侵权行为认定，从一定程度上反映了法官在现有法律框架内追求内心公正的两难困境。

面对涉及计算机程序发明专利在侵权判定中存在的困难，司法部门在积极探索更为合理的处理方式，专利行政部门也通过不懈的努力三度调整相应的审查规则，使这类专利从仅允许方法权利要求到允许特定形式的产品权利要求，并于2016年《专利审查指南》修改大幅度放开了对权利要求类型的限制，从而为涉及计算机程序发明提供了包括方法、设备及介质等更为广泛的权利要求类型选择，这在相当程度上缓解了因权利要求类型而导致的侵权判定的困难。但是，如君所见，在诸如上述第二个案件的情形下，现有的直接侵权规则对于合理有效保护专利权仍然不免捉襟见肘。

（二）间接侵权规则

在直接侵权规则难以处理实践中不断出现的新问题的现实下，人们自然将目光转向了另一类侵权判定规则，即间接侵权规则。

在这方面，美国、德国、日本均已积累了一定的经验。这三个国家的专利法中都明确规定了一种以专用品为特征的间接侵权规则。

如美国《专利法》在1952年引入的第271 条第（c）款规定：“任何人在美国为许诺销售、销售或者进口获得专利的机器、制造品、结合物或组合物的一个部件，或者用以实施专利方法的一种材料或设备，而此种部件、材料或设备是构成发明的重要部分，并且明知此种部件、材料或设备是为了侵犯上述专利而专门制造或专门改造的，而不是适合于实质上非侵权用途的商业上的通用物品或商品的，应作为辅助侵权人承担责任。”需要特别注意的是，这里并未提及是否存在直接侵权。因此，该制度与民法中以存在直接侵权为前提的共同侵权规则具有明显的差异。

1959年日本紧随其后也引入了类似规则。日本《专利法》第101 条第2 款第1 项针对产品专利规定了视为侵权的行为包括：“对于产品发明专利，当该产品的生产所用之产品（在日本国内广泛且普遍地流通的除外）对该发明主题必不可少时，明知该发明是专利且明知该产品用于实施该发明却仍以经营活动为目的，生产、转让、进口、许诺销售等行为。”此外，同条同款第4 项针对方法专利规定：“专利为方法发明时，以经营为目的，仅能用于该方法的使用之产品的生产、转让、进口、许诺销售等行为。”于此，同样未以存在直接侵权为前提。

德国于1981年引入间接侵权规则。德国《专利法》第10 条第（1）款规定：“（1）专利权还有进一步的效力，即在本法适用范围内，任何第三人未经专利权人同意，不得向没有权利实施专利的人提供或者许诺提供发明的实质性部分，当其明知或者根据情势应知这些行为适于且就是用于专利发明的实施的。”需要特别注意的是，这里所说的“没有权利实施专利的人”并不等同于专利侵权人。例如，根据德国《专利法》第11 条，个人非营利目的的行为不构成侵权，但是，实施这类行为的人仍然可能属于“没有权利实施专利的人”。因此，法定的间接侵权责任可独立于直接侵权前提而成立。

上述规则，尽管在侵权行为类型范围上有些差异，在限定专用品的严格程度上不尽相同，但都足以解决诸如搜狗诉百度案中所遇到的问题。

例如，德国联邦最高法院2013年5月7 号作出的X ZR 69/11 号判决涉及的权利要求是一种铣磨方法。其特征是“铣磨工具沿着一个连续的螺旋导轨(7,7')从原始件(1)的外轮廓导向成品件(2)的轮廓(2'),并在不断地去除材料的过程中将原始件(1)的结构加工成成品件(2)。”被控侵权人开发了一种计算机辅助制造程序（CAM）并在展览会的小册子中涉及了用该程序自动采用专利方法螺旋铣磨的加工过程。该案经历了一、二审法院及联邦最高法院审理。三审判决一致认定该行为构成间接侵权。此外，对于专利权人未举证存在直接侵权的前提下，可否以及如何确定损害赔偿责任，联邦最高法院明确表达了这样的观点：“当存在一定程度的损害可能性时，原告请求确定损害赔偿责任即可认为理由充足。这个要求不高。至于是否发生了损害事实以及损害是什么不需要澄清，只要根据日常生活经验就可以肯定地预期损害会发生。原则上，至少一个违法和有过错的侵权行为存在，就足以确定上述损害预期。”因此，专利权人不仅有权请求损害赔偿，而且，涉案侵权方有责任提供包括账目在内的经营信息，以供确定损害赔偿计算所用。因此，间接侵权规则不仅在理论上可以为专利权人伸张正义，在实践中也具有可以操作的制度规则。

不过，间接侵权规则虽然具有上述功效，但鉴于中国《专利法》中目前尚无此规定且在此次专利法修改对于是否应当引入间接侵权规则尚存在意见分歧。因此，采用该规则解决现实问题，或许远水难解近渴。

三、直接侵权规则下的法律解释空间

（一）他国之鉴

涉及计算机程序发明专利虽然面临侵权判定中的困难，但专利审查指南修改提供了较为丰富和灵活的权利要求表达方式，在一定程度上可以解决大部分问题。然而，外观设计专利的保护范围不是以权利要求确定，而主要是以图片、照片加名称确定。因此，其所固有的侵权判定困难在未引入间接侵权规则的前提下显得愈发无奈。

然而值得注意的是，美国、日本、德国《专利法》中虽然规定了间接侵权责任，但并没有专门针对外观设计设置间接侵权规则。尽管美国专利因包含外观设计可以认为271 条也涵盖了外观设计专利，但是日本、德国外观设计法均独立于专利法，而其中却并未见有间接侵权的规则。那么，对于诸如GUI 所涉及的问题，又当如何解决呢？答案是，解决之道就在外观设计直接侵权判定规则之中。

最为典型的是《日本意匠法》有关规定。第37条规定，“下述行为视为侵害外观设计权或者专用实施权的行为：

一、以经营活动为目的，仅为登记外观设计或者与其类似的外观设计所涉及物品的制造所使用的产品的生产、提供等（提供等指转让及出租，当该产品为程序时，包括通过电信线路提供程序等的行为，下同）进口、许诺提供等（包括以转让为目的的展示，下同）行为。”

在上述规定中，包含了两个与产品相关的概念，一个是涉及外观设计的“物品”，一个是为制造该物品的“产品”。也就是说，一个是呈现外观设计的“物品”，一个是生成该物品的“产品”。其中，专门列举的计算机程序显然不是呈现外观设计的物品，而是生成该物品的产品。

这种产品两分的思维，对于外观设计专利直接侵权判定至关重要。

(二)单一产品思维惯性

中国《专利法》中对于外观设计保护客体的认定、保护范围的确定以及侵权行为的界定都提及了一个相同的术语——“产品”。因此，人们形成的普遍认识是，承载外观设计的产品与生成外观设计的产品应当集于同一产品之中。

的确，在传统的领域里，大多数外观设计产品既是呈现外观设计的载体也是被制造出外观设计形态的对象。例如家具是通过家具制造而呈现出特定的外观设计。

事实上，这种单一产品的概念曾经是排除GUI外观设计专利保护的一个重要因素。

例如，在《专利审查指南》（2010 版）第一部分第三章中有两段相关的规定。一是关于外观设计产品的定义，其第7.2 节规定：“产品的图案应当是固定的、可见的，而不应是时有时无的或者需要在特定的条件下才能看见的。”据此，在同章第7.4 节排除外观设计专利保护类型第（11）项中包括了“产品通电后显示的图案。例如，电子表表盘显示的图案、手机显示屏上显示的图案、软件界面等。”

从上述规定中，我们或许直接看到的理由是有关图像显示的固定性问题，而产品两分问题隐含于“在特定的条件下才能看见”的表述之中。

在2000年的1967 号复审案件中，复审请求人对何为瞬时图像提出了质疑，其争辩观点是“屏幕上的图像虽需通电方出现，但不是瞬时图像，而可再现”。的确，瞬时图像的驳回理由对应的应当是工业实用性的再现性。如果满足再现性要求，仅仅因为通电时图像方能呈现不足以否定其再现性。对此，复审委员会没有简单地重复审查指南的规定，而提出了一个更为深层的理由，即图像不是屏幕本身固有的图案。也就是说，呈现图像的产品不是生成该图像的产品。这就是上面所述的单一产品的思维定式。

2014年修改《专利审查指南》，删除了上述相关规定，人们由此得到的直接感觉是，修改所消除的外观设计专利保护的障碍是图像须固定的认识，而忽略了上述复审决定所提出的更深层次的问题，即单一产品的要求。

（三）两分产品概念的起源

美国CCPA 于1967年3月16 日作出一件涉及喷泉外观设计专利申请的判决373 F.2d 997 (C.C.P.A.1967)。该判决中的主要观点奠定了美国在上世纪九十年代开始给予GUI 外观设计专利保护的基础。

该案的核心问题是喷泉是否属于外观设计专利保护客体。三级审查中陆续涉及到了三个问题。

第一，喷泉是“自然物”还是“人造的”？对此，专利申诉与抵触委员会多数意见形成的决定与CCPA的一致观点是，不能仅仅因为喷泉是由水构成的而认定其为自然物，如同许多工业品是由木头制成的却不属于自然物。

第二，喷泉的瞬态特点是否符合“制品”的性质？对此，CCPA 认为，用机械装置制造的喷泉的形态具有确定的再现性，例如许多百年以上的著名的喷泉依然保持着原有的形态。

第三，最为关键的问题是，喷泉产品的外观形态是喷嘴的布置与压力的控制所导致的，“该形态只是作为机械系统在其连续运行过程中的一个产物或效果而存在。”。这样的设计是否符合“制品”的性质？对此 CCPA 指出：“我们不认为仅仅因为一个外观设计的存在需要依赖于其外部的某个东西就有理由认定其不属于对‘制品’的外观设计”。这段话奠定了后来开放GUI 外观设计专利保护的原则。在《美国专利审查程序手册》（MPEP）相关章节中进一步明确，外观设计专利保护的是产品实现或表现出的设计，而不是产品本身。

对于喷泉，呈现其外观设计的载体是水，而生成该外观设计的是喷嘴与控制器构成的系统。显然，侵权判定不会指向作为自然物的水，而是生成喷泉的系统。同样，电脑屏幕也只是呈现外观设计的载体，而制造出GUI 外观设计的产品是可在电脑上运行的计算机程序。

中国《专利法》第59 条第2 款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。这里所述的产品，是作为载体的产品。因此，正如北京知识产权法院判决中所强调的，产品类型对于确定保护范围具有限定作用。这种理解不仅于法有据，也合乎外观设计的特点。首先，在不同产品上的外观设计对观察者产生的视觉效果是不同的，例如，相同的图面在宽幅电视屏上的效果与在狭长的手机屏上的整体视觉效果至少是不相同的。其次，在不同产品上外观设计的设计空间是不同的，例如，轮胎轮廓的设计空间会因其功能所限而十分有限，而包装袋的平面设计则具有广泛的设计空间。因此，外观设计专利的保护范围的确需要考虑作为载体的产品类型。

但是，在判定侵权行为时，当载体产品与生成产品非同一产品时，是否仍然以载体产品为准？对此，《专利法》有关规定至少留有解释的余地。

中国《专利法》第11 条第2 款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”如何理解其中的“外观设计专利产品”？对于载体产品与生成产品同一的情形，自然没有歧义。但是，当涉及外观设计的产品有两类，一是作为载体的产品，一是作为生成外观设计的产品，便存在两种可能的解释。究竟“外观设计专利产品”应当解释为哪个产品？考虑到该法条的功能是用于确定侵权行为-即实际利用外观设计获利的主体，考虑到《专利法》制定初期或许不能预见载体与生成均源于同一产品的情形因而没有采用如日本外观设计法中所采用的更为清晰的表述，考虑到国外在外观设计制度运行中已有的经验，解释为用于生成外观设计的产品或许更为合理。

借专利法第四次修改之际，若能对上述法条中“外观设计专利产品”的表达给予含义更清晰的描述，直接侵权规则或可直接解决GUI 外观设计所面对的困境。不过，正如前已述及，法律修改需要多方协商、谨慎决策的过程。因此，作为退而求之的措施，通过有关权威机构的法律解释，是否也可以达到殊途同归的效果？对此，还需有关部门思而行之。

四、结 语

GUI 外观设计专利保护的问题，与涉及计算机程序发明专利既有相似之处也有自身的特点。

考虑到二者相似之处，引入间接侵权规则，或可从制度设计上解决包括GUI 在内的涉及计算机程序的发明创造的保护问题。但因涉及法律修改，难度相对较大。

基于外观设计自身的特点，特别是缺少借助各种权利要求寻求合适的保护客体的特殊性和紧迫性，在现有法律的解释空间中寻求解决途径也许更为现实。为此需要克服单一产品认识的局限性，更为合理地解释法律中所述的“外观设计专利产品”的内涵。

另一方面，在探索有效保护GUI 外观设计专利的同时，还需要考虑另一方面的相关问题，即防止GUI外观设计专利对技术方案的不当垄断。

由于GUI 的生成取决于计算机程序的设计与运行，而外观设计所保护的是计算机程序所导致的最终的外观效果。换言之，无论计算机程序采取怎样的技术方案，只要最终呈现GUI 外观设计的效果则落入外观设计专利的保护范围。因此，在授权与确权中，应当注意GUI 外观设计与技术方案之间的内在联系与各自保护范围之间的涵盖关系，避免出现以外观设计垄断技术方案的情形。

发稿之际，恰逢最新修改的《专利审查指南》公布。其中，有关GUI 专利申请增加了若干规定。例如，在第一部分第三章第4.4.3 节中对简要说明增加了“必要时说明图形用户界面在产品中的区域、人机交互方式以及变化过程等”的规定。在同章第7.4 节对例举不属于外观设计产品情形增加了“(11)游戏界面以及与人机交互无关的显示装置所显示的图案，例如，电子屏幕壁纸、开关机画面、与人机交互无关的网站网页的图文排版。”

上述规定，显然关注到了GUI 外观设计与单纯平面设计的关系，从而进一步限定GUI 外观设计保护范围，使之区别于单纯的平面设计。对此，笔者十分认同。同时，还应当注意GUI 的另一特点，即在判定其相对现有设计是否具有明显区别时或在侵权判定时，应当考虑其是否因人机交互的功能需要而仅有唯一的或十分有限的选择。由此方可平衡和加强保护与严格授权的权利义务关系，使有效的专利保护制度服务于真正做出贡献的外观设计。