《专利审查指南》修改解读——规范创造性审查和公知常识举证

周胡斌

为落实习近平总书记关于“提高知识产权审查质量和审查效率”的重要指示，贯彻国务院深化“放管服”改革的具体部署，国家知识产权局在2017年底启动了《专利审查指南》（以下简称《指南》）的修改工作。历时一年有余，关于修改《专利审查指南》的第328 号公告于2019年9月23 日发布，并于2019年11月1 日施行。

此次《指南》修改充分考虑了新技术快速发展的需要，积极回应了创新主体的诉求，也认真总结和固化了审查工作中的有益经验。修改进一步规范了对分案申请申请人（发明人）的规定，明确了分案再分案的提交时间，鼓励审查员与专利代理师进行会晤和电话讨论，强化对胚胎干细胞和涉及GUI的产品的外观设计的保护，以及引入对于发明和外观设计专利申请的延迟审查制度等。作为《指南》修改工作的直接参与者，笔者想就这次《指南》修改最受关注的内容，即创造性审查、公知常识举证和延迟审查制度与读者分享在修改过程中对相关问题的理解和思考。

一、规范创造性的审查思路

《指南》（2010 版）第二部分第四章规定了发明创造性，更具体地说，非显而易见性的判断方法，包括：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，通过比较确定发明与最接近现有技术之间的区别特征，由区别特征所达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，即所谓的“三步法”。上述方法的第二步，基于区别特征所达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题是创造性判断的难点，也是专利代理师/申请人和审查员经常有争议的地方。

第328 号公告对《指南》第二部分第四章第3.2.1.1 节（2）“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”部分进行了修改。一是将“根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，即增加了“在要求保护的发明中”；二是在该节最后增加“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”。

上述修改强调了应当整体考虑确定发明实际解决的技术问题。在确定发明实际解决的技术问题时，不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用，而是应当根据区别特征在要求保护的整个方案中所能达到的技术效果，同时考虑特征之间的联系，来确定发明实际解决的技术问题。在根据该区别特征确定发明实际解决的技术问题时，区别特征在“要求保护的发明中所能达到的技术效果”，或者说区别特征与其作用或所产生的效果之间的这种联系，除本申请之外，也应当在对比文件中有明确记载或者是本领域技术人员根据其在申请日时的知识和能力就可以直接认识到的，否则，就犯了事后诸葛亮的错误。

【案例1】权利要求要求保护制备二苯基砜化合物的方法，特征在于反应是在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行。

申请人在说明书中指出，发明所要解决的技术问题是防止金属离子造成的二苯基砜化合物产品着色，耐腐蚀层可以是玻璃或含氟树脂等。对比文件1 公开了一种二苯基砜化合物的纯化方法，权利要求与对比文件1 的区别在于本申请使用的容器具有耐腐蚀层。但对比文件1 未对反应容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物产品着色的问题。

如果依据玻璃或含氟树脂涂层本身固有的耐腐蚀效果，将本发明实际解决的技术问题直接认定为“如何防止反应容器发生腐蚀”，就会轻易地得出本申请权利要求1 是显而易见的结论。但是，对比文件1 仅仅涉及二苯基砜化合物的常规后处理步骤，其中并未具体提及金属离子杂质，也未提及金属离子会导致二苯基砜化合物产品着色的问题。在对比文件1 的基础上，本领域技术人员并不能认识到上述技术问题的存在，也就很难有动机去改进现有技术，进而提出本申请要求保护的方案。就本申请而言，考虑区别特征在要求保护的发明中能够达到的技术效果，发明实际解决的技术问题应为“如何防止二苯基砜化合物产品着色”，这也是申请人在说明书中声称的本发明所要解决的技术问题。实际上，如果对导致产品着色这一缺陷产生原因的认识已经超出了所属领域的技术人员在申请日前的认识水平和能力，本申请的贡献则恰好在于发现了该原因并提出相应的解决方案，发明具有创造性。

另外，在确定发明实际解决的技术问题时，应整体考虑区别特征在要求保护的发明中达到的技术效果，机械地根据每一个区别特征的作用或效果分别确定一个技术问题，再分别评价是否存在技术启示的做法是不正确的（如此做法割裂特征之间的联系，并未将权利要求作为“一个”技术方案进行整体考虑），除非要求保护的主题本身就是已知技术手段的简单“堆砌”，各个技术手段之间不存在相互支持或相互作用的关系，实质上各自独立解决多个问题。需要注意的是，在确定发明实际解决的技术问题时，其中的“实际”二字即隐含了审查员认为发明“能够”解决该技术问题的含义，也就是说，本领域技术人员根据原始申请文件不能认定的事实不能作为认定发明实际解决的技术问题的事实基础，例如，说明书泛泛声称、没有提供任何证据予以证明且本领域技术人员根据现有技术也不能预期的技术效果。

【案例2】权利要求要求保护一种热带水果罐头，其特征在于由莲雾60～80g，人参果80～100g，火龙果80～100g，芭乐66～80g，加冰糖和水灌装而成。

说明书仅泛泛声称所得产品营养丰富，美容养颜，并没有提供混合后的水果罐头有任何进一步有益效果的证据。对比文件1—4 分别公开其中一种水果制品，审查员采用四篇对比文件结合评价创造性。申请人答复审查意见时争辩说：现有技术缺乏将这四篇现有技术结合的启示，因此本申请是有创造性的。据此，审查员对该案予以授权。

从申请的说明书来看，权利要求的四种水果组分之间不存在并且也没有证明它们之间存在相互支持互相作用的关系，具有所谓“营养丰富，美容美颜”的效果。要求保护的主题实际上是多篇现有技术简单拼凑而成，效果也仅仅是已知手段预期效果的叠加，本领域技术人员只需简单组合现有技术即可获得要求保护的发明，不需要克服任何技术上的困难，也不需要付出任何创造性劳动，因此权利要求相对于现有技术是显而易见的。对于这样发明，审查员借鉴《指南》（2010 版）第二部分第四章第4.2 节对“组合发明”创造性的判断思路也是允许的，即考虑组合的各技术特征在功能上是否彼此支持，并取得了新的技术效果，或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越。

另外需要说明的是，这样的权利要求，欧洲专利局会认为属于现有技术的“拼凑”，并非真正的“组合发明”，其《指南》明确规定在评价“拼凑”发明的创造性时无需考虑所谓的“结合启示”，因为它解决的不是“一个”技术问题而是多个各自独立的技术问题；日本特许厅甚至认为可将其拆分成多个独立的“发明”，采用多篇现有技术评价要求保护的主题的新颖性。

创造性是指与现有技术相比，发明具有突出的实质性特点和显著的进步，“三步法”是评判发明对本领域技术人员是否显而易见，进而评价创造性的一种方法。创造性本身是一个程度的概念，“三步法”力求通过规范判断过程以达到基本一致的、合理的判断结果，应当正确认识“三步法”和创造性条款本质要求的关系，避免机械使用“三步法”。

二、加强公知常识举证

（一）关于公知常识

外界对创造性审查质疑较多的另一个方面是公知常识使用不当的问题，包括对公知常识的认定过于随意、举证不足、说理不充分等。上述问题一方面反映了审查员的举证意识和举证能力有待提高，另一方面也说明了正确理解发明的路径（特别是理解发明的出发点）尚需进一步规范。此次《指南》（2010 版）对第二部分第八章进行相应的修改，强化了公知常识的举证要求，明确了举证优先的原则：当申请人对审查员引用的公知常识提出异议时，要求审查员应优先采用举证而非说理的方式进行回应。另外，考虑到外界对于审查员评价创造性时机械进行比对特征、直接将申请人认为是“发明点”的区别特征认定为公知常识而不举证的反映非常强烈。在修改《指南》（2010 版）第二部分第八章时，一方面增加“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”，也就是明确了审查员如果将申请人认为的“发明点”认定为公知常识时通常应当举证的原则。该处的“对技术问题的解决作出贡献的技术特征”，首先是指申请人在说明书指出的发明所要解决的技术问题，也就是申请人所认为的“发明点”；当然，审查员确定的最接近的现有技术很可能不同于申请人在说明书中列举的背景技术，在评判创造性时确定的发明实际解决的技术问题也可能不同于申请人声称要解决的技术问题，这时“通常”的含义也是建议审查员在可能的情况下尽可能举证。另一方面，此次对《指南》（2010 版）于第二部分第八章“阅读和理解发明”部分也做了相应的修改，要求在审查过程中，理解发明应首先从说明书记载的背景技术出发，包括：了解发明所要解决的技术问题、理解解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所能带来的技术效果，以及把握发明对背景技术的改进思路，也就是说，强调审查员在检索和审查之前，应当先从发明人的角度理解申请文件，再制定检索策略，开始进行检索和审查。

（二）作为评价创造性技术启示的“公知常识”与公知常识性证据

《指南》（2010 版）第二部分第四章第3.2.1.1 节创造性的判断方法中首次引入公知常识的概念：在判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见时，认为现有技术中存在技术启示的一种情况是：“当所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，字典、教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”应当注意的是，在上述评价创造性的“三步法”语境下，不论记载于“字典、教科书或者工具书的技术手段”，还是所谓的“惯用手段”，技术启示的存在总是与该“重新确定的技术问题”密不可分的。从这个意义上来说，教科书或者工具书等只是公知常识的最常见载体，技术信息记载于教科书或者工具书并不必然意味着存在技术启示；对惯用手段而言，惯用手段以起“惯用”为本领域普通技术人员所公知（可能并不必然记载在字典、教课书等特定载体上），在评价创造性时如认为某技术手段属于本领域的惯用手段而构成技术启示时，审查员应当说明“为什么该技术手段在该技术领域解决该具体技术问题是公知的”，而非简单断言某特征是惯用手段。根据《指南》（2010 版）的规定，对于评价创造性时可以构成技术启示的公知常识，不仅要求该区别技术特征（技术手段）已经在字典、教科书或者工具书（或另一篇对比文件）中公开或者属于惯用手段，还要求审查员作为本领域技术人员而言，对于该区别特征在要求保护的发明中能够解决的问题或者产生的效果也应当有明确的预期，或者说，本领域技术人员能够确信将该技术手段（特征）应用到要求保护的发明的方案中也能解决具体技术问题，产生预期技术效果，否则，就不能认为存在创造性意义上的技术启示。

【案例3】 权利要求要求保护制备4-异丙氧基-4'-羟基二苯基砜的方法，包括在提纯步骤中添加乙二胺四乙酸（EDTA）或其盐。

根据说明书的记载，4-异丙氧基-4'-羟基二苯基砜是已知显影剂，用作条型码/收据等的热记录纸。说明书中还记载，发明人发现工业化生产时反应容器溶出的微量杂质金属Fe 离子可以催化二苯基砜的氧化作用而使其着色，进而影响产物的品质（该案为案例1的系列申请，是发明人对同一技术问题提出的另一个解决方案）。对比文件1 公开了所述产品的制备方法以及通过萃取、分离和重结晶除去未反应的原料和反应副产物的提纯步骤。审查员认为本申请权利要求与对比文件1 的区别是公知常识，即EDTA 可以与金属Fe离子结合形成络合物，并提供一本教科书作为公知常识性证据，其中公开铁离子可和多种金属螯合剂包括EDTA 或其盐结合形成稳定络合物，因此，本申请权利要求相对于对比文件1 是显而易见的。

进一步分析发现,对比文件1 同样涉及二苯基砜的制备方法，其中的提纯步骤属于常规后处理步骤，目的在于除去未反应的原料、溶剂和反应副产物。对比文件1 并没有公开或隐含产品中可能存在杂质金属离子(如Fe 离子），也无Fe 离子可催化产品的氧化反应从而影响产品品质的任何记载或暗示；在作为“公知常识”的教课书中，记载了多种金属离子如铜离子、镁离子以及 Fe 离子等均可以与EDTA 结合形成稳定络合物，是一般性公开，对Fe 离子（在发明中）的作用无任何教导；而且，Fe 离子在此反应中并非反应副产物那样的常规杂质，它实际上是反应容器或溶剂中溶出的其他微量物质。如果不是看到本申请的内容，或者不是申请人发现Fe 催化二苯基砜氧化反应的这种现象，本领域技术人员在申请日时很难认识到二苯基砜产品中Fe 离子的存在或者认为有除去Fe 离子的客观需要，也就说，由于本领域技术人员基于申请日时知识和能力水平很难认识到申请实际解决技术问题的存在，因此很难有动机去改进最接近现有技术以获得要求保护的发明。因此，并不能仅仅因为区别特征记载在教科书上，就认为能够构成技术启示。

从广义的角度，公知常识的使用不限于创造性审查中是否存在技术启示的判断，它经常作为一种证据表现形式，即所谓的公知常识性证据，公知常识性证据的载体往往也是字典、教科书或者工具书等。《指南》（2010 版）提到公知常识性证据通常与举证要求有关，例如《指南》（2010 版）第四部分第二章第4.1节理由和证据的审查中规定：“在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。”2002年《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第68 条规定，众所周知的事实，自然规律及定理，按照法律规定推定或证明的事实，根据日常生活经验法则推定的事实等不需举证，法庭可以直接认定，除非当事人有相反的证据推翻。此处“众所周知的事实，自然规律及定理”等，往往会被认为属于“公知常识”而属免证事实。公知常识和公知常识证据紧密关联，在不同语义和场景下有不同的含义和要求，在理解和实务中不应当将它们混淆起来。

在创造性审查中，如果申请人对于审查员引用公知常识或惯用手段存在疑义，一方面可以请求审查员举证，这也是这次《指南》修改大力倡导和明确要求的；另一方面也可以就举证内容是否构成创造性意义上的技术启示进行争辩，即：评价创造性不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用或者因为相应技术信息记载在字典教科书等特定载体上，就认为存在技术启示，可以请求审查员说明“为什么该技术手段在该技术领域解决该具体技术问题是公知或惯用的”。正如前面在案例1 和案例3 论述的那样，固然玻璃或含氟树脂涂层的耐腐蚀作用是其固有的属性，Fe 离子和EDTA 可以形成稳定络合物也是所属领域普遍知晓的普通技术知识，甚至记载在教科书上成为”公知常识“，但是，联系到“如何防止二苯基砜化合物产品着色”这个技术问题而言，这些特征或手段并不“公知”，区别技术特征与“如何防止二苯基砜化合物产品着色”这一技术问题之间的关系，既没有在教科书中有明确文字记载，也不是本领域普通技术人员根据申请日时的普通技术知识可以直接认识到的，因此，并不能认为存在所谓的技术启示。

三、关于延迟审查

为落实《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》,改进审查周期管理，满足创新主体多样化需求，国家知识产权在优先审查制度的基础上，对于发明和外观设计专利申请设立了延迟审查制度。对于发明的延迟审查制度，以通信技术领域的呼声最为强烈。在通信领域，标准必要专利在国际竞争中至关重要，但是标准制定周期长、竞争激烈，标准的文本从草案、批准到最后封版都可能会有变化，申请人希望利用延迟审查保持相关专利申请一直未决（Pending）状态，使得申请人还有机会围绕标准进行专利布局，将标准规定的技术方案纳入专利保护范围内。而对外观设计专利申请而言，延迟审查制度在飞机、汽车、数码产品等研发周期较长的产品中有广泛的需求，因为外观设计专利申请的审查周期较短，如果外观设计权利人没有完全准备好商业应用的情况下，外观设计被公告授权，权利人可能会由于他人的抄袭商业利益受损。

328 号公告规定：“发明专利延迟审查请求，应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效；外观设计延迟审查请求，应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后，该申请将按顺序待审。必要时，专利局可以自行启动审查程序并通知申请人，申请人请求的延迟审查期限终止。”

对于发明专利延迟审查请求，申请人应当在提出实质审查请求的同时提出。国家知识产权局已对现有“实质审查请求书”做了调整，新增第④项，下设延迟1年，2年和3年的选项，申请人只能勾选一项，如果勾选了多项，延迟审查请求被视为未提出。这里的“实质审查请求生效之日”，是指在专利局收到实质审查请求书和实质审查请求费后，发出“发明进入实质审查阶段通知书”的发文日。延迟期限届满日，按此日进入待审序列中按顺序等待审查员提案。

对于外观设计申请的延迟审查请求，申请人应当在提出申请的同时提出。“外观设计专利请求书”中也已经相应调整，新增第18 栏，申请人请求延迟审查的，应当填写此栏，下设延迟1年、2年和3年的选项，延迟审查请求只能选择一项。

延迟审查制度并没有设立延迟审查的撤回、公告和专门的公众异议程序；在提出延迟审查请求后，申请人也不能更改延迟期限，撤销延迟审查请求或随时终止延迟审查。这是因为延迟审查制度作为一项新的制度，程序设计希望更加简洁高效，今后可以根据运行中遇到的问题和积累的经验，视需要进行调整。

此次《指南》修改，对创造性审查思路进行了系统性完善，有针对性地加强对公知常识的举证责任，引导审查员在评判创造性时把握发明实质，客观公正评判发明对现有技术的贡献；而发明和外观设计专利申请延迟审查制度的设立，则进一步满足了创新主体对于审查周期的多样化需求，促使发明创造能够更好更灵活地获得保护，发挥专利制度鼓励发明创造、促进技术创新的作用。