论商标反向混淆的判定与规制

(华南理工大学 广东 广州 510000)

一、反向混淆的概念

商标法意义上的混淆，特指消费者对商品或服务来源的误认。①传统商标立法的核心就是要防止消费者对商品或服务的来源发生混淆，保证商标权人能够排他性地使用商标识别自己的商品或服务，让消费者能通过商标将商品或服务与其提供者正确地联系在一起，这样才能保证商标的识别功能和品质保障功能充分发挥。

“混淆”是商标侵权行为的最主要体现，是指未经许可在同种或者类似商品、服务上使用与注册商标相同或近似的商标，用以指示商品或服务的来源，导致消费者产生混淆的可能。其中，绝大多数商标侵权中的“混淆”行为，一般指正向混淆，即“在后的竞争者使用与在先商标相同或者近似的商标，让消费者产生一种错误印象，在后的商品或服务来源于在先的商标所有人。或者说，在后的商标使用人利用了在先的商标所代表的声誉，有可能混淆、误导或者欺骗消费者”。②

与传统“正向混淆”的情形相反，所谓反向混淆，“是指购买在先使用商标者的商品时，客户错误地认为自己购买了在后使用商标者的商品”。③反向混淆仅出现于在后商标使用者通过大规模广告、促销、宣传而淹没了在先使用者的市场声誉，致使相关公众因混淆而误解在先使用者的商品或服务来源于在后使用者。具体来说，在后的商标侵权人并不是采用“搭便车”的方式，利用在先商标权人的良好商誉和商标知名度来销售商品、谋取不正当商业利益，反而是通过大量的广告和宣传活动扩大了自己的知名度，从而造成在先商标权人的市场信誉、商品形象被淹没在市场中，消费者误以为在先商标权人的商品来源于在后的商标或与在后的商标存在着控制、许可或赞助等关联关系，从而剥夺了在先商标权人进一步发展的空间和潜在的市场。

二、禁止商标反向混淆的正当性分析

不容置疑，商标的反向混淆同样会造成消费者对商品或服务的来源构成误认，影响商标发挥其识别功能和品质保障功能，损害商标权人的民事权利。禁止商标反向混淆的理论基础与正当性，不仅出于要保护商标权人的私权，而且还要兼顾消费者的利益，维护公平竞争的市场秩序。对于这一种新的侵权类型，对其进行规制和禁止具有正当性和必要性。

(一)保护在先商标权人的民事权利

商标权人对商标享有商标专用权，同时，要保护标识所有者合理期待将来进入新市场的机会。因此，禁止商标的反向混淆，不仅要保护商标权人的商标专用权，而且还要保护商标权人通过对商标的培育和发展从而进一步扩展市场规模的预期利益。

首先，由于在反向混淆中，在后商标使用者经过大量的广告投入和宣传，累积了较高的知名度，消费者在购买商品时对在后商标使用者更熟悉，不仅可能认为在先商标来源于在后商标使用者，更有甚者可能认为在先商标权人是未经授权、恶意“搭便车”抄袭在后商标的侵权人，从而大大降低和损害在先商标权人的声誉与形象。第二，当在后商标使用人因出现产品事故或公司经营不善导致商标产生不良信誉时，也会不可避免的顺带影响在先商标权人的声誉。第三，由于反向混淆造成了消费者对商品或服务来源的错误识别，导致在先商标权人的商标与其提供的商品、服务失去了排他的唯一联系，将直接影响其商标专用权，使其在培育和发展商标的投入无法在商标上收益，甚至使其商标丧失区别商品来源的基本功能。④

由于在先商标权利人所受到的上述影响，其累积起来的商标信誉和形象将被减弱，商标在消费者的印象中逐渐模糊，由此导致在先商标权人不能使用商标作为扩大市场的工具，商标权人希望用商标括展市场的期待将受到抑制。

(二)保护消费者的合法权益

传统商标具有识别功能、品质保障功能和广告宣传功能，这些功能往往与保护消费者的合法权益相联系。另外，商标的品质保障功能也向消费者传递了这样一种信息，使用相同商标的商品或服务具有相同的品质。在反向混淆的情况下，消费者对商品及服务的来源产生混淆，使消费者在交易中的知情权和自由选择权受到影响，消费者可能由于错误的认知而选择错了购买的商品，致使其购买原商品的目的无法实现，售后服务可能也得不到保障。这将损害消费者的合法权益，对市场秩序的稳定安全带来危害。

(三)维护公平竞争的市场秩序

商标保护是规范市场秩序，维护公平竞争的重要机制。禁止商标的反向混淆，是为了防止具有雄厚资本与市场资源的大企业通过扩大自己侵权商标的知名度从而剥夺中小企业拓展市场的能力和空间，通过反向混淆的方式争夺了中小企业的未来市场和潜在客户。禁止反向混淆，可以为中小企业提供一个公平竞争的市场秩序，有利于促进平等有序、充分竞争的市场经济健康发展。

三、商标反向混淆的判定

(一)美国对商标反向混淆处理的经验借鉴

反向混淆理论最早诞生于美国，对于反向混淆，美国法院以案例的形式展示了对反向混淆从否定到肯定的发展历程。在1968年的“野马”商标纠纷案中，美国第七巡回法院拒绝接受反向混淆的理论，认为在后的商标使用者福特公司使用“野马”商标并无假冒在先使用者西部汽车公司“野马”商标的故意，原告西部汽车公司的“野马”商标属于弱势商标，没有给消费者造成混淆的可能性。但在1977年的“轮胎分销商”案中，美国在司法层面正式认可并且接受了商标的反向混淆理论。美国第十巡回法院对反向混淆及其侵权作了认定，判决以存在混淆可能性为依据认定侵权，此案为反向混淆作为商标侵权的形式提供了法律基础。

尽管美国法院承认了反向混淆是商标侵权的方式之一，但对于反向混淆的判定标准依然是不统一的。1983年美国第二巡回法院在Plus Products v.PlusDiscount Food,Inc.案中明确提出，反向混淆侵权分析应当沿用与正向混淆相同的思路，即原告必须证明存在受保护的商标，并证明存在消费者混淆两种商品来源的可能性。既然判定反向混淆依然要先以正向混淆的审查思路来判断，那么在传统的正向混淆中，“混淆可能性”这一必要条件的研究在反向混淆中依然重要。在美国，第二巡回法院通过Polaroid Corp.v.Polarad Electronics Corp.案所归纳对“混淆可能性”的八个要素规则影响巨大。这八个要素为：标识的强度、双方标识的相似程度、产品的近似程度、在先权利人扩张产品种类和地域范围以弥补差距的可能性、实际混淆、被告确定标识时的善意程度、被告产品的质量、消费者的注意力程度。⑤

(二)商标反向混淆的主要特征

与传统的商标正向混淆不同，反向混淆有其特别的构成要件及特征。第一，侵权目的和表现存在差别。正向混淆中，商标侵权人采用恶意“搭便车”的方式进行不正当的商业谋利，小企业假冒或仿冒大企业的商标达到导致公众混淆的后果。而在反向混淆中，大企业通过大量商业广告和宣传淹没了小企业的商标，并借此剥夺了在先商标权人进入新市场的能力。第二，商标侵权人的地位特殊。在正向混淆中，被侵权的一般是知名度高、实力雄厚的大企业。而在反向混淆中，反而是名不经传的小企业的商标被知名的企业所侵害。力量较强的大企业作为反向混淆中的侵权人，处于资源较好、财力充实的地位，在诉讼中要注意保护商标权人小企业的合法利益。第三，造成的损害后果多样化。如前所述，反向混淆会导致在先的商标权利人声誉受损、潜在市场被剥夺、商标的识别功能被弱化等多种不利后果。

(三)商标反向混淆的判定要素

1.在先商标权利人已合法注册或使用商标

保护在先商标权利人是因为其享有合法的商标专用权，商标专用权来源于其拥有的经过合法注册的商标，在先商标权利人应无恶意抢注商标或违反法律注册商标的行为或主观故意。在先商标权利人应具有受保护的正当性，除了考虑其拥有合法注册的商标外，也应考虑其在先使用商标的情况。

2.在先商标权利人与在后商标使用人存在竞争关系

如果在先商标权利人与在后商标使用者提供的商品或服务完全不存在竞争关系，那么消费者一般不会对两者提供的商品或服务来源产生混淆，消费者不会认为在先的商标权利人提供的商品或服务来源于在后的商标使用者。在美国判决的Checkpoint Systems,Inc.v.Check Point Software Technologies,Inc.案中，法院认为构成反向混淆需要商品、服务相同或近似，具有直接竞争关系。

3.在后商标使用造成实际混淆，给在先商标权利人造成损害

在1986年的AmBRIT Inc.v.Kraft Inv.一案中，美国第十一巡回法院评论道：“消费者的实际混淆是判断存在混淆可能性的最好证据。”除了通过分析混淆可能性认定反向混淆的成立，也要考虑现实中消费者实际混淆的情形，若能提供消费者实际混淆的证据将是证明商标造成混淆的有力支持。

4.要考虑在后使用者有无疏忽

实践中，法院通常会调查在后商标使用者选定拟使用的商标时，是否已出于谨慎义务、防止侵权的目的，事先搜索有无他人在先注册或已初审公告的商标。若没有进行适当检索，可能会被认定为存在疏忽，构成侵权。如果已经进行了合理的、必要的、适当的检索，仍未发现在先商标的，对其可责性则要进行考量，要考虑在后使用者是否还存在将在先使用者挤出市场的主观故意，不能轻易认定在后使用者的行为属于侵权。

四、商标反向混淆的立法及司法完善

(一)立法、司法上对反向混淆规制的不足

第一，忽略了实际混淆的问题。前文已述，除了要分析商标理论上的混淆可能性，还应该重视在实际中消费者是否已对商标造成误认。法院面对商标混淆侵权时，判定思路主要集中在对“商标相似性”、“商品类似性”这两个因素的判断，而没有以这两个因素为基础综合判断导致商标混淆的实际情况。导致商标混淆的因素，其实还包括商标的使用强度、商品的销售渠道、市场领域、消费者选择时的谨慎程度、实际混淆的比例等情况。

第二，在反向混淆上，立法仍未形成统一明确的认定标准。处理涉及反向混淆的案件时，一般仍用正向混淆的认定标准，主要适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条、第10条和第11条的规定，集中围绕“商标相似性”、“商品类似性”两个因素加以认定，未考虑反向混淆中特殊的要素。

第三，法律规定的损害赔偿序位和数额存在不合理。现行《商标法》第63条规定，“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”《商标法》对于损害赔偿规定了具体适用上的先后序位，只有在前面次序的数额难以确定时，才适用后者。这种严格的适用序位的规定，不利于法院通过诚实信用和公允、填平的原则，判决合理的赔偿数额。在反向混淆中，若仍采用此适用于正向混淆的赔偿序位，会对在后商标使用者处罚过重。反向混淆主要体现在侵害了在先商标权人的潜在市场，用被控侵权人的利润来计算原告的损失是不合理的，因为在后使用者也花费了大量的成本和资源去打造自己品牌的知名度。

(二)完善对商标反向混淆的规制

第一，应在司法层面统一承认反向混淆这一侵权类型。由于反向混淆已在实践中作为一种新的商标侵权方式出现，立法或司法对其应予以一定的回应，避免现实中出现判决不统一的现象。由于《商标法》已将“混淆可能性”纳入到侵权要件中，而反向混淆仍属于商标混淆中的一种特殊类型，可以考虑通过最高人民法院发布司法解释的方式，将反向混淆扩大解释为一种侵犯商标专用权的行为。

第二，要完善反向混淆的认定标准。在实践中，可先用对传统正向混淆的判定思路判断是否存在“混淆可能性”，同时，需要考虑反向混淆的特征，如侵权人的目的、侵权人的特殊地位、造成的损害后果；以及反向混淆中的特别要素，如在先商标权利人有无合法注册或使用商标、在先商标权利人与在后商标使用者是否存在竞争关系、在后商标使用有无造成实际混淆、在后使用者有无存在疏忽等情形综合判断。

第三，应完善对反向混淆侵权的损害赔偿机制。前文已述，法律规定的损害赔偿序位存在不足，对于商标的反向混淆这一侵权方式，可考虑取消侵权损害赔偿适用的序位，由法院依据案件实际情况判决赔偿。另外，在实践中，反向混淆案件里原告往往更倾向于主张按照被告的侵权获利计算损失赔偿额，但实际上，反向混淆的侵权人对自己的品牌也投入了大量的广告和宣传成本，用被告所获的利润计算原告获得的赔偿并不合理。还有需要注意的是，当参照商标许可使用费计算损失时，反向混淆与正向混淆也存在区别。由于反向混淆的侵权人对在后商标的商誉建设花费了一定成本，所以在判决侵权人依据商标许可使用费赔偿时，应与正向混淆的侵权作出区别，适当低于正向混淆中的许可费用比例。

【注释】

①王迁.知识产权法教程.中国人民大学出版社,2016:499.

②李明德.美国知识产权法(第二版).法律出版社,2014年4月第1版:589.

③黄武双.反向混淆理论与规则视角下的“非常勿扰”案.知识产权,2016年第1期.

④吴让军.商标反向混淆侵权问题实证研究.中华商标,2015年第11期.

⑤See Polaroid Corp.v.Polarad Electronics Corp.287 F.2d 492(2d Cir.),cert.denied,368 U.S.820(1961).