浅析发明专利创造性判断中的“商业成功”

郑希元 李海霞

能否取得“商业成功”是判断相关商品及其生产方法或用途是否具备创造性的辅助性标准之一，《专利审查指南》（2010版）规定得比较简略，操作性也不强，而且中国目前基本没有以“商业成功”作为证据支持发明具备创造性获得成功的案例，但在美国因主张在商业上获得成功而具备创造性的案例却为数不少。本文首先简要介绍中美两国关于“商业成功”的相关规定，并结合中美两国关于“商业成功”的典型案例进行简要分析，以期为相关人员提供参考和借鉴。

一、“商业成功”的中美相关规定

（一） 国家知识产权局（SIPO）的评判标准

《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第5.4节规定了“发明在商业上获得成功”，是指这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。

（二）美国专利商标局（USPTO）的评判标准

美国专利商标局将“商业成功”定义为：“商业成功源于申请文件中对权利要求保护范围内的产品所披露的或意识到的功能和优点，而这种功能和优点在本发明之前并不为人所知，也不为使用者所享受。”

基于美国专利审查指南（MPEP），“商业成功”支持发明创造性的做法可归纳出如下要点。

第一，应当证明请求保护的发明与商业成功证据之间存在关联，其中的“关联”指商业成功的证据和请求保护的发明之间存在真实的和法律上充分的联系。

第二，对在国外和国内的商业成功同样对待。

第三，“商业成功”支持非显而见性的客观证据必须与权利要求的范围相称，且权利要求范围内的装置的“商业成功”必须是源自说明书披露或固有的功能和优点。

第四，销售总额数据在缺乏下述证据的情况下不足以表明“商业成功”，如市场份额，或产品销售时间跨度，或市场通常预期的销售结果。②欧阳石文.商业成功支持发明的创造性探析［J］.中国发明与专利，2011（10）：100-103.

二、中国关于“商业成功”的案例

在我国，“商业成功”最早在1993年的《审查指南》中被列为创造性评判中的参考性判断基准之一，并在随后几版《审查指南》中分别被表述为“辅助性审查基准”“判断发明创造性时需考虑的其他因素”。③吴蓉.专利创造性判断中的商业成功——最高人民法院（2012）行提字第8号判决评析［J］.知识产权.2013（9）：44-46.但是，我国关于“商业成功”的案例总体数量较少，基于“商业成功”证明了发明具备创造性的案例几乎没有，现实中遇到的申请人或专利权人以商业上获得成功来支持发明具备创造性的案例基本被否定。

（一）【案例1】第29543号无效宣告请求审查决定

2016年9月30日，海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”）发布公告称，公司曾就知识产权纠纷一案在海南省海口市中级人民法院对国瑞堂和湘北威尔曼制药股份有限公司（以下简称“威尔曼制药”）提起诉讼，近日，公司与威尔曼制药及相关人员达成和解，并签署《和解协议书》。康芝药业附条件地向威尔曼制药支付专利实施许可使用费用人民币228万元，收取该笔费用后，无论原专利在该协议签订后最终是否有效，威尔曼制药不得因原专利实施许可相关联的事宜，向康芝药业主张收取任何费用和主张任何权利。

康芝药业所指的专利为“抗菌组合药物”（授权公告号：CN1096266C），其权利要求1如下所示：

1. 一种抗菌组合药物，其特征在于：它由头孢他啶与β-内酰胺酶抑制剂混合而成，头孢他啶与β-内酰胺酶抑制剂的重量百分比为1：2至10：1。

在该无效请求案的口头审理过程中，专利权人（威尔曼制药）当庭提交了反证5，反证5是一份专利实施许可合同以及媒体上对该专利产品的相关宣传。专利权人指出：所述证据表明该专利产品取得了商业上的成功，该商业上的成功完全是由该专利的技术方案所带来的，因而也证明了该发明具有创造性。

合议组认为：首先，反证5已超过规定的举证期限，合议组对该反证不予接受。其次，即使不考虑反证5超出了举证期限，反证5也不能够证明该发明因技术方案本身而获得了商业上的成功；即使专利权人能够提供证据证明所述产品确实获得了商业成功，反证5也无法证明所述商业上的成功是由该发明的技术方案本身直接导致的。因而，合议组对专利权人关于商业成功的主张不予支持。

最终，合议组作出该发明专利全部无效的审查决定。

（二）【案例2】最高人民法院（2012）知行字第75号

卡比斯特制药公司（以下简称“卡比斯特公司”）于1999年9月24日向国家知识产权局申请了名称为“抗生素的给药方法”的发明专利，并于2004年5月19日获得授权，专利号为ZL99812498.2。该专利授权公告的权利要求1如下所示：

1. 潜霉素在制备用于治疗有此需要的患者细菌感染而不产生骨骼肌毒性的药剂中的用途，其中用于所述治疗的剂量是3～75 mg/kg的潜霉素，其中重复给予所述的剂量，其中所述的剂量间隔是每隔24小时一次至每48小时一次。

2008年6月4日，肖红针对该专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。2009年4月7日，专利复审委员会作出第13188号决定，宣告该专利权全部无效。

卡比斯特公司以第13188号决定事实认定不清、适用法律错误为由，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一审法院以（2009）一中行初字第1847号行政判决维持了第13188号决定。卡比斯特公司不服该一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院以（2010）高行终字第547号行政判决判令，驳回上诉，维持原判。卡比斯特制药不服北京市高级人民法院（2010）高行终字第547号行政判决，向最高人民法院申请再审。

卡比斯特公司向最高人民法院申请再审后，先后四次向最高人民法院提交了补充证据1～18，证据名称及证明目的如下：

补充证据1：《注射用达托霉素克必信国药准字J20100001的说明书》。用于证明：（1）潜霉素的单位剂量对药品规格进行了具体限定，也决定了药品说明书及标签的撰写；（2）潜霉素的给药剂量、时间间隔并不是用药过程中医生对治疗方案的选择结果，而是在研发、制药过程中已经事先为用药过程确定的信息。

补充证据2：（2012）京中信内经证字13685号公证书。内容为2008年德勤北美高科技成长最快500强名单。用于证明2008年卡比斯特公司排名北美高科技成长最快企业第40位，获得巨大商业成功。

补充证据3：（2012）京中信内经证字13687号公证书。内容为CNN财富2010年成长最快的100强企业排名。用于证明2010年卡比斯特公司排名第31位，获得巨大商业成功。

补充证据4：（2012）京中信内经证字13686号公证书。内容为卡比斯特公司2011年年度报告。用于证明卡比斯特公司最近5年的公司财务收入以及“克必信”药品的收入。

补充证据5：（2012）京中信内经证字13688号公证书。内容为《药物快报》2009年2月9日有关卡比斯特公司的报道。用于证明卡比斯特公司在2008年全年收入同比增长47%，是由于“克必信”药品的销售而带动的。

补充证据6：（2012）京中信内经证字14396号公证书。内容为美国联合通讯社2010年1月11日有关卡比斯特公司销售业绩的评论报道。用于证明卡比斯特公司2008年、2009年收入及其增长主要来自“克必信”药品的商业成功。

补充证据7：（2012）京中信内经证字13684号公证书。内容为路透通讯社2011年4月14日有关卡比斯特公司的报道。用于证明“克必信”药品的销售收入占据卡比斯特公司年收入的90%以上，在国际上的销售收入增长了30%。

补充证据8：（2012）京中信内经证字13683号公证书。内容为ZACKS证劵投资分析2012年1月11日有关卡比斯特公司销售业绩的评论报道。用于证明卡比斯特公司2011年收入继续增长，主要来自“克必信”药品的商业成功。

补充证据9：（2012）京中信内经证字15180号公证书。内容为《美国医学新闻》2007年6月有关生物科技公司的百强榜，其中记载卡比斯特公司2004～2006年的年收入以及年净收益、每股收益。用于证明“克必信”药品的商业成功。

补充证据10：（2012）京中信内经证字15178号公证书。内容为道琼斯新闻通讯社2008年5月7日有关卡比斯特公司“克必信”药品销售情况的分析报道。用于证明“克必信”药品的商业成功。

补充证据11：（2012）京中信内经证字15177号公证书。内容为《今日生物世界》于2007年3月23日有关卡比斯特公司对“克必信”药品在日本的市场开发和商业运作签订许可协议的报道。用于证明卡比斯特公司的商业成功。

补充证据12：（2012）京中信内经证字15179号公证书。内容为《美国商业资讯》2006年12月4日关于卡比斯特公司授权阿斯利康制药有限公司对“克必信”药品在中国进行开发和营销许可的报道。用于证明卡比斯特公司的商业成功。

……

卡比斯特公司申请再审时称：第13188号决定和一、二审判决在评价本专利的创造性时，均未考虑采用该专利的技术方案制成的药品“克必信”已取得商业成功的事实，该专利权利要求1具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。

最高人民法院认为，卡比斯特制药公司提交补充证据2～12用于证明该专利取得了商业上的成功。由于卡比斯特公司提交的补充证据2～12仅能证明“克必信”药品已取得商业成功，但不能证明这种成功是由于发明的技术特征，即对权利要求有具体限定作用的、使其区别于现有技术的技术特征直接导致的。

与美国和欧洲的审查实践不同，在中国，给药方案对于制药用途并不起限定作用，不是具有限定作用的技术特征。因此，不能证明该专利相对于现有技术具备创造性。

最终，最高人民法院驳回卡比斯特公司的再审申请。

（三）其他案例④ 崔国斌.专利法原理与案例［M］.第2版.北京：北京大学出版社.2016：304-305.

胡颖诉专利复审委员会（最高人民法院（2012）行提字第8号）案：

专利权人在二审阶段提交证据证明其专利产品获得了商业成功。新证据2是湖北、河南、黑龙江人口与计划生育委员会分别就Belson-700A、Belson-700D、Belson-700C 产品与无锡贝尔森影响技术有限公司签订的政府采购合同。但是，上述证据中载明湖北、河南、黑龙江人口与计划生育委员会采购了116台本专利产品，从产品的销售量来看，尚不足以证明本专利产品达到商业上成功的标准。因此，二审判决基于该新证据2得出“本专利已经取得商业上的成功”，证据不足，本院不予支持。

韦国举诉专利复审委员会（北京市一中院（2006）一中行初字第653号）案：

对于原告所主张的本专利在商业上获得成功因而具有创造性的观点，本院认为商业上的成功仅是进行创造性审查时考虑的因素，在本案中，原告既没有举证证明其商业上的业绩，也没有证明该业绩是由于本专利的技术特征直接导致的，因此对于原告该主张本院不予支持。

东莞清溪三中万宝表业厂诉专利复审委员会（北京市一中院（2004）一中行初字第951号）案：

万表表业厂主张本专利获得了商业上的成功，但万宝表业厂提交的有关媒体报道的内容的真实性和客观性难以确定，且即使上述报道的内容是客观、真实的，也不能证明这种市场业绩是唯一地由本专利的技术方案带来的。因此，万表表业厂主张本专利获得了商业上的成功的证据不足，本院不予采信。

三、美国关于“商业成功”的案例

与基本没有以“商业成功”作为证据支持发明具备创造性的中国专利实践相比，在美国专利实践中则有不少成功的案例。

在1944年，美国最高法院在一个关于防泄漏的干电池专利案中认为，在过去50年里手电筒的电池都没有这种防漏设计，而当该专利的方法被应用后马上就被广泛运用并取得了商业上的成功，因此该专利这种商业上的成功有资格帮助判断这种进步所达到的发明的程度，最终支持了该专利，从而开创了因主张商业成功而获得对专利创造性支持的先河。⑤唐宇，耿苗，仇颖，喻倩萍，曹斌宏，王俊.怎样的商业成功是有创造性的？［G］//中华全国专利代理人协会.提升知识产权服务能力促进创新驱动发展战略：2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛优秀论文集.北京：知识产权出版社，2014（3）：1-7.

在1966年的Graham v. John Deere Co.，383 U.S.1，148 USPQ 459一案（2014版美国专利审查程序手册2141.II中提及此案）中，不仅明确了Graham案要素，还强调了辅助判断因素。Graham案是美国专利创造性制度司法变迁的里程碑，其判决书中列举了判断显而易见性时应当依据的事实要件：现有技术的范围和内容应当被认定；现有技术与争议权利要求之间的区别应当确定；相关领域的普通技术人员的水平应当明确。在这些前提下，再来确定技术方案是否显而易见，这就是所谓的Graham要素。Graham案还强调辅助判断因素，例如商业上的成功、长期存在但未满足的需求、他人的失败等，可能被用于帮助认定发明技术方案的最初技术背景，作为显而易见或非显而易见的标志，这些标准都具有关联性，可以用于帮助认定发明的最初技术背景。

在1973年，美国关税与专利上诉法院（CCPA）受理的费尔顿案是一件因商业成功而认可发明创造性的案例。该案所涉及的是一种新式滴管，费尔顿在其宣誓书中指出该新式滴管在1年内售出1 100万支，取得了商业上的巨大成功。美国关税与专利上诉法院认为：对于创造性判断涉及商业成功方面的，重要的问题在于发明的商业成功是否利用了该发明本身所具备的优点而产生，而这种使用上的优点在发明完成前用户是不能享受到的；另一方面，如果这种商业上的成功与发明本身并无内在联系，例如只是通过广告宣传而导致的，那么这种成功不能作为发明“非显而易见”的证据。对于该案，从发明的技术内容来看，新式滴管的滴量比先前技术中的各种滴管都要准确并且滴速快，这意味着可以大大节省劳动成本；从用户的角度来讲，用户购买这种滴管的意愿完全是出于其专利技术的优点，而不是由于其他非专利技术特征方面的因素。可见该发明的商业成功是利用了该发明本身所具备的优点而产生，而这种专利技术上的优点在发明完成前用户是不能享受到的。⑥罗胜强，赵海燕.商业成功标准在商业方法专利创造性判断中适用性评析［J］.情报杂志.2010，29（2）：34-37.

在1999年，美国著名电子商务网站亚马逊（Amazon.com）获得了名为“通过通讯网络处置购买指令的方法和系统”的专利，这种被称为“一次点击订购”的专利技术允许在线用户仅通过一次点击便完成整个购买过程。当亚马逊发现另一商务网站（Barnesandnoble.com）也在采用相似的技术“快速通道”时，它于同年10月21日向地区法院递交诉状请求法庭判决对方承担侵犯专利权的责任。该诉状不仅从其专利的进步性和非显而易见性方面进行了论证，还从该专利的实际价值方面提交了证明，即其销售额因使用了“一次点击订购”技术而大为提高，且该专利被很多网站模仿，即专利权人主动举证证明了商业成功与该发明之间的关联，并且所获得的商业成功是利用了该发明本身具备的优点而产生。地区法院进行审理后，认定被控侵权人提交的现有技术均不足以证明上述专利不具备新颖性和创造性，同时，还在客观因素的一项认定中认定亚马逊公司的“一次点击订购”技术具有商业成功的特点，据此颁布了责令被控侵权人停止侵权行为的临时禁令。在该案中，真正影响到法官作出原告专利有效判决的是原告提出的该专利具有重大商业利益、具有重大实用价值的主张。在认定创造性时，实用价值的大小可以作为一个辅助标准，但在该案中，该辅助标准却起到了决定性作用。⑦陶冠东.论“商业成功”的创造性认定标准［J］.电子知识产权，2016（11）：60-65.

但同时，也有部分人士对于商业成功的创造性问题持相对保守的立场，例如Adelman教授在Case and Materials on Patent Law一文中指出：“商业上的成功可能源于大众的一种广泛需求，那么无须专利的保护就能够保证权利人从中获利，这时如果赋予其垄断地位的专利优势，将进一步扩大这一差距。因此，法院应当谨慎判断这种专利的效力。”而 Robert P.Merges 在《商业成功与专利标准：创新的经济视角》一文中，则直率地认为商业成功对于证明创造性的帮助非常有限。⑧陶冠东.论“商业成功”的创造性认定标准［J］.电子知识产权，2016（11）：60-65.

四、商业成功标准在我国的可操作性探讨

关于涉案专利产品是否获得商业上的成功，最高人民法院认为，当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功被纳入创造性判断的考量因素。当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时，应当审查：①发明或者实用新型的技术方案是否真正获得了商业上的成功；②该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术作出改进的具有限定作用的技术特征，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。

在笔者看来，虽然《专利审查指南》（2010版）对于商业成功的表述比较简略，但是根据最高人民法院的上述表述，关于专利产品是否获得商业上的成功，中美两国在审查的标准及具体实践上基本无实质上区别。本文第二部分所列举的5个案例“通过商业成功来表明发明具备创造性”无法获得支持，主要是由于：①未提供在商业上获得成功的充足证据；②未证明商业上获得成功是由于发明区别于现有技术的具有限定作用的区别技术特征所直接导致的。

尽管通过商业成功来表明发明具备创造性存在较大的难度，在实际操作中也存在诸多困难，但随着国内经济的发展和全球一体化趋势，今后以商业成功争辩发明具备创造性的案例很可能会不断增多。

对于专利申请人或专利权人而言，其需要进行主动举证，即从“足以证明获得了商业上的成功”和“商业成功是由于发明区别于现有技术的具有限定作用的区别技术特征所直接导致的”两点出发。一是提供充分的经过公证认证的证据证明“商业上获得了成功”，例如销售类证据材料（包括销售总额数据、产品销售合同、发票、提货单和进出口凭证等）、宣传类证据材料（包括关于产品的媒体广告、媒体评论，参加展览会和博览会的记录等）、使用与保护类证据材料（包括该产品的最早使用时间和持续使用情况以及该产品涉及被侵权情况的相关资料等），从而尽可能地证明该产品所具有的市场份额、产品销售地区和时间跨度，或市场通常预期的销售结果；二是提供表明“商业成功”与具有限定作用的“区别技术特征”相关联的证据材料，即提供证据以表明该发明具备专利法意义上的“商业成功”，例如提供相关的比较数据：现有技术产品与该发明所涉及的产品的销量比较，现有技术产品的销量在该发明所涉及的产品上市前后的变化等。

对于无效请求人等相对人而言，若要反驳上述论证，则应证明发明人获得了商业上的成功是由于外部因素例如广告宣传、高超的销售技术或是由于现有技术产品与该发明所涉及的产品的共同技术特征而非区别技术特征所造成的或是由于对该发明的权利要求不起限定作用的其他技术特征所造成的。