专利临时保护期的案例评析

专利临时保护期的案例评析

随着我国汽保行业的不断发展，专利保护问题成了困扰不少自主研发企业的难题。由于发明专利申请程序上具有“早期公开迟延保护”的特点，致使在专利申请后正式授权公告前(“临时保护期”)专利不能够受到与被授权后同等的法律保护。为规范“临时保护期”内专利的保护，2016年专利法司法解释二对此类情况作出明确的规定。因此，本文将以一起发明专利侵权案件为例，对于“专利临时保护期”内专利申请人如何进行维权以及正确适用相关规定提供一定的借鉴，希望可以引起广大汽保企业对专利临时保护期内的相关法律规定知识的关注。

一、案情简介

1.案件事实

深圳A公司于2006年1月19日向国家知识产权局申请一种名为“制备高纯度二氧化氯的设备”的发明专利，该专利于2006年7月19日公开，2009年1月21日授权公告，专利权人为深圳A公司。2008年10月20日，深圳B公司与深圳C公司签订《购销合同》，深圳B公司向深圳C公司购买了二氧化氯发生器一套，价格26万元。深圳C公司已于2008年12月30日就上述产品销售款要求税务机关代开统一发票。在上述《购销合同》中，约定深圳B公司分期向深圳C公司支付设备款项，深圳C公司为深圳B公司提供安装、调试、维修、保养等技术支持及售后服务。

2009年3月16日，深圳A公司以其为“制备高纯度二氧化氯的设备”发明专利(以下简称涉案发明专利)的合法专利权人，深圳C公司生产、销售和深圳B公司使用的二氧化氯生产设备侵犯其涉案发明专利为由将深圳C公司和深圳B公司诉至法院，诉请：1.判令深圳C公司停止侵犯涉案发明专利的生产、销售行为；2.判令深圳B公司立即停止侵犯涉案发明专利的使用行为；3.判令深圳B公司和深圳C公司赔偿深圳A公司因此造成的经济损失人民币30万元；4.本案的诉讼费由深圳B公司和深圳C公司承担。在本案中，深圳A公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院已作释明的情况下，深圳A公司仍坚持原诉讼请求。

2.裁判结果

广东省深圳市中级人民法院依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十条、《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款、《最高人民法院关〈关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定〉》第二十一条、第二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，于2010年1月6日作出(2009)深中法民三初字第94号民事判决：1.深圳C公司立即停止制造、销售涉案发明专利权产品的行为；2.深圳B公司和深圳C公司连带赔偿深圳A公司经济损失8万元。

深圳B公司、深圳C公司不服一审判决，均提起上诉。广东省高级人民法院于2010年11月15日作出(2010)粤高法民三终字第444号民事判决：驳回上诉，维持原判。

深圳B公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月20日作出(2011)民提字第259号民事判决：撤销原一、二审判决，驳回深圳A公司的诉讼请求。

二、案件评析

专利法中的专利侵权行为是指发明和实用新型专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，实施其专利，即为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

由此专利侵权的概念可知，专利法保护的对象是已经被合法授权的专利。由于发明专利的申请程序具有“早期公开迟延审查”的特点，这就造成发明专利自被公布之日(申请日起满18个月即公布)起至发明专利公告之日(专利临时保护期)是否受到专利法的保护，行为人生产、销售、使用专利权人的专利产品是否构成侵权成为本文讨论的重点关注的问题。其实这就是司法实践中经常提到的“专利的临时保护期”的问题。

透过本案案情，案件在审理过程中的主要争议焦点为深圳C公司在涉案专利被授权之前的生产、销售涉案发明专利产品、在涉案专利被授权后销售涉案发明专利产品的行为以及深圳B公司在涉案发明专利授权后继续使用涉案发明专利产品的行为是否侵犯涉案发明专利权。即在专利临时保护期内，专利权人以外的单位或个人能否生产、销售、使用涉案专利产品。

关于临时保护期的问题，我国《专利法》第十三条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。第六十八条规定，侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。通过上述规定可知，为临时保护专利申请人的知识产权，专利法赋予了发明专利申请人可以要求实施其发明专利的单位或者个人在专利临时保护期内支付专利使用费的权利，但支付专利使用费却非强制性义务，是否要求专利临时保护期内专利使用费的选择在于专利申请人，况且现行专利法并未明确在专利临时保护期内实施其发明的行为是侵权行为或享有请求实施其发明的单位和个人停止实施其专利的权利，专利法及相关司法解释也并未明确禁止该行为。司法实践中，也并未将此种行为归于专利侵权行为。因此，在发明专利临时保护期内实施发明专利申请人发明专利的行为，不属于专利法上的专利侵权行为，即专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。

虽然专利临时保护期内实施其专利的行为不构成专利侵权行为，但是发明专利被正式授权后，对于发明专利临时保护期内实施发明得到的产品的后续使用、销售、许诺销售等行为是否构成侵权呢？《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释[2016]1号)第十八条第三款规定，发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。对于该条款，笔者结合目前司法实践分析如下。

1.只要行为人支付或书面承诺支付适当的专利使用费，专利权人就无权要求行为人停止使用、销售、许诺销售的行为。

2.发明专利公告后，行为人只能实施“使用、销售、许诺销售”三种行为，不得进行再生产或制造行为。

该条款的设计旨在平衡各方之间的利益关系，对于发明专利申请来说，在专利申请后，公开日之前实施专利申请的发明专利的，不构成侵权，在公开日后也应当允许此前实施发明得到的产品的后续实施行为，由于专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为，则专利授权前制造出来的产品的后续实施也不属于专利侵权行为，否则就违背了专利法的立法初衷。但需要注意的是，上述规定的后续实施行为是不包括“制造”或“生产”行为的，也就是说如果专利被授权后，未经专利权人许可，继续生产、制造涉案专利权产品的，将依法构成专利侵权行为。

深圳C公司销售涉案专利产品是在涉案发明专利临时保护期内，依据上述分析，深圳C公司的销售行为并不构成专利法上的专利侵权行为。继而深圳B公司使用所购买的被诉专利侵权产品的行为也应不构成专利侵权。同理，深圳C公司在涉案发明专利授权后为深圳B公司使用涉案发明专利产品提供售后服务的行为不属于专利侵权行为。但需要注意的是，深圳A公司在本案中是享有要求深圳B公司和深圳C公司支付专利使用费的权利的，但经法院释明后深圳A公司未变更诉讼请求，最终最高人民法院依法驳回了深圳A公司的全部诉讼请求。

本案中，一审、二审法院均判决深圳B公司、C公司构成专利侵权行为，但最终最高院依法改判深圳B公司和深圳C公司不构成侵权行为，进一步肯定了本文上述分析。希望通过上述案件的分析，能使广大汽保企业正确理解临时保护期内的相关法律规定，为企业避免侵权以及依法维权提供一定的借鉴。

(供稿：中国汽车保修设备行业协会法务部，咨询律师郑菊芳联系电话：010-67756088)