现有技术抗辩的司法适用顺序

徐家力

(北京科技大学 文法学院， 北京 100101)

现有技术抗辩的司法适用顺序

徐家力

(北京科技大学 文法学院， 北京 100101)

是否优先审查现有技术抗辩，法律并未进行明确规定。“实质不侵权理论”在论证现有技术抗辩的优先顺位时存在论证不充分的问题，需要进行补强。优先审查是否未落入专利权保护范围，无论结果为等同侵权、字面侵权或未落入保护范围，法院仍应对现有技术抗辩进行审查。优先审查现有技术抗辩，在现有技术抗辩成立的情况下，则无须审理是否落入专利权保护范围。从简化审理程序、提高审判效率的角度考虑，应该优先审理现有技术抗辩。

现有技术抗辩； 审查顺序； 实质不侵权

在专利权侵权纠纷案件审理中，经常会出现被诉侵权人既提出被控侵权物未落入专利权保护范围的抗辩，又提出现有技术抗辩，并且对两种抗辩都进行举证的情形。此时对于两种抗辩,法院是否都应该审查，以及法院应该优先审查哪一种抗辩，成为审判实践中争论不休的问题。

一、现有技术抗辩的法律性质

研究未落入涉案专利权保护范围抗辩与现有技术抗辩的审查顺序，需要首先认定现有技术抗辩的法律性质。如果现有技术抗辩属于“实质不侵权”，则应优先审查现有技术抗辩。如果现有技术抗辩属于“侵权的例外”，则应该先审查是否落入专利权保护范围。

(一)现有技术抗辩的正当性基础

现有技术，一般是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。专利法修改后，现有技术的范围较旧专利法明显扩大了。现有技术抗辩是指被控侵权人有证据证明自己实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权，无须向专利复审委员会提出复审申请，法院可以直接判定被控侵权人不侵权。

关于现有技术抗辩的理论基础，学术界和实务界众说纷纭，但都能从不同的角度为现有技术抗辩提供正当性证明。概括起来，其理论基础主要有：善意第三人可得利益说、瑕疵专利纠正说、公共财产保护说。但善意第三人可得利益说，仅仅是从民法学的视角来解释知识产权，忽视了知识产权的特殊性，因此本文对该学说不做过多探讨。

瑕疵专利纠正说认为，在实践中有时会遇到被控侵权产品或方法确实属于公知技术，但其同时落入到专利权保护范围之中，当事人又没有提出撤销或无效请求的现象，现有技术抗辩制度就是为了解决这一矛盾而提出的。由于我国专利审查制度本身的问题，实践中会出现不符合专利条件的技术方案被授予专利权，这导致了瑕疵专利的产生。认定这种瑕疵专利的“前提是该现有技术本身直接破坏专利权利要求的新颖性”。在侵权认定诉讼中，当涉案专利为瑕疵专利时，法院无法对瑕疵专利的有效性进行否定。法院只能裁定中止审理，等待无效程序的结果。漫长的程序，不仅会导致诉讼的不效率，还会导致诉争技术失去时效价值。通过现有技术抗辩解决纠纷，能极大地提高诉讼效率，这正是现有技术抗辩的制度价值。但该理论将涉案的专利统统推定为瑕疵专利，而实践中并非所有涉案专利均为瑕疵专利。当涉案专利属有效专利时，该理论不能为现有技术抗辩提供充分的论证理由。

公共财产保护说认为，属于现有技术或者现有设计的技术方案或者设计方案既然已为公众所知，又不能被授予专利权，则已经属于公有领域，公众中任何人都有权予以实施应用，进而享有其实施应用产生的利益，其他任何人均无权干预、剥夺这种权利。专利制度的目的是通过赋予专利权人一定的垄断权来激励发明创造，促进社会发展，因此专利制度需要在专利权人与社会公共利益之间画一条恰当的线。若将一部分社会公知技术划入专利保护范围，权利人对其实施独占，则会减损公众合法的自由权。现有技术抗辩的核心内涵或者说根本目的在于保障公众可以自由地使用申请日以前在国内外为公众所知的技术，从而提高创新能力。公共财产保护说能够更好地揭示现有技术抗辩的本质，即仅仅考核被控侵权物与现有技术之间的关系，并彻底排除对专利权本身的考虑，而且该理论对瑕疵专利与有效专利都能适用。

(二)现有技术抗辩的法律内涵

现有技术抗辩不会引发对专利权有效性的司法审查，不会引起司法权与行政权之间的冲突。现有技术抗辩涉及三个法律关系：涉案专利与被控侵权物之间的关系，被控侵权物与现有技术之间的关系，涉案专利与现有技术之间的关系。其中涉案专利与现有技术之间的关系属于专利是否具备新颖性和创造性的问题。而现有技术抗辩与瑕疵专利的效力无关，其仅为一种在诉讼中针对原告的抗辩权。在现有技术抗辩中不考虑专利权与被控侵权物之间的关系，也不考虑专利权与现有技术之间的关系，需要考虑的是被控侵权物是否与现有技术构成相同或相近似，以及这种相同或相近似能否阻却侵权。公知技术抗辩最为重要的特点是该抗辩的适用与原告专利权利要求的解释无关。在单独主张现有技术抗辩的诉讼程序中，专利权是否稳定有效，被控侵权物是否落入专利权保护范围都无须考虑，而是在公众所知的现有技术中去考察被控侵权物。现有技术抗辩的核心内涵就是在原告的专利权稳定有效的前提下，即便被控侵权物落入专利权保护范围，被告仍可以通过被控侵权物实施的技术属于现有技术排除原告专利权的行使，免除侵权责任。

二、关于审查顺序的理论支撑

(一)审查顺序争论的本质

关于审查顺序的争议由来已久，争论的核心焦点即现有技术抗辩的法律性质：现有技术抗辩属于“不侵权之抗辩”，还是属于“侵权的例外抗辩”。不侵权抗辩是指实施技术方案的行为不具有违法性。侵权的例外，其针对的行为本身已经符合侵权行为的构成要件，只是从某种角度考虑，法律免除了行为人的法律责任。“侵权的例外”暗含的逻辑就是优先对比是否落入专利权保护范围。

支持应先审查现有技术抗辩的理由主要有两点。第一，现有技术抗辩属于“不侵权之抗辩”，即现有技术抗辩成立则应认定实质不侵权。“不侵权之抗辩”认为实施现有技术是公民和法人与生俱来的权利，这种权利性质决定了在专利侵权诉讼中应先将被控侵权技术与现有技术进行对比，若两者不相同或无实质性差异，即可判定现有技术抗辩成立，不构成专利侵权，无须再对比被控侵权技术与专利技术。被控侵权物使用的技术为现有技术属于实质不侵权，未落入专利权保护范围也属于实质不侵权，对两者进行审查都是为了达到实质不侵权的目的，那么只要前者成立，被控侵权物即便完全落入了专利权的保护范围仍属于实质上不侵权，现有技术抗辩直接阻却了侵权的发生，此时，在审查后者就没有任何意义。第二，先审查现有技术抗辩是否成立，可以缩短诉讼流程，提高司法审判效率，节约司法成本。基于现有技术抗辩属于实质不侵权抗辩的法律定性，优先审查现有技术抗辩，一旦抗辩成立，则可以直接认定不侵权，无须审查是否落入保护范围，因此可以缩短诉讼流程。实践中也不乏这样的案例。在2000年的《最高人民法院民事审判第三庭关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案的函》中，最高法院认为只有在将神电公司技术与公知公用技术对比得出否定性结论以后，才能将神电公司技术与王川专利进行异同比较。

优先审查是否落入专利权保护范围的理由是专利侵权诉讼应当以专利权为中心进行审理，一切审理活动都应当紧紧围绕专利权及其保护范围展开。在这一指导思想下，应当将现有技术抗辩认定为“侵权的例外”。其内容为即使被控侵权物落入了专利权保护范围，构成侵权，只要被控侵权物属于现有技术，则将其作为侵权的例外不认定构成侵权。专利权用尽、先用权、Bolar豁免等均属于侵权的例外情形。现有技术抗辩也应该以被控侵权物落入或未落入专利权保护范围为前提，如果未落入专利权保护范围，则无须审查现有技术抗辩，如果落入专利权保护范围，现有技术抗辩也只是一种例外情形，虽然符合侵权的构成要件，却被视为不侵权。这样既尊重了专利权的基础，也体现了公众有正常使用现有技术的自由。在未对专利权与被控侵权物进行比对，就直接得出专利不侵权的司法认定，相当于法院推翻了涉案专利的有效性，有违专利推定有效的原则。

本文认为现有技术抗辩法律定性应为“实质不侵权抗辩”。因为上文在现有技术抗辩的法律内涵部分已经探讨，现有技术抗辩只考虑被控侵权物与现有技术之间的关系，不涉及对涉案专利的考察，与涉案专利的效力问题无关，也不涉及法院是否认定专利权无效。现有技术抗辩本身就意味着实质上不构成侵权，因此审查现有技术抗辩就应该突破以专利权为中心。另外《专利法》第三次修改后，第六十九条采用列举的形式规定了侵权的例外情形。侵权的例外情形单独成条，未零散规定在专利法其他条款中，可见专利侵权的例外情形集中规定在第六十九条，且该条未包含现有技术抗辩，可见专利法并未将现有技术抗辩认定为“侵权的例外”。

(二)实质不侵权抗辩理论在论证上的不充分性

本文赞同实质不侵权说，但是支持其的两个理据存在论证不充分的问题。第一个理据是现有技术抗辩属于实质不侵权，只要现有技术抗辩成立，则无须审查是否落入专利权保护范围。但论证的起点是潜在地将现有技术抗辩放在首要审查位置。未落入专利权保护范围同样亦属于实质不侵权，只要未落入专利权保护范围，也无须审查现有技术抗辩是否成立。因此两者的审查顺序问题尚无法通过确定现有技术的性质彻底解决，仍需进一步论证。

第二个理据是先审查现有技术抗辩可以简化审理程序,节省司法资源同样缺乏充分性。当法院优先审查现有技术抗辩的，但结果为抗辩不成立时，法院仍然需要进行专利侵权判定，因此优先适用并不能对提升司法效率。先审查未落入专利权保护范围，如果未落入，也无须将被控侵权产品与现有技术进行比对，同样也能启到简化审理程序的作用。而且将被控侵权产品与现有技术进行比对和将被控侵权产品与涉案专利进行比对具有同样的审理难度。将被控侵权产品与现有技术进行对比同样需要分解技术特征并进行比对。被控侵权产品是否属于现有技术的对比标准，国内有五种观点：明显近似说、等同标准说、创造性标准说、有限的创造性标准说、近似标准说。可见认定被控侵权物属于现有技术的标准和理论尚未成熟，不确定性较大，从这个角度上讲，认定现有技术抗辩反而更具难度。因此有必要对未落入专利权保护范围与现有技术抗辩的审查顺序进行进一步的分析和论证。

三、对实质不侵权抗辩理论的补强

(一)从提高审判效率层面对优先审查现有技术抗辩的进一步论证

如果被告同时提出未落入保护范围抗辩与现有技术抗辩，假设法院优先审查现有技术抗辩，一旦认定被控侵权物属于现有技术，法院可以直接认定被控侵权物构成实质不侵权。此时，法院可以不审查被控侵权物是否落入专利权保护范围就可以认定不构成侵权。这样就省去了专门审查被控侵权物是否落入专利权保护范围的程序。只有在现有技术抗辩不成立的情况下，法院才需要比对被控侵权物与涉案专利。(见图1)

图1 优先审查现有技术抗辩的两种情况

假设法院优先审查是否落入专利权保护范围，此时要分三种情况进行讨论。第一种情况，经审查被控侵权物落入专利权保护范围，且被控侵权物与涉案专利等同，但法院仍不能过早地认定构成侵权，因为一旦现有技术抗辩成立，可以产生阻却侵权的效果。这也是美国在Wilson案中确立的在适用专利等同原则时应将现有技术排除在外的原因。法院在经过第一轮比对之后，并不能直接得出不侵权的结果，仍需要进行第二轮比对，即被控侵权物与现有技术之间的比对。这样会导致审理程序复杂繁琐，浪费司法资源。在江苏省高院审理的阳政精机公司与鼎海精机公司侵权纠纷中，一审法院仅审查被控侵权物落入专利权保护范围就认定被告侵权，省略了对现有技术抗辩的审查。但在二审程序中，法院认定现有技术抗辩成立，对一审结果进行了改判。第二种情况，经审查被控侵权物落入专利权保护范围，且被控侵权物与涉案专利完全相同，即发生“字面侵权”。但法院仍不能确切认定构成侵权，因为现有技术抗辩是否成立会影响侵权认定的结果。认定发生“字面侵权”后，法院再审查是否构成现有技术抗辩，如果现有技术抗辩亦成立，就会出现涉案专利=被控侵权物=现有技术的情况，此时相当于法院间接否定了专利的有效性。引入相同侵权下现有技术抗辩实质上是由法院判定原告专利是否具有可专利性。因此有学者已经开始对专利相同侵权情况下适用现有技术抗辩进行反思。美国通过1995年的“巴克斯特”(Baxter)案判决确立了相同侵权时不适用现有技术抗辩的规则。这主要是因为在美国，证明专利无效采用“清楚而令人信服”的标准，但证明现有技术抗辩成立标准是相对较低的“优势证据”标准，前者较后者在证明标准上严格很多，被诉侵权人不能以现有技术抗辩的低标准来实现无效抗辩中高标准的法律效果。但优先审查现有技术抗辩，可以回避这一问题，因为现有技术抗辩审查并不考虑对被控侵权技术方案与涉案专利是等同侵权还是相同侵权，也不会导致法院对专利权有效性的间接判断。

第三种情况，经审查被控侵权物未落入专利权保护范围，此时可以认定不构成侵权，无论现有技术抗辩成立或不成立，最终的结果都是不构成侵权，此时是否还有必要去审查现有技术抗辩？这要从抗辩权的法律性质出发进行分析。

所谓抗辩，是针对请求权提出的一种防御方法，是指当事人通过主张与对方的主张事实所不同的事实或法律关系，以排斥对方所主张的事实的行为。从性质上讲现有技术抗辩属于权利障碍抗辩。抗辩和抗辩权成立，将发生对抗原告请求权的法律效果。因此抗辩权的审查十分重要，关系到原被告的胜诉权及双方权利义务的确定。法院应当对被告的答辩进行审查，查明被告是否提出了抗辩或者抗辩权，找到抗辩或抗辩权所依据的基础规范，并判断抗辩或抗辩权是否成立。因此，法院应该对被告提出的抗辩权进行全面审查并判断是否成立。

未落入专利权保护范围与现有技术抗辩都属于实质不侵权抗辩，两者在结果导向上都能得出实质不侵权的结论，两个抗辩权中有一个抗辩权成立，就可以得出实质不侵权的法律效果，似乎另一个抗辩权就无须审查。为避免遗漏案件事实，法院一般要对被告提出的所有抗辩都进行回应，这样才符合裁判文书全面反映审判过程的要求。因此法院应该对同一性质但内容不同的抗辩权进行全面审查。即便认定被控侵权物未落入专利权保护范围，基于全面审查原则，法院还应该审查现有技术抗辩是否成立。在这种情况下，法院需要进行多重比对，审理程序繁琐。(见图2)

图2 优先审查是否落入专利权保护范围的三种情况

根据上图的分析，优先审查被控侵权物是否落入专利权保护范围，需要对两种比对都进行审查，这会导致程序繁琐和司法资源的浪费。而且在字面侵权发生的情况下，还会引发法院对专利权有效性进行司法审查。如果优先审查现有技术抗辩，只有在现有技术抗辩不成立的情况下，案件才需要对两种比对都进行审查。从节约司法成本、提高审判效率的角度，应该优先审理现有技术抗辩。

(二)从实际审判层面对优先审查现有技术抗辩的考察

有学者指出，优先审查是否落入专利权保护范围，符合正常的逻辑顺序和认定思路；符合现有技术抗辩是障碍抗辩的要求；能保障权利人的诉讼地位。但这些支撑理由均是建立在以专利权为中心的审判理念之上，将专利权推定有效作为潜在的价值导向。这些均忽视了现有技术抗辩能实现实质不侵权的法律效果，在目前我国僵尸专利横行、专利整体质量不高的情况下，应该摒弃以专利权为中心的审判理念，优先审理现有技术抗辩。

优先审查现有技术抗辩能提高审判效率，是基于现有技术抗辩成立这一情况，但认定被控侵权物是否属于现有技术本身具有同认定是否落入专利权保护范围一样的复杂性和疑难性。在被控侵权物与现有技术构成相似，但相似程度不高的情况下，能否认定现有技术成立本身就有着较大的不确定性。一旦现有技术抗辩认定不准确，而又未进行被控侵权物是否落入专利权保护范围的审查，将导致案件审理结果出现严重偏差。在认定现有技术抗辩成立的情况下，审查被控侵权物是否落入专利权保护范围会对案件结果形成“双保险”，经审查如果未落入专利权保护范围，就会使裁判结果更具确定性。而且，在司法实践中，审理被控侵权物是否属于现有技术时，往往需要借助于审理被控侵权物与涉案专利之间的差别。即被控侵权物与现有技术之间的差别是否正是涉案专利所包含的技术特征，如果被包含则不构成现有技术抗辩。因此很多法官出于降低发改率的考虑，往往对两种抗辩同时进行审查。那么同时审查是否一定能起到所谓“双保险”的审理效果呢？在审查现有技术抗辩时存在较大的审理难度，但审理是否落入专利权保护范围同样存在较大的审理难度，尤其是等同侵权判断中对“三个基本相同”和“显而易见性”的判断具有一定的主观性，一审和二审法院很难保持认识上的一致性，因此同时审查两种抗辩既不能起到双保险的效果，同时又耗费了本可以节省的审判资源，影响了审判效率。法官之所以选择双保险式的审查，就是担心现有技术抗辩审查的不确定性，但是否落入专利权保护范围的审查同样具有不确定性，两个不确定性较强的审查叠加后的效果也不能得出唯一的确定性。相较于将审判精力分散在两个抗辩上，优先审理现有技术抗辩可以将法官的所有注意力都集中在被控侵权技术方案与现有技术的对比上，反而能最大限度地保证认定的准确性。

四、从现行法律规范考察审查顺序

北京市高级人民法院曾在2001年发布《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》，其中第一百零二条规定:“已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况。”适用现有技术抗辩的前提是等同侵权，这意味着必须先将被控侵权物与涉案专利进行比对。2013年，此条规定又被《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》所否定，其中第一百二十五条规定“现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，”适用现有技术抗辩不再被限定在等同侵权的情形。2000年最高法院在关于王川案的复函中，确立了优先审理现有技术抗辩的思路。2010年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。该条文中使用了“被诉落入专利权保护范围”的表述，有学者就认为该条隐含了应该优先比对被控侵权物与涉案专利，因为只有这样才能确定哪些是被诉落入专利权保护范围的全部技术特征。但是这样的理解是欠妥的，偏离了该司法解释制定的本意。该司法解释的制定者在阐明第14条的理解与适用时，一方面明确了现有技术抗辩为实质不侵权抗辩，另一方面明确了“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，是指权利人在起诉时指控的被控侵权物的技术特征。至于该特征是否最终落入专利权的保护范围，并不影响对现有技术抗辩的认定，亦即，审查现有技术抗辩是否成立，不以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围为前提。最高法院在该司法解释中仍未明确现有技术抗辩的审查顺序，但是从对王川案的答复、将现有技术抗辩定性为实质不侵权抗辩以及对优先审查落入保护范围的明确否定，可以看出最高法院隐含了优先审查现有技术抗辩的价值导向。

针对该司法解释中规定的“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，有学者指出“《专利法》与《司法解释》在现有技术抗辩的适用步骤上存在差异”。专利法规定需要找到能包含被控侵权技术方案所有特征的现有技术，而司法解释规定仅需要找到包含被诉落入专利权保护范围技术特征的现有技术。这里是否暗含了现有技术抗辩的审查离不开被控侵权技术方案与专利权的比对？其实，如果不以原告专利权利要求为基准，“被诉技术属于现有技术”判断是无解的。在现有技术是实物，而被控侵权物亦为实物的情况下，两个实物可以分解出无数多的技术特征，法律并不要求两个实物完全相同，仅在与本案相关的部分构成相同或等同即可认定现有技术抗辩成立。因此确定“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，主要依据权利人的诉状，也可以参看涉案专利的技术特征，但这种参看仅仅是浅层次的，而非对落入专利权保护范围的实质判断。

结 语

法律并未对审查顺序做出明确规定,但优先审查现有技术抗辩在大多数情况下能够简化审判流程，提高审判效率。即便未落入专利权保护范围抗辩成立，基于全面审查原则，法院仍应该对现有技术抗辩进行审查。在比较被控侵权物是否属于现有技术时，虽然不涉及现有技术与涉案专利的比对，但因现有技术比对的复杂性，法院仍避免不了从现有技术与涉案专利的比对中判断被控侵权物更接近现有技术还是更接近涉案专利。但在漫长的专利诉讼程序饱受诟病之后，提高诉讼效率将变得更加重要，因此应当优先审查现有技术抗辩。

[责任编辑 李晶晶 责任校对 王治国]

2017-02-14

徐家力(1960—)，男，辽宁沈阳人，北京科技大学知识产权研究中心教授，博士生导师，主要从事知识产权法相关研究。

北京市法学会市级法学研究课题《知识产权司法保护问题研究》(批准号：BLS(2015)B004)。

D9

A

1000-5072(2017)08-0015-07