关于外观设计专利优先权主题相关性的一点思考

黄浙

【摘 要】目前中国外观设计专利初步审查程序中对于优先权主题相关性仅作是否明显相关的审查，而审查实践中优先权在后申请与在先申请视图之间常常会出现修改与差异，对其是否主题相关的审查缺乏明确标准。本文从立法宗旨入手，论述了对于外观设计专利申请优先权主题相关性的审查可参考专利法第三十三条中修改超范围的判断标准的可行性。

【关键词】外观设计；专利优先权

引言：

目前中国外观设计专利实行初步审查制度，外观设计专利中的优先权仅指外国优先权。专利法第二十九条规定，自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。该法条规定了在后申请与在先申请文件副本的外观设计必须具有“相同主题”，也就是在审查中要审查其主题是否相同，而审查指南第一部分第一章6.2.1指出了初步审查中，对于在先申请和在后申请的主题的实质内容是否相同均不予审查，除非在先申请与在后申请的主题明显不相关。那么，何为主题明显不相关？理清现行初步审查制度下如何界定优先权主题相关性就显得十分必要。

一、从立法宗旨分析优先权原则

优先权原则是使申请人能够在世界各国就其发明创造获得专利保护的重要保障。而之所以确立优先权原则，是因为绝大多数国家的专利法都采用先申请原则，对于同样的发明创造，只对最先提出专利申请的人授予专利权。同时，各国专利法都规定授予专利权的发明创造应当具有新颖性和创造性，而绝大多数国家的专利法都规定判断新颖性和创造性的时间标准是申请日。因此，如果申请人希望其发明创造在其他国家获得专利保护，就必须尽可能同时在这些国家提出申请，否则就有可能被他人抢先提出专利审请，或者申请前被他人公开而导致不能在这些国家获得专利。然而，要求申请人对同一发明创造同时在本国和其他国家提出专利申请是很难办到的，因为各国专利制度及语言的差异，准备、翻译申请文件、办理申请手续以及文件的邮寄、传递都需要一定的时间，有了优先权原则，申请人就有时间向其他国家提出专利申请。所以优先权原则创立的立法本意是给予足够的准备时间使得申请人在不同的国家获得申请日。

中国专利法允许外国申请人要求优先权，同时也限定了在后申请必须与在先申请为相同主题，这是非常重要的。因为，如果允许不具有相同主题的在后申请享有优先权，那么就意味着外国申请申请日以前并没有完成的外观设计专利却仍可以获得较早的申请日，这显然是有失公平的，也明显不符合优先权制度的立法初衷。

然而，专利申请人在首次申请后，再次在其他国家申请专利并要求优先权，势必会依据在后申请国的要求做适应性修改，那么如何保证不违背主题相关性要求呢？中国专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。允许申请人对其申请文件进行修改是为了修改形式缺陷，完善申请文件，以便能提交更高质量的专利申请。否则，如果允许申请人对专利文件的修改超出了原图片或者照片的表达范围，显然对他人是不公平的。

事实上，对于优先权主题的修改，专利审查指南第四部分第五章9.2对其给出了具体的规定：即属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件：（1）属于相同产品的外观设计；（2）中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其外国首次申请中。从规定中可以看出，在后申请的主题限定还是比较严格的。上述條件除了对领域的要求，还包括其要求保护的外观设计应当在在先申请中清楚表示，否则则不符合主题相同要求，这与专利法第三十三条规定的是否超范围原则有着紧密联系。

二、优先权主题相关性剖析

各国的外观设计专利制度存在差异，对于专利申请文件的视图线条及制图内容上的规定肯定也存在差异，而这些差异无疑会影响同一设计在两个不同国家的申请情况，也导致了优先权案件的视图会出现修改与变化，常见有如下几种情况：

（一）视图提交形式的变化

要求优先权的在先申请以虚实线结合描绘产品的情形是比较常见的，有时还包含过渡线、阴影线等其他线条。因为很多国家专利法对于产品的局部设计是给予外观设计专利保护的，所以其申请内容中，会存在很多虚实线结合的视图表现方式。例如图1食品罐和图2文件柜把手的在先表现方式，用实线描绘所要求保护的部分，用虚线描述该部分设计应用的产品形状。

但是，中国外观设计专利制度目前并不保护部分外观设计，视图中不允许包含有虚线（特别标注除外），所以外国申请人在中国再次提出申请时，为了适应中国专利制度，需将产品虚线替换为实线或者将虚线部分删除，如图3、图4所示。

对于此类案件，其图片的改动是基于各国专利制度的差异，而非申请人主观修改，虽然在后申请图片与在先申请图片相比发生变化，甚至由产品局部设计变为了单独的零部件设计。但是在后申请的内容已全部清楚地表示在在先申请中，仅线条变化并不影响其相同主题的判定。如图3所示的食品罐产品形状、结构未发生变化，将虚线转化为实线，满足相同主题的条件，而图4所示文件柜把手由局部设计转变为单独零部件设计，虽然删去虚线部分，但是在后申请的外观设计产品形状、结构已全部清楚地表示在在先申请中，按照修改超范围的标准判断，二者应属于超范围的修改，但是这属于适应各国制度差异导致，在初步审查程序中认定为主题相同，给予优先权符合优先权立法本意。

（二）保护内容的转变

产品的局部图案或者结构的申请在一些国家是给予保护的，如图5牛仔裤（后兜绣花）、图6眼镜部件显示的在先申请图片，仅提交所要求保护的图案或者局部设计。

而在中国，图案或者局部结构设计属于不授予专利权的客体，所以对于要求优先权的图案或者局部结构的在后申请都会将图案或者局部结构扩展为整体产品。如图7牛仔裤、图8眼镜部件显示的在后申请图片，将在先申请的图案、局部结构设计补充为完整产品。endprint

该类案例与第一类转变轮廓线案例不同，是属于保护内容不同的情形，是将仅为局部的在先申请扩展为整体的申请。如图5、图7的牛仔裤和图6、图8的眼镜部件，在先申请中仅包括图案或者局部结构，其在后申请中添加的产品主体的形状、图案均未出现在在先申请之中，从在先申请的视图中也不能直接、毫无疑义地确定，二者除了属于超范围的修改，也属于主题不相同的情形，在初步审查程序中前后申请也应判定为不属于同一主题，不能享有优先权。

（三）形状、图案、色彩等的修改

审查实践中，也常常会存在不属于视图提交形式的变化及保护内容的转变的其他情况。

申请人经过一段时间后在中国再次提出申请，常常会发现在先申请存在一些不足之处，或者希望能有部分改变，于是申请人会略微修改在后申请文件，修改一些形状、图案、色彩等设计要素。如图9、图10音响所示。

在后申请与在先申请相比，修改了产品底部结构形状，删除了表面螺钉图案，修改了部分侧边图案。这种修改如果按照修改超范围的审查标准，属于违反专利法三十三条规定，对于优先权主体相关性的判定，笔者认为其审查也应参考超范围标准审查，若允许其修改产品形状、图案、色彩，这给予了其在拥有首次申请申请日的情况下，随意修改其保护范围的权利，这违背了专利法先申请原则，导致对中国本国申请人不公平的后果。因此对该类在后申请修改形状、图案、色彩的审查应当按照专利法三十三条规定审查，若属于修改超范围，应判定为非相同主题，不能享有优先权。

三、小结与展望

综上所述，对于外观设计优先权主题相关的认定，应体现优先权立法宗旨，给予外国申请一定的空间以适应中国专利制度，做出合理修改。在发挥中国初步审查制度的优势的同时，還要实质上考虑优先权主题相关性的条件，即：（1）属于相同产品的外观设计；（2）中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其外国首次申请中。

在实际审查过程中，不管是视图提交形式变化、保护内容的转变还是产品形状、图案、色彩等的改变都应遵循专利审查指南规定的主题相关性判定原则。因此，笔者建议在初步审查过程中，不仅应对在后申请与在先申请是否为同类产品进行审查，还应着重考虑在后申请的外观设计是否清楚地表达在在先申请中，或者可以由在先申请直接地、毫无疑义地确定，或者仅为局部细微修改。endprint