公知常识举证方法浅谈

张磊 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心审业部

张姗姗 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心光电部

公知常识举证方法浅谈

张磊 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心审业部

张姗姗 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心光电部

公知常识，是专利审查过程中评判发明专利是否具有创造性高度重要因素。本文围绕公知常识这一概念，通过对美国、欧洲和日本专利局对公知常识的相关规定分析，结合我国专利法的相关规定和审查员的审查实践，给出了几种公知常识举证的方法。

公知常识 说理 举证 创造性

一、引言

审查员在评判发明申请是否具有创造性高度时，通常采取三步法的策略。即步骤一、确定最接近现有技术；步骤二、确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；步骤三、判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。公知常识是对区别特征的一种认定，即审查员认为虽然发明申请与现有技术相比存在不同，但是这些不同是本领域的公知常识，本领域技术人员认为从现有技术中存在上述技术启示。因而发明不因此区别特征而具有创造性高度。由此可见，公知常识既非现有技术明确公开的特征，也非通知书中所引用的其他对比文件所公开，存在一定主观性。因此公知常识的认定一直以来都是审查员与申请人争论的焦点。如果审查员在第一次审查意见通知书中没有对公知常识的认定进行充分的举证和说理，那么申请人就有可能在答复通知书时对其提出异议，审查员还需要发通知书进行解释。延长了审查周期，造成了行政资源的浪费。

二、公知常识的概念

（一）我局对公知常识的相关规定

事实上，我国专利法及其实施细则并没有对于公知常识进行规定，仅在《专利审查指南》（以下简称《指南》）中进行了举例式的解释，另外在《审查操作规程-实质审查分册》（以下简称《规程》）中也有所提及。

《指南》第二部分第四章3.2.1.1节记载了[1]：下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：（i）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。《指南》第四部分第二章3.3节记载了：对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

《规程》第四章1.3.1节中，记载了除《指南》中列举之外，还包括“教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容”。

可见，在我国专利相关法规，审查指南中都没有对公知常识做出明确的定义，而且没有规定哪些证据可以用来佐证公知常识，所以在审查过程中会出现滥用公知常识，或公知常识说理不清楚的问题。

（二）国外专利局对公知常识的相关规定

美国专利法对公知常识也没有明确的规定。在审查实践过程中，那些能够毫无疑义的证实为公众所知的事实，或者容易证明且与现有技术不存在矛盾的事实，通常可以被认定为是公知常识。这种定义方式与我国《专利指南》中示例性的定义有所不同。美国《专利审查程序手册》中也没有针对这一概念给出更详细的定义或解释，而是给出了依据公知常识做出驳回的建议方法。在美国专利审查过程中，多篇专利文献、学术论文、科技书籍、期刊、教科书等都可以作为对公知常识的举证，但是没有明确说明所需文献的数量。

在日本专利局的《发明实用新型审查基准》中[2]，规定了“技术常识”这一术语，与公知常识具有相似的含义。技术常识指的是，本领域的普通技术人员普遍知道的技术（包括技术理论、公知技术、惯用技术）或能够从经验法则明确的事项。如果“技术常识”为本领域技术人员所熟知，则其实验、分析和制造方法也为本领域技术人员所熟知。本领域技术人员是否熟知，可以根据记载该技术方案的文献数量和本领域技术人员对该技术的关注程度来判断。

审查员在面对申请人对公知常识的质疑时，最好给出文献证据。相关领域的技术手册、教科书和将专业技术文献都可作为证据。此外，日本专利局还出版了各领域《周知、惯用技术集》，审查员可以由此认定公知常识。

关于“公知常识”，欧洲专利局在其《审查指南》[3]中记载了“公知常识为所属领域技术手册、专论、教科书中所记载的技术方案；当涉及领域很新，教科书中未记载相关内容时，公知常识还可以是专利说明书或者科学出版物中的信息。

三、审查员处理公知常识的一般方法

在《指南》第二部分第八章“实质审查程序”一节中规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，实审审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。”也就说审查员具有公知常识举证的义务，举证方式可以是说理，也可以是给出证据。关于何时采用说理，何时采用举证，《指南》没有给出明确的规定，在审查实践过程中，通常由审查员自主把握。

对于需要举证的情况，《指南》采取实例的方式说明，其证据可以是本领域的惯用技术手段、教科书、工具书、技术手册等。但是在实际审查过程中，除上述证据外，审查员通常还会使用其他一些有效的证据作为补充。

（一）多篇专利文献

多篇专利文献，如果都记载了被审查员认定为公知常识的技术特征，而且所述特征在多篇文献内都解决了与本申请相同或相近的技术问题；这些专利文献如果不是同一申请人或专利权人申请，或者申请人或专利权人涵盖了所属领域主要生产厂家、研发机构时；这些专利文献就可以作为公知常识的证据使用。有时，对于引用频率非常高的单篇专利文献，也可以作为公知常识的证据使用。

（二）多篇非专利文献

多篇非专利文献，如果都记载了被审查员认定为公知常识的技术特征，而且所述特征在多篇文献内都解决了与本申请相同或相近的技术问题。这些非专利文献如果不是同一作者、同一单位所发表，这些非专利文献就可以作为公知常识的证据使用。

（三）各类标准

标准为通过标准化活动，按照规定的程序经协商一致制定，为各种活动或其结果提供规则、指南或特征，供共同使用和重复使用的一种文件。这种规范性文件应是本领域的技术人员所共同遵循的，故可以作为公知常识的证据。如通信领域的标准协议、化学领域的行业标准等。

（四）国际专利分类表

在有些文献中还记载了使用《国际分类表》作为公知常识的证据。在《国际专利分类表》中很多分类号下，都有很多篇的专利文献。分类号是对大量数目的专利文献进行加工、归纳而得出的，其内容具有很强的普遍性和广泛性，因而可作为公知常识的证据[4]。

四、基于设备型号的公知常识举证方法

上述几种举证方法，在审查实践过程中，都有较为广泛的使用。但是其中一些举证方法是否合适，还存在一定争议。例如：专利文献和学术论文等非专利文献，通常代表了一个领域发展的最新成果、最新进展。是发明人或作者付出了一定的创造性劳动才能获得的，那么将这些文献中的技术特征作为公知常识，否定发明的创造性高度，申请人未必能够信服。在公知举证过程中，审查员最好给出容易被公众所获取的，且广泛存在于现实生活中的证据。这样的公知举证才具有足够的说服力。下面笔者将结合具体案例提供一种基于设备型号的公知常识举证方法。

（一）案例1

某公司申请了一种“具有零待机功耗的清洗设备、控制电路及其控制方法”，在其权利要求3中记载了“3.如权利要求2所述的控制电路，其特征在于，还包括：记忆单元，与所述主控制器连接，用于存储所述控制电路所属设备的工作状态。”，审查员根据对比文件1评述了本申请独立权利要求1和从属权利要求2不具备创造性。权利要求3中的附加技术特征构成了与对比文件1的区别技术特征。结合权利要求1和2，审查员发现权利要求3中“存储控制电路所属设备的工作状态”的记忆单元实际上实现的是断电记忆功能。审查员认为在家电领域断电记忆功能属于一种常见的功能，属于本领域公知常识。在第一次审查意见通知书中列举了京东商城在售的一款型号为“XQB60- 728”的洗衣机，商家在申请日前答复消费者时提到“该洗衣机的断电记忆功能可以针对洗衣过程中意外断电，洗衣机可记忆程序运行状态，来电后从程序中断处继续工作”。可见在申请日前市面上的家电产品已经具有断电记忆功能。所以权利要求3所要保护的技术方案属于本领域公知常识。通过列举设备型号的方式，审查员给出了清晰、明确的公知常识证据，申请在后续答复意见通知书时也未对该公知常识的认定提出任何异议。

（二）案例2

某申请具有3G、4G移动通信模块，且该模块可以支持各个通讯公司（即移动、联通、电信）的3G、4G网络。审查员认为通信模块可以支持多个网络制式属于本领域公知常识。拟列举市面上销售的全网通手机作为证据，但是通过检索发现即使最早上市的全网通手机iphone6，其公布时间也晚于本申请的申请日。后来审查员通过检索，从iphone6的拆机图片中，找到了实现全网通功能的高通MDM9625M基带芯片，继续检索该型号芯片，确定了其可以支持七种不同制式3G、4G网络，且该芯片的发售时间早于公开日。进而审查员在通知书中指出“申请日前，支持全网通信的基带芯片MDM9625M已经发布，而借助该芯片本领域技术人员可以实现通信设备的全网兼容，所以本发明中拥有跨各个通讯公司（即移动、联通、电信）的3G模块和4G模块属于公知常识。

分析上述两个案例我们发现，在公知常识举证过程中，如果能够直接给出申请日前公开的包含区别技术特征功能产品的具体型号，势必会极大的提高证据的说服力。

针对区别技术特征无法直接找到产品型号的问题，案例二给出了一种拆分产品功能要素的思路。在寻找公知的证据时，我们首先关注的是特征本身，想寻找具有该特征的具体产品，通过列举型号给出证据。当寻找困难时，由于完成的产品一定是由许多现有技术组合而成的，所以我们可以对其进行拆分，分析感兴趣的组件，找到该组件的型号，进而给出公知常识的证据。

五、结语

本文通过分析各国专利局对公知常识的相关规定，阐述了公知常识证据的基本要求。列举了我国审查实践过程中常用的公知常识举方法，分析了存在缺点和不足。进而给出了一种基于设备参数的公知举证方法及证据寻找方法。该方法能够提高审查意见通知书的说服力。避免申请人质疑、审查员再解释的过程，加快审查进程，节约行政资源。

[1]中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》2010版，知识产权出版社.

[2]日本专利局，《发明实用新型审查基准》，2006年，第1部分第1章.

[3]欧洲专利局，《审查指南》，2005版.

[4]姜术丹，浅谈公知常识的举证方式，2011年中华全国专利代理人协会年会暨第二届知识产权论坛正文.

张磊（1988-） ，男，河南郑州人，研究方向：专利审查；张姗姗（1988-），女，河南郑州人，研究方向：专利审查。