标准必要专利转让后FRAND承诺的法律效力——英国“无线星球诉三星案”的启示

袁晓东 蔡宇晨

标准必要专利转让后FRAND承诺的法律效力
——英国“无线星球诉三星案”的启示

袁晓东 蔡宇晨

在技术标准被采用之后，标准必要专利权利人获得了市场支配地位。为了防止垄断，标准组织通常要求标准必要专利权利人，作出“公平、合理和无歧视（FRAND）”承诺。但是，专利权人将标准必要专利转让之后，FRAND承诺是否具有法律效力，这个问题鲜有讨论。英国“无线星球诉三星案”表明FRAND承诺具有普遍约束力，该案值得我国参考与借鉴。

标准必要专利 专利转让 FRAND承诺 法律效力

“没有标准化，就没有现代经济。”①See Jay P. Kensan and Carol M. Hayes,“‘FRAND’s Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments”, Indiana Law Journal, 2014, Vol. 89. 1, 237.经济、技术和法律的发展，使得技术标准无可避免地允许专利技术的存在。②参见马海生：《技术标准中的“必要专利”问题研究》，载《知识产权》2009年第2期，第35页。如何保护和运用标准必要专利，是技术标准推广过程中必须解决的重要问题。“公平、合理和无歧视（Fair,Reasonable and Non-Discriminatory, 以下简称FRAND）”是标准必要专利权利人必须遵循的准则。欧洲电信标准化协会（The European Telecommunications Standards Institute, 以下简称ETSI），是较早要求标准必要专利权人遵守FRAND原则（承诺）的标准化组织，即承诺在进行标准必要专利许可时遵守“公平、合理和无歧视”条款③See ETSI IPR Policy Clause 6.1.。与此同时，标准必要专利权利人仍然享有转让其专利权利。当标准必要专利被转让之后，受让人是否需要继续遵守FRAND承诺，被许可人是否可以依据FRAND承诺对抗受让人的不当主张，尚待深入研究。英国“无线星球诉三星案”对这个问题进行了讨论。他山之石，可以攻玉。通过分析英国最新的案例，有助于我国深入认识FRAND承诺的法律性质与效力。

一、无线星球诉三星案简介

无线星球国际有限公司（Unwired Planet International Ltd，以下简称无线星球）不从事任何产品生产，是一家以获取专利并进行专利许可或者诉讼的公司，因此是一个典型的 “专利主张实体（Patent Assertion Entity, PAE）”④See FTC, The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice And Remedies With Competition，March 2011.。

2014年2月27日，爱立信公司与无线星球签订了一份专利转让协议，将爱立信拥有的2185项专利转让给无线星球。2014年3月10日，无线星球对华为、三星和谷歌提起专利侵权诉讼⑤See Neutral Citation Number: [2015] EWHC 1029(Pat). 在三方被告中，谷歌与原告无线星球达成了和解，而三星提出上诉申请。，认为其产品侵犯了其五项标准必要专利⑥涉案的五项专利的专利号分别为：EP(UK)1230818, EP(UK)2229744, EP(UK)2119287, EP(UK)2485514, and EP(UK)1105991.。针对无线星球的专利侵权主张，三星基于欧盟竞争法和爱立信公司的FRAND承诺提出抗辩：（1）无线星球在受让爱立信的专利之后，提高了专利许可费，违反了《欧盟运行条约》第101条，专利转让应当无效；（2）无线星球应当遵循FRAND承诺。三星认为无线星球利用其市场支配地位，提供非“公平、合理和无歧视”的许可条款。⑦See Neutral Citation Number: [2015] EWHC 2097(Pat).

一审法院认为：根据欧盟委员会2011年1月14日发布的《适用〈欧盟运行条约〉第101条的横向合作协议指南》（以下简称《欧盟横向合作协议指南》）⑧See European Union, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal cooperation agreements.规定，专利权人和受让人应当确保FRAND承诺，随标准必要专利的转让一并转让。因此，无线星球于2014年3月6日向ETSI作出的FRAND承诺具有普遍约束力。爱立信通过转让专利的方式，规避了FRAND承诺。因无线星球获得了收取更高专利许可费的机会，故该专利转让合同违反了《欧盟运行条约》第101条的规定，对市场竞争秩序产生负面影响。

2016年5月27日，三星针对FRAND承诺对第三方是否具有法律效力和标准必要专利在转让时是否转让了“无歧视”义务提出上诉。二审法院认为，标准必要专利的受让人是否是技术标准组织的成员，不影响FRAND承诺的效力。ETSI的知识产权政策也有类似规定。⑨See ETSI IPR Policy Clause 6.1bis: 依据本政策第6条作出的FRAND许可承诺应被解释为对利益继承人有约束。在参考了华为诉中兴案⑩See Neutral Citation Number: [2015] 5 CMLR 14.之后，二审法院认为：FRAND承诺不会改变专利权人享有的权利，而专利权人只需承担不申请禁令的义务。在标准必要专利转让过程中，原专利权人爱立信没有将FRAND义务完全转移给专利受让人无线星球。该标准必要专利转让合同，构成了不正当竞争。依据《欧盟运行条约》第101条，二审法院判决：爱立信与无线星球签订的标准必要专利转让合同无效。

该案不仅反映了英国法院对FRAND承诺在标准必要专利转让中法律效力的态度，而且也代表了欧洲的主要观点，值得我国参考与借鉴。本文将从FRAND承诺转让义务和FRAND承诺的法律效力两个方面，进行讨论与分析。

二、FRAND承诺的转让义务

本案争议的一个核心问题，是专利转让之后FRAND承诺的法律效力。对FRAND承诺法律性质的不同理解，可以认为FRAND承诺具有不同的法律效力。在美国微软诉摩托罗拉案[11]See Microsoft Corp. v. Motorola Inc., Case No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233.中，美国第九联邦巡回上诉法院把FRAND承诺解释为第三人受益合同[12]参见杨君琳、袁晓东：《标准必要专利FRAND原则的解释与适用》，载《科技管理研究》2016年第2期，第157页。。但是，我国司法实践并不承认FRAND承诺构成一种第三人受益合同，不宜理解为标准必要专利权人与标准实施者之间成立合同关系。[13]参见王晓晔：《标准必要专利反垄断诉讼问题研究》，载《中国法学》2015年第6期，第217-238页。

第二种学说是默示专利许可。它是指在一定情形下，专利权人以非明示许可的默示行为，让专利使用人产生了允许使用其专利的合理信赖，从而成立的一种专利许可形态[14]参见袁真富：《基于侵权抗辩之专利默示许可探究》，载《法学》2010年第12期，第109页。。在季强、刘辉诉朝阳兴诺公司案中，我国法院将专利权人参与制定推荐性国家标准的行为，推定为专利默示许可[15]参见杨君琳、袁晓东：《标准必要专利FRAND原则的解释与适用》，载《科技管理研究》2016年第2期，第158页。。

第三种理论是单方法律行为。合同包括两个以上的意思表示，既包括要约方的意思表示，也包括承诺方的意思表示。[16]参见陈醇：《论单方法律行为、合同和决议之间的区别——以意思互动为视角》，载《环球法律评论》2010年第1期，第51页。ETSI知识产权政策指出，当专利被纳入技术标准之后，专利权人应当作出准备对专利进行公平、合理和无歧视许可的意思表示。这正是单方法律行为的一种体现。在无线星球诉三星案中， FRAND承诺被解释为一种单方法律行为。法院强调FRAND承诺转让的必要性：如果标准必要专利权利人在转让时没有转让FRAND承诺，那么该专利转让合同因违反竞争法而被宣告无效。FRAND承诺是连接专利权与技术标准之间的重要纽带。FRAND承诺既保证了专利人可以从专利许可中获得足够公平合理的利润，又确保公平的竞争秩序，防止专利权人滥用市场支配地位阻碍竞争。

（一）专利转让人的义务

在本案中，法官认为爱立信的专利转让合同应当遵循《欧盟运行条约》第101条。《欧盟横向合作协议指南》对如何适用《欧盟运行条约》第101条进行了解释。《欧盟横向合作协议指南》第285条规定：“为了确保FRAND承诺的有效性，应当确保所有受让标准必要专利的任何公司，同样受到FRAND承诺的约束。”与此同时，在ETSI的知识产权政策中，也有类似规定：“在转让标准必要专利时，任何根据本知识产权政策作出FRAND承诺的专利权人，应在相关转让协议中作出适当约定，以确保FRAND承诺对专利受让人具有约束力。为了约束所有后继专利受让人，标准必要专利的受让人应当在未来专利转让中作出相同规定。”

为了防止标准必要专利受让人因滥用市场优势地位而阻碍竞争，无论是欧盟委员会还是ETSI，都要求专利权人承担确保FRAND承诺伴随标准必要专利一并转让的义务。在标准必要专利转让中，专利权人应当确保标准必要专利的受让人，以及未来的受让人，全面、完整且有效地遵守FRAND承诺。

（二）专利受让人的义务

作为标准必要专利的继承者，专利受让人的FRAND承诺对维护市场竞争秩序有着至关重要的作用。原标准必要专利权人不能通过转让专利规避FRAND义务，受让人应当确保不收取比原专利许可合同更高的许可费。专利受让人不仅需要向标准组织作出FRAND承诺，而且还应该继受专利转让人的FRAND义务。因此，专利受让人的义务包括两个方面：履行专利转让合同中FRAND承诺义务，向标准组织作出FRAND承诺。

一方面，继受原专利权人的FRAND承诺，是标准必要专利转让合同的必备条款。专利受让人不得向原专利被许可人或者潜在被许可人，主张违反FRAND承诺的专利许可。根据 “非歧视”原则，专利受让人应当确保专利许可费不会因为专利权转让而有所增加。如果专利受让人违反了“非歧视”原则，那么不仅损害了被许可人的正当利益，而且扭曲了正常的市场竞争秩序。因此，在标准必要专利转让合同中，FRAND承诺必须与专利一起被转让。

另一方面，受让人在受让标准必要专利之后，应当在合理的时间内向标准组织作出FRAND承诺。如前所述，FRAND承诺是一种单方法律行为。受让人不仅需要根据专利转让合同，履行FRAND义务；而且还需要向标准组织作出FRAND承诺。在欧盟对谷歌收购摩托罗拉专利的反垄断调查中[17]See EU Commission, Case No COMP/M.6381 - GOOGLE/ MOTOROLA MOBILITY.，欧盟委员会将是否向标准组织作FRAND承诺，作为考量谷歌是否具有垄断动机的一个重要因素。2012年2月8日，谷歌向各大标准组织发出FRAND承诺声明，并承诺在未来将遵守摩托罗拉的FRAND承诺。由于向标准组织作出FRAND承诺声明，所以谷歌不能提高专利许可费，不具有垄断的动机。

三、专利转让后FRAND承诺的法律效力

在主张专利权或者进行专利许可时，专利受让人应当遵循FRAND承诺。FRAND承诺的法律效力体现在三个方面：对原专利权人、专利受让人和专利被许可方。

（一）FRAND承诺对原专利权人的效力

在标准必要专利转让过程中，原专利权人应当保证FRAND承诺全面、完整且有效地转让给专利受让人。在无线星球诉三星案中，法院认为在标准必要专利转让过程中，原专利权人没有确保FRAND承诺全面、完整且有效地转让给专利受让人，依据《欧盟运行条约》第101条，认定该专利转让合同无效。因此，FRAND承诺不仅是专利转让合同中的必备条款，而且FRAND承诺是否被全面、完整且有效地转让给受让人将影响专利转让合同的效力。

（二）FRAND承诺对专利受让人的效力

在相同或者类似的情况下，专利受让人应当确保专利许可条款遵循“公平、合理和非歧视”原则（准则）。如果在专利转让之前已经签订了专利许可合同，那么专利受让人应当确保新的专利许可合同与原有专利许可合同基本一致，不能存在“歧视性”条款。在无线星球诉三星案中，专利受让人无线星球准备修改原许可合同，要求被许可人三星增加专利许可费。在这种情况下，专利受让人是否违反了FRAND承诺？根据“非歧视”原则，在专利转让后签订的新的许可合同，应当与原有许可条款相似。否则，专利受让人不仅破坏了公平竞争秩序，而且原专利权人存在以转让专利达到规避FRAND承诺的嫌疑。为了规范标准必要专利转让行为，《欧盟运行条约》第101条第1款第4项规定：在等价交易中，如果向不同交易主体提供不同的条款，从而使其处以竞争劣势，那么这些合同、协议或决议归于无效。因此，标准必要专利受让人不得随意修改原有FRAND许可条款。

（三）FRAND承诺对专利被许可人的效力

在标准必要专利转让之后，原专利被许可人是否仍享有FRAND许可的权利，是该案争议的核心。无线星球诉三星案表明：即使标准必要专利被转让，无论是专利转让人还是受让人，均应当遵守FRAND承诺。当专利受让人提高专利许可费，或者提出更为严苛的许可条款，原专利被许可人可以运用FRAND承诺提出抗辩。专利转让行为，不应当对FRAND专利许可产生实质影响。

四、对我国标准必要专利转让的启示

无线星球诉三星案，以司法实践的方式明确了FRAND承诺对标准必要专利转让各方的法律效力。虽然我国尚未出现类似案件，但是随着技术标准的推广和专利转让行为的增多，标准必要专利转让在转让之后如何适用FRAND承诺，值得我国理论界关注与研究。我国关于标准必要专利相关的制度正在完善之中。例如，国家标准化管理委员会和国家知识产权局于2013年12月19日颁布的《国家涉及标准及专利的管理规定（暂行）》（以下简称《管理规定》），规定了技术标准中的专利管理。国务院法制办2015年12月2日向社会公开的《专利法修订草案（送审稿）》（以下简称《送审稿》），增加了标准必要专利许可的第85条。因此，分析无线星球诉三星案，有助于我国完善与标准必要专利相关的制度。

（一）FRAND承诺在标准必要专利许可中作用

《送审稿》新增的第85条规定：参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。对于该条款，我国有学者认为弥补了我国专利法缺少专利默示许可的空白，[18]参见李文江：《我国专利默示许可制度探析——兼论〈专利法〉修订草案（送审稿）第85条》，载《知识产权》2015年第12期，第78页。开创性地规定了专利权人违反专利披露义务的默示许可责任。但是，也有强烈反对的声音，认为“目前，国际标准组织知识产权政策在这个问题上并没有作出任何解读，也很难达成一致意见，最终是由司法机构进行个案判断”。[19]张伟君：《默示许可抑或法定许可——论〈专利法〉修订草案有关标准必要专利披露制度的完善》，载《同济大学学报（社会科学版）》2016年第3期，第104页。《送审稿》第85条的立法本意是为了约束专利权人的行为，促进标准必要专利许可；希望通过默示许可，限制“停止侵权”的适用，解决专利许可费争议。但是，《送审稿》第85条忽略了FRAND承诺在标准必要专利许可中的重要作用。从无线星球诉三星案来看，FRAND承诺比默示许可，更能促进标准必要专利许可。

FRAND承诺对专利权人、专利受让人和专利被许可人均具有普遍约束力。在本质上，默示许可是一种法律推定的专利许可合同。《送审稿》第85条拟运用合同理论，解决技术标准与专利许可之间的冲突。但是，合同具有相对性。《送审稿》第85条只能约束参与国家标准制定的专利权人。如果参与国家标准制定的专利权人，将标准必要专利转让，那么标准必要专利受让人，将不受《送审稿》第85条的约束。《送审稿》第85条规定的“默示许可责任”，可以通过转让标准必要专利而轻易规避。但是，如果专利法规定参与国家标准制定的专利权人，必须提交FRAND承诺，那么即使在专利被转让之后，专利受让人仍必须遵循FRAND承诺。在向标准组织作出FRAND承诺之后，专利权人不再适用“停止侵权”救济。如果对于专利许可费存在争议，那么专利权人和标准实施者必须依据“公平、合理与非歧视”原则进行确认。

无线星球诉三星案让我们看到：转让标准必要专利，可以轻易规避《送审稿》第85条的责任。因此，我国专利法应关注FRAND承诺在标准必要专利许可中的重要作用，要求参与国家标准制定的专利权人提交FRAND承诺声明，将更有利于标准必要专利许可和技术标准的推广运用。

（二）标准必要专利转让之后FRAND承诺的效力

对于FRAND承诺的转让性，《管理规定》第13条作出了明确规定：“对于已经向全国专业标准化技术委员会或者归口单位提交实施许可声明的专利，专利权人或者专利申请人转让或者转移该专利时，应当事先告知受让人该专利实施许可声明的内容，并保证受让人同意受该专利实施许可声明的约束。”该规定与《欧盟运行条约》第101条以及《横向合作指南》非常类似，强调FRAND承诺应当与标准必要专利一同转让。但是，《管理规定》只是一种指导性规定，没有明确违反这一规定的法律责任。

一方面，在标准必要专利被转让之后，FRAND承诺对所有当事人具有法律系效力。无论是专利转让人，还是专利受让人，抑或专利被许可人，均受FRAND承诺的约束。FRAND承诺不应因为标准必要专利被转让而有所改变。

另一方面，如果专利转让人或者受让人违反了FRAND承诺，那么应当承担相应的法律责任。在无线星球诉三星案中，英国法院认为标准必要专利转让合同中的当事人，没有履行FRAND承诺的义务，最终判决专利转让合同无效。为了防止专利权人滥用市场优势地位和妨碍公平的市场竞争秩序，我国也应规定在标准必要专利转让过程中，因违反FRAND承诺而应承担的法律责任。

综上所述，我国司法政策对标准必要专利问题做出回应，不仅是理论的呼吁，更是实践的需要[20]参见于连超、王益谊：《论我国标准必要专利问题的司法政策选择——基于标准化体制改革背景》，载《知识产权》2017年第4期，第58页。。标准必要专利的转让，使得技术标准与专利许可更为复杂。无线星球诉三星案说明：在标准必要专利转让与许可中，FRAND承诺发挥着重要作用。我国在修改《专利法》和完善涉及标准及专利管理规定时，应当关注在标准必要专利转让之后，FRAND承诺对各方当事人的法律效力。

The patent holders of Standard Essential Patents have dominant position in the relevant market since the technical standards were adopted. To prevent illegal monopolies, Standard Setting Organizations require patent holders to make a commitment of “Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND)” license.After standard essential patents were assigned to the others, however, the legal effect of the FRAND commitment should be reconsidered. The case of Unwired Planet International Ltd v. Samsung in the U.K. shows that the commitment shall be interpreted as binding on all successors-in-interest. This case is worth studying by China.

standard essential patent; patent assignment; FRAND; legal effect

袁晓东，华中科技大学管理学院知识产权系教授

蔡宇晨，华中科技大学管理学院博士研究生

国家自然科学基金“专利分散对我国战略性新兴产业自主创新的影响机理及政策选择研究”（编号：71373088）。