专利授权规范的完善——以防止低质量发明与实用新型专利为目的

和育东 甫玉龙

专利授权规范的完善
——以防止低质量发明与实用新型专利为目的

和育东 甫玉龙

发明与实用新型专利授权规范的冲突与漏洞，导致一些低质量专利合法产生。鉴于此，专利行政机关应有权撤销构成同样的发明创造的授权在先的专利权，消除重复授权缺陷的修改须达到既不实质相同、也不是显而易见变型的程度，抵触申请可以用于评价创造性。

禁止重复授权 同样的发明创造 修改 抵触申请

一些发明与实用新用新型低质量专利是由于存在授权规范的冲突或者漏洞而合法产生的，可以通过制度完善加以防止。a《专利审查指南》（2006年版）规定：“禁止重复授权是指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在。”

一、重复授权相关规范的冲突及其解决

（一）重复授权的产生机制

对于不同人不同日分别就同样的发明创造提出的在先申请与在后申请，《专利法》第9条第1款前段的禁止重复授权条款、第9条第2款的先申请条款、第22条第2款的新颖性条款之间存在规范竞合。倘若在后申请率先获得授权，专利行政机关审查在先申请时，适用新颖性条款应授权，适用先申请原则条款也应授权，适用禁止重复授权条款则应驳回。遵循特别条款优先适用原则，应适用新颖性条款对在先申请授权，则产生重复授权。

对于同一人不同日分别就同样的发明创造提出的在先申请与在后申请，由于不适用规范两个以上申请人情形的先申请条款，存在竞合的是禁止重复授权条款与新颖性条款。倘若在后申请率先获得授权，专利行政机关审查在先申请时，适用新颖性条款应授权，适用禁止重复授权条款则应驳回。遵循特别条款优先适用原则，则产生重复授权。

对于不同人同日分别就同样的发明创造提出的两件申请，由于新颖性条款中的“申请日以前”不包括申请日，不适用新颖性条款；在同一天申请而无法适用先申请条款；因此只能适用禁止重复授权条款。当专利行政机关审查其中一件申请时发现另一件已经授权，理应适用禁止重复授权条款予以驳回。但仅仅因为审查程序处理的速度有别，同日申请的两个人得到不同结果，这显然不公平。《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节没有规定对此情形的处理规则。国家知识产权局制订的《审查操作规程•实质审查分册》（2009年版）第三章第4.3.2.2节规定按授权处理：“申请与专利的申请日相同的，对申请作授权处理，以符合《专利法》第21条对公正的要求。因上述授权而造成的重复授权，可通过无效程序解决。”可见，此种情形下《专利法》第9条第1款的禁止重复授权条款与第21条的公平原则之间存在规范冲突，专利行政机关选择了公平原则，从而产生重复授权。

（二）重复授权条款的解释

禁止重复授权条款本是在授权环节防止重复授权产生的制度设计，但在前文所述规范冲突情形下却无法发挥应有作用。这与禁止重复授权条款的解释有关，如果解释为禁止专利并存， 则在授权阶段容忍由规范冲突导致的二次授权，然后在无效程序中执行该条款。

2008年专利法修改后，禁止重复授权条款应无歧义地解释为禁止二次授权。《专利法》第9条第1款但书所规定的转换保护是二次授权，按照相反解释规则，但书之前的一般原则应解释为二次授权的相反含义。但书规定的二次授权是以申请人放弃先获得的实用新型专利权为前提，根本不会出现专利并存现象，因此但书之前的一般原则不应解释为专利并存的相反含义。依目的解释，2008年专利法修改将禁止重复授权条款从《专利法实施细则》中提升为《专利法》第9条第1款前段，置于先申请原则、可专利性条件等授权规范之前，树立起帝王条款地位，显然有意要规范授权行为，解释为禁止二次授权符合这一规范目的。

（三）增设专利行政机关的撤销权

为了实现禁止二次授权的目的，专利行政机关在授权阶段遇到前述规范冲突时，就需要对已授权的专利及时进行法律处理。容易想到的办法是，由同样的发明创造的在先申请人以缺少新颖性为理由，对在后申请率先获得授权的专利提出无效宣告请求，待专利复审委做出宣告无效决定后，专利行政机关对在先申请予以授权。问题是，在先申请人承担无效程序的费用，等于承担不合理制度的成本，这本身是不合理的。而且，这会降低专利授权审查的效率。还有，这对于不同人同日申请的重复授权无法奏效，因为复审委没有理由将率先获得授权的专利宣告无效。

笔者认为，赋予专利行政机关在特定情形下对已授专利的撤销权，是解决困局之道。专利行政机关的授权行为属于行政许可行为，如果发现许可行为违法或者不当时，从依法行政原则出发，在保护相对人信赖利益的前提下，有权予以撤销。专利行政机关对不同日就同样的发明创造的在后申请率先授权，虽然授权时合法，但在发现在先申请的存在后该授权不再合法，专利行政机关应依职权撤销。对于不同人同日申请时一方率先获得授权的情形，专利行政机关应以该授权不当为由依职权撤销。

当然，为了避免专利行政机关滥用权力而侵害专利权，应严格将撤销权限制在禁止重复授权条款无法适用，即在后申请或同日申请已被授权而导致在先申请或另一件同日申请无法授权的情形。此时，行政主体及行政相对人均没有错误，而是由于发明专利与实用新型专利两种制度并行、以及发明专利迟延审查等制度体系造成的，因此行政主体与相对人均无须对被撤销的违法或不当行政行为承担责任。撤销决定自作出之日起生效，但被撤销的专利权应自始无效，与该专利有关的法律关系的效力，适用《专利法》第47条关于专利宣告无效的规定。其中，对于同日申请中一方已获授权的情形，应明确限制该撤销权，即专利行政机关应当首先通知权利人与申请人协商。如果协商结果是申请人放弃申请、由权利人保留其专利权，则专利行政机关不得行使撤销权。如果协商结果是权利人放弃其专利权、由申请人保留申请权，则专利行政机关不必行使撤销权。如果协商不成，方可对已授权专利行使撤销权，并且适用《专利法实施细则》41条驳回所审查的专利申请。

综上，建议在《专利法》或者《专利法实施细则》中增加如下条款：“专利行政机关在审查专利申请时，发现另一件就同样的发明创造提出的在后申请已经获得授权的，可以撤销该专利权。不同人就同样的发明创造同日提出的另一件申请已经获得授权的，可以通知该专利权人与所审查专利申请的申请人协商确定专利权或专利申请权归属，协商不成的，撤销已授权专利，并驳回所审查的专利申请。”

二、重复授权修改制度的漏洞及其补足

（一）消除重复授权缺陷的修改制度

对于不同人同日就同样的发明创造提出的两件申请，专利行政机关审查时发现存在另一件专利申请时，应适用《专利法实施细则》第41条规定的协商原则确定申请人，协商不成的两件申请均予以驳回。但是，按照《专利法》第33条、《专利法实施细则》第51条第3款、《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.1.2节的规定，申请人还可以通过修改消除违反禁止重复授权条款的缺陷，从而使两件申请都获得授权。

对于同一人同日就同样的发明创造提出的两件申请，按照《专利审查指南》第二部分第三章第6.2节的规定，在两件申请均符合授予专利权的其他条件时，如果两件申请都尚未授权，应当就这两件分别通知申请人进行选择或者修改；如果另一件申请已经授权，通知申请人修改此件申请。无论哪种情形，只要修改消除了重复授权缺陷，就可以获得两件专利授权，

同一人同日就同样的发明创造提出两件申请，还会出现如下特殊情形。《专利法》第9条第1款后段的转换保护制度，规定同一人同日就同样的发明创造提出双重申请，在满足法律规定的条件下享受转换保护的制度优惠。如果双重申请中的发明申请在初审中被驳回，驳回理由往往是非实质性缺陷，申请人不需要对权利要求内容作出修改就能加以消除，之后可以在自双重申请的申请日起一年内重新提出发明申请，享受以被驳回发明申请为基础的优先权，被驳回发明申请则视为撤回。重新提出的发明申请的优先权日与双重申请中实用新型的申请日相同，但按《专利法实施细则》第41条第2款关于“同日”为申请日的规定，二者不再符合转换保护的条件。申请人为了避免两件申请构成重复授权，会利用修改制度获得两件专利授权。

（二）修改制度导致低质量专利

《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.2.1节列举了不超范围的权利要求修改形式，其中适用于消除重复授权缺陷的修改形式主要有两种：变更权利要求中的技术特征，以及增加技术特征。第一种修改可以是上下位概念变换、数值范围修改、惯用手段的直接置换等，虽然不会改变技术特征的技术功能与技术效果，但已满足了禁止重复授权条款的要求。如此修改后获得授权的专利，与另一件专利属于实质相同。也就是说，两件专利的区别度高于零、低于新颖性判断标准，可以称为实质相同型低质量专利。第二种修改增加技术特征的修改方式，比如添加已知的常用技术特征，不要求产生预料不到的技术效果。如此修改后获得授权的专利，与另一件专利的区别度高于新颖性判断标准、低于创造性判断标准，可以称为显而易见型低质量专利。这些低质量专利与另一件专利的申请日相同，因此不能在无效程序适用新颖性或创造性条件加以消除，也不能适用现有技术抗辩制度使之无执行力。

实质相同型及显而易见型低质量专利的存在将阻碍创新。设想一家企业获得专利A许可，实施时无意中对某个技术特征替换为一般已知手段，或者添加已知的常用技术特征x，则落入显而易见形低质量专利B的保护范围，可能被起诉侵权而创新受阻。

（三）“同样的发明创造”的重新界定

为防止这些低质量专利，应该提高修改的标准。同样的发明创造的判断标准是权利要求完全相同，b我国《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节规定，“如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认定它们是同样的发明创造。”倘若其外延扩大到上述实质相同型及显而易见型低质量专利，就可以防止申请人通过修改制度获得这些低质量专利。那么，扩大同样的发明创造的外延，是否会剥夺申请人的自然权利呢？其实，假若遵循自然权利命题，专利法就应该像著作权制度那样，允许两个创造者分别对同样的发明创造享有权利。专利制度的禁止重复授权不是基于自然权利法则，而是一种功利主义制度安排。既然如此，将禁止重复授权制度设计为包括禁止实质相同或者显而易见型的发明创造获得授权，能够抑制低质量专利而具有正当性。

倘如此，申请人消除重复授权缺陷的修改，必须达到与另一个原本完全相同的权利要求既不实质相同、也不是显而易见型的程度，以产生预料不到的效果为前提。通过替换技术特征来修改，须达到要素替代发明或绕道发明的创新高度；通过选择下位概念或者缩小数值范围来修改，须达到选择发明的创新高度；通过添加技术特征来修改，须达到组合发明的创新高度。申请人为达到上述修改标准而违反《专利法》第33条关于修改不超范围的规则，将被驳回；申请人难以在符合《专利法》第33条的前提下将权利要求修改到如此程度，就应放弃修改。

扩大同样的发明创造的外延，还可以防止分案中出现低质量专利。根据《专利法实施细则》第42条第1款，分案的条件是一件专利申请包括“两项以上”发明创造。依照现有对同样的发明创造的界定，申请人对专利权利要求略加修改，比如将说明书中一些没有创造性贡献的技术特征添加到权利要求中，即可从一件专利申请中得出另一项发明创造用于申请分案。这样，申请人可以在专利行政部门对原申请发出授权通知后、办理登记手续之前的2个月期间内，提出多项与原申请的区别度低于新颖性或者创造性的分案申请而获得授权，从而产生实质相同型或显而易见型低质量专利。倘若扩大同样的发明创造的处延，要求分案申请与原申请的区别度达到创造性标准，将防止上述非正常申请产生的合法低质量专利。

三、抵触申请制度的漏洞及其完善

（一）专利期限的变相延长

根据《专利法》第22条第2款，抵触申请不构成现有技术的组成部分。《专利审查指南》第二部分第四章第2.1节进一步明确，抵触申请“在评价发明创造性时不予考虑”。那么，将与技术方案A相比具有新颖性、但属于显而易见型的技术方案B，于专利申请A的申请日以后、公布日或公告日以前提出专利申请，将获得授权，从而产生显而易见型低质量专利。因为抵触申请不属于现有技术，这些专利不能通过无效程序消除，也不能适用现有技术抗辩制度使之无执行力。

抵触申请制度产生的显而易见型低质量专利，破坏了专利期限制度蕴含的对价原理。仍以上段实例加以说明：A、B两个技术方法都获得授权，当专利A期限届满、专利B期限尚未届满时，公众自由实施A，却可能对B构成等同侵权。专利制度的对价原理是用一定期限的垄断权换取新技术的公开，专利A期限届满则应立即进入公有领域，而专利B的存在使专利A的排他效力延长到专利B届满之时。申请人可能利用上述漏洞，在申请A的申请日起到18个月公布之前提出显而易见型的申请B，达到变相延长专利A期限将近18个月的目的。申请人还可以在一件发明申请提出后的18个月内连续提出多项显而易见型的低质量专利非正常申请，以满足有关社会组织对专利数量的片面考核要求。

（二）抵触申请用于评价创造性

将抵触申请用于评价创造性，可以弥补上述漏洞。这是否会侵害申请人的自然权利呢？其实，即使现行的抵触申请仅用于评价新颖性制度，也不是基于保护自然权利而设计的，因为发明人完成发明创造或者提出专利申请时并不知道抵触申请的存在。

从比较法角度看，美国专利法规定抵触申请既能评价新颖性，也能评价创造性。c《美国专利法》第102（a）（2）款、103款。美国的抵触申请制度设有自我不抵触例外，d所谓“自我不抵触”例外，是指相同申请人的先后两件申请不发生抵触。《日本专利法》第29条之2也规定了这一制度。我国2008年专利法修改将抵触申请条款中的“他人”二字删除，废除了该例外。同一申请人可以通过连续申请，获得区别度低于创造性的低质量专利，这与我国抵触申请制度的漏洞性质相同。为了弥补该漏洞，美国在制定法禁止重复授权规则之外，另有判例法禁止重复授权规则：如果在后申请专利与在先申请专利构成显而易见变型，法院会认定在后申请专利为重复授权而不具有执行力，e《美国专利审查指南》（Manual of Patent Examining Procedure）第804–806节。从而防止同一申请人就一项技术方案获得超过最长保护期的专利效力。美国的做法是在司法环节使已经获授权的低质量专利丧失执行力，本文的建议是在授权环节防止这些低质量专利的产生。

conf l icts and loopholes of patent grant rules made some low-quality patents get lawfully granted. In order to prevent such results, patent administration should be empowered to revoke the patent which was granted earlier than another identical invention-creation application, modif i cation against double patenting should be such a high degree that would not be substantial same or lack of non-obviousness, and interfering applications should be used to evaluate inventiveness of the patent application.

prohibition of double patenting; identical invention-creation; modification; interfering applications

和育东，北京化工大学文法学院、北京知识产权研究基地教授

甫玉龙，北京化工大学文法学院、北京知识产权研究基地教授

本文受国家社科基金项目（14BFX101），中央高校基本科研业务费项目（pt1618）资助。