新颖性推定规则

张秋林

性能参数产品权利要求的新颖性推定规则与制备方法产品权利要求的新颖性推定规则被合称为新颖性推定规则。新颖性推定规则实际上是获得推定事实的三段论演绎推理、获得没有新颖性结论的三段论演绎推理以及赋予申请人反驳权三者的结合。对新颖性推定规则及其细化规定的表述形式需要完善。

推定不能反映基础事实与推定事实之间的逻辑关系，只能反映二者之间的法律关系（张保生.《证据法学》.中国政法大学出版社2014年版）。根据其在事实真伪不明时提供思路的功能和促进发现真实的作用，有学者甚至认为推定制度与证明责任制度是两大并列制度，二者并驾齐驱（焦鹏.《诉讼证明中的推定研究》.中国政法大学博士学位论文）。推定包括法律推定和事实推定。顾名思义，法律推定是指明确为法律所规定的推定。事实推定则是指法律没有明文规定，从基础事实出发推定事实。

提起“新颖性推定规则”，专利从业工作者，譬如专利代理人、审查员，一定是耳熟能详。张琛、向启雄等第一次在文献中使用了“新颖性推定规则”这一表述，笔者无意创设“新颖性推定规则”这一专业术语，仅是为了便于表述而使用。

一、新颖性推定规则

一项发明或实用新型专利申请应当具有三性，即新颖性、创造性和实用性，才有可能在实质审查程序中获得授权。根据《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性是指“该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”其中，现有技术包括“申请日以前在国内外为公众所知的技术”。

一项发明或者实用新型的权利边界由授权后的权利要求决定。必要时，可利用说明书和附图对权利要求进行解释。权利要求分为产品权利要求和方法权利要求，用途权利要求是方法权利要求的一种。产品权利要求保护产品，主题名称相应的是产品。要求保护的产品通常应通过其结构和/或组成来限定。只有在利用结构和/或组成无法清楚限定产品的一个或多个技术特征时，才可以利用参数限定；当用参数仍无法清楚限定时，方允许利用方法限定。

《专利审查指南》对包含性能参数特征的产品权利要求的新颖性判断作了如下特别规定：对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。为简便起见，现将所述规定简称为“性能参数产品权利要求的新颖性推定规则”。针对化学领域发明专利申请的特殊情况，《专利审查指南》对上述规定进一步细化如下：对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求，如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别，则推定用该参数表征的产品权利要求不具備专利法第二十二条第二款所述的新颖性。根据其中的“推定”二字及其逻辑思路，可知所述规则属于法律推定。

除包含性能参数特征的产品权利要求外，还存在一类包含制备方法特征的产品权利要求。《专利审查指南》对包含制备方法特征的产品权利要求的新颖性判断也作了如下特别规定：对于这类权利要求，应当考虑该制备方法是否会导致产品具有某种特定的结构和/或组成。如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。为简便起见，可将所述规定简称为“制备方法产品权利要求的新颖性推定规则”。针对化学领域发明专利申请的特殊情况，《专利审查指南》对上述规定进一步细化如下：如果申请没有公开可与对比文件公开的产品进行比较的参数以证明该产品的不同之处，而仅仅是制备方法不同，也没有表明由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变，则推定该方法表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。制备方法产品权利要求的新颖性推定规则中并没有“推定”二字，而只出现了“除非申请人能够……证明……”的表述，并通过这一表述赋予了申请人反驳的权利。因此，并不能简单、直接地判断所述规则是否属于法律推定。基于如下理由，笔者认为所述规则实际上属于法律推定。首先，如果不属于法律推定，制备方法产品权利要求的新颖性推定规则在逻辑上无法自洽。具体而言，一方面，既然两种产品的结构和组成相同，则该权利要求必然不具备新颖性，而无需再赋予申请人反驳的权利。此时，申请人需要反驳之处主要在于审查员认定的如下事实：权利要求要求保护的产品与对比文件产品的结构和组成相同。在面对不具备新颖性的不利后果的情况下，申请人天然地具有反驳该事实的权利。因此，在认定事实基础之上直接适用《专利法》第二十二条第二款规定之后，又通过“除非申请人能够……证明……”再次赋予申请人反驳权纯粹是画蛇添足。另一方面，既然通过“除非申请人能够……证明……”这一表述赋予了申请人反驳权，因此除可予以反驳的基础事实之外，还应该存在也可且更应予以反驳的推定事实。根据所述规则，尤其是其中所述“产品的结构和组成相同”，其中并不存在任何推定事实。皮之不存，毛将焉附。既然没有基础事实和推定事实的同时存在，则完全没有必要赋予申请人反驳权。其次，针对化学领域发明专利申请的特殊情况，《专利审查指南》对制备方法产品权利要求的新颖性推定规则所作细化证实了这点。所述细化规定明确使用了“推定”这一法律术语。最后，专利审查实务也证实了这点，例如第12301号复审请求审查决定中的决定要点（对于包含参数、制备方法等特征的产品权利要求，如果所属技术领域的技术人员根据该参数、制备方法等特征无法将请求保护的产品与对比文件产品区分开，且请求人不能证明权利要求中包含参数、制备方法等特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同，则可推定请求保护的产品与对比文件产品相同，即该权利要求不具备新颖性。）。很明显，复审委不仅在决定要点中使用了“推定”这一术语，而且通过推定认定两种产品相同。基于以上三方面的理由，制备方法产品权利要求的新颖性推定规则实际上仍属于法律推定，不过有些语焉不详进而词不达意而已。

为简便起见，现将“性能参数特征产品权利要求的新颖性推定规则”与“制备方法产品权利要求的新颖性推定规则”一起合称为“新颖性推定规则”。

二、新颖性推定规则的形式逻辑结构

在此，首先需要明确的是推定本身与作为推定的具体规范依据之间的区别。作为名词，推定是指认定事实的方法；作为动词，是指运用这种方法认定事实的活动。因此，推定只存在于思维判断活动中，体现在具体案件的裁判过程中。作为推定的具体规范依据，只是明确了推定在何种情况下准用。它是立法者将应用成熟的推定加以总结，上升到法律高度，用以指导实践如何进行推定活动，而非立法者本身在进行推定活动。

根据文字表述，新颖性推定规则实际上是获得推定事实的三段论演绎推理、获得没有新颖性结论的三段论演绎推理以及赋予申请人反驳权三者的结合。

在第一个三段论演绎推理中，大前提是新颖性推定规则中包括的为推定的具体规范，小前提是存在基础事实，结论是存在推定事实。认定是否存在基础事实必须基于对比文件的公开内容，后者包括其文字记载的内容以及能够从其记载内容直接、毫无疑义地确定的内容。因此，对比文件是第一个三段论演绎推理，同时也是新颖性推定规则的逻辑起点。

在第二个三段论演绎推理中，大前提是新颖性推定规则中包括的《专利法》第二十二条第二款规定，小前提是存在推定事实，结论是权利要求没有新颖性。

经过两次三段论演绎推理，最终结论，即权利要求没有新颖性，在逻辑上的真假取决于基础事实的真假。也就是说，从逻辑上看，基础事实为真，则推定事实为真，最终结论也为真；基础事实为假，则推定事实为假，最终结论也为假。然而，在逻辑上为真的推定事实可能在事实上为假，该事实上为假的推定事实进而导致最终结论亦为假。因此，从事实上看，此时存在如下两种情况：基础事实为真，推定事实也为真，最终结论亦为真；基础事实为真，但推定事实为假，最终结论也为假。

最后，新颖性推定规则通过“除非申请人能够……证明……”这一表述赋予了申请人反驳权。申请人既可反驳基础事实，也可反驳推定事实。

三、“推定没有新颖性”及其类似表述

实务中，经常会有专利代理人使用“推定没有新颖性”“推定该权利要求没有新颖性”等类似表述。专利复审委员会在审查决定也会使用上述这些表述，例如在第10371号复审请求审查决定的决定要点中（对于用制备方法进行限定的化学产品权利要求，如果申请文件中没有提供可与现有技术进行比较的参数证明该产品与现有技术产品不同，而仅仅是制备方法不同，也没有表明由于方法上的区别为产品带来了结构和/或组成上的改变，则推定该制备方法限定的产品权利要求不具备专利法第22条第2款所述的新颖性。）。实际上，针对化学领域发明专利申请的特殊情况，《专利审查指南》本身就将新颖性推定规则细化为“……，推定用该参数表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性”和“……，推定该方法表征的產品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性”。笔者认为“推定没有新颖性”及其类似表述不是十分严谨，不应出现在作为部门规章的《专利审查指南》中。首先，推定是一种认定事实的方法，“没有新颖性”是适用《专利法》第二十二条第二款的结果之一，不能以认定事实的推定代替法律适用，进而直接获得没有新颖性的结论。其次，如上所述，“推定”和“没有新颖性”分属于新颖性推定规则中第一个三段论演绎推理和第二个三段论演绎推理中的结论。二者存在逻辑上的联系，前者是后者的基础，但二者之间并没有直接的支配或影响与被支配或被影响的关系。无论是将推定认为是认定事实的方法，还是将其认为是适用推定这一动作，所述推定与没有新颖性的最终结论之间均间隔有适用《专利法》第二十二条第二款这一必经步骤。

良法是善治之前提，良法首先应当是形式上制定良好的法。具体就新颖性推定规则而言，其首先应具有明确性，即其语言、文字必须语义清楚、含义明确。

如上所述，制备方法产品权利要求的新颖性推定规则在逻辑上不能很好地自洽。因此，笔者首先建议将制备方法产品权利要求的新颖性推定规则进行如下修改，以使其在形式上符合新颖性推定规则的形式逻辑结构，即两个三段论演绎推理与赋予申请人反驳权的结合：

如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管制备方法不同，但本领域技术人员无法在结构和/或组成上将权利要求所限定的产品与对比文件产品区分开来，则推定所述两种产品相同，该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。

如上所述，因为使用“推定没有新颖性”之类表述，针对化学领域的新颖性推定规则的细化规定非常不严谨。正是这种不严谨导致了所述这些细化规定完全不具备新颖性推定规则的形式逻辑结构。为此，笔者还建议将上述两个细化规定分别修改如下，以使它们在形式上体现出两个三段论演绎推理与赋予申请人反驳权的结合。

对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求，如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别，则推定所述两种产品相同，该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够证明二者在结构和/或组成上不同。

如果申请没有公开可与对比文件公开的产品进行比较的参数以证明该产品的不同之处，而仅仅是制备方法不同，也没有表明由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变，则推定所述两种产品相同，该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够证明二者在结构、组成、参数、功能和/或性质上不同。

四、结论

综上所述，制备方法产品权利要求的新颖性推定规则属于法律推定，可将其与性能参数产品权利要求的新颖性推定规则一起合称为新颖性推定规则。新颖性推定规则实际上是获得推定事实的三段论演绎推理、获得没有新颖性结论的三段论演绎推理以及赋予申请人反驳权三者的结合。“推定没有新颖性”及其类似表述不够严谨，需要对新颖性推定规则及其在化学领域中的细化规定的表述形式进行完善。