美国专利权穷竭原则研究

宋建宝

美国专利权穷竭原则研究

宋建宝

已经实施专利的产品，经首次授权许可销售以后，就穷竭了专利持有人的权利，禁止专利权人对产品销售以后的用途进行限制。专利权穷竭原则在美国先后经历了肯定、否定到再肯定的过程，目前不仅适用于实施专利的产品，也适用于实施专利的方法，并且既包括完全实施专利的产品或方法，也包括部分实施专利的产品或方法。但是专利权穷竭原则如何适用于当下快速发展的生物技术，这将有待于未来的司法实践进行分析和总结。

专利权穷竭原则 专利产品 专利方法 实质特征 生物技术

引 言

专利法的根本目的是为了促进科学和实用技术的进步。a参见《美国宪法》第1条第（八）款，即国会有权通过授予作者和发明人在特定期限内就其作品和发明享有排他权，以促进科学与实用技术的发展。为了实现这一根本目的，立法上采用的技术手段就是授予专利权人一定程度的垄断权，确保专利权人就其发明获得回报。因此，如果专利权人就其发明已经获得回报，那么在法律制度设计上就应当着重考虑专利法的根本目的，真正地促进科学和实用技术的进步。专利权穷竭原则的法理基础恰恰就在于此。

美国联邦最高法院在19世纪的Bloomer案中就将专利权穷竭原则适用于专利产品。该案中，在专利的初始期限内，专利被许可人获得了销售和使用刨床的许可，在专利初始期限届满并获得延展之后，专利被许可人试图在专利的延展期限内继续销售和使用刨床。美国联邦最高法院认为，对于那些已经购买专利产品并且“为了正常的生活追求”而使用专利产品的购买人来说，专利期限的延展并不影响他们已经获得的权利。bBloomer v. McQuewan，14 How. 539，at 549 (1853).在原告提起的另一个案件中，美国联邦最高法院明确指出，“受专利权保护的机器转让给购买人以后，该机器就不再处于专利权的垄断效力范围之内了”。cBloomer v. Millinger，1 Wall. 340，at 351 (1864).后来，美国联邦最高法院在Adam案dAdams v. Burke, 17 Wall. 453 (1873).中也指出，“如果有人购买了专利权人或者其受让人出售的受专利保护的机器，那么购买行为就包含了使用该机器的权利，并且只要该机器还能够使用，这种权利就将一直存在”eId, at 455.。

美国联邦最高法院在在A. B. Dick Co.案fHenry v. A. B. Dick Co., 224 U. S. 1(1912).中却否决了上述观点。在该案中，专利权人A. B. Dick公司销售油印机（受专利保护），并要求油印机购买人只能使用该公司生产的油墨、纸张以及其他产品。此前普遍认为，专利权人只有在对物品享有权利的情况下，才能使物品处在专利权的控制范围之内。美国联邦最高法院却指出，“购买人应当知悉，他对购买的机器只是享有使用权。对于不附限制条件的销售来说，购买人对机器享有的权利是不受限制的，当然也不会限制机器的使用。”gId., at 26.由此可以看出，美国联邦最高法院允许专利权人对售出的专利产品做出一些售后限制。但是在1913年的Bauer案中，美国联邦最高法院拒绝适用A. B. Dick案来支持专利许可协议中的固定价格条款。hBauer & Cie v. O’Donnell, 229 U. S. 1, at 14–17(1913).此后不久，美国联邦最高法院在Motion案iMotion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502, 518 (1917).中甚至明确推翻了A. B. Dick案的判决，重申了以前普遍认可的专利权穷竭原则。

目前，美国联邦最高法院认为，专利权的范围应当符合专利法的规定，并应当仅限于权利要求所描述的发明，即“销售行为穷竭了销售权，售出的产品已经不再处于专利权的垄断效力范围之内，专利产品出售人借助产品销售所做的各项限制条件都不具有约束力。”jId., at 516.

一、专利权穷竭原则的适用：从专利产品到专利方法

最初，涉及专利权穷竭原则的案件都是有关专利产品的。后来，对于专利权穷竭原则是否适用于专利方法也成为一些案件争议的焦点。实际上，美国联邦最高法院的一些判决对于涉及专利方法的交易和涉及专利产品的交易并没有进行区分。相反地，美国联邦最高法院却在一些案件中反复强调，已经物化了方法的产品经专利权人授权许可销售以后，基于该方法发明的专利权也相应地归于穷竭。

在Ethyl Gasoline案kEthyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S.436 (1940).中，专利权人仅出售受专利保护的液体添加剂，但是试图对含有液体添加剂燃料的销售也进行控制。美国联邦最高法院认为，专利权人将液体添加剂出售给发动机燃料加工商以后，这样的销售行为不仅穷竭了专利权人对含有该液体添加剂燃料的排他性的销售权，也穷竭了有关该燃料在发动机中使用方法的专利权。lId., at 457.类似地，美国联邦最高法院在Univis案中也认为，毛坯镜片的销售已经穷竭了有关方法的专利权。mId., at 248-251.最近，关于专利权穷竭原则是否适用于专利方法问题，在QUANTA案nQUANTA v. LGE，553 U. S. ____ (2008).中再次被专利权人提出。在该案中，专利权人LGE公司认为专利权穷竭原则不适用于专利方法。美国联邦最高法院认为，当一件专利产品被合法地制造和销售以后，专利权人为了自身利益而设置的有关产品使用的各种限制将不复存在，因此拒绝了LGE公司提出的关于专利方法不会穷竭的主张。

虽然方法的确不能像物品或者设备那样出售，但是方法仍然可以物化在产品中，产品的销售可以穷竭有关方法的专利权。实际上，如果专利权穷竭原则不适用于专利方法，那么该原则的法律效力将受到严重削弱和破坏。专利申请人只要将其专利权利要求描述成一种方法而不是描述成一种产品，就可以避免将来适用专利权穷竭原则，并且可以使专利权的法律效力深度介入到商业流程的其他环节。专利产品和专利方法之间的关系也非常密切，甚至在一些情况下难以区分产品的功能和产品的使用方法。通过将专利权利要求写成一种方法而不写成一种产品，或者将有关操作设备执行相应功能的使用方法写入方法专利中，专利申请人就可以容易地使任何专利产品不再适用专利权穷竭原则。

二、专利权穷竭原则的适用：从完全实施到部分实施

从上述案例中，我们可以看出，无论是产品，还是方法，只要完整地实施了专利权利要求的全部内容，那么相关专利产品经专利权人授权许可销售以后，相关的专利权就归于穷竭。随之而来的问题是，部分实施专利的产品经专利权人授权许可销售以后，是否也会穷竭相关的专利权？

美国联邦最高法院在Univis案中详细地讨论专利权穷竭原则是否适用于部分实施专利的产品。在该案中，Univis公司允许被许可人根据相关专利制造毛坯镜片，但是被许可人应当按照事先商定的价格将这些毛坯镜片出售给Univis公司指定的其他被许可人。经Univis公司的授权，毛坯镜片的批发商将毛坯镜片打磨成成品镜片（受专利保护）后再出售给Univis公司指定的成品镜片零售商。成品镜片零售商根据顾客的具体情况将成品镜片再打磨成可直接佩戴的眼镜镜片（受专利保护），并以事先商定的价格出售给顾客。

美国联邦最高法院在该案中需要判断：制造商出售毛坯镜片以后，Univis公司是否还享有专利法所赋予的垄断权，Univis公司的定价行为是否藉此可以获得《谢尔曼法》的豁免。美国联邦最高法院认为，由于毛坯镜片的批发商和成品镜片的零售商共同将毛坯镜片打磨成可直接佩戴的眼镜镜片，因此Univis公司有关成品镜片的权利要求一部分由毛坯镜片的批发商实施，一部分则由成品镜片的零售商实施，但是毛坯镜片的销售行为穷竭了成品镜片上的专利权。oUnivis, 316 U. S. 241, at 248–249.美国联邦最高法院为此解释道，毛坯镜片已经具备了权利要求所保护装置的实质特征（essential features），并且这些毛坯镜片在打磨抛光成为专利所保护的成品镜片以前不具有实用性。pId., at 249.美国联邦最高法院还进一步指出，“如果专利权人出售的非成品已经具备专利权利要求的实质特征，并且购买人必定要按照专利将该非成品进一步加工成最终成品，那么只要专利所保护的发明已经或者可以物化在非成品中，专利权人就已经出售了其发明。”qId., at 250–251.

由此可以看出，美国联邦最高法院从产品的用途和专利的实施程度两个方面确立了部分实施专利的产品适用专利权穷竭原则的标准。在产品用途方面，已经部分实施专利的产品的唯一合理的、可预期的用途就是继续实施专利rId., at 249.；在专利的实施程度方面，已经部分实施专利的产品已经具备了专利所保护发明的实质性特征。sId., at 250–251.

在上文提及的QUANTA案中，美国联邦最高法院继续适用了Univis案所确立的产品用途标准和专利实施程度标准。在产品用途方面，美国联邦最高法院认为，涉案的微处理器或者芯片组的唯一的、显而易见的目的就是将相关产品集成到能够实施LGE公司专利的计算机系统中。在专利的实施程度方面，美国联邦最高法院认为，每项专利的创造性部分在涉案产品中都已经得到实施，涉案产品构成了专利所保护发明的实质部分，几乎已经完全地实施了专利。并且，即使还需要采取一些常规工序或者加装标准部件，那么非成品也已经实质性地实施了专利。tId, at___(slip op., at 15).

美国专利法把提供“无实质非侵权用途”部件的行为界定为帮助侵权。u参见35 U. S. C. §271.部分实施专利的产品也适用专利权穷竭原则以后，将把专利权穷竭原则扩大到“非成品”的首次销售行为。因此，部分实施专利的产品也可以适用专利权穷竭原则。另外，需要特别指出，对于专利的实施程度来说，具有决定性的是尚未实施内容的性质，而不是在尚未实施的步骤中添加材料还是去除材料。在上述两个案件中，尚未实施的专利权利要求的内容都是常规的、非创造性的，例如将成品镜片按照常规方法打磨成符合顾客要求的镜片，或者将微处理器或芯片组按照通常的方法与总线和存储器连接起来。

三、专利权穷竭原则的适用：从单一专利到相关专利

一般来说，实施了某项专利的产品经专利权人授权首次销售以后，一般只会穷竭该项专利权，而不会穷竭其他专利权。但是，如果专利权人授权首次销售的产品所实施的专利与另一项专利有一定的关系，那么该产品的首次销售销售行为也会穷竭另一项专利。根据目前的司法实践，这种关系包括“产品与产品的使用方法”和“产品与产品上应用的方法”。

例如在Ethyl Gasoline案vEthyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S.436, at 446(1940).中，专利权人同时拥有名为“一种用于提高汽油效率的液体添加剂”的专利和名为“一种使用含有所述受专利保护的液体添加剂的方法”的专利。美国联邦最高法院认为，专利权人将液体添加剂出售给发动机燃料加工厂以后，这样的销售行为不仅穷竭了专利权人对含有液体添加剂燃料的排他性的销售权，同时也穷竭了有关该燃料在发动机中使用方法的专利权。wId., at 457.这就是说，实施某项专利的产品经专利权人授权许可首次销售以后，有关该产品使用方法的专利权也归于穷竭。

再如在QUANTA案中，涉案的微处理器和芯片组虽然实施了LGE公司专利许可包中的多项专利，但并没有实施LGE的美国5077733号专利。美国联邦最高法院认为，由于涉案的微处理器和芯片组已经基本上体现了5077733号专利，因此也穷竭了该项专利。这就是说，实施某项专利的产品经专利权人授权许可首次销售以后，需要在该产品中才能应用的另一项方法专利也归于穷竭。

四、生物技术对专利权穷竭原则的挑战:BOWMAN案xBOWMAN v. MONSANTO CO.，569 U. S.____(2013).

如前所述，美国联邦最高法院在Motion案中认为，销售行为穷竭了销售权，售出的产品已经不再处于专利权的垄断效力范围之内，产品出售人通过产品销售而做出的各项限制条件都不具有约束力。但是，美国联邦最高法院在BOWMAN案中对上述有关售后限制条件的论断做了一定程度的修正。

孟山都公司生产和销售含有一种变异基因的豆种，称作“朗达普立得”种子（Roundup Ready Seed）。种植这种大豆的农民在使用含草甘膦的除草剂时，就可以除去各种杂草，却不会伤及大豆植株。购买“朗达普立得”豆种的农民都必须签订一份专门许可协议。该项许可协议要求购买“朗达普立得”豆种的农民只能播种一次，不得将收获的大豆再次用作豆种。弗农•鲍曼（Vernon Bowman）是美国印第安纳州的一位农民，他每年都从孟山都公司的一家下属公司购买“朗达普立得”豆种，并按照上述许可协议将购买的豆种全部用于播种，将收获的大豆全部出售给一家谷物仓储公司。后来，他到一家谷物仓储公司购买了一些用于消费用途的“商品大豆”，并将购买的大豆播种在自家地里。当鲍曼在地里喷洒含草甘膦的除草剂时，绝大部分的大豆植株都存活下来，并最终结出了具有“朗达普立得”豆种特性的大豆。鲍曼将收获的大豆留作豆种。

孟山都公司发现鲍曼的上述做法后，以侵犯“朗达普立得”豆种专利为由起诉了鲍曼。鲍曼则以专利权穷竭原则提出抗辩，并辩称：孟山都公司不得控制大豆的使用，因为这些大豆都是经过授权许可而销售的。因此，本案的关键问题就是，专利权穷竭原则是否适用于孟山都公司对“朗达普立得”豆种所做的售后限制，专利权穷竭原则是否能对鲍曼的种植行为提供保护。

美国联邦巡回上诉法院认为，专利权穷竭原则不能给鲍曼提供保护，因为他“制造出了新的侵权产品”y657 F. 3d，at 1348.。联邦巡回上诉法院还进一步解释道，“专利产品经授权许可销售以后，对于专利产品的使用权并不包括以专利产品为模板再制造出实质上属于新产品的权利，专利产品的制造权仍然属于专利权人所有。”zIbid.美国联邦最高法院认为，鲍曼复制了孟山都公司受专利保护的发明，不属于对专利产品的一种受法律保护的使用，并且着重指出，专利权穷竭原则只适用于已经出售的特定专利产品，不适用于对专利产品的复制行为。

值得特别指出，美国联邦最高法院还从发明投入与发明回报的角度对鲍曼行为是否适用专利权穷竭原则进行了分析和论证。鲍曼从谷物仓储公司购买大豆当做豆种播种以后，他每年在收获大豆时就可以从中留出一些当做下一季的豆种，这样不仅可以减少购买“朗达普立得”豆种，甚至可以不再需要购买“朗达普立得”豆种。对于孟山都公司来说，虽然仍持有专利，却不能再从鲍曼每年生产和销售的“朗达普立得”大豆中获得任何收益。因此，如果鲍曼的行为属于对专利产品的一种受法律保护的使用，那么实施专利的第一件产品在首次销售之后，专利的价值将一落千丈。这样一来，专利法所规定的20年保护期限将会因一次交易而提前终结，导致创新激励比法律预期要减少很多，并且还造成发明投入与发明回报之间的严重不对称。但是如果将专利权穷竭原则仅仅限于已经出售的特定产品，就可以避免诸如此类的发明投入与发明回报之间的不对称。

结 语

专利权穷竭原则在美国先后经历了肯定、否定到再肯定的过程；对于适用的对象，既包括实施专利的产品，也包括实施专利的方法，并且从完全实施专利的产品或方法逐渐扩大到部分实施专利的产品或方法，甚至还从一项专利扩大到具有一定关系的多项专利，其基本的原则就是已经实质上实施了专利的产品，经专利权人授权许可销售以后，就穷竭了专利权人的权利，禁止专利权人利用专利法对产品销售以后的用途进行限制。但是专利权穷竭原则在美国仅仅穷竭专利权人在已售的特定产品上的权利，并不穷竭专利权人禁止产品购买人制造新的专利产品的权利。

当前，在生物技术领域，有关自我复制技术的专利正变得越来越普遍、复杂和多样。在一些情况下，产品的自我复制也许不在产品购买人的控制范围之内，或者产品的自我复制只是使用产品过程中的一个必要的、伴随的步骤而已。机器-化工时代确立和遵从的专利权穷竭原则如何适用于当下快速发展的生物技术领域呢？为此，美国联邦最高法院在BOWMAN案特别谨慎地指出，该案的判决结论仅仅涉及案件中需要解决的问题，而不涉及有关自我复制的全部产品。@7569 U. S. at___(slip op., at 10).专利权穷竭原则是否适用于那些情形，或者专利权穷竭原则如何适用于那些情形，都将有待于未来的司法实践进行分析和总结。

The doctrine of patent exhaustion provides that the initial authorized sale of a patented item will terminate all patent rights to that item, and prevent the patent holder from invoking patent law to control postsale use of that item. The doctrine of patent exhaustion in U.S which was af fi rmed, then denied, and now is reaf fi rmed and applied to patented products and patented methods, which completely or essentially embody patents. But whether or how the doctrine is applied to biotechnology should be analyzed and summarized case by case in the future.

the doctrine of patent exhaustion; patented product; patented method; essential features; biotechnology

宋建宝，最高人民法院中国应用法学研究所研究人员，法学博士、法学博士后