我国标准必要专利默示许可制度探析——以《专利法修订草案（送审稿）》为视角

樊延霞 温丽萍

我国标准必要专利默示许可制度探析
——以《专利法修订草案（送审稿）》为视角

樊延霞 温丽萍

在我国专利国家标准化的进程中，行政管理监督进行了介入，这使专利权的许可不再是简单的私权纠纷；同时我国国家标准已经大量采用国际标准，《专利法修订草案（送审稿）》第85条的“单边考量”模式，更是基于国家技术标准战略的考虑；国家标准必要专利权人的强制披露义务以及默示许可（法定许可）有着实践基础和司法借鉴，将其加入专利法也具有现实条件，能够形成对专利国家标准化行之有效的解决办法。

标准必要专利 默示许可 国家标准 可行性

樊延霞，国家知识产权局专利复审委员会材料工程申诉二处副处长

温丽萍，国家知识产权局专利复审委员会材料工程申诉二处正处长

In the progress of national patent standardization, the intervention by administrative supervision makes the grant of patent right no longer a simple issue of private right. Currently the Chinese national standards incorporate a lot of international standards and the “unilateral consideration” in article 85 in the “Revised Draft Patent Law for Review” is also proposed for the concern of national standard strategy. To include the mandatory disclosure obligations and implied license of essential patent holder in the national standards have practical basis, juridical references and realistic conditions, which would be a feasible solution to the national patent standardization.

standard essential patent; implied license; national standards; feasibility

近些年，标准必要专利涉及的信息披露、侵权、许可、禁令、权利滥用等问题都是行政、司法实践中的难题。为处理好标准与专利的关系，让标准必要专利得到合理保护和许可，2014年1月1日，由国家知识产权局、国家标准化管理委员会联合制定的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（以下简称《管理规定》），首次对国家标准涉及专利的相关问题进行了规范，在专利信息披露方面，规定了参与标准制定的组织或个人未按要求披露其拥有的专利，违反诚实信用原则，应当承担相应的法律责任。2015年12月2日，国务院法制办公室公布的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》（以下简称《送审稿》）第85条中将上述《管理规定》中“应当承担相应的法律责任”具体化为“视为其许可该标准的实施者使用其专利技术”，由此专利权人不能提起专利侵权之诉，也就不存在“禁令救济”的请求权，双方可请求行政部门裁决。在各国没有相关立法的环境下，上述《送审稿》实质上是对国家标准必要专利默示许可（也有称之为“法定许可”）制度的构建，把司法实践中一直争论和探讨的是否适用以及如何适用标准必要专利默示许可制度问题，上升到成文法层面，这无疑是我国专利制度的重大突破。

每个新制度的制定一定会有不同的声音，北京知识产权法院在相关课题研究中提出：“以‘默示许可’作为理论基础的《送审稿》第85条还有不少问题，与实际情况存在着一定差距，很可能导致标准必要专利权人与标准实施者之间利益失衡，同时也未涉及禁令救济、FRAND许可等具体且重要的内容。而且，第85条和相关立法说明否定标准必要专利权人诉权，并将本质上属于私权纠纷的许可使用费纠纷交由专利行政部门裁决，也与当前世界主流的司法解决途径背道而驰，不利于从根本上解决纠纷。不仅如此，标准必要专利的特殊性往往使得相关问题并不局限于专利法领域，全球范围内的诉讼情况也表明，还会经常涉及到合同法、竞争法的问题，若仅在专利法中进行规定难免挂一漏万，至少不足以呈现标准必要专利问题之全貌。”①北京知识产权法院：《第四次专利法修改中的标准必要专利问题》，载《中国知识产权》，2017年3月。

还有观点认为，将不披露的法律留给反垄断法律法规或者指南进行规定，行政机构在判断许可费上并不擅长，在专利法条中对标准必要专利问题进行规定虽有必要性但时机尚不成熟。②秦天雄：《标准必要专利规制问题的法理思考及建议——兼评《〈专利法修订草案（送审稿）〉第85条》，载《北京化工大学学报（社会科学版）》2016 年第3期。

那么，国家标准必要专利默示许可（法定许可）的正当性究竟如何，本文从专利国家标准化的特点、不披露罚则的实践基础、我国已有立法和司法实践的借鉴和标准必要专利不披露罚则入专利法的现实条件等多方面阐明该制度背后的法理和国情。

一、专利国家标准化的公权介入

标准是构成国家核心竞争力的基本要素，我国国家标准是由国家标准化主管机构批准，其中强制性国家标准是由国家法律法规规定强制执行的，而推荐性国家标准一般具有一定的推荐意义。重要的是，我国标准化制定体制与多数欧美国家不同，国外的标准化组织多是非官方、非营利的，多由协会组织构成，比如ANSI（American National Standards Institute，美国国家标准学会）。

根据我国标准化体系的行政特点，专利国家标准化介入了行政管理监督关系，即介入了公权，这也确立了国家标准在保障产品质量、提高市场信任度、促进商品流通、维护公平竞争等方面的作用都至关重要，很大程度上决定了纳入国家标准的专利的“价值增益”远远超出其他标准中的专利，这也让专利权的许可不再是简单的私权纠纷。尤其是强制性国家标准，当专利纳入其中，专利权人就通过国家的强制工具与标准实施者形成的一种契约，即使是推荐性国家标准，此时附有披露义务的组织或专利权人如果没有告知标准中有不属于公益性的内容，在标准制定过程中隐瞒其专利，当其专利和技术标准结合之后，再主张其权利，目的是日后能够通过不正当主张专利权来谋取非法利益，会导致标准不能顺利地推行，损害了公众对标准正当的行使权利，明显与标准和专利的捆绑契约中最终实现优化公共秩序的目的不符。③樊延霞：《试论技术标准中专利信息不披露行为的规制》，载《专利法研究》（2013）。当然，在这份契约上，专利权人也让渡了一部分“排他权”。因为专利权作为一种民事权利，专利权人的合法权益应当受到相关法律保护，对自己的专利享有处置权和收益权，由此标准化组织、专利行政管理部门或是司法机构等无权强制专利权人低价或无偿许可他人实施其专利，否则就构成对专利权的侵害。

作为公共产品的国家技术标准以维持市场秩序、产品普遍适用和促进增长为主要目标，其强烈的“公益性”参杂了“私利性”，是为了获得先进的技术成果对其公共利益的一个让渡。重要的是，国家技术标准的公权介入加强了标准实施者以及公众对其的信赖，甚至标准实施者必须依照执行才能进入市场，也就是说公权介入、标准实施者所付出的这些劳动以及公众对符合国家标准产品的信赖是专利技术价值显著增长的主要缘由。从这个角度来说，对参与国家标准制定的权利人赋予更严苛的披露罚则，取消“禁令救济”④禁令是英美法系中源于衡平法的概念，大陆法系国家以及我国使用停止侵权的概念，并在侵权成立时以判决停止侵权为原则。根据《送审稿》第85条的规定，在标准必要专利权人“不披露”的情形下，其无权提起专利侵权之诉，自然也不存在禁令救济的问题。是有理有据的。基于标准实施者在标准增值过程中的“劳动”主观上并无侵权的故意，标准实施者理应根据“合理、公开、无歧视”的FRAND许可原则获得标准中专利的使用权。虽然《送审稿》第85条没有提及FRAND许可原则，但国务院专利行政部门对许可费用进行裁决时自然不会忽略这条各国普遍认可的原则。

上述《管理规定》中规定“强制性国家标准一般不涉及专利”也是不想公权过多地影响本应是“私权纠纷”的专利许可制度。但一旦公权介入，认为第85条规定的默示许可属于私权纠纷的许可，其实是忽视了我国标准化制定体制与多数欧美国家的不同，以及公权介入对专利国家标准化后专利权利性质的转变的影响。

二、技术标准的战略实施

在国际层面上，《技术性贸易壁垒协议》（以下简称TBT协议）是世界贸易组织管辖的一项多边贸易协议，其要求各成员应确保中央政府机构使用国际标准。⑤靳峰：《技术标准国际化下专利战略研究》，山东大学2008年硕士学位论文，第4–5页。截至2011年6月底，我国国家标准总数已达27, 256项，我国国家标准采用国际标准的比率达到68%，比入世前提高了25个百分点。⑥我国采用国际标准比率达68%，http://www.ce.cn/macro/more/201111/16/t20111116_22843849.shtml，最后访问日期：2017年7月29日。由此可知我国国家标准已经大量采用国际标准，尤其是新兴的、技术含量高的、互联互通标准化需求强的产业领域往往非常突出。此时这种“单边考量”的模式，虽在表面上不利于标准必要专利权人，对标准实施者即许可需求方的要求低，但由于专利权国家标准化背后的相关国家之间、集团之间、企业之间的利益博弈和利益协调，国家必须考虑技术标准战略的实施。2008年6月5日，国务院颁布的《国家知识产权战略》已将专利纳入标准作为国家知识产权战略的专项任务范畴，⑦王贞华、樊延霞：《技术标准中专利信息不披露行为的审查对象》，载《知识产权》2014年第8期。不能不说《送审稿》第85条是为该战略实施所做的一项努力。何况我国企业的专利被纳入国家标准，只要履行了披露的义务，基于FRAND许可原则，专利大幅度增值是显而易见的，这种高收益鼓励了发明创造性，所以“国际标准的权利人由于未参与中国标准制定而可以不受约束，最终相当于只缴了中国企业的枪”⑧宋柳平：《专利法修改草案82条——不要缴了中国企业的枪》，http://bbs.cnipr.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11179, 最后访问日期：2017年7月29日。的观点也有失偏颇。

三、不披露的“默示许可”（法定许可）

标准组织要将专利纳入标准就必须考虑专利信息的披露和专利许可声明这两个必不可少的政策，其中专利信息的披露是保证专利权以公平、合理、无歧视原则进行许可的重要法律保障，有利于标准组织制定出一个在经济上和技术上都合理的标准。

（一）不披露罚则的实践基础

国际标准组织如ISO/IEC/ITU、区域标准组织如CEN、CENELEC、ETSI及多数国家标准组织ANSI、BSI、DIN等对技术标准中的专利的纳入政策基本一致，都将专利信息披露制度作为保证技术标准信息透明化的重要手段，其中标准化组织并不介入专利评估和许可谈判，要求专利持有人向标准化组织做出书面的合理无歧视的许可声明。这里的建立专利信息披露制度多数是自愿性“事前披露”政策，涉及“应尽量”“应尽早”或“鼓励（encourage）”字样，并没有在标准化组织内规定违反披露义务的后果，而是交由法院裁决。

与《送审稿》第85条“默示许可”（法定许可）相类似的是一种强制性事前披露政策。VITA（VMEbus International Trade Association）是为ANSI（美国国家标准学会）所认可的非赢利性标准组织。VITA为了减少专利对标准制定的影响，于2006年提出了强制性事前披露政策，明确把对包括专利和专利申请在内的必要专利信息的披露作为了工作组成员（包括赞助商、参与者和观察方）的一种强制性义务而非自愿行为，规定如果没有充分、及时地披露已知的必要专利权利要求，则必须免费许可VITA标准的使用者使用该专利。VITA法律顾问强调：“摊牌对大家都有好处，这样使得专利制定的参与者能够有更多的选择”。美国司法部对此也认为：“VITA的知识产权政策有利于推动市场竞争，防止不合理的专利权利请求延缓的标准的采用和实施”，“没有任何违反反垄断法的意图”。针对摩托罗拉公司认为“VITA关于知识产权披露的新政策不符合ANSI对于标准化组织认可的原则”而向美国国家标准协会（ANSI）提起的起诉，ANSI最终决定认可VITA仍然是经过认可的标准化组织。⑨赵启杉：《技术标准中的事先披露原则——VITA新专利政策介评》，载《电子知识产权》2007年第6期。

除VITA采用强制性事前披露政策外，目前已知的采用同类政策的还有互联网工程任务组（IETF）和开放组织（Open Group）。

事实上，我国的上述《管理规定》将违反披露义务统一交给外部法制环境进行约束与支撑，没有发挥我国标准化行政特点的优势。⑩同注释⑦。而《送审稿》第85条将《管理规定》中“应当承担相应的法律责任”具体化为“视为其许可该标准的实施者使用其专利技术”，实质上与上述VITA的强制性披露原则如出一辙，我国的《管理规定》虽未在标准组织内解决不披露的罚则，但国务院专利行政部门与专利标准化工作有着密切关系，不披露的“默示许可”实则是对专利标准化工作的延伸，可视为标准化的行政体系内建立的罚则——法定许可，对此不服的可寻求司法救济；后者是在标准化组织内建立罚则，内部如何进行许可以及许可费的仲裁，对此不服的可寻求司法救济。不同的是，后者在不披露的处置上更为严厉——免费许可。由此，《送审稿》第85条虽无立法上的先例，但在国际上是有实践理论基础作为支撑的，由此也能保证国家标准实施后，遭遇无法接受的许可费用以及不合理的许可条款的风险被大大降低，在增加标准实施者对标准的信心的同时，使专利国家标准化在公益性、兼容性、秩序性等方面的价值追求层面上更胜于专利技术自身所带来的技术效果。

（二）我国已有立法、司法探索的借鉴

《管理规定》历经13年的论证，虽对法律后果的规定不够具体，但其中第5条至第8条首次就标准必要专利的信息披露机制进行了规定，初步解决了此前我国标准必要专利信息披露不规范和缺乏法律依据的问题。⑪北京知识产权法院：《第四次专利法修改中的标准必要专利问题》，源于知产力微信公众号，2017年3月。

2016年3月发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》在第24条⑫第24条 推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。 经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。对“明示”必要专利的信息中的禁令救济问题，专利权人是否违反了公平、合理、无歧视的许可义务，以及被诉侵权人是否有明显过错等进行了规定，并未涉及对不披露行为的规制。有观点认为，该条款隐含有不披露标准必要专利的信息，法院很可能支持默示许可。

2015年8月1日施行的 《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》在第2款第（一）项⑬该条款全文如下：“经营者不得在行使知识产权的过程中，利用标准（含国家技术规范的强制性要求，下同）的制定和实施从事排除、限制竞争的行为。 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在标准的制定和实施过程中实施下列排除、限制竞争行为：（一）在参与标准制定的过程中，故意不向标准制定组织披露其权利信息，或者明确放弃其权利，但是在某项标准涉及该专利后却对该标准的实施者主张其专利权。……、2015年12月31日国家发改委价监局发布《关于滥用知识产权的反垄断指南》（征求意见稿）与2016年1月6日国家工商行政管理总局竞争执法局公开的《关于滥用知识产权的反垄断执法指南（第七稿）》均把披露主体限定为 “在参与标准制定的过程中”；披露义务的对象为所有涉及标准必要专利的标准，而非仅为强制性标准或是国家标准。

由此，《送审稿》第85条对不披露行为设定“默示许可”的罚则是借鉴了上述立法、司法实践的，保证了法的体系的协调一致，同时对于标准必要专利而言，结合国家标准具有的特点，应当特殊问题特殊对待，对各方利益进行平衡是首要问题，同时也要保持一定的法律效力等级。

四、标准必要专利不披露罚则入专利法的现实条件

“在法的创制过程中，认识各种社会利益是法的创制活动的起点，对各种利益作出取舍和协调，是法创制的关键”。⑭雷振东：《技术标准中的专利问题及其反垄断规制》，中国政法大学2009年硕士学位论文，第11页。而“禁止权利滥用原则”的要旨是“要求民事活动的当事人在行使权利及履行义务的过程中，实现个人利益与公共利益的平衡”。⑮张平主编：《冲突与共赢：技术标准中的私权保护——信息产业技术标准的知识产权政策分析》，北京大学出版社2011年5月版，第169页。

专利法正是以利益平衡为基础的法，其立法宗旨中的“保护专利权人的合法权益”和“促进科学技术进步和经济社会发展”的结合也体现了利益平衡原则的理念和精神，由此也成为专利法追求的重要目标。比如，公开换垄断的“公开制度”；一定时期内维护个人的利益，牺牲短期内公共利益的“时间的限制”、维护国家和公共利益的“强制许可”等，实质上是对个人利益和公共利益的平衡。随着经济的发展和科技的进步，当专利被纳入标准中时，上述的专利与标准之间的矛盾冲突破坏了各方利益的平衡，平衡的利益格局又一次逐步失衡，此时就需要在新的条件下重新确定专利权人的权利和义务，调整其与公共利益新的平衡。

目前，无论是标准必要专利的界定，还是披露原则和许可费用规则都是复杂的问题，究其主要原因是涉及的利益影响范围大。国家标准作为裁量基准，在具体行政行为中起着相当重要的作用，其对社会经济秩序的影响以及给予实施者产生的合理信赖的程度是最强的，尤其国家标准还会为了国家利益设置技术壁垒而制定强制性标准。因此，强化国家标准的制定和修订组织对专利信息披露的注意义务是必须考虑的，以此重新确定专利权人的权利和义务，调整专利权人与国家标准中所涉及的更重要的公共利益的平衡。从法律层面上来说，《送审稿》第85条规定的标准必要专利权人的强制披露义务以及法定许可，形成了对专利国家标准化行之有效的解决办法，其也体现了专利法的立法宗旨。

（一）标准必要专利的界定

标准必要专利通常是指技术上的必要，是技术标准中必不可少的一项技术，甚至可以说，即使不知道相关专利信息，在标准制定过程中也存在选择该专利纳入标准的可能。

在实践中，标准化组织在进行“必要专利”选定时，因为每个领域到每个技术方向再到每个技术热点均有众多专利，技术方案的提交者在技术筛选方面客观上存在不可避免的失误，当然也可能存在倾向性的选择，由此导致竞争性专利或可替代专利进入技术标准中。一旦这种失误存在，再加上没有被披露，那么在技术标准实施后，形成专利阻碍效应，其他可替代技术囿于成本问题而不能再进入标准中与之形成竞争。⑯同注释⑦。此时标准实施者如果要避开专利权人提出的高额许可费，基于标准的网络效应和锁住效应，即使有可选择的其他技术进行替代，也必然要付出高昂的转移成本。⑰黄姝：《沉默是“金”——论标准中的专利默认许可》，载于《探索社会主义司法规律与完善民商事法律制度研究——全国法院第23届学术讨论会获奖论文集（下）》，2011年，第1154页。

国家标准是指经过国家标准化组织的法定程序选择、确定、公告、主管机构批准、并建立管理的标准，据此，纳入国家标准的专利无论是“必要专利”还是“非必要专利”，都必然形成上述专利阻碍效应以及高昂的转移成本。此时对是否是“技术上的必要”的判断显得并不重要，且通常双方对是否为必要专利并没有争议，例如在“西电捷通VS索尼”案件中，双方对争议专利是否是标准必要专利意见是一致的。

但无论如何，界定标准必要专利时，要满足专利的有效性。有效性包括专利的取得、专利的法律状态以及专利的内容。与此同时，法院相关判决⑱最高人民法院（2008）民三他字第4号民事判决书，广西省桂林市中级人民法院（2007）桂民三终字第46号民事判决书，北京知识产权法院（2015）京知民初字第1194号民事判决书。的涉案专利分别被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效和维持有效。这也说明了标准必要专利的界定与专利行政部门的关系。

（二）强制披露义务和法定许可

国家标准中的专利信息披露的制度建设中需要更加注重实效及各方的权利和义务的平衡，所涉及的纠纷越少越有利于国家标准的推行和行业市场的秩序维护。

对于违反专利信息披露义务的规制，目前司法实践与上述强制披露义务以及法定许可的法理基础并没有冲突，比如，基于“默示许可”的“不披露的低价许可”⑲最高人民法院（2008）民三他字第4号民事判决书。，即参与制定标准的专利权人不披露专利信息则实施行为不属于侵权行为，可低价许可；基于药品的特殊性的“不披露也应取得许可后使用”⑳广西省桂林市中级人民法院（2007）桂民三终字第46号民事判决书。，考虑了药品生产中行政监督管理因素，专利权人虽参与了标准的制定，但却无选择的自由，只有将专利转化为国家药品标准才能取得合法的生产权。

如果参与国家标准制定的专利权人没有披露专利信息，即使在司法实践中，专利权人申请停止侵权的禁令，通常也是不允许的，即便存在专利权人没有披露相关信息正当性的可能性（基于药品的特殊性的“不披露也应取得许可后使用”），进行许可时也不会超出FRAND许可原则，法定许可亦如此，而法定许可更有利于国家标准实现最佳秩序的目的。客观上，专利行政部门在判断许可费上并不擅长，但事实上，《专利法》第48条中的强制许可已经涉及许可费用的判断，专利行政部门不可避免地要直面许可费的计算，这次专利法的修改也正是行政部门对于自身责任的正视。

结 语

国家标准在我国经济建设中起着至关重要的作用，甚至是战略上的作用，作为发展中国家，默示许可（法定许可）在维护专利制度合理秩序和标准利益秩序方面具有现实意义，尤其是在我国大量将国际标准转化为国家标准的情况下，对我国经济发展和国家利益发展极有利。《送审稿》第85条规定了国家标准必要专利权人的强制披露义务以及法定许可，形成对专利国家标准化问题行之有效的解决办法，也为司法实践和学理研究提供了基础。