关于国内优先权制度中部分优先权的探讨

姬颖敏

关于国内优先权制度中部分优先权的探讨

姬颖敏*

本文介绍了一件在后申请仅要求了在先申请某些部分内容的优先权的案例，讨论了这类要求国内优先权的在先申请是否应该被视为撤回，探讨了中外专利制度中是否可以延展技术方案的封闭式专利申请与开放式专利申请制度的不同。

国内优先权 视为撤回 开放式 封闭式

一、案例简介

一件名为“可降解混合多胺类环氧树脂固化剂、制备及其复合材料回收”的发明专利申请，申请号为201210585862.6（以下简称“申请一”）。该专利申请文件的权利要求书中包含了4个独立权利要求，分别是权利要求1：混合多胺类环氧树脂固化剂（以下简称“混合多胺类固化剂”），权利要求2：混合多胺类环氧树脂固化剂的制备方法（以下简称“混合多胺类固化剂的制备方法”），权利要求11：由混合多胺类环氧树脂固化剂制备得到的增强复合材料（以下简称“混合多胺类固化剂制备的产品”），权利要求12：降解混合多胺类环氧树脂固化剂的方法（以下简称“混合多胺类固化剂的降解方法”）。

2013年4月18日，笔者又受申请人委托提交了一件名为“一种环氧树脂复合材料的降解回收方法”的发明专利申请，申请号为201310137251.X（以下简称“申请二”）。申请二要求了申请一的优先权，但是申请二的权利要求书中只包含一个独立权利要求：环氧树脂复合材料的降解方法。这个独立权利要求引用了申请一的权利要求12：混合多胺类固化剂的降解方法。申请一的其他三个独立权利要求均未被申请二提及。

实际上，申请二是基于申请一中权利要求12的基础上继续投入人力和物力研发得到的技术方案，申请二公开的技术方案较申请一的权利要求12更为深入、全面，是对申请一权利要求12的延续和拓展。申请人为了得到最大限度的保护，才考虑就此延续和拓展重新提交新的专利申请；由于申请一已经公开了部分技术方案，因此要求了申请一的优先权；由于新的专利申请并未提及申请一的其他三个独立权利要求的技术方案，因此新的专利申请的权利要求中并未引用申请一的其他三个独立权利要求的内容。并且进一步来讲，假如申请二的权利要求中引用了申请一的其他三个独权内容，反而会被申请一的其他三个独立权利要求的内容缩小保护范围；或者会使申请二不具有单一性。

2013年11月27日，笔者收到国家知识产权局发出的“视为撤回通知书”，该通知书指出，由于申请一被申请二要求过优先权，根据《专利法实施细则》第32条第3款，申请一被视为撤回（以下简称“视撤”）。

申请人对上述视撤通知书持不同意见，申请人认为申请二仅仅要求了申请一其中一个权利要求的优先权，申请一中未被申请二要求过优先权的另外三个独立权利要求不应该被视为撤回；国家知识产权局未加以甄别就将申请一全部判为视撤，显然损害了申请人的利益。申请人于2014年2月10日向国家知识产权局专利局法律事务处提交了行政复议申请，请求撤回该视撤通知书。经过几个月的争辩，国家知识产权局专利局审查业务管理部法律事务处最终发出的复议结果是维持该视撤通知书。

二、案例分析

被要求了国内优先权的在先文件会被视为撤回——这似乎已经被国内专利代理人熟知并完全接受了。但不论是在笔者收到视撤通知书后与国内同行的交流，还是在行政复议阶段与国家知识产权局专利局审查业务管理部法律事务处的辩论，均反映出一个问题：即类似该申请二这样由于对申请一的某些技术点作出了延续开发，得到了更好的技术效果，因而只要求申请一某些权利要求的优先权的情况，目前为止国内还很少见。国家知识产权局专利局初审及流程管理部资深审查员告诉笔者，以前从未遇到过类似情形。

笔者分析，专利局审查员和国内专利代理人较少接触到这类申请的原因，可能是《专利法》已有规定，即要求国内优先权的在先申请要被视为撤回，因而专利代理人在申请时会主动避免出现该案的“要求申请一部分优先权”的情况。

但是这种做法与实际生产、研发中的情形是有冲突的。科研工作者经常会遇到这个问题：在对某一个大的项目进行开发的过程中，偶尔发现一个新的研究方向，或者在大的项目之下找到一个范围较窄的突破口，或者在大项目的研发过程中，反而对其相关设备或者应用有了新的突破。这些技术方案虽然基于大的项目，但是具体内容已经与大的项目有了本质区别；如果在在后申请中把在先申请的所有内容都引用到权利要求里面，会破坏在后申请的逻辑性和单一性。但是如果不引用在先申请的优先权，很可能在实质审查过程中，被在先申请影响创造性；假如在与审查员争辩之后能说服审查员授权，那是皆大欢喜；但是假如没有说服审查员，申请被驳回了，那么申请人的这部分研发工作就打了水漂。

三、法律解析

《专利审查指南》（2010版）第一部分第一章第6.2.2.5节指出：“申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。”从目前国家知识产权局对在先申请的处置方法上可以看到，要求本国优先权的在先申请的主体就是在先申请文件全文。但是仔细分析这种处理方式，可以发现其与现行《专利法》的矛盾之处，因为《专利法》对要求本国优先权的主体是按照“主题”来判断的，而不是按照“全文”或者“整个申请”来判断的。

根据《专利法》第29条第2款的规定：“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”可以看到，这里判断是否可以享受优先权的标准，是按照“相同主题”来确定的。其中“相同主题”的定义，在《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2节中有明确表述：“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。”

从上段引用的法律条款可以看到，要求本国优先权的内容是指与在先文件“相同主题”的内容，因此被视为撤回的在先申请也应该是“相同主题”的内容，而在先文件中并不与在后文件有重叠内容的部分，则不应该被视为撤回。

目前我国实行的对在先申请文件的全文撤回，笔者称其为封闭式国内优先权制度。这一制度的存在，使得《专利法》存在自相矛盾的情形。

《专利法》第1条规定其立法宗旨是“为了保护专利权人的合法权益”，这是一个大前提。在这个大前提下，从《专利法实施细则》第32条第3款的立法目的来看，被要求了本国优先权的在先申请要被视撤，是为了避免重复授权，是为了符合《专利法》第9条“同样的发明创造只能授予一项专利权”。这一立法初衷并无问题，是符合《专利法》第1条乃至宪法规定的。

只不过《专利法》并没有规定申请人不可以在在后申请中只要求部分在先申请的内容；或者在后申请中添加部分与在先申请不同的内容，并同时修改一些在先申请的内容。既然没有规定不可以，就意味《专利法》对申请人的撰写方式、申请策略并无限制；即使《专利法实施细则》第32条第3款指出“申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回”，也没有明确表明是在先申请的全文视撤，而且在《专利法》第29条第2款对优先权的定义中，又用的是“主题”限定。因此现行做法将在先文件的全文视撤，不仅是《专利法实施细则》第32条第3款与《专利法》第29条第2款的抵触，又是与《专利法》第1条相矛盾。

例如，在先申请包括一种产品及该产品的制造设备，在后申请就该产品的制造设备进行了改进，该设备除了包含在先申请公开的那些零部件外，还增加了新的零部件。增加了新的零部件以后的设备，不能生产在先申请公开的那种产品，而是能生产其他新的产品，因此在后申请就没有把在先申请的那种产品作为要求保护的一项独立权利要求，而是只将改进后的设备作为一项独立权利要求。这里举的例子就是在后申请是在先申请的继续改进技术，或者称为“交叉技术”。

类似于这种交叉技术，假如不要求在先申请的优先权，那么在后申请中经过改进的设备就会被在先申请的设备基本模型破坏创造性；假如要求了在先申请的优先权，在先申请被视为撤回，那么在先申请中的产品就会被无偿公开，得不到《专利法》的保护，使申请人陷于非常被动的境况。

众所周知，对于申请人而言，其公开技术方案是为了取得独立实施权。其技术方案是在投入了人力、时间和财力的情况下取得的，不看内容一刀切地视撤制度无疑使申请人的努力付之东流，给申请人带来了沉重的打击。在《专利法》对在先文件的视撤规定如此混乱和矛盾的情况下，申请人和专利代理人该如何解读《专利法》及实施细则，这是一个没有定论的问题。

退一步讲，即使《专利法》和《专利审查指南》（2010版）中都没有明确规定如何处理该案这种情况，初审及流程管理部的审查员也应该及时与申请人取得联系，告知我国专利制度目前尚不支持此类扩展或者交叉申请，在此大原则下进行切实有效的补救。例如，将申请一进行分案，将未被要求优先权的部分另案申请；或者给申请人修改的机会（例如，将权利要求12删去），这样优先权就不成立，也就不存在在先申请视撤的问题了。

四、国内优先权制度的开放式与封闭式

上述所说国家知识产权局专利局的具体做法与《专利法》的冲突之处，其实是我国专利制度的一个“潜规则”：即我国专利制度是不允许开放式发明申报方式的。

笔者对国外一些优先权制度进行了调查。在日本、韩国、德国的专利制度中，对要求国内优先权的在先文件视撤与我国相同；而美国、法国则不存在这一规定。以美国为例，他们的专利制度中不存在“国内优先权”这个说法，他们以“连续案”（Continuation Application，CA）“部分连续案”（Continuation-in-part Application，CIP）来代替国内优先权这一说法。

CA是在原申请案（母案）放弃或获权前所提出的另外一件申请案，CA与母案所揭示之内容相同，只有请求项（claim，即我国的权利要求）不同。因此，不会有新技术的引进问题。专利申请案进入审查后，原则上申请人便无法增加说明书所述之内容，若发明人又有了新进展，在这种情况下申请人可以提出CIP来增加发明新进展的部分，所以在CIP中，其说明书内容会有一部分与母案相同，当然也会新增一些事物（new matter，即我《专利审查指南》（2010版）中所述“主题”）。其中，CIP的优点是其与母案相同的部分可以拥有母案的申请日，但对于新主题的申请日还是要采用CIP提出的日期。

对比我国的国内优先权制度与美国的CIP制度，可以发现我国以及日、韩、德这些国家的专利申请是一种封闭式的申请，而美国、法国的专利申请则是开放式的申请。在我国，倘若提交了一件原始的专利申请（即申请一、或者称为母案），之后所有的文件修改、分案以及要求优先权，都必须局限在母案的申请内容之中来进行，不允许扩展、添加新的内容。如果申请人对母案的技术有了革新或者改进，只能重新提交一件新的专利申请。假如这些革新或者改进里面，与母案的技术方案是交叉的，那么提交新的专利申请就可能被母案影响创造性；如果要求母案的优先权，即使在后申请中没有全部覆盖母案，而是一种革新或者改进，都会使得母案被视为撤回。

这种设定在开放式的专利制度前面就显得局限性很大。假如是开放式的专利制度，申请人对母案的技术方案有了革新或者改进，只需要提交部分连续案（CIP），将改进的那部分添加进去，或者以革新的内容替换母案的同主题内容。这样申请人操作起来自然流畅，审查员在审查工作中也有连续性，并且申请人要求保护的技术内容也不存在被视撤而造成浪费。

如上文所述，既然国内优先权制度有如此瑕疵，那该如何弥补这一缺陷？是将我国封闭式的优先权制度，改为美国那种开放式吗？笔者认为不同国家对专利制度的立法依据是不同的，各国有各国的国情，即使别国的专利制度有先进之处，也不一定适合我国国情。况且CIP式专利申请需要审查员逐条审批权利要求书，同一份申请中有的权利要求可以获得授权，有的则不会获得授权；并不像我国现行惯例一样是每份申请整体授权的，这两种授权方式有巨大差别，不可一概而论。

据调查，我国国内优先权制度设立的初衷是这样的：有了国内优先权制度，申请人可以根据自己的选择，在规定的12个月期限内，最后选定是以实用新型，还是发明专利来保护自己的发明创造；①薛澄． 中美专利申请制度比较研究［D］．武汉：华中科技大学，2006：16．国内优先权制度还可以预防申请人由于其发明缺少新颖性和创造性，在未获得专利权的同时又失去了他就该项发明享有的技术秘密；②赵珂．试论我国专利优先权制度[J]．湖北省社会主义学院学报，2005（3）：125-126．申请人还可以通过要求本国优先权，将若干在先申请合并为一件在后申请，从而减少再次申请需要缴纳的费用。③欧阳平，李增顺，毛晓鹏．浅谈涉及本国优先权专利申请的注意事项[J]． 中国发明与专利，2013（7）：77-79．

也就是说，设立国内优先权并不是为了让申请人任意在后续申请中拓展延续在先申请的技术内容，只不过这一目的和限制并未在文字上给予明确说明。正是因为目前《专利法》和《专利审查指南》（2010版）都没有规定不许申请人采用美国开放式申请，就给了申请人一种可以自由发挥的错觉，从而认为在后申请可以任意延续拓展在先申请的某些技术内容，因此需要做的是在流程上制止这种开放式申请。

一种做法就是在初审部门的审查工作中加入判断在后申请是否要求了在先申请全部权利要求内容的审查内容；这一工作不会给审查员带来过多的工作量，因为他们在判断优先权是否成立时，就需要通读在先申请全文以及在后申请的权利要求书，那么在后申请的权利要求书是否完全覆盖了在先申请的全部技术内容，是显而易见的。假如没有完全覆盖，特别是在先申请的权利要求书中有的独立权利要求并没有体现在在后申请中，那么就应当注意此时对在先申请发出视撤，是否会损害申请人利益。基于保护申请人利益的原则，审查员发出“补正通知书”；假如申请人收到在先申请会被全部视撤的警告，仍旧我行我素，不进行修改或者补救，那么国家知识产权局已经尽到提醒义务，后续将在先申请全部视撤则是合情合理、无可挑剔的。

另一种做法是在《专利审查指南》中明确加入要求国内优先权的在先申请将被整体视为撤回，不区别是否要求了在先申请的全部权利要求书的优先权。这样一来就明确而严厉地提醒了专利代理人乃至申请人，绝不可以通过开放式申请来要求国内优先权。

无锡华源专利商标事务所。