专利主题名称是否构成权利要求的保护范围

赵臻淞

专利主题名称是否构成权利要求的保护范围

赵臻淞*

在专利申请文件撰写过程中，专利主题名称往往会比较随意地确定，或者出于宣传或推广的目的，专利主题名称中经常会出现修饰词汇；然而专利的主题名称是否构成权利要求的保护范围？在侵权诉讼中是否需要对主题名称进行技术特征相同或者等同的比对？在实践中通常会存在不同的观点。本文通过对理论与司法实践中判例的分析，展示不同观点，揭示出主题名称存在的风险。本文尝试提出一套辅助对主题名称进行保护范围判断的实用规则，并对专利申请人提出专利主题名称起名的建议。

发明名称 主题名称 专利 保护范围 侵权判定

一、引 言

专利申请时，发明人出于特定的目的，如为了宣传或推广，往往会在发明名称中加入一些对专利效果或者功能的限定，例如经过Soopat专利库检索，截至2017年9月19日，发明名称为“低成本……”的专利有5 362件，“万能……”的专利有5 496件，这部分添加限定词的发明名称也会以主题名称的形式直接出现在权利要求首部，在文字结构上属于权利要求的一部分。但是在专利授权、无效宣告程序以及侵权诉讼中，主题名称是否构成权利要求的保护范围？在理论与实践中存在争议。

二、发明名称与主题名称

专利的发明名称通常指出现在专利请求书表格与说明书第一页第一行的专利名称，《专利审查指南》（2010版）第一部分第一章4.1.1节规定：请求书中的发明名称和说明书中的发明名称应当一致。发明名称应当简短、准确地表明发明专利申请要求保护的主题和类型。发明名称中不得含有非技术词语，例如人名、单位名称、商标、代号、型号等；也不得含有含糊的词语，例如“及其他”“及其类似物”等；也不得仅使用笼统的词语，致使未给出任何发明信息，例如仅用“方法”“装置”“组合物”“化合物”等词作为发明名称。

专利的主题名称出现在独立权利要求的前序部分，以及从属权利要求的引用部分，《专利审查指南》（2010版）在第二部分第二章第3.2.2节中对主题名称的“清楚性”进行了规定：权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。不允许采用模糊不清的主题名称，例如，“一种……技术”，或者在一项权利要求的主题名称中既包含有产品又包含有方法，例如，“一种……产品及其制造方法”。另一方面，权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应。

根据以上规定可以看出，专利的发明名称与主题名称并不是同一概念，两者存在差别同时又紧密联系，一件专利的发明名称可以是“一种……产品及其制造方法”，但是出现在权利要求中只能分列为“一种……产品”和“一种……产品的制造方法”两个主题名称。在单项主题的情况下，发明名称与主题名称一般是相同的。

因为在权利要求中直接出现的是主题名称，本文着重讨论主题名称，但由于发明名称与主题名称通常一致，故以下论述中统称为主题名称（引用决定书、判决书原文或特殊注明处除外）。

三、理论观点

主题名称是否应属于专利的保护范围？实践中存在不同的观点。支持方认为：专利的主题名称写在权利要求的首部，形式上属于独立权利要求的前序部分，而独立权利要求中的每个字、每个标点符号都需要在确认专利保护范围时考虑，因此构成专利的保护范围。且依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第7条：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）第5条：在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。根据上述司法解释条文，既然主题名称出现在权利要求的前序部分，故当然属于专利的保护范围，应予考虑。故有观点认为：根据“全面覆盖原则”，在专利侵权诉讼中确定权利要求的保护范围时，对于独立权利要求的主题名称必然作为必要技术特征予以考虑；对于从属权利要求，其引用在先的权利要求，也必然将在先权利要求的主题名称作为必要技术特征。①孙明飞 ．主题名称对权利要求保护范围具有限定作用［EB/OL］． (2014-10-01)[2017-09-19]． http://www．kwm．com/zh/cn/knowledge/insights/the-subject-matter-title-of-a-claim-determines-the-scope-of-the-claim-20141001．专利权的保护范围，是专利权的权利边界，其影响着专利权人与社会公众之间的利益平衡。考虑主题名称对专利权保护范围的影响，体现了对权利要求书所记载的全部技术特征全面、充分的尊重，使得社会公众能够预见专利权的权利边界，保障了法律权利的确定性。

反对方则认为专利的主题名称不属于专利的保护范围。《专利法》第59条第1款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。《专利法实施细则》第21条第1款规定：发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。从上述法条可以看出，《专利法实施细则》规定专利保护范围的限定应是技术特征，该技术特征由前序部分的共有必要技术特征加上特征部分的区别必要技术特征组成，《专利法实施细则》中明确将前序中的主题名称与共有技术特征相并列，由此可以看出两者各自独立而并不存在隶属关系，故主题名称并不构成专利要求的保护范围。

有学者结合美国司法判例的经验，在权利要求解释的语境下提出了从常规作用与限定作用两个层次来理解主题名称的作用，认为立法者既然将主题名称和技术特征置于不同的部分，一定赋予了其不同的概念，前者提纲挈领、统揽全局，后者审势精微、描述细节。另一方面，从相互关系来看，主题名称是权利要求的外表，技术方案是权利要求的内核，技术特征则是内核的具体构造；反过来看，三者亦具有渐进的关系，技术特征的有机结合构成技术方案，技术方案的本质概括构成主题名称；主题名称处于权利要求这座“金字塔”的顶端，把其“降格”为技术特征，是对专利法原理的“庸俗化”。其认为主题名称确实要考虑，但在对其进行解释时，不能一概而论，直接套用技术特征的解释规则，而是要先判断其对保护客体是否有限定，对保护范围是否有影响，当主题名称有了“生命、活力和含义”时，需要以不同于技术特征的眼光进行审视，提炼出其为权利要求保护范围作出的独有贡献。②马云鹏,北京知识产权法院研究室．权利要求解释中主题名称的作用该怎么体现?［EB/OL］． (2016-10-09) [2017-09-19]． http://blog．sina．com．cn/s/blog_13c36ff600102wm6k．html．

四、主题名称在专利授权程序中的案例

主题名称如能起到限定作用，必定可以作为一个技术特征进入创造性评价，进而对于专利授权结果产生影响。但专利复审委员会在不同的案件中观点并不一致。专利复审委员会第54563号复审请求决定基于专利“床式横流皮带选矿机”作出。合议组认为：对于权利要求书中出现的术语，一般应将其理解为在本技术领域中的普遍含义，除非在说明书中针对该术语的含义记载了与其普遍含义不同的解释或者根据说明书和附图所公开的技术内容所得出的含义与该术语的普遍含义不同。该申请请求保护一种床式横流皮带选矿机，而横流皮带选矿机在本领域是一种有特定选矿原理的选矿设备，其横流是指矿料会横向流动形成精矿带，不能仅仅因为对比文件公开的皮带摇床在运动过程中的左右摇动会带动矿料有小范围的横向流动就认为选矿原理不同的对比文件公开的皮带摇床相当于该申请的床式横流皮带选矿机；并且为了实现矿料横向流动形成精矿带，横流皮带选矿机的皮带通常是具有横向坡度的，也即主题名称“床式横流皮带选矿机”已经包含了“皮带横向有坡度”的特征。由此可见，该案中合议组认为主题名称中包含了具体的技术特征。③国家知识产权局专利复审委员会第54563号复审请求决定书。

专利复审委员会第406号复审决定基于专利“‘大哥大’多功能文具盒”作出。合议组认为：权利要求的范围是由前序部分和其特征部分的技术特征共同限定的，而不是仅由前序部分限定的，更不是由其发明名称来限定的。这是因为：虽然《专利法》第26条第4款规定“权利要求书应当以说明书为依据，说明要求保护的范围”，而且发明名称又是说明书的一个组成部分，但由于发明名称字数有限，一般仅反映发明或实用新型的主题和类型以利于专利申请分类，所以实际上发明名称对权利要求也起不到《专利法》第26条第4款所规定的支持作用及对其保护范围的说明作用，一般也就不将前序部分说明发明或者实用新型所属的技术领域同发明名称是否相同作为权利要求是否得到说明书支持的一个依据，何况《专利法》《专利法实施细则》及《专利审查指南》（2010版）也未规定把其是否相同作为是否符合《专利法》第26条第4款的一条标准。由此可见，该案中合议组认为主题名称主要起到分类作用，而不能起到限定保护范围的作用。④国家知识产权局专利复审委员会第406号复审请求决定书。

专利复审委员会第2557号复审决定基于专利“能使树脂复苏再生的中间排水装置”作出。合议组认为：尽管该专利发明名称中写有“能使树脂复苏再生”，但由说明书的这些描述，本领域的技术人员能够获知该专利所要解决的技术问题及所能产生的有益效果并不包括能使树脂复苏再生。虽然发明名称存在缺陷，但本领域的技术人员根据说明书的描述能够实现其权利要求所限定的技术方案，并且能够产生积极效果，则应当认为该权利要求具有实用性。由此可见，该案中合议组认为权利要求限定的技术方案应以说明书与权利要求书来界定，而无论名称是否存在缺陷。⑤国家知识产权局专利复审委员会第2557号复审决定书。

五、有关主题名称的法院判例

目前的司法判例对专利主题名称是否具有限定作用也存在不同观点。

在湖南科力远公司诉爱蓝天公司“泡沫镍制备”一案中，一审法院认为：技术特征一种海绵状泡沫镍的制备方法，系该发明专利的技术名称，不应单独作为一个比对的技术特征。但二审法院认为专利侵权判定适用全面覆盖原则，判定被控侵权技术方案是否落入专利权的保护范围应当审查权利人主张的权利要求记载的全部技术特征。该案中该技术特征虽是专利主题名称，但鉴于专利申请人将其写入权利要求，且被告就该特征不相同提出了异议，故应予比对。二审法院进一步在判决书中指出：该技术特征是涉案专利主题名称，表明涉案专利是一项有关海绵状泡沫镍制备的方法发明专利，除此之外不具有具体的技术参数特征，也未限定为连续卷状或片状泡沫镍的方法发明专利，爱蓝天公司关于其是连续镀泡沫镍制备方法，与之不相同的主张没有事实依据。被控侵权方法也是一种海绵状泡沫镍产品的制备方法，与该技术特征构成相同。在该案中，虽然一审法院明确排除主题名称，但是二审法院还是采纳了上诉人的异议，在进行侵权判断时，并未将专利主题名称排除在外，而是作为技术特征之一与侵权产品进行对比，再作出是否侵权的评价。⑥江苏省高级人民法院（2011）苏知民再终字第0001号民事判决书。

在星河公司与润德公司的“排水管道”再审一案中，涉案专利主题名称为“一种钢带增强塑料管道及其制造方法和装置”，最高人民法院对于案件焦点“主题名称是否对专利权保护范围具有限定作用”时明确指出：通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中记载的主题名称应当予以考虑，而实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了何种影响。⑦最高人民法院（2013）民申字第790号民事裁定书。

格力公司诉美的公司“空调挡板”案是一件主题名称中的限定特征直接影响判决结果的典型案件。涉案专利的主题名称是“可拆装式空调室内机管路安装挡板”，一审法院将主题名称中的“可拆装式”列入了技术特征，进行比对后认为被诉侵权产品具备该特征，进而判定美的公司构成侵权且需要赔偿格力公司经济损失95万元。但是二审法院经审理后认为：根据《专利审查指南》（2010版）有关“主题名称”的规定，权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应；主题名称在专利授权程序中可以修改，使权利要求符合新颖性和创造性，但在专利无效宣告程序中不得修改。因此，专利的主题名称所限定的技术特征应纳入专利权利要求的保护范围。在该案中，根据专利复审委员会的无效宣告请求审查决定，涉案专利得以维持有效的创新点就是“实现挡板的可拆装”。因此，涉案专利“可拆装”这一功能性技术特征在进行侵权判断时不能忽略。涉案专利的“可拆装”包含“可拆卸”和“可安装”两个功能，按照本领域技术人员的理解，这种拆卸和安装应在不破坏产品基本结构和使用功能的情况下进行。由于被诉侵权产品的安装挡板安装到空调主机之后，在拆卸过程中卡爪被破坏，无法正常使用，因此不具有涉案专利“可拆卸”的功能性技术特征。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21 号）第5条的规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。因此，虽然涉案专利说明书并不支持“可拆卸”这一功能性技术特征。但由于专利权人在撰写专利权利要求时，明确增加了“可拆卸”的功能，客观上缩小了专利保护范围。按照上述捐献原则，在侵权案件中，专利权人不能再随意将已经捐献的技术方案再纳入专利保护范围。综上，被诉侵权技术方案的技术特征“可拆卸”与涉案专利相应的技术特征“不可拆卸”相比，采用了不同的技术手段，实现了不同的功能，达到了不同的效果，不是等同的技术特征。最终二审法院判决美的公司不构成侵权，驳回了格力公司的全部诉请。⑧广东省高级人民法院（2013）粤高法民三终字第615号民事判决书。

在神州公司诉专利复审委员会“混流干燥器”行政裁决申诉一案中，神州公司申请再审认为：该专利的主题名称“振动混流干燥器”已经限定该专利系使用“混流”干燥模式，其工作原理与对比文件中的“多层振动流化床干燥机”和“振动流化床干燥机”采用的“流化”干燥模式具有实质不同，而原审法院未考虑该专利主题名称对工作原理的限定，导致该案认定事实不清。但最高人民法院指出：该专利主题名称虽为“振动混流干燥器”，但在权利要求中没有从产品结构上对“混流”工作方式作出具体限定。从此前分析的情况看，该专利与对比文件给出的技术方案，在工作过程中均会发生不同热气流交汇混合的情形。因此，再审申请人的主张不能成立。⑨最高人民法院（2015）知行字第83号行政裁定书。

在宏溥公司诉永安公司侵犯“公共自行车”一案中，涉案专利名称为“非机动车停/取/租/还车管理系统及其控制与识别方法”，一审法院认为专利前序部分与特征部分对于专利权的保护范围均具有限定作用，主题部分的技术特征应为该专利与现有技术共有的必要技术特征。二审法院进一步认为“停/取/租/还”系涉案专利要保护之技术方案主体与最接近之现有技术共有之必要技术特征，而非系属主题名称之范畴，即对该专利之保护范围具有限定作用，故两审法院均将主题名称中出现的“停/取/租/还”作为技术特征之一，与被诉侵权产品进行比较。⑩上海市高级人民法院（2016）沪民终512号民事判决书。

综上可见，目前司法实践中的普遍观点是：在通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中记载的主题名称应当予以考虑，而实际的限定作用，还应当在个案中判定该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生的具体影响。

六、主题名称判断实用规则

由上文的理论分析与行政、司法实践可见，目前是否把专利的主题名称纳入专利的保护范围，尚没有明确统一的规定与执行标准，理论与实务中两种观点并存，而司法实务中更强调在确定权利要求保护范围时需要考虑主题名称，但是否实际起到限定作用应当考虑实质影响。通过归纳，笔者发现主题名称中的限定词汇，通常可以分为用途、效果、结构或功能三种，并尝试总结出以下实用规则，以方便专利审查人员或法官对主题名称进行判断。

用途类限定：如果主题名称为“用于……”模式，或者可以套用“用于……”的格式进行解读，例如主题名称为“一种感冒/中暑药物”，可以解读为“用于治疗感冒或中暑的药物”，则采用《专利审查指南》（2010版）规定进行判定，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

如果“用于……”的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。例如《专利审查指南》（2010版）中所举的例子：“用于……的化合物X”，如果其中“用于……”对化合物X本身没有带来任何影响，则在判断该化合物是否具备新颖性、创造性时，其中的用途限定不起作用。①参见：《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第3．1．1节。

如果“用于……”的限定对主题具有限定作用，例如《专利审查指南》（2010版）中所举的例子：主题名称为“用于钢水浇铸的模具”的权利要求，其中“用于钢水浇铸”的用途对主题“模具”具有限定作用；对于“一种用于冰块成型的塑料模盒”，因其熔点远低于“用于钢水浇铸的模具”的熔点，不可能用于钢水浇铸，故不在上述权利要求的保护范围内。②参见：《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第3．1．1节。同样，如果该用途隐含了产品具有特定的结构和／或组成，即该用途表明产品结构和／或组成发生改变，则该用途作为产品的结构和／或组成的限定特征必须予以考虑。例如，“起重机用吊钩”是指仅适用于起重机的尺寸和强度等结构的吊钩，其与具有同样形状的一般钓鱼者用的“钓鱼用吊钩”相比，结构上不同，两者是不同的产品。③参见：《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第3．2．5节。

效果类限定：如果主题名称包含表达技术效果的修饰词，例如主题名称为“高效……”“低成本……”等，则这些修饰词不包含任何实质性的技术特征，因而没有实际的限定作用，无需考虑作为技术特征纳入比较。

结构或功能类限定：如果主题名称中包含有为技术特征的限定词汇，例如主题名称为“无人……”“具有保温层的……”等，则这些限定词汇已经构成实质性的技术特征，因而需要作为技术特征之一纳入比较。

部分限定词存在既可解释为用途，也可以解释为效果或功能的多义性，此时必须与权利要求中其他技术特征结合起来作全面的解释。

上述规则是笔者提出的探索性规则，不具有绝对性，亦不可单纯套用规则进行判断。套用上述规则对本文例举的案例进行试用，可以获得与裁判观点比较一致的结果。

对于“床式横流皮带选矿机”，“床式”“横流”与“皮带”均为结构或功能类限定，并构成实质性的技术特征，因而应作为技术特征纳入比较。

对于“‘大哥大’多功能文具盒”，该“大哥大”为形状结构的限定，因此要考虑入保护范围，侵权产品必须包含该形状才构成侵权。

对于“一种海绵状泡沫镍的制备方法”，可以套用“一种用于制备海绵状泡沫镍的方法”，此时该用途具有限定作用，而被诉侵权的“连续镀泡沫镍制备方法”必须举证证明其不在上述权利要求的保护范围内，即需要有“钢水浇铸”与“冰块成型”之间的差异，否则应考虑构成侵权。

对于“一种钢带增强塑料管道”，“钢带增强”与“塑料”均构成结构类限定，此时应考虑为技术特征进行比对。

对于“可拆装式空调室内机管路安装挡板”，“可拆装式”属于功能类限定，构成实质性的技术特征，因而需要予以考虑，而“空调室内机管路”是用途类限定，只是被保护的安装挡板的一个具体用途，所以判断时可以不予考虑。

对于“振动混流干燥器”，“振动”与“混流”均构成功能类限定，此时应考虑为技术特征进行比对。

对于“非机动车停/取/租/还车管理系统”，“非机动车”属于用途类限定，“停/取/租/还车”既可以解释为“用于停/取/租/还车”的用途，也可以解释为“具备停/取/租/还车” 的功能，而权利要求中限定了一个包含自行车、车辆管理器、桩位、站点管理器的完整系统，且这套系统具备了“停/取/租/还车”的功能，所以作为技术特征予以考虑。

对于“能使树脂复苏再生的中间排水装置”，“能使树脂复苏再生”既可解释为技术效果，也可解释为“用于树脂复苏再生”的用途，亦可解释为“具有使树脂复苏再生”的功能，此时需要联系权利要求书中的其他技术特征加以确定，而权利要求中限定的是一个包含支管、不锈钢绕丝滤元、套圈、闷盖的中间排水装置，已经构成一个完整的专利装置，因而“能使树脂复苏再生”解释为该装置的技术效果更为合适，或者是对技术方案并无实质影响的用途限定。

七、对专利主题名称命名的建议

从上文可见专利主题名称会起到限定作用，进而影响到专利的保护范围。那么应该如何撰写一个合适的主题名称，达到稳定、合理的保护范围？笔者有以下建议。

专利申请人或者专利代理人在确定专利名称时，切不可随意，更不可为了宣传推广而加入一些夸大的修饰词，这些修饰词一旦被法院认定为技术特征，将会成为必要技术特征而使保护范围缩小，给侵权人绕开或规避专利的可乘之机。

在难以把握的情况下，宁愿采取较为保守的方法，起比较简洁的名称作为专利名称。

如果名称中具有功能或结构的限定，而这些限定对专利具有规范保护范围的作用，那么建议把这些限定明确写入技术特征部分，而不要简写在名称中。

专利代理人需要多学习借鉴国外优秀专利的命名方法，例如智能手机的滑动解锁专利，如果主题名称确定为“一种智能手机的解锁方法”，那么平板电脑不属于智能手机，使用该项技术是否侵权就存在争议。实际上，苹果公司的专利主题名称是“一种用于具有触敏显示器的电子设备的信息处理方法”，这种使用上位概念的命名方法可以避免缩小专利的保护范围。

专利代理人需要充分理解并准确使用专利制度中名词的概念与规则。例如，可以将发明名称起名为“用于自行车的马蹄形锁”，但是在权利要求中的主题名称，写为“一种锁，其特征在于……”，如此既可以便于国家知识产权局进行专利分类，也能够起到宣传推广的目的，而且也不会将该限定带入权利要求而成为技术特征被纳入专利保护范围的考虑，产生缩小保护范围的缺陷。

八、结 语

专利的主题名称具有高度概括性和抽象性，其作用的解读一直都是理论界和实务界的难题。在国家知识产权局的专利审查阶段，如果授权存在障碍，则申请人希望把主题名称中的限定放入技术特征，形成区别技术特征从而获得授权。但是在法院进行侵权案件的审理时，申请人更希望主题名称不要被法官认定为必要技术特征之一。而作为法官，更多倾向于考虑到授权阶段主题名称可能存在贡献，根据“禁止反悔”的原则，在侵权判断阶段当然应当考虑其限定作用。故将其纳入技术特征进行比对并个案审查其是否起到实质作用，是现阶段司法裁判中普遍采用的规则。

笔者认为，如果在《专利法》或《专利法实施细则》中对主题名称进行明确的定义，赋予其特殊地位，并规定无论在授权阶段或者侵权判定阶段，都明确不予考虑主题名称的影响，不将其作为技术特征进行比对。如此可以起到明确权利边界、减少争议、保证专利权人与社会公众的公平的多重作用。

而在目前的法律框架下，专利申请人与专利代理人应当充分重视专利主题名称的重要性，不要随意或者夸张地撰写主题名称，避免不必要地缩小专利保护范围，造成无谓的纷争或专利权利的丧失。

江苏漫修律师事务所。