捐献原则视角下“公开不充分”的法律适用问题

徐盛辉李瑞梅蔡婷婷

捐献原则视角下“公开不充分”的法律适用问题

徐盛辉⋆李瑞梅⋆蔡婷婷⋆

从捐献原则的角度分析两个涉及“公开不充分”实际案例的法律适用问题，得到如下结论：（1）对于权利要求要求保护的技术方案，申请人有义务对其作出清楚、完整的说明，使所属技术领域的技术人员能够实现该发明；（2）对于权利要求中没有要求保护的技术方案，申请人在说明书中可以不对其作出清楚、完整的说明。从捐献原则的角度分析“公开不充分”的法律适用问题，符合“公开换保护”的立法宗旨，有利于审查员准确把握“公开不充分”的法律适用条件。

公开不充分捐献原则权利要求公开换保护

一、引 言

审查员在实质审查中，会遇到涉及“公开不充分”的专利申请。专利制度的本质是垄断与公开，如果申请人以未充分公开的申请换取了对该项技术的垄断保护，无疑要对社会公众的利益造成损害。反之，由于“公开不充分”的缺陷是很难通过修改来克服的，如果审查员对公开充分的专利申请误认为“公开不充分”，将很有可能导致一个有授权前景的专利申请被驳回，这不仅会严重打击申请人的积极性，而且会大大损害申请人的合法权利。①吴瑶，梁静静，王梦思.浅谈对判断“公开不充分”的一点认识［C］//2014 年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文（第三部分），2014：1-9.如何判断说明书是否公开充分，是审查员面临的重要问题。有学者认为，判断说明书是否公开充分取决于所属领域技术人员标准的认定。②王新力，赵艳.由两个实际案例浅谈对《专利法》第二十六条第三款的理解与把握［C］// 2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文（第三部分），2014：1-7.也有学者认为，《专利法》第26条第3款应当主要适用于专利申请文件中相对于现有技术作出贡献的内容。③王戈. 浅谈“公开不充分”的适用范围［J］.中国发明与专利，2014（7）：56.

二、公开不充分的立法宗旨

《专利法》第26条第3款规定:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第2.1.3节中对所属技术领域的技术人员能够实现作出解释:所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。④中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.知识产权出版社2010：132.《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第2.1.3节中还列举出了几种公开不充分的情形，具体内容如下 :（1）说明书中只给出任务和／或设想，或者只表明一种愿望和／或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段；（2）说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施；（3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题；（4）申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现；（5）说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。⑤中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.知识产权出版社2010：132.

《专利审查指南》（2010版）对《专利法》第26条第3款的解释，究其根本原因，可以发现“公开不充分”的立法宗旨是“公开换保护”，即申请人充分公开技术方案，换取保护范围合适的权利要求。在专利审批的过程中，如果审查员把申请人没有充分公开其技术方案的专利申请授予专利权，在导致申请人获得的专利权在专利诉讼程序中可能会被无效的同时，也阻碍了社会公众在该专利申请的基础上进一步改进，在一定程度上阻碍了专利技术的发展。在专利审批的过程中，如果审查员把申请人充分公开其技术方案的专利申请认定为“公开不充分”，会导致某些能够获得专利权的专利申请不能被授权，这样会直接导致申请人的利益受损。以上两种情况，都违背了《专利法》第26条第3款“公开换保护”的立法宗旨，不能起到鼓励发明创造的目的。因此，审查员需要准确把握“公开不充分”的适用条件。下面通过两个实际案例，从捐献原则的角度讨论“公开不充分”的法律适用问题。

三、涉及公开不充分的实际案例

【案例1】

权利要求1:

一种负温度系数热敏电阻的制备方法，包括以下步骤:一、配制浆料，分别制备得到空白生坯膜片和生坯膜片、内电极膜片；

（1）所述空白生坯膜片和生坯膜片采用以下方法制备得到，将二氧化锰（MnO2）、氧化钴（Co3O4）、氧化镍（Ni2O3）、氧化钇（Y2O3）和氧化钒（V2O5）放入滚筒式球磨机球磨混合，球磨完成后取出浆料；采用现有技术的流延的方式在PET膜上流延得到空白生坯膜片和生坯膜片；

……

七、在产品生坯的两个导电端头上喷涂一层有机高分子材料，将喷涂有有机高分子材料的产品生坯在制备好的绝缘玻璃材料中浸泡5分钟；将浸泡过的产品生坯放入烘箱，在100℃温度下保温0.5小时烘干；烘干后放入烧结炉中在600℃温度下保温0.5小时烧结，使绝缘玻璃材料均匀的涂覆在产品生坯上，形成绝缘玻璃材料的保护层；

八、将步骤七制备得到的产品生坯两个端头的表面采用沾银的方法制作端电极，在制作整体端电极后通过现有技术的电镀方法，在端电极的银表面先电镀一层镍，后电镀一层锡，得到负温度系数热敏电阻。

说明书第0077段记载:在产品生坯的两个导电断头上喷涂一层有机高分子材料，高分子材料用于保护两端导通，避免被绝缘玻璃材料隔绝，高分子材料为环氧树脂，将喷涂有有机高分子材料的产品生坯在制备好的绝缘玻璃材料中浸泡5分钟；使产品生坯的其余四个面上沾有绝缘玻璃材料。

根据说明书第0077段记载，所属领域技术人员无法在两个导电端头上涂覆一层绝缘材料环氧树脂之后，在其表面制作端电极时，来实现内电极与端电极的导通。

【案例2】

权利要求1:

一种用于电容器工作电解液的闪火电压提升剂，其特征在于:所述闪火电压提升剂由下述质量百分比的原料组成:乙二醇65～70%、苯甲醇0.5～1.5%、甘油衍生物10～20%、甘油1～1.6%、乙烯醇0.2～0.8%、一缩二乙二醇1～3%、噻吩-2-硼酸0.3～0.8%、莫诺苷0.2～0.7%、聚乙二醇2～4%、磷酸0.4～0.8%、硼酸1～3%、聚合羧酸0.5～1.5%、聚乙烯醇1～4%、液氨0.1～0.5%、聚苯乙烯马来酸酐1～2%、甘露醇0.2～0.8%。

说明书第0012段记载:实施例2:一种用于电容器工作电解液的闪火电压提升剂，其由下述质量百分比的原料组成:乙二醇68.3%、苯甲醇1%、甘油衍生物15%、甘油1.3%、乙烯醇0.5%、一缩二乙二醇2%、噻吩-2-硼酸0.5%、莫诺苷0.5%、聚乙二醇3%、磷酸0.6%、硼酸2%、聚合羧酸1%、聚乙烯醇2%、液氨0.3%、聚苯乙烯马来酸酐1.5%、甘露醇0.5%。

经过计算，实施例2所有物质的总的质量百分比为100%。显然，根据说明书第0012段记载，所属技术领域的技术人员可以实现该发明。

说明书第0013段记载:实施例3:一种用于电容器工作电解液的闪火电压提升剂，其由下述质量百分比的原料组成:乙醇70%、苯甲醇1.5%、甘油衍生物20%、甘油1.6%、乙烯醇0.8%、一缩二乙二醇3%、噻吩-2-硼酸0.8%、莫诺苷0.7%、聚乙二醇4%、磷酸0.8%、硼酸3%、聚合羧酸1.5%、聚乙烯醇4%、液氨0.5%、聚苯乙烯马来酸酐2%、甘露醇0.8%。

经过计算，实施例3所有物质的总的质量百分比为115%大于100%。显然，根据说明书第0013段记载，所属技术领域的技术人员不能实现该发明。

通过对【案例1】和【案例2】的初步分析，审查员面临一个问题:需不需要在审查意见通知书中指出说明书不符合《专利法》第26条第3款的规定？下面，我们进行分析。

四、从捐献原则的角度讨论“公开不充分”的法律适用问题

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第5条规定:对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这就是司法解释的“捐献原则”。权利与义务对应型法律关系是平等主体之间的法律关系，主要是民事法律关系。专利法适用于民法基本原则，是专利权人民事权利的重要保障。而权利要求是申请人权利主张的集中体现。假设申请人将所有的技术方案在说明书中都作出清楚、完整的说明，如果某些技术方案在权利要求中没有记载，按照捐献原则，说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容，不能得到司法保护。⑥李洪江.“捐献原则”在司法审判实践中适用的再思考［C］//实施国家知识产权战略 促进专利代理行业发展——2010年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛论文集，2010：1-5.

一方面，对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案不能成为申请人的权利主张，按照权利与义务的关系，申请人就没有义务对其作出清楚、完整的说明。例如，在【案例1】中，申请人在权利要求1中要求保护一种负温度系数热敏电阻的制备方法，而根据说明书第0077段记载的内容，所属技术领域的技术人员不清楚在产品生坯的两个导电端头上涂覆一层有机高分子材料之后，在其表面制作端电极时，内电极与端电极如何导通；而且，所属技术领域的技术人员也不清楚在产品生坯的两个导电端头上喷涂有机高分子材料后，在绝缘玻璃材料中浸泡，如何避免涂覆有有机高分子材料的两个导电端头被绝缘玻璃材料覆盖，从而保护两端导通。即说明书对发明没有作出清楚、完整的说明，致使所属技术领域的技术人员根据说明书中的记载，不能实现该发明。并且该申请的权利要求1包括了上述的说明书公开不充分的技术特征，此时，审查员应当在审查意见通知书中指出说明书不符合《专利法》第26条第3款的规定。

另一方面，虽然《专利法》第26条第3款是对说明书撰写的要求，但是审查员审查的重点是权利要求，审查员在审查说明书是否符合《专利法》第26条第3款的规定时，应当重点考虑权利要求要求保护的技术方案。对于权利要求中要求保护的技术方案，申请人有义务对其作出清楚、完整的说明，使所属技术领域的技术人员能够实现该发明；对于权利要求中没有要求保护的技术方案，申请人在说明书中可以不对其作出清楚、完整的说明。例如，在【案例2】中，申请人在权利要求1中要求保护一种用于电容器工作电解液的闪火电压提升剂。说明书实施例3记载的技术方案主要物质是70%的乙醇，权利要求1要求保护的技术方案主要物质是65%～70%乙二醇。虽然根据说明书实施例3记载的技术方案，所属技术领域的技术人员不能实现该发明，但是权利要求1没有要求保护实施例3记载的技术方案。并且，所属技术领域的技术人员可以实现权利要求1的技术方案。因此，审查员应该审查专利申请的其他问题，不需要在“审查意见通知书”中指出说明书不符合《专利法》第26条第3款的规定。

五、小 结

审查员在进行专利审查时，由于权利要求中要求保护的技术方案在司法程序中可以得到保护，按照“公开换保护”的立法宗旨、权利与义务的关系，申请人有义务在说明书中对相应的技术方案作出清楚、完整的说明，使所属技术领域的技术人员能够实现该发明。因此，如果权利要求中要求保护的技术方案，申请人没有对其作出清楚、完整的说明，导致所属技术领域的技术人员不能实现该发明，审查员应当在审查意见通知书中指出说明书不符合《专利法》第26条第3款的规定。

根据捐献原则，说明书记载而权利要求未要求保护的技术方案，不能得到司法保护，按照权利与义务的关系，申请人在说明书中可以不对其作出清楚、完整的说明，这也不违背“公开换保护”的立法宗旨。因此，如果权利要求中没有要求保护的技术方案，申请人没有对其作出清楚、完整的说明，导致所属技术领域的技术人员不能实现该发明，审查员应该审查专利申请的其他问题，不需要在审查意见通知书中指出说明书不符合《专利法》第26条第3款的规定。当然，从规范专利申请文件的角度，鼓励申请人对权利要求中没有要求保护的技术方案“公开充分”，这有利于技术的应用与改进。

从捐献原则的角度分析“公开不充分”的法律适用问题，符合“公开换保护”的立法宗旨，有利于审查员准确把握“公开不充分”的法律适用条件，进而准确把握专利申请的授权前景。

国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心。