对专利复审程序依职权审查中“明显实质性缺陷”的范围探析

徐方明

对专利复审程序依职权审查中“明显实质性缺陷”的范围探析

徐方明⋆

依职权审查原则是复审请求审查程序的一项基本原则，能避免不合理地延长审批程序，但也容易引起合议组与当事人之间的争议。本文比较了我国与欧洲、美国、日本对这一问题的相关规定和做法，并结合最高人民法院的裁定中对“明显实质性缺陷”的阐述，从含义及操作层面对依职权审查中“明显实质性缺陷”的范围进行探讨。

复审依职权明显实质性缺陷理由

一、引 言

在专利复审程序中，合议组的审查行为以遵循当事人请求为基本原则，以依职权审查为例外。这也决定了复审程序的审查范围，一方面合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面可以依职权对驳回未提及的明显实质性缺陷进行审查。《专利审查指南》（2010版）对于“明显实质性缺陷”只是示例性地进行说明，因此对于具体案件依职权审查的裁量权，容易引发当事人的争议。

本文从依职权审查的法律内涵出发，对比我国《专利审查指南》（2010版）以及国外的相关规定，通过对我国最高人民法院对赢创德固赛有限责任公司诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷①参见最高人民法院（2014）知行字第2号行政裁定书。一案（以下简称“赢创德固赛案”）作出的裁定进行分析，探索依职权审查适用的基本原则，并结合我国实际情况在操作层面提出建议，以期对复审阶段的依职权审查的范围进行更明确的界定，并对“明显实质性缺陷”的“负面清单”的认定作出初步探索。

二、依职权审查的法律内涵

《专利法》第41条规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知书之日起3个月内，向专利复审委员会请求复审。即复审程序是申请人对驳回决定不服而启动的，“提供救济”是复审程序的首要属性。《专利审查指南》（2010版）规定:“在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。”②参见《专利审查指南》（2010版）第四部分第二章第1节。

依职权审查即是以异于驳回决定的新理由或新证据对案件的事实进行审查。“理由”有狭义和广义之分，狭义的“理由”指的是申请可能被驳回的《专利法》和《专利法实施细则》的相关法条依据，广义的“理由”则是为得出审查结论所依据的事实和法律的论证推理。专利审查是涉及专业技术、法律知识的综合思维过程，因此前述“新理由”也应该按照其广义含义进行理解。复审请求人在复审程序中的修改、陈述、举证等行为往往导致案件的事实发生变化，事实的改变使得复审审查的不再是针对原事实的驳回决定，因此引入依职权审查有其合理性和必要性，通过引入新理由或证据，能避免不合理地延长审批程序，更好地实现申请人和社会公众的利益平衡。

《专利审查指南》（2010版）中根据“已告知”和“未告知”而具体列明了两种依职权审查的情形:（1）足以用在驳回决定作出前已告知申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。③参见《专利审查指南》（2010版）第四部分第二章第4.1节。但这种示例性的说明方式很难真正限定“依职权审查”的范围边界，因为“明显实质性缺陷”是一个没有进行定义的术语，复审程序中过度引用这种“明显实质性缺陷”容易造成申请人的利益损害。

三、国外的相关规定

世界主要国家/地区的专利局均在复审程序中引入了依职权审查，但适用程度和审查原则各有不同。

欧洲专利局设立技术申诉委员会审理申请人对驳回决定的复审请求。技术申诉委员会的审查范围其主要依据是扩大申诉委员会在判决G10/93中所创立的，其认为:一方面，单方当事人复审程序属于授权前程序，其也有保证专利符合授权条件的属性，因此申诉委员会可以依职权审查，既不限于审查驳回决定的理由，也不限于审查决定所依据的事实和证据，而可以包括新的理由。另一方面，技术申诉委员会并不承担对申请进行全面审查的义务，而应首要关注驳回决定的争议之处。当有理由认为申请不满足某授权要求时，技术申诉委员会可以引入复审程序中，也可以通过指引的方式返回至审查部门继续审查。需要考虑的因素主要有:是否需要进行深入调查，是否存在违反程序，是否就争议决定而言事实已经显著发生改变，申请人对“审级损失”的立场，依职权是否显著加快审查进程等。

从审判判例来看，依职权的方式主要有:（1）增加或变更理由:在T731/05案中，审查部门“一通”意见是不具备单一性、新颖性，“中通”意见是修改超范围、不清楚、不具备单一性，最终以修改超范围、权利要求不清楚进行驳回，技术申诉委员会在口头审理通知书的随附意见中指出存在不清楚、超范围的缺陷，还指出公开不充分缺陷，同时依职权引入期刊文献，指出创造性缺陷；（2）增加或变更证据:在 T1344/09案中，审查部门以不具备创造性驳回申请，复审程序中技术申诉委员会依职权引入美国同族申请审查过程中引用的对比文件，并作为最接近的现有技术评述创造性而维持驳回决定。

从上述案例可以看出，一方面，欧洲专利局技术申诉委员会的依职权范围很广，体现了程序经济的原则；另一方面，如驳回决定违反程序听证，或者申请人通过修改文本使得争议焦点实质变更而需要进一步检索或调查时，技术申诉委员会则一般将案件返回原审查部门继续进行审查（例如判例T0234/93、T1085/08、T1065/99）。

在美国的复审程序设计中，审判和上诉委员会的主要目标是对原审查部门作出的不利于申请人的决定进行复审，而不是作出其独立的审查意见。同时审判和上诉委员会有权行使自由裁量权引入驳回决定中未出现的新理由（甚至对驳回决定中未反对的权利要求进行驳回），但这种新的驳回理由不能被认为是司法审查的最终决定。当审判和上诉委员会作出这种非最终决定时，当事人在2个月期限内有两种选择:（1）接受审判和上诉委员会的意见，提交合适的修改权利要求或新的证据或者同时提交修改文本和证据，在此情况下申请回到原审查部门继续审查；（2）请求再审，即继续提交争辩意见，请求审判和上诉委员会针对新的理由以及原审查部门的驳回理由重新审查。如果在规定期限内没有进行上述选择，则复审程序终止，当事人可寻求司法救济。④MPEP 1213.02 “New Grounds of Rejection by Board”.

美国的做法主要是通过制度设计充分保障申请人的程序权利，在前置意见、复审程序中均可引入新的驳回理由，但同时申请人获得选择重新审查或继续复审的权利。美国联邦巡回上诉法院认为:审判和上诉委员会是否引入新的驳回理由是一个法律问题，判断驳回理由是否“新”的标准是申请人是否给予对于上述驳回理由的充分的回应机会。同时，依赖于之前没有提出的事实或推理作出驳回决定，即使使用的现有技术或引用法条没有改变，也将构成“新的理由”。⑤In re Leithem，661 F.3d 1316，1319 （Fed. Cir.2011）.

根据《日本专利法》第158条，日本复审程序采用的是延续审批原则，审判合议组对复审案件进行全面审查，其目的是认定申请人最后提交的补正文件是否符合授予专利权条件，如果符合则可以授权，否则维持驳回决定。其审查内容也不局限于驳回决定以及实质审查程序中审查的理由和证据，可以引入新的对比文件和新的拒绝理由。在这种复审程序下，除了少数案子由于明显程序违法或者前审对实体问题没有进行实质审查需要发回重审外，大多数案子都在复审程序中结案。根据《日本专利法》第159条，对于不服驳回决定的请求，合议组可以引入与驳回决定不同的拒绝理由，但必须给予请求人就该拒绝理由进行意见陈述的机会。对于违反上述规定没有给予申请人就新理由听证的机会，则法院可依据违法程序而撤销复审决定。

通过比较可以看出，欧、美、日的复审程序至少在依职权引入新的证据方面较我国具有更大的自由裁量权。在我国，复审程序引入中新证据一般仅限于技术手册、教科书等公知常识性证据，审查实践中很少依职权引入专利形式的现有技术。对于引入新的驳回理由方面，各国也没有具体法条限制，但均不同程度地给予请求人程序救济，例如美国规定在审判和上诉委员会依职权引入新理由时，应给予请求人一项选择权利，可以通过修改返回原审查部门重新审查或不进行修改而请求继续复审。欧洲专利局技术申诉委员会在考虑是否依职权引入新的理由时需要考虑是否存在违反程序情形，是否就争议决定而言事实已经显著发生改变，申请人对“审级损失”的立场等涉及程序权利的要素考虑。相关规定和做法是值得我国参考、借鉴的。

四、“明显实质性缺陷”的认定

《专利审查指南》（2010版）的不同章节对于“明显实质性缺陷”做了不同规定。

在“发明专利的初步审查”部分⑥参见《专利审查指南》（2010版）第一部分第一章第1节。，规定了:

（2）申请文件的明显实质性缺陷审查，包括专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款的规定，是否明显不符合专利法第二条第二款、第二十六条第五款、第三十一条第一款、第三十三条或者专利法实施细则第十七条、第十九条的规定。

在“实用新型专利申请的初步审查”部分⑦参见《专利审查指南》（2010版）第一部分第二章第1节。，规定了:

（2）申请文件的明显实质性缺陷审查，包括专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款的规定，是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条第二款或第四款、第二十六条第三款或第四款、第三十一条第一款、第三十三条或专利法实施细则第十七条至第二十二条、第四十三条第一款的规定，是否依照专利法第九条规定不能取得专利权。

在“实质审查程序”部分，由于一般采用全面审查原则⑧参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第八章第4.7节。，并没有对“明显实质性缺陷”进行界定，只是将《专利法实施细则》第53条所列情形列为“实质性缺陷”。

在“复审请求的审查”部分，对于“明显实质性缺陷”也没有给予具体法条说明，只给出了一个参考示例:

例如，驳回决定指出权利要求1不具备创造性，经审查认定该权利要求请求保护的明显是永动机时，合议组应当以该权利要求不符合专利法第二十二条第四款的规定为由作出维持驳回决定的复审决定。⑨参见《专利审查指南》（2010版）第四部分第二章第4.1节。

最高人民法院在赢创德固赛案中认为:《专利审查指南》（2010版）所列举的初审阶段“明显实质性缺陷”在实质审查以及复审与无效请求的审查阶段也属于“明显实质性缺陷”。在复审阶段的“明显实质性缺陷”，应当依照《专利审查指南》（2010版）在初步审查部分列举情形的性质，根据个案的具体情形判断；对于上述“性质”，法院认为其属于本领域技术人员无须深入调查证实或无须技术比对即可判定的情形。同时对于该案的争议焦点“创造性”而言，最高人民法院认为:评价创造性时，不仅要考虑发明创造的技术方案本身，而且还要考虑发明创造所属的技术领域以及所解决的技术问题和所产生的技术效果，不宜将《专利审查指南》（2010版）列明的“明显实质性缺陷”扩大解释到创造性。

可以看出，在不同的审查阶段，以及对于不同类型的专利申请，“明显实质性缺陷”的含义不尽一致，这是由相应的审查属性以及审查人员的水平所决定的。同时，根据本文第二部分、第三部分的分析，“明显实质性缺陷”作为可驳回的理由，不是指某驳回条款本身是否属于明显缺陷，而是基于案件的具体事实、证据判断申请的某些缺陷是否属于“明显”的缺陷。

对于发明专利，是否满足授权条件在实质审查中得到处理，因此初步审查原则上并不审查实质问题，将“明显”的性质界定为“无须深入调查证实或无须技术比对”有其合理性。对于实用新型，其不经过实质审查阶段而直接获得授权。为了在后续侵权诉讼阶段对权利要求保护范围的界定准确，审查员有必要对申请是否充分公开、权利要求是否清楚进行审查。《专利审查指南》（2010版）同时将明显不具备新颖性作为“明显实质性缺陷”的一种，这是基于平衡社会公众的利益考量，如果不需要复杂检索就能获得影响新颖性的现有技术，将极大节省后续行政资源。而对于新颖性审查，技术比对是必须的程序。

复审程序作为发明专利实质审查的延续，合议组需要解决原审查部门与请求人之间的争议，更有义务在全面、深入了解案件的事实、卷内证据、本领域的公知常识的基础上，就申请的授权前景作出独立判断。如果驳回决定涉及新颖性或创造性，也必然涉及技术的比对。因此，最高人民法院在赢创德固赛案裁定中的“依照初步审查部分列举情形的性质”应用在涉及存在新颖性、创造性争议的复审程序中，应当是“无须深入调查证实”而没有“无须技术比对”的限制；同理，裁定中的“不宜将《专利审查指南》（2010版）列明的‘明显实质性缺陷’扩大解释到创造性”也只是表明初审阶段的“明显实质性缺陷”不包括创造性，但并不表明复审程序的“明显实质性缺陷”也必然排除创造性。同时，在“无须技术比对”即可判断申请存在公开不充分、不具备实用性等缺陷的情况下，合议组也可以依职权进行引入。

综上，笔者认为，复审程序中的“明显实质性缺陷”并不是指具体驳回法律条款，而应根据个案的具体情形判断，其至少包括三种情形:（1）导致专利申请完全丧失授权前景的重大缺陷。《专利审查指南》（2010版）列举的“明显是永动机”即是此种类型。（2）为了解决争议而无法回避的缺陷，例如在实质审查过程中，申请人的修改超范围，实质审查部门以不具备创造性驳回。如果合议组不引入修改超范围的审查，则可能对区别特征的认定以及是否具备创造性的结论产生影响。如果案件被直接撤回，前审部门可能以超范围的文本授予专利权，这必然影响专利权的稳定性。（3）无须深入调查即可获得与驳回决定涉及的事实、证据相关联的缺陷，其实质仍是解决在先审级与请求人之间的争议。例如，实质审查部门以不具备创造性驳回申请，而合议组在了解引用证据后发现权利要求实质上缺乏新颖性。依职权引入能使请求人更为清楚地认识到专利申请存在的问题，利于真正解决在先审级与复审请求之间的争议。或者实质审查部门以不具备新颖性进行驳回，合议组无须深入调查能够确认复审阶段增加的技术特征属于公知常识，也可以以依职权指出修改后的权利要求不具备创造性的缺陷。

五、“明显”的限制

依职权引入“明显实质性缺陷”体现了一种程序经济原则，但同时需要充分考虑当事人的合法权益，因此其适用必然要受到一些限制。事实上，这种概念的引入过程即体现了《审查指南》修订者们缩小复审审查范围的用意。“明显实质性缺陷”是在《审查指南》（2006版）中首次出现，取代了《审查指南》（2001版）中6个审查顺序所列出的具体内容。但遗憾的是，《审查指南》中并没有明晰其含义，这容易导致审查人员的理解、执行不一致，也容易造成当事人和合议组的争议。

笔者认为，“明显实质性缺陷”的“明显”在程序和实体上都构成对“实质性缺陷”的应用限制。

首先，区别于《专利审查指南》（2010版）列明的第一种情形:“足以用在驳回决定作出前已告知申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷”“明显实质性缺陷”在在先审级阶段并未告知过申请人，因此引入这种新的理由或证据必然会造成申请人的审级损失。虽然自《审查指南》（2006版）起，删除了以“避免审级损失”和“程序经济”两项原则来确定合议组依职权审查范围的规定，但在考虑是否引入“明显实质性缺陷”时仍然需要考虑到申请人的程序权利是否得到合理保障。对于涉及事实较为复杂的案件，尤其要给予必要的审级和听证机会。《专利审查指南》（2010版）中同时将“依职权审查原则”和“听证原则”列为复审程序的审查原则，而听证权利不仅在于给予请求人陈述意见的机会，还在于给予请求人充分时间、机会熟悉新的理由涉及的事实、证据，同时还在于合议组要针对请求人的陈述意见而给予充分考虑和回复。如果引入新的证据或理由，但又不给予请求人充分表达意见的机会，实际上有悖于听证原则。

其次，从《审查指南》的修订历史来看，体现了对于实质审查与复审审查各自程序的定位和责权分工方面的变化，意在适当减少或削弱复审的审查功能，逐步增强或加强其裁判作用，更多地侧重复审程序的救济属性。⑩祁建伟.复审程序的历史演变［J］.审查业务通讯，2015（7）.具体到复审审查上，是否存在实质性缺陷，是建立在了解事实基础上的法律运用的综合裁量过程。而复审合议组对于案件事实的掌握除了阅读专利申请文件外，很大程度上取决于在先审级对现有技术的检索是否充分完备，因此当相对于驳回决定涉及的事实或法律问题发生了显著变化时，合议组只有借助于重新检索等调查手段才可能得出公平的结论，这已经脱离了“明显”的范畴；加之我国给予请求人的答辩期限为1个月，较于实质审查2个月的答复期限，其程序权利已有所损失。这种情况下引入新的理由，势必与复审程序的救济属性相背离。

综合以上两点，对于撤回至原审查部门并不必然导致程序振荡，在同时引入新的理由需要深入调查的情况下，要慎重将这种新的理由纳入“明显实质性缺陷”的范畴。

六、对赢创德固赛案的分析

最后，笔者从创造性角度谈一点自己的看法和操作层面的建议，创造性是赢创德固赛案的争议所在。

赢创德固赛案的申请包括30项权利要求。实质审查部门在“第一次审查意见通知书”中指出权利要求1～11相对于对比文件1不具备新颖性，权利要求14缺少必要技术特征，同时得不到说明书支持。针对“第一次审查意见通知书”，申请人提交了修改后的权利要求1～31项。实质审查部门在第二次审查意见通知书中指出修改后的权利要求1～31超出了原始提交的说明书和权利要求书所记载的范围。针对第二次审查意见通知书，申请人仅修改权利要求26～27项。至此，审查员以修改超范围发出驳回决定。申请人提出复审请求时删除了驳回决定所针对的第一组权利要求，并修改了权利要求的主题名称。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。专利复审委员会合议组认为驳回决定认为的修改超范围缺陷不成立，但认为部分权利要求相对于对比文件1不具备创造性，向申请人发出的复审通知书中指出存在创造性缺陷。申请人没有修改权利要求，陈述了具备创造性的理由，合议组发出维持驳回决定。专利申请人在行政诉讼阶段提出:专利复审委员会在作出复审决定时变更了驳回决定的理由，不符合《专利审查指南》（2010版）第四部分第二章第4.1节的规定。

首先，最高人民法院认为不宜将《专利审查指南》（2010版）列明的“明显实质性缺陷”扩大解释到创造性，其认为发明初审部分的“明显实质性缺陷”不包括创造性。笔者认为不能就此认为复审程序中“明显实质性缺陷”一定排除创造性缺陷，而应根据个案的具体情形判断，此点也被北京市高级人民法院于2016年5月发布的《关于专利复审行政诉讼案件若干问题的解答（征求意见稿）》中单独作为一条纳入可依职权引入的缺陷，同时其规定专利复审委员会应当举证证明或者作出充分、合理的说明。例如，“一通”引用对比文件1评述了新颖性，最终驳回决定认为权利要求相对于“二通”引入的对比文件2不具备新颖性，复审程序中请求人修改了权利要求，合议组认为虽然修改后的权利要求相对于对比文件2具备新颖性和创造性，但认为在无需深入调查情形下，相对于“一通”引入的对比文件1不具备创造性，此时引入创造性将更利于发挥复审程序的属性，否则如果合议组任由该缺陷存在而直接将申请撤回至原审查部门，其可能会直接进行授权处理，申请人获得的权利也将是不稳定的。

其次，最高人民法院裁定书中在未就申请的技术内容进行讨论的情况下直接裁定涉案申请的创造性评价不属于“明显实质性缺陷”。这表明法院在保障申请人的程序权利方面给予了充分的尊重。事实上，在复审程序上，相比于国外的规定，我国给予申请人在复审阶段的听证权利相对有限。美国审判和上诉委员会引入新理由时，给予请求人的答复期限为2个月，同时给予其选择权利，通过修改而回到原审查部门继续审查，或者请求再审以求将争议在复审阶段解决。欧洲技术申诉委员会在引入新理由或新证据时，通常给予请求人4个月的答复期限，同时会给予“审级损失”必要的考量。日本的复审程序虽然进行的是全面审查，其给予请求人的答复期限也参照实审程序，即国内申请人为2个月，国外申请人为3个月。而我国给予请求人的答辩期限为1个月，很难保障在事实发生变化时引入新的理由给予请求人充分的听证机会。

基于上述观察，笔者建议在复审合议组基于事实、程序综合考量而引入“明显实质性缺陷”时，可以考虑在复审通知书中写明依职权审查的理由，以给予申请人对此陈述意见的机会，或者延长给予申请人答复的期限；在合议组决定不引入上述“明显实质性缺陷”而是撤回至前审部门继续审查时，设置类似于前置审查的程序或者直接在复审决定中具体指出申请可能还存在的实质性缺陷，以对前审的进一步审查给予指导性意见，实现救济属性的同时完成延续审批的职责。

七、小 结

复审程序中进行依职权审查可以提高行政资源的有效利用，减少案件在前后审之间的程序振荡。由于《专利审查指南》（2010版）并未就合议组引入新的理由的条件或考虑因素进行说明，依职权审查尺度的把握容易引起争议。综合本文分析，笔者认为，复审合议组在依职权引入新的理由，尤其是未告知过申请人的“明显实质性缺陷”时，相应地应当给予申请人就引入新理由本身以及新理由涉及的事实、证据、法律进行充分答复的机会，以保障申请人的程序权利。

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。