专利许可协议中回授条款的反垄断经济学分析

刘沐霖

（广西科技大学财经学院，广西　柳州　545000）

专利许可协议中回授条款的反垄断经济学分析

刘沐霖

（广西科技大学财经学院，广西柳州545000）

专利持有人在签订许可协议时有较强的市场势力，加上专利许可会伴随商业风险，所以为了实现利益最大化和风险最小化的目的，许可方会在专利许可协议中加入回授条款。回授条款对竞争具有双重作用，有的可以激励创新、促进专利技术传播，还有的会妨碍公平竞争、损害消费者福利。因此，我们要对各种回授条款加以区分，分析其对市场竞争有何影响，需要考虑哪些因素，并且在进行法律规制时应区别对待。

专利许可协议；回授条款；反垄断法；竞争效应

一、回授条款的经典案例

1、Trans-Wrap案：回授条款的第一判例

Trans-Wrap是有关回授条款的经典案例，美国最高法院对这项排他性回授条款使用了“合理性原则”。该案中，原告Transparent-Wrap Machine Corporation（以下简称TWMC公司）拥有一项专利，这种机器制造透明包装袋，还可以进行封装。TWMC公司把这项专利权排他的许可给了被告方Stokes&Smith Company（以下简称SSC公司），条件是被许可方在这项专利基础上的技术改进或创新应该无偿的回授给许可方使用。该许可协议执行了几年后，TWMC公司发现被许可方SSC公司在原有专利的技术上进行了创新，但是并没有遵守协议把改进的专利向原技术许可方进行回授。于是TWMC公司认为SSC公司违反了当初的协议，要求赔偿无果，就提出终止与SSC公司的授权协议，并向法院提出了诉讼。

在此案例中，被告SSC公司没有把改进的专利回授给TWMC公司是否违法，该问题就涉及到无偿回授是否违法。回授条款问题的复杂性在于：专利许可人为了实现利润最大化目标，可能会在更大程度上将回授条款作为实现其他限制竞争、排挤对手的工具。于是，对专利许可中回授的反垄断法规制逐渐被各国的反垄断机构所关注。

2、高通案

2015年2月10日，国家发改委宣布对美国高通公司处以60.88亿人民币的罚款，通过我国反垄断机构的调查，高通涉嫌在五个方面（收取过高许可费、无偿回授条款、免费交叉许可、拒绝向竞争对手许可、附加不合理条件）滥用市场支配地位。除了对高通处以高额的罚款，发改委还责令高通取消无偿回授条款，根据之前签订的单向的无偿回授条款协议，使用高通手机芯片专利的公司，必须将所持有的专利无偿回授给高通公司。这一条款的存在会增强高通公司的专利积累，使其他使用高通芯片专利的厂商产生技术依赖，从而巩固高通公司在专利市场的垄断地位。国内手机厂商的专利技术普遍较少，无偿回授条款更是变相的鼓励厂商“不创新”，不利于我国知识产权产业的升级与发展。因此，取消单向无偿回授条款对中兴、华为这些有专利积累的中国厂商无疑是利好的消息，从短期来看我国手机市场的竞争会加剧，但长远来看有利于这些手机企业的创新发展。同时，单向的无偿回授条款在绝大多数国家都是明令禁止的，应当受到反垄断法的制裁。

二、回授条款的概念界定及分类

专利许可协议中的回授条款（Grant-back Clauses），简称回授，“是被许可人同意专利许可人有权使用被许可人改进的专利技术的协议”。回授条款作为专利许可协议中的一种限制性条款，要求许可协议的一方在原有专利技术上的改进、创新必须有条件或者无条件的授权给另一方使用。回授条款已逐渐成为专利许可人用来保护自身利益的一种重要的方式。专利许可方把专利技术授权给被许可人使用，被许可人就有权对现有的技术进行改造，如果被许可人对专利的改进是跨越式的，那么专利的许可方在没有及时跟上创新的情况下就有被挤出市场的风险，特别是双方的创新实力相近或者被许可方的创新实力更强时，专利的许可方就更愿意签订这种协议。在这种情况下，回授条款的签订不仅能使专利的许可方规避一定的风险，更能促进专利的传播、技术的改革。

可以依据不同标准对专利许可协议中的回授条款进行分类。

第一，根据被许可人将后续的研发创新技术进行回授后能否得到相应的补偿，可以将回授条款分为无偿回授和有偿回授。如果被许可方将提高的专利技术授权给原有专利持有人使用，能够得到相应的专利许可补偿，称这类回授为有偿回授。反之，被许可人的后续研发创新如果得不到相应的经济补偿就是无偿回授。

第二，根据许可人享有被许可人的已改进专利是否具有排他性，回授条款可分为排他性回授和非排他性回授。如果许可人对于被许可人的已改进专利具有排他性的控制权，即被许可人的已改进专利不能许可给第三方使用，甚至包括被许可人也不能使用，这种回授就是排他性回授。反之为非排他性回授。由于排他性回授往往具有垄断的性质，所以各国的反垄断机构对排他性回授的监管比较严格。

第三，根据被许可人把改进的技术或创新的成果回授给许可人的同时是否有权获得许可人在此基础上的创新，可将回授条款分为单向授权和双向授权。如果许可人在获得被许可人专利改进成果的同时，有义务把自己在此基础上的创新再回授给被许可人，这种条款被称为双方回授。反之，许可人没必要把再次创新的成果分享给被许可人，称为单向回授。

回授的分类在知识产权的反垄断规制上具有重要意义，各国对不同类型的回授条款的反垄断规制也不同。总体来说，排他性的单向回授受到反垄断机构的重视，而非排他性的双向回授一般有利于竞争，可以得到反垄断法的适当豁免。

三、回授条款对市场竞争的双重效应

1、回授条款促进竞争的效应

（1）有利于降低专利许可费用。许可双方在签订协议时加入回授条款，许可方会考虑到以后有机会分享被许可方在原有专利基础上的研发创新，会以较低的专利许可费授予专利技术。相反，如果没有回授条款的存在，那么许可人会面临被挤出市场的风险，从而收取较高的许可费用。事实上，被许可人是否会在专利的基础上进行创新还是个未知数，而许可人只能收取较高的许可费，这种情况下会使一部分企业考虑到成本的因素无法使用先进的专利技术。如果专利许可人愿意以较低的价格授予专利，相应地分担了被许可人的风险，有利于专利许可协议的达成。

（2）有利于专利技术的传播。首先，专利许可人把专利技术授权给他人使用，被许可人就可以在此专利技术上进行研发创新。一旦被许可人研发创新的步伐超越许可人，那么许可人的市场地位就会受到威胁，面临被淘汰的危险。在这种情况下，许可人倾向于不授予专利技术或者授予不是最先进的专利技术，以保持优势的市场地位。这无形中就阻碍了先进技术的传播、损害了社会福利。然而，当专利许可协议中有回授条款时，就意味着专利许可方可以分享被许可方在原有专利基础上的研发创新。一方面许可人可以利用后续的研发成果更新生产、保持市场优势地位或者把后续的研发技术授予第三方获得专利费，从而获得经济利益；另一方面可以化解许可人担心被淘汰的顾虑，放心的把先进技术许可给他人，促进了先进技术的传播。

（3）有利于避免重复创新。专利许可协议中回授条款有利于许可双方及时交换研究技术，共同进行技术创新研究，避免许可双方因重复研究导致的资源浪费。假如协议中没有回授条款，同时许可协议双方都有资源和能力进行该方面的后续研发创新，为了取得市场地位双方会对自己的研发成果进行严格的保密，那么许可协议双方可能就会对相似的技术进行重复的创造，这样会造成严重的资源浪费。回授条款的设置使技术研发信息更加透明，更容易实现技术的商业化，从而激励双方的交流与创新。

（4）有利于促进企业间的强强联合。在有回授条款设置的情况下，许可方为了获得累积专利创新、避免持有的技术被市场淘汰，更愿意将技术许可给研发创新能力比较高的企业，共同分享研发成果。这样专利技术会流向研发能力强、生产效率高的企业，有利于促进企业间的强强联合，从而实现社会资源的优化配置。

2、回授条款抑制竞争的效应

（1）抑制被许可方的研发积极性。首先，如果专利许可协议中存在回授条款特别是排他性单向条款，就意味着被许可人必须把自己的研发成果无条件的分享给原许可人，而且不能授予给第三方。由于实现专利技术的商业化利益受阻，被许可方进行后续研发的积极性就会降低。其次，双向回授也存在类似的问题，因为许可协议的双方都有权无条件使用对方的研发创新成果，那么双方就会产生依赖心理，都希望在没有投入研发成本的情况下使用对方的后续研发成果，这样双方的创新积极性都会减弱。

（2）形成“金字塔型回授”强化许可方的市场支配地位。通过回授条款的安排，许可人有权利使用被许可人后续的研发创新，达到维持市场地位的作用，如果这种市场地位达到一定程度对自由的市场竞争会产生威胁。“金字塔型回授”就是一种比较典型的例子。“金字塔型回授”不是指具体的某项回授条款或回授行为，而是一种存在多层次授权关系的情况。在金字塔尖的人是最初的专利持有人，往下一层是直接的被许可人，被许可人可以是一个或多个。原始专利的许可人与被许可人签订回授条款，然后允许被许可人把专利许可给其他人，这样处在金字塔下层的被许可方进行的研发创新都要被强制要求回授给最初的专利持有人。我们可以看出，“金字塔型回授”存在多重授权关系，处于金字塔尖的原始专利授权者几乎不能再进行新的创新，就能够最大限度的享有技术创新带来的好处。“金字塔型回授”扩大了回授条款带来的负面效应，阻碍了专利被许可方创新的积极性，不利于市场的公平竞争。

（3）可能形成横向垄断同盟。在专利许可协议的约束下，协议双方不只是单纯的纵向许可关系，还可能是生产经营上的潜在竞争者。试想如果一个市场中只有两个企业，这两个企业之间签订了双向回授条款，那么为了避免恶劣的竞争，两者可能就价格和产量进行协商，回授条款的设置更利于横向垄断协议的达成。在位厂商形成卡特尔之后，不但会阻止其他竞争者的进入，而且在形成垄断同盟之后进行研发创新的激励也会变小。显然这不利于市场的自由竞争及技术的创新。

四、结论

专利许可协议中的回授条款有利于促进先进技术的传播，有利于市场的公平竞争，但回授条款在一定程度上也会损害双方的创新积极性，企业之间“搭便车”的现象会出现，降低企业的研发投入不利于企业长远发展。从全社会的角度考虑，被损害的研发投入并不一定是必要的，损害的有可能是过度投入或者重复投入，回授条款造成的创新损害在一定条件下不影响社会总体福利。所以，各国反垄断机构对回授条款的裁定渐渐地从原来的“本身违法”逐渐向“合理原则”倾斜。由于回授条款的双重作用，反垄断机构在判断具体案例是否违法时，要在“促进先进技术传播”与“削弱总体创新积极性”之间综合权衡。反垄断机构经过十几年的时间经验，在认定回授条款是否违法时，主要考虑以下几点因素。

1、分析专利许可方的市场地位

如果许可人对市场具有较大支配地位，那么回授条款的设置就会强化垄断地位，不利于市场的竞争。反之，回授条款的设置对其强化市场地位的影响有限。

2、分析是否为排他性回授条款

排他性回授条款的设置要求被许可方将后续的研发创新完全授予给许可方，不能许可给第三方，甚至被许可方本身也不能使用该创新技术，这会严重损害被许可方的创新激励。这项条款在很多国家都被认为是违法的，受到了反垄断机构的高度重视。

3、分析被许可方的创新是否为阻隔创新

如果被许可方不是在原有专利技术基础上进行的创新，那么回授条款的签订就不利于公平竞争。

4、分析是否是单向回授条款

单向回授条款要求被许可人把后续的研发创新分享给许可人，而许可方却不承担相同的义务，这会导致许可方专利技术的累积，形成“金字塔型回授”强化许可方的市场支配地位，损害被许可方的福利，严重有悖公正、合理的竞争原则。

5、分析许可人是否为有偿回授

如果回授条款的设置是有偿的，许可方在使用被许可方的专利技术时要支付相应的专利许可费，研发专利所花费的成本就可以得到相应的补偿，因而对被许可方研发创新的损害就会减弱。

6、分析回授条款的协议双方是否有竞争关系

如果协议双方在统一市场上有竞争关系，回授条款的设置就更容易使双方签订横向垄断协议，形成卡特尔同盟，排除进入者、限制竞争，这种隐形的合谋对自由竞争的危害巨大。

注释

①合理原则是由1911年“新泽西标准石油公司案”确立的基本原则。该原则要求法官在进行反垄断案的判决时要采取谨慎的态度，在充分考虑市场状态、行为方式及意图等因素的基础上，认真权衡利弊，再对该行为是否构成垄断和是否违法做出判决。

②参见Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property，issued by the U.S.Department of Justice and the Federal Trade Commission，April 6，1995，P age 30：“A grantback is an arrangement under which a licensee agrees to extend to the licensor of intellectual property the right to use the licensee’s improvements to the licensed technology.”

③本身违法原则在1940年“索科尼真空石油公司案”中最终得以确定，根据这个原则，对市场上某些类型的反竞争行为不管其产生的原因和后果，直接可以判定该行为违法。

［1］耿俊德：知识产权许可中回授的反垄断法规制［J］.河南省政法管理干部学院学报，2009（1）.

［2］Choi，Jay Pil.A Dynamic Analysis of Licensing：The'Boomerang' Effect and'Grant-Back'Clauses［J］.International Economic Review，August 2002.

［3］郁妙秋：知识产权回授条款对市场竞争之利弊分析［J］.知识经济，2011（20）.

［4］杜仲霞：论反垄断法对知识产权回授的规制［J］.法制与经济（中旬刊），2010（6）.

［5］宁立志、陈珊：回馈授权的竞争法分析［J］.法学评论，2007（6）.

［6］李永伟、吴绮慧：专利许可回授条款探究［J］.湖北经济学院学报（人文社会科学版），2010（8）.

（责任编辑：徐悦）