专利权用尽原则辨析——以种子专利为主要视角

郭德忠

（北京理工大学　法学院，北京 100081）

专利权用尽原则辨析
——以种子专利为主要视角

郭德忠

（北京理工大学法学院，北京 100081）

专利权用尽原则的目的在于平衡专利权人和社会公众的利益。美国最高法院的孟山都案中被告以专利权用尽原则进行抗辩，没有得到支持。由于种子的自复制特性，种子领域专利权用尽原则与专利权本身存在冲突，需要受到限制，具体表现为专利权人可以对购买方和被许可方使用专利技术的方式进行限制，但要受到专利权滥用原则和反托拉斯法的规制。尽管植物新品种保护制度中规定了农民权例外，但如果同时存在植物品种专利，则农民权不复存在。

专利；权利用尽；植物新品种；农民权

专利权用尽原则是指专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权，也即专利权在凝结有该专利技术的产品首次合法销售以后就被用尽，此后该产品的使用和销售等行为不会再发生专利侵权问题。专利权用尽原则也被称为专利权耗尽原则、专利权穷竭原则或首次销售原则。世界各国普遍赞同专利权的效力不应及于对合法售出的专利产品的随后利用［1］。这一原则的核心是：在保护专利权人合法权益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法权益，便于贸易活动的正常开展，防止专利权对国内商品的市场流通造成阻碍［2］。在该原则的适用范围上，中国司法界通常承认国内穷竭而不承认国际穷竭［3］。

专利权用尽原则在美国种子专利领域曾引发争论，孟山都公司涉及数起案件，直至2013年美国最高法院做出相关判决，此一问题方尘埃落定，有了明确的结论。

一、孟山都诉鲍曼案（Bowman v.Monsanto Co.，133 S.Ct.1761）基本案情

（一）原告孟山都（Monsanto）公司的专利种子

孟山都公司的发明涉及一种转基因大豆，该大豆对除草剂的主要成分草甘膦具有抵抗能力。种植该种子的农民可以使用主要成分为草甘膦的除草剂除草而不会损害其作物。孟山都公司获得了与此发明相关的两项美国专利，其中包括第5352605号专利的转基因种子。孟山都公司自己销售该种子，同时也允许其他公司销售该种子，这两种销售的前提都是种植者签署特别的许可协议。此协议允许种植者种植一季所购买的种子并且仅能种植一季，种植者然后可以自己消费所收获的作物或者将其作为商品销售，通常是销售给谷物存储商或农产品加工商。根据协议，该种植者不能保存任何收获的种子用于再种植，也不能将这些种子提供给任何其他人用于再种植。如此协议是因为该种子对除草剂的抵抗性源于其特殊基因成分，这一特性可以从所种下的种子向收获的大豆传递，同时一粒种子可以生长出几十颗具有等同基因特性的大豆，这些大豆又可以作为种子重复上述种植过程。协议条款防止种植者利用上述方法自己生产种子，从而迫使其每一季都从孟山都公司购买种子。

（二）被告鲍曼（Bowman）的行为

鲍曼是印第安那州的农场主，每年都从孟山都公司的附属机构购买该转基因种子用于种植每一年的首批作物，遵照协议，他把所有收获物售卖给一家谷物存储商，后者通常再转售给农产品加工商用于人畜消费，即谷物存储商是以粮食或饲料名义而非种子名义销售大豆。鲍曼为每年的第2批作物安排了不同于协议规定的方式，理由是晚季种植有“风险”，他不愿购买孟山都公司的高价种子。由此鲍曼从一家谷物存储商购买作为商品的大豆，名义上用于人畜消费，实际却种植于自己的农场。谷物存储商的这些大豆来自于其他当地农场主之前的收获。由于绝大多数农场主使用孟山都的这种种子，鲍曼预期购买的大豆多数是含有孟山都的专利技术的。当他向其田地施用草甘膦除草剂后，他确认了这一点：绝大多数新作物存活，生长出具有抗除草剂特性的新一代大豆作物。鲍曼保留了一些这种作物的种子用于来年的晚季种植，如此循环往复，以此种方式他前后一共收获了8次。每年他都种植上一年保留的种子（有时加进一些从谷物存储商处购买的大豆），同时在其田地播撒草甘膦除草剂，由此生产出新一代的对草甘膦具有抵抗性的大豆。

（三）三级法院的判决

孟山都公司起诉鲍曼侵犯专利权。鲍曼以专利权用尽作为抗辩，认为孟山都不能控制其使用那些大豆，因为那属于经过授权合法销售的产品（由当地农场主销售给谷物存储商）。地区法院驳回该抗辩，判决鲍曼赔偿孟山都公司84 456美元。联邦巡回上诉法院维持该判决，认为专利权用尽不能保护鲍曼，因为他制造了新的侵权物，使用经过合法销售的专利产品的权利不包括根据原始模板制造本质属于新产品的权利，该制造新产品的权利仍归属于专利权人。此案一直上溯到最高法院，最高法院2013年判决维持联邦巡回上诉法院的判决。

二、通常意义的专利权用尽原则

（一）美国专利权用尽原则的一般含义

专利权用尽原则的法理在于专利权人通过第1次合法销售专利产品，已经实现其在该专利产品上的合法利益，获得了回报，因此根据利益平衡原理，其不能够再控制该专利产品后续的使用或转售行为，也即该专利产品上凝结的专利权在第1次合法销售以后用尽了。“首次销售原则有着重要的政策性的考虑：使得动产的购买者无需追溯其所有物中的专利授权轨迹，降低交易成本，使得市场免于不必要的限制。”［4］专利权用尽原则在作为成文法的美国专利法中没有明确规定，而是通过历史上一系列判例形成的。美国最高法院1942年在美国诉尤尼维斯透镜公司（United States v.Univis Lens Co.，316 U.S.241）案中认为：“我们的判例一贯承认通过销售专利产品，专利权人已经收获了他人使用其发明而应该给予他的回报，专利法的目的因此已实现，而一旦该目的获得实现，专利法即不再提供对于该售出产品的后续使用施加限制的任何基础。”1964年在埃罗制造公司诉敞篷车顶部置换公司（Aro Mfg.Co.v.Convertible Top Replacement Co.，377 U.S.476）案中，美国最高法院认为“专利权人销售专利产品实质上意味着同时授予了一种使用该产品的默示许可”。在前述最高法院的孟山都案中，法院也认为“可以预见的是，孟山都在向农民销售其转基因种子时，附带就授予了将该种子用于生产作物的许可”。除孟山都案以外，美国最高法院近年涉及专利权用尽原则的判决就是2008年的广达计算机公司等诉乐金电子公司（Quanta Computer，Inc.，et al.v.LG Electronics，Inc.，133 S.Ct.1761）案，其明确了专利权用尽原则不仅适用于产品专利，亦适用于方法专利。该案中，乐金（LG）公司有如下一些关于计算机技术的方法专利：其中一个披露了一种确保绝大多数现时数据从主存储器取回的系统，另一个与协调主存储器的读取请求有关，还有一个处理连接两个计算机部件的一套数据线或总线上的数据通信管理问题。乐金公司将这些专利许可给因特尔公司，许可协议授权因特尔公司制造和销售使用上述专利的微处理器和芯片集。另有一个单独的协议要求因特尔公司向其客户发出书面通知说明该许可并不延及由因特尔产品和非因特尔产品组合生产的产品。广达（Quanta）公司从因特尔购买了微处理器和芯片集，然后使用这些因特尔部件和其他非因特尔部件制造计算机，但并没有对因特尔部件做出任何改变。乐金于是起诉这种组合侵犯了其专利权。但是最高法院判决，专利权用尽原则适用于方法专利，由于许可协议授权了凝结有讼争专利技术的部件的销售，专利权用尽原则就阻止乐金公司对这些产品的后续使用主张专利权。

（二）关于专利技术使用方式的限制

“专利权用尽原则仅在合同对于专利产品的使用没有明确限制时适用。”［5］与此相关的一个问题是专利权人在专利产品售出后能否通过合同方式限制购买方或被许可方的使用次数、使用方式、使用领域等，这个问题的答案要视具体案情而定。在马林克罗特诉麦迪帕特 （Mallinckrodt v.Medipart，976 F.2d 700）案中，马林克罗特（Mallinckrodt）将其专利产品销售给医院，同时要求医院只能一次性使用，但后者在首次使用后将这些装置送到麦迪帕特（Medipart）进行处理以使得医院可以再次使用这些装置，于是马林克罗特起诉医院侵犯专利权、麦迪帕特被诱助侵权。地区法院认为在已经售出了专利装置以后，马林克罗特的“一次性使用”限制性条款不能通过专利侵权诉讼而获得执行。但上诉法院推翻了此判决，认为：如果专利装置的销售根据有关的法律例如规制销售和许可的法律是正当的，并且对于再次使用的限制是在专利许可的范围内或有其他正当理由，那么对该限制的违反应可以通过专利侵权诉讼而得到矫正。

在中国，关于专利权人是否可以施加上述限制，有学者认为：“只有在首次销售没有为后续使用或者出售行为设置明显的限制条件时，才会导致权利穷竭。当合同约定与权利穷竭学说相左时，应当从合同约定。”［6］这一观点与国际上多数国家规则相符，笔者予以赞同。

（三）专利权滥用原则和反托拉斯法规制

原则上专利权人对于购买方或被许可方使用专利产品的限制要受到专利权滥用原则和反托拉斯法（反垄断法）的规制。专利权滥用是指专利权人超出法律赋予的专利权范围而主张权利。在维吉尼亚面板诉麦克面板（Virginia Panel v.MAC Panel，133 F. 3d 860）案中，法院认为：专利权滥用是对指控专利侵权的积极抗辩，这种抗辩的成功要求被控侵权方证明专利权人已经以不被允许的方式扩展了专利权的物理或时间范围，带来了反竞争的效果。而反托拉斯也是被控侵权方经常使用的抗辩策略，即专利权人的行为构成垄断协议或者滥用市场支配地位的行为。

三、种子专利的特殊性

（一）种子的自复制特性

与其他别的产品不同的是，种子是一种自复制品，种子的使用结果是生产出新的种子，由此专利权用尽原则于种子专利领域就有了特殊性，疑问在于首次销售后的专利种子能否用于再生产新种子？因为新种子仍属于专利产品，那么这种再生产是否侵犯种子专利权？美国专利法中与此相关的有一个“再造原则”，即“尽管对于已经被合法销售的专利产品进行维修是被允许的，但是对该专利产品的再造则越界进入了专利权人还保留的制造权的范围。”［7］

（二）美国最高法院孟山都案的分析

在孟山都案中，被告鲍曼提出根据专利权用尽原则，他使用从存储商处购买的以及自己保留的种子用于种植不属于侵权。法院没有支持鲍曼的抗辩，而是认为法院很巧妙地从反面进行了分析：如果鲍曼的做法不侵权，孟山都专利的收益就太有限了。在发明了抗除草剂的基因技术后，孟山都将仅能从第1次销售种子时获得回报。随后，其他种子公司就可以重复生产这种种子并销售给种植者，这实质上剥夺了专利法赋予孟山都的垄断权。农民仅需要购买1次种子，他们可以从孟山都及其竞争者那里购买，也可以从谷物存储商那里购买，就像鲍曼在其晚季种植时的做法那样。为了避免在发明和回报之间的这种不平衡，专利权用尽原则只能适用于已被合法销售的特定物品上。鲍曼还提出了关于种子特殊性的辩解：除非以受控的特殊模式贮存，大豆种子会自然地自我复制或发芽生长，因此是被种植的大豆本身而非鲍曼生产了孟山都专利的复制品。法院当然没有支持这种论点，法院认为种子不会自己连续繁殖8代，在此过程中，鲍曼并非被动的观察者，而是一个主动的种植者。换言之，其所购买的种子并不会自己生长出8代大豆作物。

法官进而也承认现时能够自我复制的发明创新越来越盛行、复杂和多样化，有的物品的自复制超出了购买者的控制范围，有的则是在其用于特定目的时不可避免的步骤，例如美国版权法117（a）（1）条规定：如果制作另外的复制品或者进行修改对于一项软件的使用而言属于必不可少的步骤，那么合法软件复制品拥有者的这种复制或修改行为就不属于侵权。

（三）孟山都胜诉的另一起专利种子案

关于孟山都公司的专利种子，还发生过类似的诉讼。在孟山都诉麦克法灵（Monsanto Co.v.McFarling，363 F.3d 1336）案中，麦克法灵（McFarling）经营 5 000英亩的农场。1998年，他按照许可协议购买了1 000包孟山都种子；他从1998年的收获物中保留了1 500蒲式耳（一种计量单位）种子，这足够种植1 500英亩，1999年他种植了这些种子；随后他又从1999年的收获物中保留了3 075包种子，在2000年进行了种植。该案许可协议有以下条款：大豆农场主同意只在1个单一季节使用含有孟山都转基因技术的种子用于商业化种植，不向任何其他种植的个人或单位提供任何这样的种子并且不为了再种植而保留由这样的种子生产的任何作物或者向其他任何人提供所保留的种子，不使用或者向他人提供这样的种子用于作物培育、研究、生成除草剂注册数据或者育种等。此案经过了地区法院和上诉法院两级审理，亦是孟山都胜诉。在该案的一审案件（2002 WL 32069634）中，法院认为：“很显然，如果存在许可协议，那么首次销售原则就不起作用，单一使用许可就是合适的，简单而言这恰恰属于专利权的范围。”

不过，对于该案中的许可协议，被告还提出了专利权滥用的抗辩，理由大多明显不成立，但有一个疑点吸引法官进行了认真深入的分析，即该技术许可协议对于由所许可的产品生产出的产品的使用施加了限制。对此，法官首先回顾认为在判例法上并没先例判决对由被许可产品生产制造的产品施加限制构成专利权滥用，进而指出本案事实恰恰表明对于由所许可的产品生产出的产品的使用限制没有超出专利权的范围：由被许可产品生产的产品 （第2代种子）属于被许可的专利产品（第1代种子）的特性相同的复制品，二者包含相同专利技术特征。因此，专利权滥用的抗辩不成立。被告还就该技术许可协议提出了有关搭售的反托拉斯抗辩。基于对专利权滥用抗辩的分析，法官没有对反托拉斯抗辩予以支持，而是认为，本案中被告抱怨的技术许可协议的反竞争效果恰恰是激励潜在发明人的专利制度不可或缺的一部分。

（四）专利权用尽原则在种子领域存在的冲突

一系列孟山都案中法官主要从利益角度进行的分析尽管具有说服力，但其中的逻辑关系没有被清晰地阐释。关于种子专利的专利权用尽原则，其逻辑关系应作如下分析：根据专利权用尽的一般原理，专利种子在以种子的名义而非粮食或饲料的名义首次合法销售以后其上专利权本应用尽，种子的后续使用应该不受任何限制；但是由于种子的自复制特性，使用该种子进行种植的结果是生产出新种子，而新种子也属于专利产品，表面上看此种植行为似乎属于侵权因此种植行为机械地讲应属于侵权，但根据交易习惯的常理，这种侵权显然应被专利权人豁免。这在实践中表现为孟山都显然不会去追究从其处合法购买种子的广大农场主的种植行为，否则就太荒谬了！但是，显然孟山都不会放过以人畜消费名义购买种子然而却用于种植的鲍曼等人的侵权责任。所以，实际上，专利权用尽原则在种子领域与专利权本身有冲突，本来对于存储商首次销售后的专利大豆，购买者应该可以不受限制地自由使用，但是购买者却只能用于人畜消费，如果用于大豆的再生产则侵犯了种子专利权。因此专利权用尽原则在种子领域应该被限制或受到修正，即如果首次销售的名义是作物的生产，那么种子专利确实用尽，种子的后续任何使用不受限制，可以用于种植，也可以用于人畜消费；如果首次销售的名义是人畜消费，则种子专利权并没有用尽，该种子只能用于人畜消费而不能用于种植。

四、中国相关法制现状及建议

（一）关于植物专利和植物新品种的规定

与美国对于植物授予专利权的规定不同，中国《专利法》第25条明确规定不授予植物品种专利，这符合《与贸易有关的知识产权协定》第27条“成员方可以将植物品种排除在专利授权范围之外”的规定。根据中国专利《审查指南》，可以借助光合作用，以水、二氧化碳和无机盐等无机物合成碳水化合物、蛋白质来维系生存的植物的单个植株及其繁殖材料（如种子等），属于“植物品种”的范畴，不能被授予专利权；转基因植物是通过基因工程的重组DNA技术等生物学方法得到的植物，其本身仍然属于“植物品种”的范畴，不能被授予专利权。

中国对于植物通过 《植物新品种保护条例》进行保护。植物新品种，是指经过人工培育的或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。完成育种者对其授权品种，享有排他的独占权。除法律法规另有规定外，任何单位或者个人未经品种权所有人许可，不得为商业目的生产或者销售该授权品种的繁殖材料，不得为商业目的将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料。

不过，为了保护农民利益，《植物新品种保护条例》第10条还规定了农民权，即农民自繁自用授权品种的繁殖材料，可以不经品种权人许可，不向其支付使用费。农民权的理由在于长久以来，农民对于植物品种的甄别、培育、发展做出了绵延不断的贡献，可谓后来的植物培育者研发的基础，从公平角度而言，农民权是对广大农民的付出的一种经济回报。《粮食和农业植物遗传资源国际条约》第 9条指出：各缔约方承认世界各地区的当地社区和农民以及土著社区和农民，尤其是原产地中心和作物多样性中心的农民，对构成全世界粮食和农业生产基础的植物遗传资源的保存及开发已经作出并将继续作出的巨大贡献。为此该条约规定农民具有公平参与分享因利用粮食和农业植物遗传资源而产生的利益的权利。《国际植物新品种保护公约》（UPOV）也规定有农民权。

（二）关于农民留种权的隐忧

从规定看，似乎农民对种子的留种权、再种植权不受限制，因为种子本身不可能获得专利权，而种子虽然可以获得植物新品种权的保护，但是又存在农民权的例外。然而，隐忧仍然存在。首先，中国《专利法》第25条规定，对植物品种的生产方法，可以授予专利权，当然这里所说的生产方法是指非生物学的方法，不包括生产植物主要是生物学的方法。其次，对于基因也可能授予专利权，根据专利《审查指南》，如果是首次从自然界分离或提取出来的基因或DNA片段，其碱基序列是现有技术中不曾记载的，并能被确切地表征，且在产业上有利用价值，则该基因或DNA片段本身及其得到方法均属于可给予专利保护的客体。上述两点决定了在中国种子本身虽然不可能有专利权，但是其生产方法及蕴含的基因均有可能获得专利权，进而种子的使用也会受到专利权的制约。再者，《国际植物新品种保护公约》不同文本对农民权给予不同的法律地位：1961/1972文本与1978文本将农民留种行为视为品种权保护的强制性例外，而1991文本将农民留种权利规定为品种权的非强制性例外。可以看出，将来的发展趋势是农民留种权越来越弱化，而中国对这种趋势不能一味排斥。“在对待农民留种权利的问题上，既要考虑中国小规模家庭经营与复合型现代农业经营将长期并存的特点，也必须考虑国家贸易、现代科技以及知识产权保护的国际发展趋势……在实际操作上需要考虑作物类型、农户区域分布和经营模式等差异。例如，农民对口粮作物、蔬菜作物和花卉等经济作物的留种权利应该有所区别。”［8］还有一点必须明确，如果种子同时受植物新品种和专利保护，尽管植物新品种赋予农民留种权，但专利制度却否定了农民留种权，在这种环境下，农民权不复存在。例如，孟山都诉麦克法灵（Monsanto Co.v.McFarling，2002 WL 32069634）案中，被告反诉原告违反了《植物新品种保护法》，即侵犯了农民留种权，但是法院根据原告拥有的专利权并没有支持这一主张。

（三）建议

基于种业发展现状，为保护农民利益，短期内只要WTO《与贸易有关的知识产权协定》不发生变化，中国就没必要修改关于不授予植物品种专利权的专利法条款。对专利权用尽制度进行修订，对蕴含于种子的专利技术（生产方法、基因等）的权利用尽进行限制，如果首次销售的名义是为了再生产，则专利权用尽；而如果首次销售的名义是为了消费，则专利权没有用尽；在实务操作层面表现为允许专利权人对购买方和被许可方使用专利技术的方式、次数等进行限制，但仍要受到专利权滥用原则和反垄断法的规制。对植物新品种领域的农民权保留进行差异化的细分管理，根据种植的种类、性质、数量和规模等进行区别对待。

［1］尹新天.中国专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2011：791.

［2］吴汉东.知识产权基本问题研究（分论）（第2版）［M］.北京：中国人民大学出版社，2009：304.

［3］程永顺.中国专利诉讼［M］.北京：知识产权出版社，2005：221.

［4］Jay Dratler.知识产权许可［M］.王春燕，译.北京：清华大学出版社，2003：633.

［5］Craig Allen Nard.The Law of Patents［M］.New York：Wolters Kluwer Law&Business，2014：674.

［6］崔国斌.专利法：原理与案例［M］.北京：北京大学出版社，2012：580.

［7］Robert P M，Peter S M，Mark A L.Intellectual property in the new technological age［M］.New York：Wolters Kluwer Law& Business，2012：383.

［8］崔丽.农民还可以自己留种吗？［N/OL］.（2014-01-06）［2015-06-25］.http://www.farmer.com.cn/jjpd/zzy/xdzy/201401/t20140106_930695.htm.

Analysis of Patent Exhaustion Principle —Taking the Monsanto Case of USA Supreme Court as Main Example

GUO Dezhong
（School of Law，Beijing Institute of Technology，Beijing 100081，China）

The patent exhaustion principle is to balance the interests of patentee and the public.The defendant in the Monsanto case of USA Supreme Court took patent exhaustion principle as a defense，but he did not succeed.Because of the self reproduction characteristics of seed，there is a conflict between patent exhaustion principle and the patent right itself in the seed field，so patent exhaustion principle should be restricted in this field.Specifically，the patentee can limit the way by which the licensee and purchaser use the patented technology，but this still should be subject to the regulation of patent abuse principle and antitrust law. Although the new plant variety protection system stipulates the exception of the rights of farmers，the rights of farmers will no longer exist if there is also a plant patent at the same time.

patent；exhaustion of rights；new plant variety；rights of farmers

DF523

A

1009-3370（2016）01-0129-05

10.15918/j.jbitss1009-3370.2016.0117

［责任编辑：箫姚］

2015-06-25

北京市哲学社会科学规划项目“知识产权许可合同研究”（12FXB025）

郭德忠（1969—），男，法学博士，副教授，E-mail：guodezhong@163.com