欧洲专利申请程序中关于修改的时机与方式的最新调整

文/罗赟

欧洲专利申请程序中关于修改的时机与方式的最新调整

文/罗赟

近年来，欧洲专利申请程序中关于修改的时机与方式的规定有较大的调整，主要有两大调整趋势：一是出于程序节约的考虑，取消了原本在第一次审查意见通知书后仍有一次主动修改的机会，只保留了收到检索报告后第一次审查意见通知书收到前的至少一次主动修改的机会，且强调必须对检索报告的意见进行回应；二是对进入欧洲阶段的PCT申请程序中修改的时机与方式进行了细化确认，从而试图强化PCT体系、增加PCT途径吸引力。此外，最新相关调整对进入欧洲阶段的PCT申请实行新的检索程序，从而使得其国际阶段中“根据申请人自身意愿”进行的修改在进入欧洲阶段后可能被真正接受继而顺利在后续授权程序中接受审查。

修改；根据自己的意愿；欧洲检索；欧洲专利公约

一、引言

近年来，欧洲专利申请程序中关于修改的时机与方式的规定有较大的调整。第14版（2010年08月）《欧洲专利公约实施细则》（IREPC）修订了第137条、第161条并增加了第70（a）条，第15版（2013年09月）《欧洲专利公约实施细则》修订了第164条和135条，此外，相应地《欧洲专利审查指南》（2015年11月）在修改的时机与方式方面也有较大的变化。

随着中国企业拓展海外市场特别是欧洲市场的需求与日俱增，在专利先行的知识产权战略中，清晰了解欧洲专利申请程序近年来的调整也日益重要。为此，本文主要介绍欧洲申请程序中近年来关于修改的时机与方式的调整，以帮助欧洲专利申请者管中窥豹。

二、主要调整

（一）变化概述

为观察近几年欧洲专利申请程序中关于修改的时机与方式的调整趋势，笔者主要对比了第13版（2007年7月）、第14版（2010年08月）和第15版（2013年09月）《欧洲专利公约》（EPC）和《欧洲专利公约实施细则》（IREPC），以及2009年04月、2010年04月和2015年11月出版的《欧洲专利审查指南》。

通过比较分析，可以看出，近年来关于审查程序中修改的时机与方式，主要有两大调整趋势：一是出于程序节约的考虑，取消了原本在收到送达的第一次审查意见通知书后仍有一次主动修改的机会，只保留了收到检索报告后第一次审查意见通知书收到前的至少一次主动修改的机会，且强调必须对检索报告的意见进行回应；二是对进入欧洲阶段的PCT申请程序中修改的时机与方式进行了细化确认，从而试图强化PCT体系、增加PCT途径吸引力。

（二）法条和细则的主要变化

对比第13版1参见2007年7月出版《European Patent Convention》（《欧洲专利公约》）。、第14版2参见2010年08月出版《European Patent Convention》（《欧洲专利公约》）。和第15版3参见2013年09月出版《European Patent Convention》（《欧洲专利公约》）。《欧洲专利公约》（EPC），公约涉及修改（Amendments）的法条即第123条自2007年后并未改变，《欧洲专利公约实施细则》（IREPC）关于修改的时机与方式的条款，改变最大的是在第14版，主要涉及细则第137条、第161条和第70（a）条，其中IREPC第70（a）条是在第14版中新增的条款。关于第13版和第14版IREPC第137条的条文比较见表1；关于第13版和第14版IREPC第161条的条文比较见表2；关于第14版IREPC新增的第70（a）条的条文见表3。上述条款在第15版IREPC中没有改变，因而2010年后涉及修改的时机与方式的相关规定也改变不大。

表1：第13版和第14版IREPC第137条对照表

表2：第13版和第14版IREPC第161条对照表

表3：第14版新增的IREPC第70a条

在第13版IREPC第137条中规定，申请人有两次根据其自己的意愿修改说明书、权利要求书和附图的机会，一次是在收到欧洲检索报告之后，一次是在收到审查小组的第一次通知书（一通）之后。上述规定虽然给予了申请人更多主动修改的机会，但是在某些情况下降低了审查效率，延长了审查程序。特别是自从欧专局规定欧洲检索报告需要附上书面意见后8参见IREPC第62条。，上述规定削弱了上述附有书面意见的检索报告的作用，使其没有得到充分的利用。

为克服上述不足，修改后的第14版IREPC第137条中规定，只有对欧专局依照细则70a条1或2款或细则161条1款所作的通知书作出回应而提交意见陈述、改正或修改时，申请人可以同时根据其自己的意愿修改说明书、权利要求书和附图。此后没有审查小组的同意，申请人不得作出进一步的修改。

参见表2和表3可知，第14版IREPC70a条1或2款涉及欧专局应给予申请人针对扩展欧洲检索报告的意见陈述和修改说明书、权利要求书和附图的机会，细则161条1款涉及如果欧洲专利局已被选择作为国际检索单位（ISA)，也被选择作为进入欧洲阶段的PCT申请（Euro-PCT）的国际初步审查单位（IPEA），欧专局应给予申请人针对国际检索单位的书面意见或国际初步审查报告的陈述意见的机会和修改说明书、权利要求书和附图的机会。

也就是说，第14版IREPC之后，申请人只在收到欧洲检索报告之后有一次主动修改的机会，而在收到审查小组的第一次通知书之后不再被赋予主动修改的权利。同时，对进入欧洲阶段的PCT申请程序中修改的时机与方式进行了细化确认，规定申请人只在收到欧专局作为ISA或IPEA作出的国际检索报告的书面意见或国际初审报告之后有一次主动修改的机会。这样，申请人会更加重视欧洲检索报告或欧专局作为ISA或IPEA作出的国际检索报告的书面意见或国际初审报告的作用，也使得审查员能更加有效地缩短审查程序。

表4：2009年04月和2010年04月出版《欧洲专利审查指南》修改的时机对照表

（三）审查指南变化9参见2009年04月和2010年04月出版《Guidelines for Examination in the European Patent Office》（《欧洲专利审查指南》）。

由于第14版《欧洲专利公约实施细则》关于修改的时机与方式涉及的条款改变最大，因而2010年04月出版的《欧洲专利审查指南》在修改的时机与方式方面也有较大的变化。2009年04月和2010年04月出版《欧洲专利审查指南》修改的时机对照表见表4。

从表4可以看出，2010年04月之前，根据对修改的时机和方式的不同，审查程序主要分为五个阶段，即①收到欧洲检索报告前、②收到检索报告之后和从审查小组处收到一通之前、③收到一通后、④答复一通后、⑤发出依照Rule71(3)的意见通知书后，其中在第②③阶段申请人都可以根据其自身意愿修改说明书、权利要求和附图，且在第③阶段修改须与针对通知书的答复同时提交。2010年04月之后，审查程序变为四个阶段，上述第③④阶段合并，即一旦申请人从审查小组处收到第一次意见通知书，就再没有根据其自身意愿修改说明书、权利要求和附图的机会，只有当审查小组同意时，申请人才能修改申请。

除了上述变化外，2010年04月出版的《欧洲专利审查指南》中关于修改的时机和方式还有下述较大的改变：收到检索报告之后和从审查小组处收到第一次审查意见通知书之前，申请人由之前的“可以提交针对检索报告的意见陈述，也可以根据其自身意愿修改说明书、权利要求和附图”变为“必须对检索意见作出回应，如提交他针对检索意见中提到的缺陷的意见陈述和/或根据其自身意愿修改说明书、权利要求和附图”。这进一步强化了附有书面意见的检索报告的作用，使其得到充分的利用。

同时指南也对进入欧洲阶段的PCT申请程序中修改的时机与方式进行了细化确认，规定如果PCT申请进入欧洲阶段时，针对申请没有准备补充欧洲检索报告，若国际检索单位（ISA）和国际初审单位（IPEA）是欧专局（EPO），申请人被要求回应国际检索报告（WO-ISA）或国际初审报告（IPER），此回应包括根据其自身意愿修改说明书、权利要求和附图。

2010年04月以后欧专局又对《欧洲专利审查指南》进行了数次修改，由于修改过于频繁，在此不一一阐述，就最新一版即2015年11月出版的《欧洲专利审查指南》而言，虽然相较2010年04月出版的《欧洲专利审查指南》其章节结构有了较大的变动，如将C大部的实审程序中部分有关修改和改正的内容抽离出来组成专门的H大部即专门的修改和改正部分，但是通过综合比对，对于上文阐述的几点2010年04月已有变化，此后具体操作规定基本没有大的变动。

对于欧洲专利申请者而言，需要重点关注上述变化。比如申请人的PCT申请进入欧洲阶段时，如果申请人有根据其自身意愿修改说明书、权利要求和附图的需要，请务必在收到检索报告之后的指定时间段内提交，以免错过这至少一次主动修改的机会，而使自己在后续程序中陷入被动。

（四）相关说明

虽然2010年04月对修改的时机和方式作出了大的调整，但是可以明确的是，就可以修改的时段而言，依修改的方式的松紧要求可为三个阶段，且三个阶段对修改的要求依次变紧。

1．2010年04月之前的第②③阶段/2010年04月之后的第②阶段（此阶段修改要求最松）

“根据申请人自身意愿”进行的修改意味着申请人并不限制于必需的为克服其申请中的缺陷进行的修改。尽管如此，这也不意味着申请人可以自由地选择任何方式来进行修改。任何修改必须满足下述情况：

(i)它不能向原始提交的申请内容中增加主题

(ii)它自身不能导致修改后的申请违反EPC的规定，例如，修改不能引入不明确的内容。

如果修改不满足这些情况，申请人应被通知该修改后的申请不能被允许（cannot be allowed）。

2．2010年04月之前的第④阶段/2010年04月之后的第③④阶段（此阶段的修改要求较前阶段变紧）

只有当审查小组同意时，申请人才能进行修改。这是出于节约程序的考虑。如果修改被接受，后续的审查就基于修改后的说明书、权利要求和附图。同意所作修改并不意味着修改后的申请没有EPC规定的任何缺陷。不同类型的修改应被予以区分。

(i)为了弥补前次审查意见通知书指出的缺陷而进行的修改应被接受，倘若该修改没有引出一些新的缺陷。

(ii)对已经被考虑接受的权利要求进行限制的修改通常应被接受。

(iii)以明显令人满意的方式改善说明书或权利要求书的明确性的修改同样应被接受。

3．第⑤阶段（此阶段的修改要求最紧）

依照Rule71(3)的意见通知书没有给申请人制造对之前过程中的结果产生问题的机会。在过程中的这一阶段，实质审查已经完成且申请人已经被给予过修改的机会，因此通常只有那些不会丝毫推迟专利授权准备的修改才将依照Rule137（3）被接受。尽管如此，可以允许为了依照1973年专利公约167条2款保留的一个或多个指定国或为其先前国内权利要求存在而对系列权利要求进行分离。如果根据R137（3）审查小组同意了修改和/或改正且认为它们可被允许，则可立即依照Art.97(1)进入授权过程。

如果申请人修改的请求根据R137（3）被拒绝，应首先根据R.71（5）和A.113（1）（听证）向申请人发出通知书告知申请人拒绝修改的理由以及给他机会来撤回他的修改的请求或提交他的意见以及审查小组认为必要的修改。如果申请人坚持他修改的请求，并且审查小组看不到使其改变依照R137（3）不同意该修改的观点的理由，则申请必须依照Art.97（2）被驳回，这是因为，在这种情况下，不存在被申请人同意并且被审查小组允许的申请的文本。11参见2009年04月和2010年04月出版《Guidelines for Examination in the European Patent Office》（《欧洲专利审查指南》）。

值得注意的是，对于“根据自身意愿”进行的修改必须满足的情况，在2015年11月出版的《欧洲专利审查指南》中加入了一个情况：（ⅲ）它必须满足细则第137条（5）款的规定。参见表1可知，2010年4月后，细则第137条（5）款的规定为：“修改后的权利要求书不能涉及与原始要求的发明或发明组不能组合构成一个总的创造性构思的、未检索的主题。修改后的权利要求书也不能涉及依照细则62a条12IREPC第62a条涉及多项权利要求的申请的检索处理方式。或细则63条13IREPC第63涉及不完整检索的情形和程序。未检索的主题。”其中第二句是第14版IREPC新加入的。2015年11月出版的《欧洲专利审查指南》在限制“根据自身意愿”进行的修改时对其进行强调，说明欧专局需要使申请人对欧洲检索报告或欧专局作出的国际检索报告或国际初审报告引起足够的重视，即使申请人在该阶段有“根据自身意愿”进行修改的权利，也不能任意使用，要充分重视此阶段中例如由于欧专局判断基于单一性问题而只检索部分权利要求和基于部分权利要求不能进行有效检索而只检索部分权利要求的情况下给予申请人选择或修改需检索的权利要求时的机会。

对于欧洲专利申请者而言，错过上述选择或修改的机会，将使后续程序进退维谷。此处提到的选择和修改的机会涉及到额外检索的问题，将会在本文最后一部分最新相关调整中介绍。

（五）过渡期处理

既然2010年04月在修改的时机和方式方面细则有很大的变化，就涉及到审查程序中过渡期的衔接问题，相关处理方式在2010年04月和2015年11月出版的《欧洲专利审查指南》中都有涉及，且基本相同，参考如下14参见2010年04月或2015年11月出版《Guidelines for Examination in the European Patent Office》（《欧洲专利审查指南》）。：

“当欧洲或补充欧洲检索报告是2010年4月1日以后作出的并附有检索意见，除去特殊情况，申请人将被要求回应该检索意见15参见第14或15版IREPC第70a条。。如果欧洲检索报告或补充欧洲检索报告附有检索意见但是是在2010年4月1日之前作出的，并且申请人还未对其作出回应，则在依照法94（3）规定的第一次审查意见通知书中将涉及该检索意见并设定其答复期限。若该审查意见未被按时回复将导致该申请依照法94（4）被视为撤回。细则70a要求的申请人针对检索意见的回应（或自愿提交的对2010年04月01日前作出的附有检索意见的检索报告的回应）将在撰写第一次审查意见通知书时予以考虑。

当申请符合以下条件16参见2010年04月或2015年11月出版《Guidelines for Examination in the European Patent Office》（《欧洲专利审查指南》）。：

（ⅰ）没有准备检索意见，

（ⅱ）检索意见已准备，但是检索报告是2010年04月01日前作出（此情况下细则70a还未适用且申请不要求必须回应检索意见），

或（ⅲ）进入欧洲阶段的PCT申请，且欧专局是国际检索单位并准备了书面意见，但是依照细则161条的通知书已在2010年04月01日前发出。

在审查程序中从审查小组收到第一次审查意见通知书后申请人可以根据其自身意愿对说明书、权利要求书和附图作出一次修改，只要修改与针对通知书的答复同时提交。此后，只有当审查小组同意提交的修改时，申请人才能修改申请。”

对于欧洲专利申请者而言，如果自己的申请属于上述过渡期内的申请，也应把握自己从审查小组收到第一次审查意见通知书后仍有一次根据自身意愿对说明书、权利要求书和附图修改的机会。

三、最新相关调整

除上述主要调整外，再介绍一下最新的相关调整，这些调整虽然不影响上述修改的时机和方式，但是对进入欧洲阶段的PCT申请程序有一些调整，特别当检索报告涉及单一性问题时，欧洲专利申请者能够了解自己可享受的检索服务情况。

对比第14版（2010年08月）和第15版（2013年09月）《欧洲专利公约》（EPC），关于修改的时机与方式涉及的条款虽然基本没有变化，但是《欧洲专利公约实施细则》第164条和135条有较大变动。上述条款的修改消除了以往申请人因选择不同的申请途径（如选择通过PCT途径申请欧洲专利（Euro-PCT）或直接向欧洲专利局申请欧洲专利（Euro-direct）），以及在国际选择不同的检索单位（如选择EPO或其他专利机构）而在欧洲专利局的授权程序中享受不同的检索服务水平的状况。

（一）Euro-direct

根据细则第64条第1款，在被EPO认定缺乏单一性的情形下申请人有权在收到EPO通知之后通过缴纳额外检索费使其它发明获得EPO的检索。

（二）Euro-PCT，国际阶段EPO未被选择作为S(ISA)

最新修改后的细则第164条第1款采用了与细则第64条第1款基本相同的措辞，规定Euro-PCT申请将享受与Euro-direct申请同等的待遇，即在被EPO认定缺乏单一性的情形下申请人有权在收到EPO通知之后通过缴纳额外检索费使其它发明获得EPO的检索。

随后申请人有权从已被EPO检索过的发明中选择一项发明或符合单一性要求的一组发明进入后续审查程序，但不能选择未被缴纳检索费的发明进入后续审查程序。

（三）Euro-PCT，国际阶段EPO被选择作为S(ISA)

此种情形下Euro-PCT申请将不经历SES程序，而由EPO审查部门进行处理，根据细则第161条和第162条的规定，在EPO发出补正或修改通知书或者缴费通知书后的6个月内，申请人有陈述意见或修改申请文件，或者缴纳权利要求超项费的机会。在此期限届满后，根据最新修改后的细则164条第2款的规定，如果EPO在欧洲阶段认定权利要求书包含了未被EPO检索过的发明，则它将要求申请人为此类发明缴纳（额外）检索费，并且在申请人缴纳了该（额外）检索费的情况下对此类发明进行检索。

申请人在收到EPO的额外检索结果后，有权修改申请文件，且有权选择已被EPO作为S(ISA)或指定/选定局检索过的任何发明在后续授权程序中接受审查。17参见杨兴，《欧洲阶段PCT申请程序的最新调整与适用》，载《电子知识产权》2014年第12期。

结合上文提到的修改的时机和方式可知，如果申请人在细则第161条规定的6个月期限内修改Euro-PCT申请，导致其包含未被EPO检索过的发明，虽然根据PCT实施细则第45之二条第6款的规定，申请人在国际阶段无法通过向EPO缴纳检索费而获得EPO额外检索的机会，但是2014年11月1日最新修改的细则第164和135条生效之后，申请人可以在PCT进入欧洲阶段后通过缴纳（额外）检索费的方式重新要求对其进行检索。这使得此种情形下，国际阶段中“根据申请人自身意愿”进行的修改在进入欧洲阶段后可能被真正接受继而顺利在后续授权程序中接受审查，比如修改后的权利要求书可能仅包含一项发明但在国际阶段未被作为S(ISA)的EPO检索过，或者申请人通过修改申请文件将原始权利要求中未记载、而在说明书中记载的发明移至修改后的权利要求书中。

上述最新相关调整可以帮助欧洲专利申请者明确了解自己在国际阶段和进入欧洲阶段“根据申请人自身意愿”可进行哪些修改，以及如何保证这些修改后的发明顺利在后续授权程序中接受审查。

Latest Adjustments for Opportunity and Manner of Amendment in the European Patent Application Procedure

Recently, lots of adjustments for opportunity and manner of amendment have been made in the European patent application procedure, which primarily include two adjustment trends: Firstly, considering saving the procedure, one opportunity to amend actively after receipt of the first communication has been cancelled, which has only been reserved is the at least one opportunity to amend actively following receipt of the report and prior to the first communication, in which the requirement has been emphasized that the search report shall be responded; Secondly, the opportunity and manner of amendment in PCT application procedure entering the European phase has been confirmed in detail, in order to attempt to enhance the PCT system and increase the attraction of the PCT approach.Besides, the latest correlative adjustments include implement of new search procedure for PCT application entering the European phase, consequently the amendments“made by the applicant of his own volition” in the international phase may authentically be accepted after entering the European phase and sequentially be examined favorably in the subsequent grant procedure.

Amendment; Of his own volition; European search; European Patent Convention

罗赟，国家知识产权局专利局光电部专利审查员。