知识产权默示许可理论研究

陈 健

(中国政法大学 民商经济法学院， 北京 100082)



知识产权默示许可理论研究

陈 健

(中国政法大学 民商经济法学院， 北京 100082)

知识产权默示许可理论，是我国知识产权制度中长期欠缺研究的领域。本文深入研究了美国和欧洲的知识产权默示许可理论，对于美国专利默示许可理论中的专利默示许可的测试方法，细分为以产品为基础的专利穷竭和其他类型的专利穷竭，包括禁反言、许可合同、组件销售、未完成部件销售、方法专利等多种情况进行了深入研究。对于美国版权法中的首次销售理论进行了研究，并且探讨了首次销售理论与数字市场自由化的冲突。通过这些研究，希望能够为我国知识产权默示许可理论的建立打下基础，促进我国知识产权默示许可理论的建立，从而保护我国企业在国际经贸和国际制造产业中的合法权益。

默示许可; 首次销售; 禁反言; 专利穷竭; 专利; 著作权

英国是专利默示许可理论的发源地，其关于专利默示许可的含义是：专利产品首次合法售出后，如果专利权人或经其授权出售该产品的人没有提出限制性条件，那么购买人就获得了使用或者转售该专利产品的默示许可，专利权人不得对此合法售出的专利产品再主张专利权。①冯晓青：《专利侵权专题判解与学理研究》，北京：中国大百科全书出版社2010年版，第169—177页。德国在 20 世纪初创设了“专利权用尽原则”(exhaustion of patent)，即只要经专利权人许可，将他(或他的被许可人)制造的专利产品投入商品流通领域，则这些产品的“再销售”均不再受专利权人的控制，专利权人对它们的独占权已告“穷竭”。②袁真富：《专利默示许可制度研究》，国家知识产权局条法司编：《专利法研究2010》,北京：知识产权出版社2011年版，第463页。默示许可理论在美国有了长足的发展，针对各种类型的默示许可，产生了不同的测试方法。本文将围绕美国知识产权默示许可理论，探讨默示许可理论在我国的应用与完善。

一、专利默示许可的测试方法

(一)专利穷竭与默示许可

一百多年前，在专利穷竭理论下发展出了专利默示许可理论。1843年，最高法院在McClurg v. Kingsland一案中第一次明确了默示许可，这就是所谓的“商店权利”。③Daniel M. Lechleiter.Dividing The (Statutory) Baby under Anton/Bauer: Using the Doctrine of Implied License to Circumvent § 271(C) Protection for Components of a Patented Combination，John Marshall Review of Intellectual Property Law,Spring, 2004.特定产品在授权销售之后，专利权丧失。此后，1893年专利法第3条规定，一个人购买或制造任何新发明的机器、设备或组件，在该机器、设备或组件上的专利申请并授权之后，该人应当继续有权使用、销售该特定机器、设备或组件，不对发明人承担任何责任。

美国最高法院应用专利穷竭理论的第一案是Adams v. Burke 案。在该案中专利权人给予Adams 一个许可，但这一许可有限制，只许可自波士顿周边十公里之内使用其专利。后来，Adams起诉Burke，因为他发现Burke在从波士顿起算的十七公里的城镇内使用该发明。Burke则主张他在波士顿从Adams处购买了专利产品，即使超出许可限制而使用专利产品也并不构成侵权。美国最高法院认为，不论是否存在地理范围的限制，在产品被销售之后，买方Burke获得了使用该发明的默示许可。*Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 453 (1873).在该案中，美国最高法院认为，买方购买产品之后，获得了在特定产品使用目的下使用该产品的权利。

专利穷竭理论不仅适用于被专利权人销售的产品，也适用于专利的被许可人销售的产品。总之，专利穷竭仅适用于全面覆盖专利的以产品的销售为基础的专利侵权。*Amber Hatfield Rovner，Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License,Texas Intellectual Property Law Journal,Winter, 2004.也就是说，如果产品并非完全处于专利覆盖之下，则专利穷竭理论并不适用。*Amber L. Hatfield，Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fislds? ，Computer Law Review and Technology Journal，Spring, 2000.

(二)禁反言与默示许可

如果特定产品并非由专利权所覆盖，在这种情况下，买方可以寻求另外的抗辩理由免于侵权指控。在这种情况下，美国法院开发出了一种衡平的默示许可分析方法。当专利权人的行为中包含着默示许可因素时，法院可以从专利权人的行为中推导出默示许可的存在。按照学者的观点，禁反言是指“许可人不能否认他已经同意的许可”*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology,2003.。如果可以从许可人行为中推导出默示许可的存在，涉嫌侵权行为人则不存在侵权问题。*Daniel M. Lechleiter，Dividing the (Statutory) Baby under Anton/Bauer: Using the Doctrine of Implied License to Circumvent § 271(C) Protection for Components of a Patented Combination,John Marshall Review of Intellectual Property Law.Spring, 2004.禁反言的默示许可是专利权人行为与侵权人对该行为的合理信赖相结合而产生的推论结果。

禁反言的默示许可理论与专利权穷竭理论的区别在于，它将注意力从“产品自身转向当事人之间交易的背景”分析上，从专利产品的购买是否导致专利穷竭，转向了当事人行为包含的意图的分析上。*Orit FischmanAfori,Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law,Santa Clara Computer and High Technology Law Journal,January, 2009.穷竭理论集中关注的是产品销售，只要特定产品被进行了销售，就存在专利穷竭问题；而禁反言的默示许可理论集中关注于专利权人的行为。*Amber L. Hatfield,Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fislds? .Computer Law Review and Technology Journal,Spring, 2000.

依据禁止反言原则推出的专利默示许可，一般认为其适用条件为：第一，专利权人存在事实上的先前行为；第二，专利权人企图限制被许可人的使用权。需要明确的是专利权人的先前行为需使被许可人产生合理信赖，即从专利权人的行为可以推断出专利权人允许被许可人使用其技术或专利，一般证明要件包括许可协议、专利权人的许可声明等。但需要明确的是专利权人企图限制的专利与其先前行为所指向的技术或专利是同一个或有关联性。所谓关联性是指，两个技术需要一起发挥作用或者一个技术是另一个技术的前提或辅助。

禁反言下的默示许可可以分为两类，法律禁反言和公平禁反言。在专利权人许可一个权利，收到专利使用费但却去寻求减弱专利被许可使用权时，会认为存在法律禁反言。这一规则禁止专利许可人在他已经收到专利许可使用费后加以反悔。*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology,2003.法律的禁反言要求，专利权人(1)许可权利；(2)获得许可费用；(3)寻求收回权利。这一理论强调当事人发出许可并且事后又试图改变许可。*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology，2003.

公平的禁反言要求则有如下三个条件：(1)专利权人给予过许可，专利权人通过声明或合同，同意所谓的侵权人制造、使用或销售相关专利；(2)涉嫌侵权人依赖该同意；(3)如果专利权人继续从事被诉的行为，涉嫌侵权人将会受到实质性的损害，并且将会相当地反感。*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology，2003.因此，公平的禁反言比法律的禁反言，适用的范围更为广泛。

总之，禁反言分析从产品转移到专利权人的行为，如果卖方的行为导致买方的行动，则默示许可产生。*Michael J. Swope，Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection，Temple Law Review，Spring, 1995.因此，禁反言的默示许可不能基于当事人的单边期望或合理希望而产生，它要求一方必须在另一方的行为影响下采取行动。*Michael J. Swope，Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection,Temple Law Review,Spring， 1995.应当看到，在方法专利和组合专利的情况下，更容易使用禁反言原则。因为在这两种情况下，都不存在特定产品的销售问题，因此就无法适用专利穷竭理论去认定默示许可的存在。*Amber Hatfield Rovner，Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License，Texas Intellectual Property Law Journal，Winter， 2004.

(三)许可合同中的默示许可

许可协议中存在的默示许可，有三个基本条件：(1)当事人在意图中存在，但没有写入合同；(2)如果相关问题引起当事人的注意，当事人可能会加以明示表达的意思而未写入合同；(3)法院基于公平、合理和政策原因引入合同中的默示许可。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law.Santa Clara Computer and High Technology Law Journal.January， 2009.

许可合同中的默示许可，可以通过合同默示条款理论加以处理。合同默示条款可以分为法律默示与事实默示两种方法。法律默示是依法所添加的默示条款；事实默示，是假设双方在订约时的意图而添加的默示条款。法律默示是一般适用于某一个类别的合约。事实默示，是随意填补个别合约中的漏洞，是在个别合约中基于不同情况而适用的。

法律默示不是根据双方的订约意图，也不要求“必须”令个别合约有“商业效力”，通常订约方如果不喜欢某一个法律默示的条文，则可以明示条文否定。法律默示，还要求法律在不添加默示许可条款的情况下，有关类别的合约(而不是个别合约)就会无效、无意义或可笑。*杨良宜：《合约的解释：规则与应用》，北京：法律出版社2015年版，第435—436页。“某些合同条款是由法律的一般条规加插入合同内，作为某些关系的必然条件。……法定默示条款是法律为了公共利益，而不顾当事人的意愿强加于他们身上的义务。因此，把这些条款分类为法定默示条款，以别于实际上的默示条款。”*何美欢：《香港合同法》，北京：北京大学出版社1995年版，第180页。

事实默示则要求“必须”增加这一事实，才能令合约有一完整的说法，因此强调默示必须给予合约以“商业效力”。*杨良宜:《合约的解释：规则与应用》，北京：法律出版社2015年版，第433页。事实默示首先必须是合理的。合理性可以分两个方面：一是先解释有关合约的明示条文，看是否有需要作出默示条文。二是被默示的条文本身，与增加默示条文后的结果必须合理。*杨良宜：《合约的解释：规则与应用》，北京：法律出版社2015年版，第453页。

事实默示条款主要有两种测试方法，商业效果测试，这一测试方法产生于The Moorcock一案；好事第三者测试，这一测试方法产生于Shirlaw v. Southern Foundries (1926) Ltd. 34一案。

商业效果测试是指对于作为商人的双方当事人来说，在任何情况下，必须意图去做以使交易产生商业效果的条款。商业效果测试方法的最著名判例是1889年的Moorcock一案。这种默示条款是给予交易某种效力，以至于双方当事人必须在所有情况下都意识到存在这种条款和商业效果效力。核心目的是，默示的添加不应当破坏当事人最初意图的基本商业目的。*(1889) 14 P.D. 64. Supra, nn. 5 and 6.

好事第三者是指如果一个条款非常明显，虽然没有说出来，但在当事人进行交易之时，如果一个好事第三者(或者一个虚构的朋友)一定坚持要在他们的协议中出现这种未明确的表达，他们则可非常不耐烦地对他说“噢，当然”。

目前通常认为这两种测试方法，在判断是否存在默示许可时均可以适用。想要成功作出事实默示，将一条默示条款加进一份特定的合约，就必需满足一些先决条件或考验如：(1)合理与公平；(2)是合约的“商业效力”所“必需”，如果缺少此隐含条文，合约仍能成立，则不会作出默示；(3)在订约时可以假设双方会理所当然或异口同声地同意这隐含条文的所谓“好事第三人”的考验；(4)隐含条文可以被清楚地表达；(5)不能与合约明示条文起冲突。*杨良宜：《合约的解释：规则与应用》，北京：法律出版社2015年版，第431页。

(四)组件销售、未完成部件销售与默示许可

没有被专利覆盖的组件的销售和未完成部件的销售，不可能具有专利权。因此，专利穷竭也不适用于仅仅销售专利系统中的组件部分和未完成部分，因为专利权并不覆盖这些被销售的产品部件本身。针对这些情况，美国开发出第三种默示许可的测试方法。

1.组件销售与默示许可

组件销售与默示许可领域最有名的案例是Bandag, Inc. v. Al Bolser’s Tire Stores, Inc一案，在该案中，法院认为如果专利并不覆盖专利权人或其许可人销售的产品，则专利穷竭理论并不适用。在该案中，专利权人Bandag 有一个轮胎翻修的新方法专利。Bandag向连锁加盟者销售特定用于实施该方法的设备。特许经营者向Al Bolser’s Tire Stores 销售了该产品。Al Bolser’s Tire Stores则使用该产品去实施了Bandag的方法专利。Bandag起诉Al Bolser’s Tire Stores构成侵犯方法专利。地方法院认为Al Bolser’s Tire Stores没有侵权，因为整个事件给予Al Bolser’s Tire Stores默示许可，在实施专利的各步骤中使用这一设备。

上诉时，CAFC法院则认为轮胎翻修设备的销售，并没有导致对于Bandag 的方法专利的默示许可。法院认为默示许可必须有两种方法加以认定：(1)设备必须没有非侵权使用；(2)销售的环境必须明确表明，许可的同意是能够被推测的。因此，法院认为，被告负有证明设备不用于侵犯方法就没有其他用途的责任。*Bandag，Inc.v.Al Bolser’s Tire Stores，Inc.，750 F.2d 903，223 U.S.P.Q.982.

CAFC认为，Bandag 的专利直接指向轮胎翻修的方法，而不是具体的设备。Al Bolser’s Tire Stores是使用购买的设备而实施这一专利的各步骤。上诉法院认为，Al Bolser’s Tire Stores没有负担起两个举证责任：一是Al Bolser’s Tire Stores购买的设备是否有其他非侵权的使用方式；二是向Al Bolser’s Tire Stores销售设备的整体情况是否直接明白地表明，同意其默示许可应当能够被推测出来。在该案中，被告负有责任对上述两种情况加以证明，从而判断是否会适用默示许可理论。结果，CAFC推翻了地方法院的判决，认为Al Bolser’s Tire Stores没有获得默示许可来实施Bandag的方法专利。这两个条件，后来成为CAFC认定默示许可的两个基本要求。*Bandag，Inc.v.Al Bolser’s Tire Stores，Inc.，750 F.2d 903，223 U.S.P.Q.982.

在Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.,*329 F.3d 1343, 66 U.S.P.Q.2d 1675 (Fed. Cir. 2003).一案中，按照35 U.S.C. § 271(b) & (c)规定，Anton/Bauer向法院起诉PAG公司间接侵犯其第4,810,204号专利。这一专利是一种“电池包装连接件”，涉及一种母式金属板与公式金属板的组合，这一组合允许电池包装能够进行快速替换。Anton/Bauer制造并销售两种金属板和连接公式金属板的电池包装。尽管Anton/Bauer 的母式金属板是为使用在该专利组合中而设计的，但Anton/Bauer总是单独地销售母式金属板。在单独销售时，没有任何限制条件，而是直接销售给手提电视视频录像机产业成员和终端用户。当PAG公司制造的L75电池包装与Anton/Bauer 公司的母式金属板结合时，就覆盖了Anton/Bauer 公司第204号专利。在地方法院，Anton/Bauer要求法院发布预先禁令以阻止PAG公司制造、许诺销售其L75电池包装。作为答辩，PAG公司认为Anton/Bauer 已穷竭了它的专利，并且它在默示许可下同意购买其母式金属板以生产出覆盖专利的产品。地方法院拒绝了PAG的抗辩理由，同意发布预先禁令。但在上诉时，联邦巡回法院认为，为了成功证明引诱侵权和辅助侵权的存在，Anton/Bauer 必须证明它自己的客户使用PAG的L75电池包装与Anton/Bauer 的母式金属板相结合时，直接侵犯了第204号专利。联邦巡回法院认为，在两个条件下，专利权人可以构成同意默示许可：(1)专利权人销售了产品，该产品并不导致侵权性使用；(2)销售的情况明白地显示，许可的同意应当是能够被推测出来的。法院认为，没有证据表明，Anton/Bauer 在母式金属板的销售后的使用上设置了明确的限制，或者Anton/Bauer明确地要求销售母式金属板的制造商，在最终生产的与母式金属板结合的产品的销售上加上限制。因此，法院认为，由于母式金属板的无限制的销售行为，Anton/Bauer向其客户给予了默示许可，去进行与母式金属板相结合的生产和使用。由于客户在默示许可下进行操作，因此他们没有直接侵权。在欠缺直接侵权的情况下，PAG公司就不构成间接或帮助性侵权。这一法院判决澄清了，当专利权人销售非专利部分，这一非专利部分是单独为组合性专利而设计的，但专利权人没有设置任何限制客户对非专利部分的使用，则默示许可是存在的。反之，如果为了确保不发生默示许可和专利穷竭问题，专利权人应当连同组合专利一并销售组件，而不是单独销售组件。*329 F.3d 1343, 66 U.S.P.Q.2d 1675 (Fed. Cir. 2003).因此，联邦巡回法院推翻了地方法院有利于专利权人的预先禁令，倾向于同意PAG的抗辩。联邦巡回法院认为，由于客户有默示许可，因此PAG, Ltd. (PAG) 并没有侵权。

2.未完成部件销售与默示许可

美国最高法院在1942年审理了United States v. Univis Lens Co.一案，这一案例成为未完成部件销售是否会导致默示许可的经典案例。

在该案中，Univis公司生产的眼镜毛坯被五个专利所覆盖，最终的眼镜被八个专利所覆盖，这些专利构成了制造多焦点眼镜的方法。Univis公司许可Univis Lens公司制造眼镜毛坯。眼镜毛坯是一种粗糙的不透明的镜片，由两片或更多片不同折光量的镜片所组成。在眼镜毛坯制造好后，Univis Lens公司将它们卖给Univis公司的许可使用人，由他们打磨为最终的多焦点眼镜；Univis公司再许可并销售给批发商和零售商。在购买了Univis Lens公司的眼镜毛坯之后，批发商和零售商也可以实施Univis Lens公司的其他专利，完成透镜的其他制造步骤。Univis公司给Univis Lens公司制作透镜毛坯的授权，每个透镜毛坯售价为0.50美元，并且以4美元将这些透镜毛坯出售给终端零售商，同时给批发商的价格是3.25美元。零售商则自行磨制透镜毛坯，制成最终眼镜，并且以16美元直接销售给消费者。有时，批发商也会自行磨制透镜毛坯，制成最终的眼镜后，以7美元卖给零售商，零售商再以16美元卖给终端消费者。所有这些价格都是Univis公司通过它的多层许可机制制定的。

上诉法院认为，任何毛坯眼镜的销售都使买方获得了基于专利穷竭的默示许可，去实施Univis的专利，并且完成最终的眼镜。*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).上诉法院反复说明，每个透镜都体现了专利的基本特征，并且除了磨制和磨光制作眼镜没有其他用途。法院认为，这构成了专利穷竭.*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).因此，法院认为，眼镜毛坯的销售，包含了许可进行透镜磨制的其他步骤。按照合理和预期使用目的测试标准，使用透镜毛坯就是为了销售给最终使用者磨制和磨光以制作眼镜。上诉法院认为，未完成产品的销售给了买方默示许可，去完成最终的产品，只要这一行为是为了完成最终产品所必需的。此外，法院在该案中认为，眼镜毛坯的销售价格中已经包含了实施最终产品的许可费用。由于专利权人已经收到了组合产品的价格弥补，再要求获得额外的许可费用，就超过了专利系统所要求的补偿，并且会给予专利权人双倍的补偿，是不合理的。*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).因此，当Univis Lens公司向批发商和零售商销售透镜毛坯时，构成使用其专利的默示许可。

在Cyrix Corp. v. Intel Corp.,一案中，美国Texas东区地方法院改变了Univis Lens 中的观点，认为默示许可需要此后制造的完整产品具有商业可用性。在该案中，Texas Instruments公司和英特尔之间的交叉许可协议允许Texas Instruments公司制造、使用和销售英特尔专利所覆盖的微芯片。Texas Instruments公司销售芯片给Cyrix公司，并为Cyrix公司组装了微处理器。英特尔公司起诉Cyrix公司侵权，而Cyrix公司则抗辩认为具有默示许可。法院认为，如不侵犯英特尔的专利，则微处理器无其他商业目的，最终组装的微处理器也不能有任何其他用途。法院认为商业上的必需性会创制默示许可。有商业上的必需，则产生默示许可；没有商业上的必需，则不会产生默示许可。通过分析英特尔的专利说明书，法院认为微处理器与外部存储器之间具有商业上的必需性，即其目的仅在于供外部存储器使用。因此Texas Instruments公司销售芯片给Cyrix公司,这构成专利穷竭，Cyrix公司是不侵权的。*Cyrix Corp. v. Intel Corp., 879 F.Supp. 672 (E.D.Tex.1995).在Univis Lens中法院将专利穷竭扩大适用到未完成的产品。在Cyrix一案中，法院更宽泛地将“商业上的必需”界定为“在有利于并且给予持续性的商业活动以发展和继续的可能性的目的上，销售产品”。*Michael J, Swope,Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection,Temple Law Review,Spring, 1995.

因此，在组件销售和未完成部件销售的情况下，默示许可理论也是可以适用的。为了建立默示许可，产品的买方必须进行如下测试：

作为销售的产品，除了实施该专利方法或专利组合，是否没有合理的或实际的非侵权使用？即该产品必须用于实施该专利方法或专利组合，没有其他非侵权用途。如果“否”，即该产品还有其他用途，则许可是非默示的。如果“是”，即该产品没有其他用途，举证责任转移到专利权人，专利权人应当证明销售的情况并没有明确显示许可是默示的。组件性专利是否穷竭，取决于组件是否是必要组件的销售，如果系必要组件的销售，则会使组合专利穷竭。对于未完成产品的销售，在这种未完成产品除了作为专利组合的一部分之外没有其他用途时，即会产生专利穷竭问题。*Amber Hatfield Rovner,Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License,Texas Intellectual Property Law Journal,Winter, 2004.美国法院似乎对于证明欠缺非侵权使用，给被告设置了较重的举证负担。

(五)方法专利与默示许可

由于专利穷竭理论是以产品销售为基础的，因此，如果专利是方法专利，而不是产品专利，专利穷竭理论则在此并不适用。在美国以往的大多数判例中, 对于方法专利是否可以适用专利权穷竭理论一直存在不同的看法。美国司法界主流观点认为专利权穷竭理论只适用于产品专利, 而方法专利主要在于其不能因产品的销售而用尽。因此, 专利权用尽原则在方法专利上难以直接适用。但量子公司一案，则是这一领域的新发展。

原告 LGE以我国台湾地区主要笔记本电脑的下游组装厂商 (如广达、华硕、仁宝、大众等公司)为被告, 向美国加州北区联邦地方法院起诉, 主张这些厂商制造的计算机系统侵害了 LGE公司的 5项美国专利。LGE公司拥有关于计算机数据管理技术的专利包, 其技术核心是解决电脑 CPU 中由于数据即时更新导致随机存储器与缓冲存储器的数据不一致的问题。英特尔也持有许多计算机系统、计算机组件和计算机操作方法的专利。LGE公司与英特尔有一个许可协议。按照该协议，LGE公司许可英特尔实施所有LGE的专利。该许可协议还规定：“任一方不得许可第三人把许可产品与非来源于另一方的组件进行组装, 以及使用、进口、许诺销售、销售该组装产品。”

LGE 还与英特尔(Intel Corporation)签订了交叉许可协议。交叉许可主协议的一个条款规定，英特尔同意给其客户发一个书面通知：“英特尔获得了广泛的许可，确保您购买的英特尔产品都得到LGE公司的许可，并且并不侵犯LGE公司持有专利。

英特尔按照该许可协议销售微处理器和芯片组给包括量子计算机公司在内的计算机收购商和供应商。被告 Quanta 从英特尔购买了微处理器和芯片集, 并将其与非英特尔公司制造的存储器和数据传输线组合成电脑, 量子公司将这些计算机销售给原始设备制造商，然后再卖给计算机用户。LGE公司认为，该组装过程落入了 LGE 专利包中的5,077,733号方法专利, 该专利解决数据在连接两个组件之间的传输线上传输时的优先权问题。LGE公司起诉量子公司和其他计算机制造商侵犯其六个专利。其中三个专利是最高法院着重审理的，因为这三专利都包括了专利方法申请。

地方法院和联邦巡回法院都判决认为专利穷竭原则不适用于方法专利, 判决侵权成立。

最高法院则否定了联邦巡回法院判决, 作出如下重要判决意见:专利权穷竭原则适用于方法专利。最高法院列举了历史上的判例后认为, 如果取消对方法专利的穷竭原则, 将会严重地损害穷竭原则, 因为专利权人可以把设备的专利权利要求撰写为方法专利权利要求, 从而轻易地规避穷竭原则。如果将产品申请很容易地修改为方法申请，就可以回避专利穷竭问题或者严重破坏专利穷竭理论，这是不可以的。*Quanta v. LGE, Inc., 128 S.Ct. 2109(2008).

方法专利虽不能以产品或装置同样的方式进行销售而用尽, 但是方法可以具体化于产品中, 方法专利可以通过体现该方法的产品销售而用尽。不能因为LGE公司的专利是方法专利，就使其免于默示许可，否则将置未完成组件的购买者处于非常大的风险地位。因此，方法专利也可以穷竭。可见，在本案中，专利权穷竭理论的适用范围再次扩展至方法专利, 但该制度的运行还是需以有形产品的销售为前提。

二、首次销售理论与数字市场

默示许可理论来自于19世纪的专利法，以后被引进版权法。专利法中的默示许可理论被移入版权法后，权利穷竭理论变成了“首次销售”理论。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal,January， 2009.美国最高法院在1908年接受了首次销售理论。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，January, 2009.在首次销售后，版权人有一些权利并未穷竭，例如出租权以及对版权作品的修改，因为首次销售理论的目的仅仅是允许版权作品的再销售或产权转让。*Orit FischmanAfori.Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，January， 2009.

首次销售理论在1908年Bobbs-Merrill Co. v. Straus 一案中产生，在该案中，书籍的出版社和作者寻求限制书籍的再次转售，在书的扉页上写了一个告示：“本书的零售价格为1美元”。出版社要求不能在更低的价格上进行销售，如果在更低的价格上销售将被视为侵权。被告以80美分销售书籍而被诉侵权。该案的审理法院认为不能给版权人以权利，使之在首次销售之后，对书籍复制件的进一步销售设置限制。法院认为版权法的目的不是给予版权人更宽泛的垄断权去限制下游销售行为。*Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

此后，在1909年的美国版权法中，国会对于首次销售理论进行了成文法上的规范。按照该版权法规定：“特定复制品或唱片的所有人，如果合法获得该物，或者被版权人授权过，都有不经版权人的许可而销售或处理复制品或唱片的财产权。”*Elizabeth McKenzie，A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine.Chicago-Kent Journal of Intellectual Property,Springj 2013.

适用首次销售理论有四个条件：(1)版权人授权进行合法的制作或复制作品；(2)作品在版权人授权下进行交易；(3)被告是作品的合法所有人；(4)被告转让了作品。首次销售理论要求在没有契约限制或协议的情况下，版权人不能限制产品的进一步销售。*Melissa Goldberg,A Textbook Dilemma: Should the First Sale Doctrine Provide A Valid Defense For Foreign-Made Goods? .Fordham Law Review,May, 2012.默示许可理论意味着购买者只要以正常和自然的方式使用就是合法的。

但首次销售理论并不是绝对的。1984年，美国国会修改第109条版权法，限制唱片的所有人为商业目的出租、出借唱片。在1984年美国计算机软件出租修订法案中，也禁止计算机软件的复制品所有人为商业目的而出租、出借软件。1984年的录音租赁修正案，限制首次销售理论适用于声音的记录。由于录音制品的复制非常容易，因此国会立法扩大了版权人的排他权范围。该法禁止在首次销售之后，对声音记录之物的“租赁、租借或出借”。在1990年，美国国会也颁布了类似的法案，限制软件复制品的所有人的再转售权。*Elizabeth McKenzie,A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine.Chicago-Kent Journal of Intellectual Property,Spring, 2013.因此，就产生了一个非常重要的问题，首次销售理论是否适用于数字市场？也就是说，合法地从iTunes下载的歌曲是否能够在eBay上再次转售？

(一)欧洲的做法

按照欧洲版权指令，如果在线分配作品只构成“向公众的许可行为”而不是“销售行为”，则不会适用首次销售理论。*Lukas Feiler, Birth of The First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads under EU and US Copyright Law,Journal of Internet Law,October, 2012.对这一主张，有许多学者提出了反对意见，认为这是与首次销售的基本精神相违背的，因为首次销售的目的在于防止市场分割。如果不允许首次销售，则会使版权人对于每一次新销售都寻求报酬。此后，在欧洲通过判例推翻了软件销售不适用首次销售理论的观点。

欧洲在这一领域的经典判例是2012年的UsedSoft v. Oracle 一案。在该案中，Oracle公司起诉UsedSoft公司侵权。Oracle公司只是允许在网站下载其软件，而不是放在CD上销售其软件。软件使用者仅仅购买了永久性非可再转让的许可。欧洲法院认为计算机程序的保护并不属于版权指令Directive 2001/29的适用范围，而属于计算机程序指令Directive 2009/24的适用范围。这一指令规定“在共同体内部程序复制品由权利人或经其同意的首次销售，穷尽了复制品在共同体内部的传播权利。”*Lukas Feiler, Birth of the First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads under EU and US Copyright Law,Journal of Internet Law,October, 2012.在该案中，法院认为UsedSoft公司被默示许可转售使用过软件。*UsedSoft GmbH v Oracle International Corp (C-128/11).

也有许多学者争辩认为Oracle公司没有卖软件而只是许可使用软件。一个永久性许可而不是销售，并不能够使首次销售理论适用。对于是否存在销售的问题，欧洲法院认为，软件的下载存在着有形或无形财产的权利转让。法院认为，从网站下载和从CD上购买功能上相等同。此外，法院认为计算机程序指令所提及的首次销售并没有提到使用什么媒介，不论使用CD、DVD还是在网上下载。此外计算机程序指令第1(2)条也规定，该指令的保护延及所有形式的计算机程序。因此，欧洲法院认为，首次销售理论也适用于从互联网上下载的软件，这一复制品是在互联网上下载并且在欧盟内部销售的。欧洲法院认为，销售是一个协议，按照该协议转让给其他人有形或无形财产上的所有权，并且使作者获得一定的支付，在此情况下就可以适用首次销售理论，因此就在欧洲产生了首次下载理论。法院认为：当版权人(1)授权从互联网上下载软件复制品到数字载体中；(2)以一个不限期限的期间，授权使用该复制品；(3)获得了与其下载复制品经济价值相等同的报酬，就会适用首次下载理论。

但在欧盟内部，这一首次下载理论也面临着不同的争议。例如在德国地方法院的判决中认为，销售之后的电子书不能被客户再转售。但在2014年，阿姆斯特丹地方法院却判决电子书的转售网站可以存在，并且判决德国购买人要求关闭网站的诉请败诉。但在电子书网站上，卖方必须声明，他合法地获得该复制件，并且必须同意一旦其向他人销售复制件，就会删除该复制件。该网站也给电子书打上电子水印，并且将电子水印的信息存储在数据库中，以防止非法销售该电子书。但该服务技术，并没有方法去证明复制件是否合法获得，或者原始所有人是否已经将该复制件真正删除。总之，是否数字首次销售原则适用于电子书在欧洲联盟是仍未得到彻底解决的问题。*Sarah Reis,Toward A “Digital Transfer Doctrine”? The First Sale Doctrine In The Digital ERA,Northwestern University Law Review,Fall,2014.

(二)美国的做法

美国法通常认为，首次销售理论并不能适用于数字销售领域。版权法第109(a)条和第109(d)条中规定了适用首次销售理论的基础，即复制品的占有人必须合法获得所有权。该法进一步确立了“复制”一词的定义是：一种实物，在其中作品被固定，以任何现在已知或以后发展的方法，从这一实物中不论是直接或在设备或仪器的帮助下，作品可以被感知、被再制造或以其他方式进行沟通。*Adam W. Sikich, Buyer Beware, The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE.Journal of Internet Law,January, 2011.因此，美国版权法明确地规定了，首次销售理论并不适用于“通过出租、出借或没有获得所有权的其他形式的”占有。

在Vernor v. Autodesk, Inc.一案中，Vernor购买了一些使用过的带有Autodesk软件的CD，这些CD是直接从Autodesk客户处购买，并且又在eBay 上转售的。而按照Autodesk软件的销售协议，(1)Autodesk软件保留了全部复制品；(2)该客户仅有非排他性和非可转售的许可；(3)该客户不能以修改、编译等形式使用该软件。可见，Autodesk公司按照一种有限软件许可协议发布软件，对其客户设置了使用和转让限制。一旦有限软件许可协议被违背，Autodesk公司就要求终止许可。有限软件许可协议在安装软件之时生效，Autodesk分配了一些数码和激活码用以跟踪许可协议的履行情况。在该案中，Vernor提出一个不侵权之诉，要求法院判决其行为适用首次销售理论而不侵权。

地区法院认为，这种交易构成“销售”，如果转让人允许受让人保留软件复制品的无限期占有作为单一的对价。因此，地区法院认为，直接从Autodesk的客户处，被告获得了软件复制品，获得了软件所有权，因此可以适用首次销售理论。在上诉时，第九巡回法院认为，软件使用人只有许可而没有所有权，该许可也限制使用人转让软件，并且给其设置了显著限制条件，因此法院认为这种许可并不使该客户可以适用首次销售理论。在该案中，巡回法院进行了三个事实调查，以判断是许可还是所有：(1)版权人是否指定使用人只同意获得许可；(2)版权人是否明确约束使用人转让软件的权利；(3)版权人是否强加了明确的使用限制。当软件公司保留了软件所有权并且强加了转让和使用限制时，就只构成许可。由于Autodesk的有限软件许可协议保留了软件复制件，并且施加了大量转让和使用限制,所以第九巡回法院认为，Autodesk 的客户，包括Vernor在内，作为后来的购买者和再销售者，都是被许可人而不是所有人。因此，由原始被许可人向Vernor销售软件，是有限软件许可协议所禁止的，是无效的。Vernor和Vernor的客户都不是软件复制品的所有人，第九巡回法院发回重审该案。

此外，在美国首次销售理论从来没有允许复制品的购买人进行进一步的复制。因为数字化作品的传播首先需要制作一个原件的复制品，这是首次销售理论所无法适用的，因此首次销售理论并不适用于作品的再次制作的情况。首次销售理论不适用于数字作品，还因为使用者并没有传播其“特定”复制品。*Eric Matthew Hinkes，Access Controls in the Digital ERA and the Fair Use/First Sale Doctrines，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，May， 2007.其特定复制品之上形成了其他复制品，传播的并不是特定复制品而是其他复制品。由于不是“特定”复制品的再次销售，因此也不适用首次销售理论。

(三)首次销售理论是否适用于数字市场？

美国法院认为，原始的使用者虽然为了软件的物理复制件支付了昂贵的价格，但他们并不构成软件的“所有人”，因此并不适用首次销售理论。而欧洲法院则认为转让构成了真实的销售，可以适用首次销售理论。欧洲法院认为，一次性费用支付而无期限地使用软件，构成销售。因此，数字内容的第二市场重要，还是保护版权人的利益重要，显然在欧洲和美国产生了不同处理方法。*Damien Riehl, Jumi Kassim, Is “Buying” Digital Content Just “Renting” for Life? Contemplating A Digital first-Sale Doctrine,William Mitchell Law Review, 2014

在美国，如果版权人仅仅选择许可其数字化作品，就不能适用首次销售理论。为了适用首次销售理论，对如下四个问题要存在肯定的回答：(1)复制件是否在版权人的许可下合法的制作？(2)是否在版权人的授权下，特定的复制件被进行转让？(3)被告是否是复制件的合法所有人？(4)被告是否没有再生产复制件？如果四个问题中有一个或多个是否定的，则首次销售理论不能适用。

因此，在美国的判例法体系下，导致电子书、数字音乐文件或数字电影的二级市场，目前在美国并不发达。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January, 2011.但数字二级市场应当开放，不应受到美国已有判例的干扰。之所以要突破美国首次销售理论的局限，理由如下：

1.互联网环境下对版权材料的使用，本身需要进行大量复制。计算机和互联网工作依赖于大量的复制，但每次复制都得到许可是不现实的，因此，版权法与互联网自身的工作性质存在着基本矛盾和冲突。*John S. Sieman,Using The Implied License to Inject Common Sense into Digital Copyright,North Carolina Law Review,March, 2007如果排斥首次销售理论而严格要求互联网环境下使用版权材料都要进行授权，既不现实也不可能做到。为了解决互联网环境下使用和转让版权材料，首次销售理论就显得非常必要。

2.作者网上分发作品，会人为选择许可方式。按照Vernor判例的原则，电影、音乐和出版产业都受到激励而扩大其许可为基础的内容分发行为。这些产业在分发作品时，会人为选择仅使用许可方式而不使用转让方式。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January, 2011.电影工作室如果不销售而只是许可使用电影，在许可期间结束之后要退回电影，这种作品的分发方式将会日益成为常态。*Gary Donatello，Killing the Secondary Market: How the Ninth Circuit Interpreted Vernor and Aftermath to Destroy the First Sale Doctrine,Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law,2012.软件公司可以通过许可而控制转售市场。在对买方起诉时，软件公司也可以使用合同违约，而不使用版权侵权来起诉。*Gary Donatello,Killing the Secondary Market: How the Ninth Circuit Interpreted Vernor and Aftermath to Destroy the First Sale Doctrine,Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law,2012.由于许多客户并不阅读软件开封协议，因此在转售软件时就会时常侵权。*Sarah Reis,Toward A “Digital Transfer Doctrine”? The First Sale Doctrine in the Digital ERA,Northwestern University Law Review,Fall 2014.为了避免首次销售理论的适用，电子书的出版者和作者也会只是许可而不是销售。*Elizabeth McKenzie,A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine,Chicago-Kent Journal of Intellectual Property， Spring， 2013.如果这种业态成为一种常态，反而会导致版权人人为地控制作品的销售，对于作品的每一次使用都收取费用，这就会影响作品的传播，也会使版权人获得额外的多重利益。

3.对数字环境下图书馆产业的影响。首次销售理论不仅适用于复制品的所有人，也适用于随后的出借行为。首次销售理论允许已有的物理复制件的出售、赠与和出借，因此传统上允许图书馆出借图书。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January， 2011.

图书馆业积极主张适用首次销售理论，积极游说美国国会对数字作品采用首次销售理论。图书馆业认为，如果没有首次销售理论，作者将会在图书许可之后继续控制图书。当所有作者都实施“按次计费”性使用作品时，图书馆业的自由使用将会不复存在。同时，图书馆业认为，如果传输来的作品已经完全从传输者的计算机中删除后，首次销售理论就应当适用，因为删除是图书的给予、出租或销售的等价物。如传统图书馆可以出租图书一样，也应当适用该理论而允许图书馆电子化出租图书。*Rachel Ann Geist，A “License to Read”: The Effect of E-Books on Publishers, Libraries, and the First Sale Doctrine.IDEA: The Intellectual Property Law Review,2012.

总之，“网络环境下的侵权者匿名性、 侵权行为无纸化等特点使得传统侵权救济难以发挥作用”*谢雪凯:《网络服务提供者第三方责任理论与立法之再审视——以版权法与侵权法互动为视角》，载《东方法学》2013年第2期，第152页。。笔者认为欧洲模式相比美国模式更为实用，可以解决版权人对作品的持续控制问题，可以避免版权人对作品的传播造成更为严重的影响。完全可以采取一定的技术手段，在数字作品传播时通过自动删除原始文件或限制原始数字作品的进一步使用的方式，使数字作品的许可使用转化为真正意义上的所有。

三、默示许可制度的价值与借鉴

专利默示许可作为专利侵权的抗辩事由，给专利权人的权利带来了一定的不确定性。专利默示许可只能发生于特定的情形，其存在的主要意义在于保障他人的信赖利益。适用专利默示许可的条件具有复杂性，因而专利权人可采取一定的措施，排除专利默示许可的适用。

专利权人在填写专利申请书时应考虑到专利默示许可。一个专利应尽量使一个独立的权利要求对应一个完整的产品而非由几个产品组成。一个由几个产品组成的专利，更可能导致专利默示许可。因此，如果两种产品分别具有独立性，即使是一起发挥作用，也应分别申请专利，以排除专利默示许可的适用。当两种以上的产品具有关联关系，而购买者仅享有一个产品的专利权，其又必须结合其他产品才能制造出完整专利产品。在这种情况下，法院更倾向于适用专利默示许可。因此，专利权人可通过申请组合产品专利，以排除专利默示许可的适用。

专利权人的销售通常有三种情况：(1)专利权人许可销售；(2)专利权人销售，但带有直接适用于购买人的各种限制；(3)专利权人销售组合性专利产品中的一个或多个部件。如果产品由多个部分组成，且单个部分不能被独立权利要求覆盖的情况。在这种情况下，如果销售时没有附带说明，那么专利默示许可就可能依法产生。因此，销售之前，专利权人可提供一个事前的声明，以排除专利默示许可的适用。当专利权人在许可地域、时间等设有限制时，被许可使用人销售产品也一定带有这些限制。专利权人可以通过在销售产品时设置直接“使用”限制而规避专利穷竭的发生。专利权人也可在销售商品时提醒买方，该产品的销售不涉及任何形式的默示许可。

总之，适时地在我国的侵权抗辩体系中引入默示许可规则，有助于进一步完善我国的专利制度，提高我们的专利保护水平。同时，这一规则的引入也有助于提高我国企业的专利侵权应诉能力，保护我国企业的合法权益，形成更好的市场经济秩序。我国企业常常处于知识产权弱势地位，常常是专利的被许可使用人或组件或未完成部件的生产销售商。如果我们无视默示许可规则的重要作用，将置我国的企业于困难的境地。

2008 年专利法修订，将第十二条专利许可合同中的“书面”二字取消，从这一变动可以看出我国专利立法中默示许可理论的发展趋势，这一改动从法律上为我国专利默示许可规则的建立提供了可行的空间。

现有的最早涉及基于销售产生的专利默示许可问题的书面文件是 2001 年北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的通知。在该通知中，规定了专利侵权抗辩中不视为侵权的抗辩的几种情形，其中一种是专利权用尽。在专利权用尽情形下具体列举了两种：一是专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品部件售出后，使用并销售该部件的行为，应当认为是得到了专利权人的默许；二是制造方法专利的专利权人制造或者允许他人制造了专门用于实施其专利方法的设备售出后，使用该设备实施该制造专利方法专利的行为。

2013 年 9 月，北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》中，再次明确了这一规定。在该《指南》的第 119 条中，规定了两项不视为侵权的抗辩：一是专利权人或其被许可人出售其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或者将其组装制造专利产品的；二是方法专利的专利权人或其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利的。

笔者认为，我国目前专利默示许可的相关规定，失之粗糙。我国应当借鉴美国和欧洲的默示许可理论，在我国知识产权法中积极采纳欧美等国的默示许可理论，只有这样才能对知识产权许可交易行为有比较完善的认知与理解，将大量属于知识产权默示许可的行为分离出来，促进知识产权的制度完善，同时能够保护作为专利被许可方和代工生产者的众多中方企业的合法权益。

[责任编辑 李晶晶 责任校对 王治国]

2015-10-21

陈 健(1970—)，男，北京人，中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授，法学博士，主要从事知识产权研究。

D9

A

1000-5072(2016)10-0082-12