从驰名商标的特殊保护入手解决商标俗称抢注纠纷

石玮佳

摘 要：近年来，因商标俗称抢注引发的纠纷在我国频频出现，其中以“索尼”、“伟哥”、“陆虎”三案为典型代表。这三案一波三折的诉讼之路在学界及司法实务界引发了一系列的探讨，对于是否应建立“被动使用保护论”各方争执不下，有学者则建议建立公众使用商标制度。其实，之所以发生诸多争执，正是因为在这类案件中，司法实务界和学界都将重点放在了商标俗称的归属问题上。本文旨在从驰名商标特殊保护的角度，探寻解决商标俗称抢注纠纷的方法及应遵循的程序。

关键词：商标俗称；驰名商标；混淆

中图分类号：D923.43 文献标识码：A 文章编号：1673-2596（2016）08-0102-02

一、问题的提出

（一）商标俗称引发的纠纷

商标俗称，是指媒体及社会公众对商标的习惯性称呼。它可能是商标的简称，如：“索尼爱立信”被简称为“索爱”；“Coca-Cola”（“可口可乐”）被称为“Coke”。亦可能是商标的中文译法，如：“VIAGRA”官方译法为“万艾可”，而民间译为“伟哥”；“LANDROVER”官方译法为“路华”，而民间称之为“路虎”或“陆虎”。还可能是社会公众根据商品特点赋予商品的别称，如：香槟色iPhone5被称为“土豪金”。这些俗称经媒体的广泛传播及社会公众的认可，消费者已将他们同商品本身联系了起来。但由于这些商标俗称的出现在商标权人的意料之外，他们通常不会注册为商标，当有第三人抢注的情况出现，纠纷也由此产生。其中，引发的争议最大的是“索爱”案，一二审判决极大的不一致性引起了一片哗然，“索爱”案一审判决坚持效果主义，认可“索爱”实质上已经成为该公司在中国使用的商标；二审法院则推翻了这一观点，将“索爱”“被广大消费者感知并一致认同”作为“索尼爱立信”公认的简称等实际使用等同于索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司自己使用，缺乏法律依据。最高人民法院亦认为，在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标用作其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益。可见，在解决次纠纷时，商标俗称的归属问题成为了法院所关注的焦点，遗憾的是，三级法院都未考虑商标俗称被抢注对原商标背后的商品或服务产生的影响。

（二）被动使用理论之争

在解决类似纠纷的过程中，对《商标法》第三十二条（2001版《商标法》第三十一条）中“已经使用”的解释在学界也出现了极大的分歧。针对是否应引入商标“被动使用”的概念，学界展开了激烈的探讨。支持者认为，引入商标的被动使用是对消费者在商标法中地位的认可，符合取得商标权的基本原理和保护商标权的基本理念，也契合商标法的立法宗旨。反对者则认为，这既不符合商标权取得自然正当的前提条件，也违背了商标权的私权属性和商标的契约本质。也许商标“被动使用”概念的引入，的确可以使这类纠纷得到看似公正的判决，然而随之产生的便是一系列的“后遗症”。其中最主要的就是，权利义务的对应问题，如果将被媒体及相关公众认可的商标俗称看作商标权人所拥有的商标，那么商标权人在享有禁止他人注册使用商标俗称的权利的同时，是否也应承担对该商标俗称应负的义务？然而，商标权为私权，强加给人维护私权的义务并不合适。但如果允许其无限制的享有商标俗称，是否会形成所谓的“符号暴力”？而且，如何用商标法来规制商标“被动使用”无疑又是一大难题。商标“被动使用”的边界一旦规制的不完善，便会给原商标权利人和消费者都带来极大的困扰。

（三）公众使用商标制度的提出

公众使用商标制度的提出来源于美国的“公众惯用法则”。美国商标法承认所谓“公众惯用法则”（public use doctrine），即一般情况下，商标权益应当归于在先利用和实际使用人；但如果商标为公众惯用所改，商标权人仍应享受权益，以防止市场混淆。但是，这一法律原则的适用条件苛刻：第一，为公众惯用而改变的正式商标必须是驰名商标；第二，公众惯用的昵称或简称增强了正式商标的显著性。美国作为一个判例法国家，经过了100多年的司法判例总结，最终形成了完备的“公众惯用法则”，这一法律原则的确可以合理合法地解决美国的商标俗称纠纷。然而我国从属于大陆法系，制定的是成文法，法官在判案时很少直接引用法律原则。那么，我们是否能够吸取美国“公众惯用法”中的精华，在现有法律制度的框架下，寻求与之相似且合理、合法的解决这类纠纷的方式呢？

二、驰名商标的特殊保护

驰名商标是一个国际通用的法律概念。自2001年我国《商标法》为与TRIPS协议接轨而引入驰名商标制度，到2013年再次修改《商标法》，我国已建立起了一套较为完备的驰名商标认定和保护制度。目前，我国对驰名商标的认定与保护采用“个案认定、被动保护”原则。分析各商标俗称抢注案可以发现，涉案的原商标几乎全部为国外或国内的知名商标，在我国境内具备一定的影响力，甚至就是驰名商标。美国的“公众惯用法则”的保护前提之一也是“为公众惯用而改变的正式商标必须是驰名商标”。纵观我国目前的商标法规范，有迹可循的便是驰名商标制度，那么我们是否可以从驰名商标的特殊保护角度来看待由商标俗称引发的纠纷呢？

（一）合理性分析

其实不管是“被动使用保护论”还是“公众使用商标制度”的提出者，都在强调消费者在《商标法》中的权利，即消费者有受保护和不被混淆的权利。而驰名商标概念的提出就是为了解决商标注册制度疏漏出现的弊端，在先使用原则和先注册原则之间找到一个平衡点，使商标制度回归防止消费者发生误认误购的基本出发点。给予驰名商标更多的保护，不仅有利于维护商标权人的利益，促进市场公平竞争，更有利于保证消费者不被混淆或产生误认。而且，各国在对驰名商标进行特殊保护时都是极为谨慎的，为防止产生“符号暴力”，各国对驰名商标的认定标准都进行了严格的把控。在商标俗称抢注纠纷案中，当原商标为知名商标的情况下，商标俗称经媒体的广泛传播及社会公众的广泛认可，已经在消费者心中将其和其所代表的商品或服务产生了某种固定的联系，甚至会出现部分潜在消费者只知道商标俗称而不知原商标的情况。而且，很多抢注商标俗称的第三人的恶意是非常明显的，若是默许了其商标俗称抢注行为，等于默认这种“搭便车”行为的合法性，不仅违背《商标法》的基本宗旨，不利于公平竞争，更会导致消费者产生混淆。如果商标俗称纠纷案所涉及的原商标可以被认定为驰名商标，虽然认定过程难度较大，权利人负有相当的举证义务，但这也在一定程度上赋予了原商标权人义务，避免了其权利的过度扩张，且能维护消费者的权利。一旦原商标被认定为驰名商标，再对其进行特殊保护具有极大的合理性。

（二）合法性分析

我国新《商标法》第十三条、第十四条分别规定了驰名商标的保护方式、保护范围和认定标准。为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可请求驰名商标的保护。就商标抢注纠纷案来看，其实大多涉案的原商标都为知名商标，为相关公众所熟知，只要权利人能够证明原商标符合驰名商标的构成要件，便可根据《商标法》第十三条之规定寻求保护。因为，商标俗称大多为摹仿或翻译原商标所得，且已与原商标所代表的商品或服务建立了某种联系，容易导致消费者混淆误认。

三、解决商标俗称抢注纠纷的具体过程

解决商标俗称抢注纠纷并非无限制地保护原商标权人的利益，而是应当按照法定的程序，一步步判定应该维护哪一方的利益。

（一）对原商标是否是驰名商标的认定

判定原商标是否为驰名商标，是解决这类纠纷的第一步。我国《商标法实施条例》第三条规定：“商标持有人依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的，应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。”由原商标权人承担证明原商标为驰名商标的责任，法院则应严格按照商标法中驰名商标的认定条件对原商标进行判定。

（二）商标俗称与原商标联系的确认

商标俗称与原商标之间存在联系，正是我们阻止第三人将其抢注为商标的原因，也是原商标权人的利益值得被保护的前提。这种联系应包括对原商标的摹仿、翻译或商标俗称已经得到了社会公众的广泛认可，摹仿、翻译或商标俗称与原商标或原商标代表的商品或服务存在着唯一的、对应的联系。

（三）关于混淆可能性的判定

其实我国《商标法》目前并未明确建立混淆可能性制度，只是有所涉及，在解决商标俗称抢注纠纷时适当引用该制度还是很有必要的。笔者认为，可以将混淆可能性作为判定是否允许第三人注册商标俗称的必要要件，在进行商标审查或判定商标是否侵权时，只要满足混淆可能性，则不予注册或判定侵权，若不可能导致消费者产生混淆误认，则允许第三人注册涉案的商标俗称为商标或判定第三人不侵权。

商标俗称抢注纠纷的发生是一些商家希望通过搭别人的便车，吸引消费者，提高自己的销售额。若是不去规制这种行为，便会出现更多“舍身试法”的商家，长此以往不仅不利于市场公平竞争，更不利于打造真正属于我们的民族品牌。

注 释：

参见北京市第一中级人民法院（2008）中行初字第196号行政判决书。

参见北京市高级人民法院（2008）高行终字第717号行政判决书。

参见最高人民法院（2010）知行字第48号民事裁定书。

邓宏光.为商标被动使用行为正名[J].知识产权，2011，（07）.

见黄汇，谢申文.驳商标被动使用保护论[J].知识产权，2012，（07）.

何怀文.商标法：原则规则与案例讨论[M].浙江大学出版社，2015.179.

《商标审查与审理标准》之“复制、模仿或者翻译他人驰名商标审理标准”部分第4条对“摹仿”“翻译”有定义。

参考文献：

〔1〕冯晓青.知识产权法[M].中国政法大学出版社，2015.

〔2〕何怀文.商标法：原则规则与案例讨论[M].浙江大学出版社，2015.

〔3〕张体悦.商标法上混淆可能性研究[M].知识产权出版社，2014.

〔4〕李琛.对“商标俗称”恶意注册案的程序法思考[J].知识产权，2010，（05）.

〔5〕邓宏光.为商标被动使用行为正名[J].知识产权，2011，（07）.

〔6〕黄汇，谢申文.驳商标被动使用保护论[J].知识产权，2012，（07）.

〔7〕张朋.论商标使用行为意思要素的地位及作用[J].河北学刊，2014，（04）.

〔8〕陶安安.论美国商标俗称司法实践中的公众使用规则[J].成都理工大学学报（社会科学版），2014，（01）.

〔9〕王太平.论商标法中消费者的地位[J].知识产权，2011，（05）：41.

（责任编辑 徐阳）