从法律思维的角度看专利申请文件的修改

任甜甜 马庆 唐勇

（国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心，河南郑州 450003）

从法律思维的角度看专利申请文件的修改

任甜甜 马庆 唐勇

（国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心，河南郑州 450003）

本文从专利申请文件的修改出发，结合专利实审过程中修改超范围的问题，阐述了运用法律思维去解决修改是否超范围问题的方法，并体现出在没有明确的尺度和规则去判断超范围的情况下，在面对问题时，从多个角度寻找有力的证据和理由，形成完整的逻辑并得出结论正是运用法律思维解决问题的具体步骤。

修改超范围；法律思维；授权；确权

在目前的专利审查过程中，由于新颖性、创造性和撰写缺陷等多方面的原因，对申请文件的修改几乎贯穿了案件审查的整个过程，甚至成为申请人和审查员博弈的焦点；而且，修改所带来的问题并不止于专利的授权，修改超范围作为一个无效理由，在后期的专利确权程序中，其仍然可能成为申请人和第三方展开博弈的焦点，因此，严格按照法律程序、审慎的对申请文件进行修改，对专利的审查的客观、公正以及后续确权程序中专利权的稳定都具有非常重要的意义。

1 专利申请文件的修改

《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。

如何理解法条中“原说明书和权利要求书记载的范围”这一项？《专利审查指南》第二部分第八章第5.2节对专利法中所提到的修改进行了解读和细化，并提到了原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容[1]。然而，“直接地、毫无疑义地确定”这一过程仍然包含了主观因素，同一个概念对于不同领域的不同个体，会产生截然不同的理解方式，举一个简单的例子，纳米钙在制药领域，其会“直接”将其理解为纳米碳酸钙，而在化学领域，其会首先将其理解为纳米金属钙，也就是单质钙，因为纳米钙并没有对钙进行其他描述，然而，由于目前的各种简称，化学领域对纳米钙的理解会进一步扩大范围，纳米碳酸钙、纳米氧化钙均可以纳入纳米钙的宽范畴；类似的，申请人往往会争辩，认为某一物质本领域就是这种名称，其有唯一的指代，是本领域“直接地、毫无疑义地确定的内容”，认为这一修改是不超范围的，那么这一修改是否超范围呢？申请人或代理人如何修改和陈述以确保申请文件的修改不超范围？审查员又如何客观的领会“直接地、毫无疑义地确定的内容”？在这个大环境下，专利申请文件的修改是否符合专利法规定，就涉及到如何运用法律思维去把握修改的“度”。

2 法律思维的解读

把握修改的“度”，就涉及法律和法律思维。专利审查属于行政执法，要依照专利法进行公平、公正、准确的对申请进行审查，因此，审查员既是一名国家公务工作者，同时也是一位法律工作者，树立法律思维是依法行政的法律要求，也是审查质量的关键保障[2]；与此同时，专利申请文件作为一份法律文件，撰写者也属于法律工作者，也应当树立法律思维，合理、审慎的进行申请文件的撰写和修改。法律思维方式是一种求实的思维方式，它强调认识任何事务都必须有证据。但与此同时，法律思维的内涵是克服对概念的任意定义，避免对概念的无限定义，但又需要对法律概念语词进行特定语境下的创造性运用[3]。

重视对专利法立法宗旨的理解是法律思维的首要方面，只有正确把握和理解立法目的，才能保证法律适用的正确方向。我国专利法的立法目的，即专利法第一条是这样规定的：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法”，也就是说，在权衡申请人的利益和大众利益的过程中，深刻理解专利法的立法宗旨，就可以在具体的专利审查过程中不是机械、僵化地适用具体的法律法条，而是对专利申请文件的内涵、现有技术的状况以及专利权人和社会公众之间的利益平衡给予更多的考虑，从而在法条适用时更好地实现专利法的立法目的[4]。具体的，法律思维是指导专利审查工作的一种方法论，其引导审查工作紧密围绕专利法立法宗旨开展，根据法律的相关规定，运用法律逻辑去思考、分析、解决和评判专利审查的相关问题[5]。

3 法律思维在判断修改超范围中的运用

法律思维的运用在专利法第三十三条关于修改是否超范围的审查过程中就体现得非常明确。是否能够正确把握专利法的立法宗旨，决定着审查员在案件审查过程中是否能够防止在修改比较时拘泥于术语、语句的文字记载和对应性以及判断僵化的问题。而且，就目前并未对具体情况操作细化、也无法对每种情况进行细化的法律来说，我们更应该本着法律思维的逻辑去思考和解决问题，比如，《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1节中，提到了“申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行主动修改”，使用“仅”字明确了主动修改的时机，而在具体修改方式中，则记载了“对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，则这样的修改文本一般不予接受”[1]，这一提到了“应”和“一般”，也就是并非严格意义上的不可以，审查员有判断并选择的权力，判断是否能接受的合理性，就是运用法律思维解决问题的过程，而这一过程，将法律思维具体化，就是面对问题去寻找合理的证据和理由，如果找到了足够的证据，或有充分的理由，使得在现有证据和理由的情况下，这一观点可以立足，而且另一观点没有足够的证据和理由将其推翻，那么得出的结论就是依据法律思维得到的相对正确的结论。

关于修改超范围的问题，除原始说明书和权利要求书中明确记载的情况外，还会出现很多是否能够“毫无疑义”确定的情况，这些情况往往难于判定，也需要法律思维去将解决问题的逻辑严谨化，让结论合理化。下面从几个简单的例子中对使用法律思维解决问题的过程进行描述：

3.1 由于对专利法的理解和领域的限制，审查员和申请人往往对一个概念的理解会存在差异，比如，经验丰富的代理人和申请人都知道“配方”一词出现在权利要求主题名称中，往往会造成不清楚。而造成不清楚的原因，是因为配方一词，既可以理解为产品，也可以理解为方法，其保护范围实质是完全不同的，这也是任何一个审查员都知晓的。但是也有申请人会认为配方就是指代一种产品，在其所研究的技术领域中，这是一个所属领域的公众都知晓和明确的概念，那么在这种情况下，单说这是审查员所清楚的、明确的概念，不足以使申请人信服，那么就应该寻找证据，来佐证审查员的观点，经过查阅证据，新华字典中指出“配方”为名词或动词，其解释为：1.根据处方配置药品；2.指化学制品、冶金产品等的配置方法，通称方子。在这一有力的证据下，判断“配方”一词的不清楚就有理有据了，也正因为此，专利撰写人在对专利申请文件进行修改的过程中，无论将其修改成产品或方法均是合理的，可以接受的。

因此，法律思维要求审查员在日常的审查工作中，对待问题不仅要知其然，更要知其所以然，运用法律思维方式，寻求最合理的逻辑去解决问题。

3.2 在申请文件中，尤其是中药或化学领域，常会出现现有技术中并不存在的物质，或在已限定的条件下不可能存在的物质，例如，申请人进行了如下修改：将原申请文件中的“桅子”修改为“栀子”，并在意见陈述中解释到：“桅”和“栀”字形相近，打字时没有仔细看清楚。并且，中药领域中并不存在“桅子”这样的药材，只存在“栀子”。因此，上述修改是改正明显的打字错误。然而，实审审查员并没有接受这一陈述，认为原始文件中并没有记载，审查员也无法毫无疑义的确定“桅子”就是“栀子”，认为修改超范围；案件在复审阶段，复审合议组认为，“桅”和“栀”字形相近，在中药领域中常常出现这样的误写方式，可以认为是常见的打字错误[6]。

针对笔误，《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.2.2节指出：修改由本领域技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是本领域技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案[1]。

例如，在化学领域，常会出现产品组合物中出现特殊物质的情况，申请人将“丙烯”修改为“聚丙烯”，并陈述是由于笔误将丙烯聚合物错写为丙烯气体，其不应为气体，为聚合物才是合理的。初看，申请人的逻辑也是合理的，但是，站在本领域技术人员的角度综合考虑，对于丙烯的修改有太多可能的情况，其原本想撰写成“聚丙烯”“丙烯酸”“丙烯酸酯”等均是有可能的情况，而且上述化合物也都不是气体，因此，即使可以接受其是笔误，由于没有唯一的有理有据的修改方向，也无法认可其修改，导致修改超范围，案件最终走向驳回。

3.3 基于法律思维的逻辑下，没有任何一种情况的修改是想当然的，均可以接受的修改，任何修改都要有一个合理的、能立足的逻辑。例如，申请人为了规范数据的记载，将原始记载的实验数据“1.1、2.4”修改为“1.10、2.40”，初看，其数据大小并没有变化，似乎是不超范围的，但是，从另一个角度思考，实验数据往往会涉及到实验精度的问题，增加一个小数位数，意味着其精度提高了一个数量级，而这一精度并没有在原始说明书和权利要求中记载。因此，在没有其他证据的情况下，从这个逻辑上分析，认定这一修改是超范围的，这一结论也是有理有据、站得住脚的。

4 结语

专利审查是在法律框架下价值取向的体现[7]。专利审查的价值，在于给予申请人和社会大众一个公平的裁决。如果仅机械的通过原始的记载判断是否超范围，就会使得审查僵化，不利于保护申请人的利益，而如果文件的修改实际超范围但又没有及时指出，就可能会使申请人得到在申请日之前还没有获得的技术内容，有损于公众的利益，而且会破坏专利权的稳定性，让超范围成为后期专利无效的理由；当然，专利申请文件作为法律文件，在原始文件的撰写中更加认真仔细也是当下对整个知识产权行业的要求。如果出现了需要修改的情况，无论是申请人还是审查员，都应当站在本领域技术人员的角度，运用法律思维去修改、去陈述，得到一个合乎双方利益、使专利权稳定存在的结论。

［1］中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京:知识产权出版社，2010.

［2］张伟波.对在岗实审员法律思维培养的思考[J].审查业务通讯：审查实务，2015，21（4）：38-44.

［3］陈金钊.把法律作为修辞——法治时代的思维特征[J].求是学刊，2012，39（3）：74-83.

［4］李新芝.论法律思维及其在专利审查中的运用[J].审查业务通讯：审查实务，2015，21（3）：30-34.

［5］魏保志.做好专利审查要有法律思维[J].审查业务通讯：中心话题，2014，20（1）：1-6.

［6］杨婷.从“笔误”的修改看“超范围”的判断[J].审查业务通讯：学习园地，2011，17（5）：86-90.

［7］任晓兰.改抑或不改，这是个问题——最高人民法院2011年审结的两件涉及修改超范围案件引发的思考[J].审查业务通讯：案例专递，2012，18（3）：17-24.

Study of the Amendment of Patent Document from the Perspective of Legal Thinking

Ren TiantianMa QingTang Yong
(Patent Examination Cooperation Henan Center of the Patent Office,SIPO,Zhengzhou Henan 450003)

Combining with the problems discovered in the process of patent substantive examination,this paper de⁃scribes the method of solving the problem of amendment beyond the scope of disclosure contained.This paper futher describes specific steps,including looking for evidence of amendment,and drawing a logical conclusion when facing a case with no clear criterion to judge.

beyond the scope of disclosure contained in the initial documents;legal thinking;grant a patent;deter⁃mine a patent right

D923.42

A

1003-5168（2016）10-0066-03

2016-9-30

任甜甜（1989-），女，硕士，研究实习员，研究方向：高分子领域；马庆（1988-），硕士，研究实习员，研究方向：高分子领域（等同于第一作者）。