新颖性推定方式及举证责任分配原则的探讨——医药生物领域专利新颖性评判热点问题分析

魏聪

（国家知识产权局专利复审委员会医药生物申诉二处，北京 100190）

新颖性推定方式及举证责任分配原则的探讨
——医药生物领域专利新颖性评判热点问题分析

魏聪*

（国家知识产权局专利复审委员会医药生物申诉二处，北京 100190）

结合具体案例分析医药生物领域专利新颖性评判的热点问题之一 —— 新颖性推定的审查方式的主要类型和基本思路，并探讨相应的举证责任分配原则。在此基础上提出，新颖性推定方式作为一种事实推定，实际上体现了高度盖然性的评判标准，应当在推定基础、推定主体、推定过程、考量因素以及推定结论把握等方面加以规范，同时合理分配举证责任，避免主观性的干扰。

医药生物领域专利；新颖性；盖然性；举证责任

根据《专利法》第22条第2款的规定，除了抵触申请这一特殊情形以外，新颖性是指发明或者实用新型不属于现有技术，其基本含义即该发明或者实用新型所要求保护的技术方案不能在其申请日之前已经为公众所知[1]。规定专利授权的新颖性条件的目的在于，防止已经进入公有领域的技术被批准为专利，同时也为了贯彻先申请原则和避免重复授权。

根据《专利审查指南》的规定，如果发明在技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果上与对比文件公开的技术方案相比，无实质性差异，则认为两者属于同样的发明。该指南的第二部分第三章第3.1节指出，在进行新颖性评判时，最重要的是判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同；第二部分第一章第2节则解释道，其中技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的结合，而技术手段通常是由技术特征来体现的[2]。

由此，在评判新颖性的实践中，一般需要对权利要求作技术特征分解，识别对比文件中用于进行对比的一个独立技术方案所有明确或隐含公开的技术特征，将权利要求中的每个技术特征与对比文件公开的相应技术特征逐一对比，判断权利要求中的这些技术特征是否已经被对比文件公开，由全部技术特征对比结果的总和确认两者的技术方案是否实质上相同，然后再判断所述的技术方案是否适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并且产生相同的技术效果，通过整体分析对权利要求的新颖性进行评价。

1 医药生物专利新颖性评判的两类典型争议情形

就医药生物专利而言，由于技术领域的特殊性，长期以来一直存在两类典型情形，引起较大的争议，成为该领域专利新颖性评判的热点问题：

一类情形是，某些发明技术方案的特征与对比文件公开的相应技术特征不具有可比性，导致上述的特征对比方式难以进行；同时，本领域技术人员又难以将发明的技术方案和对比文件公开的技术方案区分开。这类技术方案包括某些采用性能、参数或制备方法特征限定的医药产品以及利用表位限定的单克隆抗体、以外型特征或生理生化指标限定的微生物等。对此，《专利审查指南》在第二部分第三章第3.2.5节和第十章第9.4.1节中分别列举了包含性能、参数特征的产品权利要求以及单克隆抗体的新颖性推定原则，即在遇到难以将权利要求的技术方案和对比文件所公开的技术方案区分开的情形时，可推定权利要求不具备新颖性，由申请人承担根据申请文件或现有技术证明权利要求的技术方案与对比文件存在不同的责任。

另一类情形是，虽然对比文件在文字上公开了权利要求请求保护的产品，但是不确定本领域技术人员在申请日之前能否实际获得对比文件所公开的产品。这类技术方案涉及某些难以合成的化合物、无法通过直接混合原料获得的组合物、难以通过基因工程方法构建获得的微生物等。对此，《专利审查指南》在第二部分第十章第5.1节中也列举了化合物的新颖性推定原则，即在遇到不确定对比文件中所述化合物能否获得的情形时，可推定权利要求不具备新颖性，由申请人承担提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的责任。

以上两类情形都是针对权利要求采用了新颖性推定的审查方式，同时还涉及到举证责任分配的问题。由于这样的新颖性推定是判断主体基于其自身所知晓的本领域普通技术知识以及该专利申请和对比文件公开的信息所作的综合判断，因此不可避免地存在一定的主观性，由此导致长期以来对于新颖性推定的把握存在诸多的困难和争议，亟待梳理和规范。

2 案例实证分析

下面通过具体分析几个复审和无效案例，探讨不同情况下新颖性推定的考量思路。

【案例1】某复审案涉及全球年销售额超过70亿美元的重磅级抗癌药赫赛汀（Herceptin;曲妥珠单抗, trastuzumab），其专利权人Genentech公司是美国历史最悠久的生物技术公司，也是目前世界上规模和实力第二大的生物技术公司，其在抗体领域的专利申请量处于世界第一位，拥有抗HER2抗体（即赫赛汀）的核心技术。由于该抗体本身在我国并未申请专利，所以其相关的制备纯化方法及组合物发明就成为了获得专利保护的重要手段。

该专利申请要求保护一种包含抗HER2抗体及其酸性变体的组合物，其特征在于，所述酸性变体主要是所述抗HER2抗体脱酰胺基的特定变体，且该酸性变体的量少于25%，同时该组合物还包含药学上可接受的载体。根据说明书的记载，采用特定的离子交换色谱方法（即特定的离子交换色谱柱、洗脱液、洗脱条件等），可从抗HER2抗体与其酸性变体的混合物中提纯得到具有较高浓度抗HER2抗体的混合物。其相对于现有技术的贡献在于所选用的提纯方法，并不在于通过该方法获得的产品，而相应的制备方法发明已经另案得到我国专利局的授权。

国内多家抗体制药企业正准备生产赫赛汀仿制药，其制备工艺有所改进，已规避了上述制备方法专利的保护范围，但因为该抗体在通常条件下即发生降解而产生酸性变体，所以所得药品本身就是抗HER2抗体与其酸性变体的混合物。如果该专利最终被授权，则相关企业将很难逃脱被控侵权的结局。

现有技术文献来自专利权人之前申请的专利文件公开文本，该对比文件公开了一系列包含抗HER2抗体的液体制剂的稳定性测试结果，该液体制剂是由相应冻干制剂直接溶解得到的，结果显示天然蛋白质的百分比在100天以内从82%左右逐渐下降，最低可至72%，所述液体制剂中包含了相应的药学上可接受的载体；该对比文件还指出，该抗体在液态时会通过脱氨基或脱酰胺基形成比原始多肽更为酸性的变体，其具体公开的脱酰胺基变体与该专利申请所述酸性变体一致。可见，在稳定性测试之初，对比文件公开的液体制剂中含有抗HER2抗体及其酸性变体以及药物学上可接受的载体，抗HER2抗体本身的含量达到82%，那么包括该专利申请所述酸性变体在内的多种杂质成分的含量应当少于18%，由此可知其中所述特定酸性变体的量应当远少于25%。

由此推定对比文件公开的液体制剂即为该专利申请所要求保护的组合物。基于此，认定权利要求不符合新颖性的规定，最终维持了本申请的驳回决定，从而避免了将原本相对现有技术的贡献在于制备方法的专利的保护范围不适当地扩展到其产品，为国内企业采用改进的方法制备此类药物保留了合理的空间。

本案中，尽管对比文件并未公开抗HER2抗体脱酰胺基得到的特定变体的含量数值，但是由于本领域技术人员知晓抗HER2抗体在液体制剂中会发生脱酰胺基降解，产生相应的特定变体，即对比文件公开的液体制剂中应当含有该变体；同时杂质成分的总含量只有18%，其中作为杂质之一的脱酰胺基变体（即本专利所述特定酸性变体）的含量显然应当少于25%。基于此，尽管专利申请人在本案的复审程序以及随后的诉讼程序中，提出了对于对比文件内容的不同理解，甚至声称对比文件的液体制剂无法实际获得，但是由于对比文件关于制剂成分和获得方式的相关记载是清楚明确的，前述新颖性推定的逻辑也是客观严谨的，所以维持驳回的审查结论亦得到了两审法院的支持。

通过对当前企业管理和运营的实际情况的分析，我们了解到企业的管理和运营是在有着激烈竞争力的社会环境中进行的，如果把眼光放远并且着眼于实现企业的长远发展，那么我们就可以发现企业战略管理与项目管理两者并不是相互独立的，而是相互影响和相互促进的，两者的耦合对企业的长远发展有着积极的促进作用。因为在企业实践运营的过程中战略管理可以更好地为企业的发展提供理论依据，而项目管理在企业发展中的有效运用可以有效地提供发展动力，战略管理与项目管理两者是存在长远关系的。如果各企业能够意识到战略管理与项目管理耦合的现实意义和促进作用，那么将会对企业可持续发展来说有着更广阔的进步空间［3］。

【案例2】某无效案涉及一种凝血酶，其具有良好的凝集活性，可用于制备各种止血药物。授权专利权利要求保护该尖吻蝮蛇凝血酶，其由α、β两个亚基构成，并分别具体限定了这两个亚基的氨基酸序列，且说明书中详细描述了该酶的来源、分子质量、等电点、电泳特征、生物学功能等信息。

无效请求人提交的对比文件中亦公开了一种尖吻蝮蛇凝血酶，其由两个亚基构成，N端15个氨基酸序列分别与授权专利权利要求所述尖吻蝮蛇凝血酶的相应氨基酸序列相同；并且两者都来源于尖吻蝮蛇，在电泳特征和生物学功能上相同，在分子质量和等电点上数值相近，经专利权人在口头审理中确认，上述分子量、等电点的数值差异均在测定误差范围之内。

《专利审查指南》中规定，专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。由于本案中的尖吻蝮蛇凝血酶即属于一种化合物，如果机械地套用上述规定，则根据名称相同、对应序列片段相同、理化参数在误差范围之内的事实，就易于推定本专利的尖吻蝮蛇凝血酶相对于对比文件不具备新颖性。

但是，当我们具体分析时，就会注意到：尖吻蝮蛇凝血酶是由功能命名的化合物，现有技术中存在一类具有该功能的蛋白酶，均由两个亚基构成，在来源、电泳特征、生物学功能、分子质量和等电点上均差异较小。由于对比文件并未公开其分离的特定尖吻蝮蛇凝血酶的区别于其他尖吻蝮蛇凝血酶的化学名称，因此其所公开的类凝血酶存在并非本专利所述酶的可能性。而在结构方面，本专利权利要求具体限定了所述酶的α、β两个亚基的氨基酸序列结构，而对比文件仅公开了酶亚基的N端15个氨基酸序列，其他序列是否完全相同不得而知；在分子质量、等电点等物理化学参数方面，两者也存在差异，尽管这种差异有可能是由测量的误差导致的，但是氨基酸序列本身的差异也会直接导致理化参数的改变，因此无法据此确定两种酶完全相同。

这时，考虑到本专利权作为已经在先存在的权利，无效请求人主张该专利权无效，就需要承担证明该专利不符合专利法及其实施细则相关规定的举证责任。在本案的无效请求人未能提供充分证据证明对比文件公开了本专利的技术方案的情况下，判断由其承担相应的不利法律后果应该更合理，因此就不应推定本专利不具备新颖性。

本案中，同类尖吻蝮蛇凝血酶有很多种，其各种理化参数均非常相近，无效请求人所提供的对比文件完全可能记载了与该专利的酶同类型的另一种凝血酶。在请求人没有提供对比文件所述凝血酶的全序列结构等信息的情况下，不宜仅凭借理化参数和部分氨基酸序列的对比结果而作出新颖性推定。

【案例3】某无效案涉及采用微生物发酵的方法生产在配方奶粉中添加的多不饱和脂肪酸，其专利权人帝斯曼知识产权资产管理有限公司，作为国际药品和保健品巨头荷兰帝斯曼集团的知识产权管理者，拥有大量有价值的专利资源。

无效请求人提交的对比文件中提到了将一种微生物油Batch B作为添加剂加入配方奶粉，并进行安全性测试，其中用到的该批次油的参数恰好在本专利权利要求的限定范围内，但是对比文件中没有公开该微生物油的制备方法及来源，而在背景技术部分提到了两篇文献，可能与微生物油Batch B的来源有关，但无效请求人拒绝提交这两篇引用文献的具体内容，也说不清如何得到对比文件所述的微生物油。专利权人质疑了对比文件在背景技术部分提到的文献的来源和可信度，同时提交了大量的文献用于证明本专利优先权日之前无法获得对比文件所述的微生物油Batch B。

在评判新颖性时，如果仅聚焦于技术特征的对比，而不考虑其他因素的话，按照前述《专利审查指南》的新颖性推定原则，就可以推定权利要求不具备新颖性，由专利权人承担提供证据证明在申请日之前无法有效获得该微生物油的责任。

但是，当我们具体分析时，就会得出完全不同的结论：

如前所述，针对所要求保护的微生物油，权利要求同时限定了“包含至少35%的花生四烯酸”的组分特征和“具有不超过3.0的过氧化值和不超过20的茴香胺值”的参数特征以及来源特征等。由于花生四烯酸作为一种多不饱和脂肪酸，其含量越高证明不饱和水平越高，相应的氧化稳定性越差，即越容易被氧化；而过氧化值、茴香胺值分别代表了初级氧化和次级氧化的程度，数值越高代表氧化程度越高。可见，花生四烯酸含量越高，过氧化值和茴香胺值也就会相应升高。现有技术中的众多文献均未实现权利要求所限定的高花生四烯酸含量和低过氧化值、茴香胺值并存的情形，当花生四烯酸含量达到35%以上时，过氧化值和茴香胺值远高于权利要求限定的数值，而现有证据已经表明，当过氧化值和茴香胺值在限定的数值范围内时，花生四烯酸含量最高仅能达到10%左右。

根据本专利说明书的记载，本专利的技术方案正是采用了特定加热速率的巴氏消毒方法，在加热、平台和冷却的三阶段中严格控制温度和时间，才能够有效避免花生四烯酸被氧化和降解，从而在保持花生四烯酸高含量的基础上实现了较低的氧化水平（即对应于较低的过氧化值和茴香胺值）。

对比文件公开了花生四烯酸油安全性的测定实验，其中使用了花生四烯酸油Batch B作为测定安全性的原料，其不仅具备特定的组成，而且还具有特定的物理化学特性，这些指标正好落入本专利权利要求的范围。但是该对比文件并未记载花生四烯酸油Batch B的合理获得途径或制备方法，由此本领域技术人员在本专利优先权日之前看到该对比文件后，实际上仍然无法实际获得其描述的花生四烯酸油Batch B，也就是说对比文件所公开的该批次花生四烯酸油不应被认定为现有技术，也就不能以此评判本专利的新颖性。

也就是说，即使在申请日以前已经发表的文献上公开了某种化学产品的信息，如果本领域技术人员无法根据申请日以前的本领域普通知识，在申请日以前实际获得该化学产品的话，则应当认为该化学产品仅可能为该文献的作者获得，而不可能为公众获得。由此，该化学产品实际上并不属于现有技术的范畴，无法用于评价相应专利的新颖性。

就举证责任的分配而言，专利权人为了证明该证据中的化学产品不能为公众所获得的消极事实，已经列出了所检索到的所有几十篇文献，并收集了世界上各专利局在同族专利申请的审查过程中或异议程序中检索到的文献，在一定程度上反映了本领域的整体技术发展状况，由此已经在其能力范围内进行了充分举证。而无效请求人在新颖性证据存在疑问并被合理质疑的情况下，理应更方便和容易举证该证据所引用的在先公开文献，但其拒绝进一步举证说明。可见，将举证责任一味推到专利权人一边的做法明显不合理。

同时，本专利作为已经存在的权利，无效请求人主张该专利无效，就需要承担证明该专利不符合专利法及其实施细则相关规定的举证责任，即应当证明该油在本专利优先权日之前即可为公众获得，否则不足以将该对比文件作为本专利的现有技术来评价本专利的新颖性。

3 新颖性推定的评判方式和全面考量

通过以上案例实证分析，可以看到新颖性推定方式作为一种事实推定，实际上体现了一种高度盖然性的评判标准，也就是说从对比文件中有高度概率的可能性来认定该对比文件中所公开的产品与发明所要求保护的产品是相同的，或者认定该对比文件中所公开的产品是可以获得的，则在此认定的基础上可得出“发明所要求保护的技术方案不具备新颖性”的结论。

采用这种高度盖然性的标准，无疑会带来一系列好处，例如：减少审查员在新颖性评判中的束缚，提高专利审查的效率，符合程序节约原则；易于调动当事人举证和答辩的能动性，促进当事人与审查员之间或双方当事人之间的交流沟通，从而有利于获得相对公平合理的结论；还可以防止申请人利用撰写技巧将产品的专利保护期不合理延长，有助于在维持专利权稳定的同时平衡公众的利益。

但是，如果新颖性推定中存在主观臆断的话，就容易影响评判的客观性，造成新颖性结论的偏差。因此，在新颖性推定中需要兼顾以下几个方面：

①新颖性推定的基础应当是客观存在的对比文件，这样的对比文件作为证据使用，需要在保证证据的完整、真实和充分的基础上作出评判，即要求相关对比文件的信息相互印证、相互关联，形成完整的证据链，而不应相互矛盾、存在歧义；

②新颖性推定的主体应当是本领域技术人员，依据其自身具备的普通技术知识和能力，通过合乎逻辑的分析和推理得出相应的结论；

③新颖性推定的过程应当是充分听取当事人意见的过程，由于在专利审查实践中推定过程是审查员自由裁量的主观过程，因此需要充分听取当事人的意见，尽可能作出客观的、为各方认可的事实认定结论；

④新颖性推定的考量因素应当包括发明技术方案内容、发明的实质技术贡献、现有技术状况、本领域技术人员的能力水平、当事人的举证情况和能力、发明是否授权等方面内容，在综合分析的基础上作出合理评判；

⑤新颖性推定的最终结论应当是客观唯一、且确定无疑的。

4 新颖性推定中举证责任分配原则的合理把握

如前述的案例分析，对于新颖性推定中涉及的举证责任分配，也不宜一概而论地采用“审查员质疑、当事人举证”或“谁主张谁举证”的简单方式，而需要综合分析新颖性推定中高度盖然性的程度（即，如案例1达到了确定无疑的程度，抑或如案例2仅达到了具有一定可能性的程度）、审查员及当事人的举证情况（即，如案例1属于审查员提供证据而当事人缺少反证的情况，抑或如案例3属于双方当事人都提供了对其自身有利的证据的情况）和举证能力（即，如案例3中专利权人对于消极事实的举证难度较大，且双方当事人对于争议事实相关证据的距离不同）、发明的法律状态（即，如案例1属于未授权的专利申请，抑或如案例2和3属于授权专利）等因素，根据具体案情，并结合当事人的意见陈述，作出合理的举证责任分配。在专利审批程序中，审查员不应推卸其应负的初步举证责任；在无效宣告程序中，应根据公平和诚实信用原则，合理分配无效请求人与专利权人的举证责任，以获得客观公正的审查结论。

[1]尹新天. 中国专利法详解[M]. 北京: 知识产权出版社, 2011: 256-257.

[2]中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京: 知识产权出版社, 2010: 135-136, 156-157.

A Probe into the Review Mode of Novelty Presumption and the Principles of the Allocation of Burden of Proof——Analysis of a Hot Issue on the Novelty Judgement of Pharmaceutical and Biotechnology Patents

WEI Cong

(The Second Pharmacy and Biotech Appeal Division, The Patent Reexamination Board of the State Intellectual Property Office of the P.R.China, Beijing 100190, China)

In this paper, the main types and basic ideas of the review mode of novelty presumption as a hot issue on the novelty judgement of pharmaceutical and biotechnology patents were analyzed based on several concrete cases, and the corresponding principles of the allocation of burden of proof were also discussed. On this basis, it was put forward that the novelty presumption, as a fact inference, actually represents the standard of proof with high degree of probability. Therefore, the base of presumption, judgment subject, process of presumption, consideration factors and conclusion grasp should be standardized, and the burden of proof should be allocated reasonably in order to avoid the interference of subjectivity.

pharmaceutical and biotechnology patent; novelty; probability; burden of proof

G306

A

1001-5094（2015）08-0577-05

接受日期：2015-07-15

*通讯作者：魏聪，专利审查副研究员；

研究方向：生物医药领域专利审查；

Tel：010-62800473； E-mail：weicong@sipo.gov.cn