简议专利审查中修改超范围的认定

胡绍芹

摘 要：在审查过程中，为了使申请符合专利法及其实施细则的规定，申请人可能会对申请文件进行多次修改，这种情况是普遍存在的，而对修改是否超范围的认定历来是审查过程中的难点和备受外界争议的问题。我国专利法三十三条的立法本意是，允许对申请文件修改，但不能通过修改破坏依据申请日提交的申请文件在申请日划定的申请人的三方的权益界限，使得申请人不当获利、损害依赖于原申请文件第三方的法律安全性。该文即从专利法三十三条的立法本意出发，结合进入了复审阶段的实际案例，就实审审查员与复审合议组针对同一修改而得出不同结论的情况，探讨如何准确地划定申请人与第三方的权益界限及如何认定修改是否超范围。

关键词：修改 超范围 案例 立法本意

中图分类号：D92 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2015）07（c）-0207-02

针对修改的内容和范围，专利法第三十三条规定：申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。由于文字记载存在天然的局限性，要用文字明确地记载并表达申请人完成的全部发明、所想到的全部方案实际上也是难以实现的，例如申请人如果想要表达多个特征的自由组合，很难用文字明确记载出各种具体的组合，只需要申请人在申请文件中清楚地作出多个特征可以自由组合的意思表示即可[1]，面对该种意思表示，该领域技术人员也能清楚的确定申请文件传递的信息。对专利法三十三条的研究是专利领域的研究重点[2][3]，该文将结合实际案例，分析探讨如何认定修改是否超范围。

1 案例分析

该申请发明目的现有技术中，由于LTE反向链路的单载波特性，在将控制信息与数据复用时，增大了数据信道上的码率，导致QoS恶化。对于永久调度的数据，没有从基站到移动台的信令可用于在将控制信息与数据复用时补偿QoS的下降。为此，该申请提出了，针对不同的控制信息计算相应的功率偏移，使得当具体的控制信息与永久数据一起复用时，移动台能够增加该相应的功率偏移来补偿恶化的QoS。

（1）原权利要求1如下：

一种用于操作无线通信系统的方法，包括以下步骤：

确定要由所述无线系统中的移动单元为了将控制信息与永久数据一起传输而使用的功率偏移；以及

从基站向所述移动单元以信号方式通知所述功率偏移。

（2）修改后的权利要求1如下：

一种用于操作无线通信系统的方法，包括以下步骤：

针对一种控制信息类型，确定要由所述无线通信系统中的移动单元为了将使用所述控制信息类型的控制信息打孔的永久数据进行反向链路传输而使用的功率偏移；以及从基站向所述移动单元以信号方式通知所述功率偏移。

（3）申请人的意见：原说明书第5段提供了一种用于以极其高效的操作将控制信息与永久调度的数据进行复用的方法。该申请确定功率偏移参数并利用携带永久数据分配的消息将功率偏移参数从基站发送至移动台，该功率偏移与正在发送的控制信息有关，并指定了当将具体的控制信息与永久数据一起复用时移动台所应该增加的其发送功率电平的量；第19段描述了：提出预期用于LTE反向链路中的传输的三种控制信息的情况，每种情况有单独的功率偏移，因此公开了“针对一种控制信息类型，确定功率偏移”以及“用于反向链路传输”；第22段描述了移动台需要将诸如CQI的控制信息与VoIP分组一起发送时移动台的功率偏移综上，权利要求1的修改不超范围。

（4）实审审查员的意见：原说明书具体实施例中明确对所针对的控制信息的类型进行了限定，仅提到了三种控制信息的情况，而不是任意的其他控制信息，“针对一种控制信息类型”是对说明书中具体内容的概括；说明书实施例中给出了确定功率偏移的方式，不是任意的确定功率偏移的方式；说明书实施例记载的是将控制信息比特替换数据比特的方式对数据进行打孔，也不是任意的打孔方式。

（5）合议组的意见：该申请原说明书第1页明确记载了“该功率偏移与正在发送的控制信息有关，并指定了当将具体的控制信息与永久数据一起复用时移动台所应该增加的其发送功率电平的量”，从中，可以直接、毫无疑义地确定出复审请求人在申请文件中作出的实质发明及其对于发明点的意思表示，即当将具体的控制信息与永久数据一起复用时，针对不同的控制信息类型，确定相应的功率偏移；因而“确定将控制信息与数据一起传输所使用的功率偏移”，属于原说明书和权利要求书“记载的范围”；“打孔”是该领域技术人员知晓的该领域普通技术知识，即将需要传输的数据比特按照一定的规则打掉一部分。该申请原说明书第2页记载了“当需要在有数据发送的同时从移动终端向基站发送控制信令时，必须通过数据信息打孔的方式将该控制信息与数据一起复用”，原说明书第4页中记载了“在对永久分配的数据块进行打孔以将120比特的数据替换为120个控制比特”，因而“使用控制信息类型的控制信息对数据进行打孔”，属于原说明书和权利要求书“记载的范围”。综上，修改后的权利要求1的技术方案属于原说明书和权利要求书 “记载的范围”，修改不超范围

（6）对比分析：实审审查员认为，原说明书的具体实施例仅举例了三种具体的控制信息类型，即仅有ACK/NACK、仅有CQI以及仅有ACK/NACK+CQI，且只记载了针对控制信息是CQI时，其与永久数据一起传输时，确定功率偏移的计算方式及打孔的方式，申请人对权利要求1的修改是对原说明书记载的内容的概括，认定为修改超范围。但是合议组注意到，原说明书中记载了这样的内容：该功率偏移与正在发送的控制信息有关，并指定了当将具体的控制信息与永久数据一起复用时移动台所应该增加的其发送功率电平的量，从复审请求人在申请文件中作出的实质发明及其对于发明点的意思表示出发，认为申请人对权利要求1的修改属于“原说明书和权利要求书记载的范围”。

2 结语

审查指南[4]规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的技术内容。就该案而言，实审审查员仅考虑了具体实施例，忽略了从原说明书和权利要求书中能够“直接地、毫无疑义地确定的内容”。在认定修改是否超范围时，既要考虑原说明书和权利要求书明确记载的技术方案，也要考虑背景技术、发明目的、发明效果等描述，确定“原说明书和权利要求书记载的内容”，从而确定申请人在申请日时的发明本意。如果仅针对明确记载的实施例，不考虑申请人在申请文件中作出的实质发明及其对于发明点的意思表示，则不能给予申请人合理的权益保护。

参考文献

[1] 荣芳，陈柳叶.基于修改超范围审查体会的专利申请文件撰写[J].电视技术，2013（S2）：302-304.

[2] 王海才.各国专利申请修改超范围的判断标准及借鉴[D].北京：中国人民大学，2008.

[3] 马晓亚.《专利法》第三十三条的适用及其问题研究[D].北京：北京大学，2009.

[4] 中华人民共和国知识产权局.专利审查指南2010版[M].北京：知识产权出版社，2010（1）.