美国商业方法专利适格性审查的新发展*

王晓燕

（上海交通大学法学院，上海200240）

美国商业方法专利适格性审查的新发展*

王晓燕

（上海交通大学法学院，上海200240）

Bilski案否定了对商业方法专利的全类别排除，并拒绝将“机器或转变测试法”作为判断“何谓方法”的唯一测试法，显现出专利适格性问题上“明线规则”的弱化，有利于对发明实质的关注，避免被不当规避，同时对新技术的发展更具包容性。Bilski案后，CAFC通过系列商业方法专利适格性判例阐释了禁止“先占抽象概念”的标准：“完全由人的思维执行的方法”属于不可专利的抽象概念；未对抽象概念进行“有意义的限制”不可专利；“抽象概念的实际应用”属于专利适格标的；商业方法实施“装置”、“系统”发明同样可能属于“抽象概念”等。这些更灵活务实的适格性审查规则，以及旨在提高商业方法专利质量的各项行政程序的实施，将令商业方法专利呈现更积极有序的前景。

商业方法；专利适格性；明线规则；Bilski案

2010年6月28日，美国联邦“最高法院”（以下简称“最高法院”）对Bilski案①Bilski v.Kappos，130 S.Ct.3218（2010）.进行全席审理（en banc）后做出了最终决定，认为案涉“能源风险管理方法”属于不可专利的“抽象概念”，从而为这场1997年开始，持续13年的争议画上了句号。

该案的审理万众瞩目，原因在于长期以来各方对商业方法专利质量与经济效率的质疑。自1998年State Street案明确打开商业方法专利保护大门后，寻求保护普通商业实践的专利申请像潮水一样涌入，第705类（商业方法）专利申请从1997年的不足1 000件增长到2007年的11 000件②In re Bilski，545 F.3d 943（Fed.Cir.2008），Mayer法官异议。，一系列令人啼笑皆非的商业方法专利获得授权，引发了公众对于商业方法专利质量的关注。进而，社会开始讨论商业方法专利的激励作用与其带来的种种不利，即商业方法专利究竟是促进还是抑制了创新，追根溯源产生了关于商业方法是否应予以专利保护、专利保护的边界问题等。各界期待最高法院能对此做出回应。最高法院否定了联邦巡回上诉法院（以下简称CAFC）将“机器或转变测试法”（machine-or-transformation test，MOT测试）作为判断“何谓方法”唯一测试法的观点，而是基于所涉发明属于“抽象概念”作出判决，且没有清晰界定“抽象概念”的定义，只指示CAFC发展出其他促进专利法目的并且与专利法文本一致的限制性标准。针对这一状况，CAFC在此后的系列案件中诠释了“抽象概念”例外这一基本标准，并形成了基本稳定的判例体系。Bilski案及其后判例构成了美国商业方法专利适格性标准的最新脉络，对于商业方法专利的发展图景有着显而易见的影响。本文将重新发现Bilski案的价值，并结合近五年的最新判例，对商业方法专利适格性的审查判断因素、发展趋势逐一进行讨论。

一、对“商业方法”发明类别属性的忽略与重视

“在专利实践中创造、使用和不断更新有关可专利主题的分类，这是一个牢固的传统。”［1］的确，一个界定良好的专利分类系统具有重要的价值，比如对现有技术范围的确认，甚至还意味着适用于特定领域的审查规则和争端解决机制。但是，在确定专利适格性的问题上，因为发明属于某一类别如“商业方法”而将其排除出专利客体范围之外存在诸多不合理之处。至少，“商业方法”概念本身并不确切——众多定义的存在从侧面说明了这一点，对商业方法专利的全类别排除无法确定其适用范围将有多广，以及它是否会更“有效地”排除商业经营方面的技术。Bilski案及其后判例在适格性审查时忽略了对“商业方法”发明的类别关注，而在行政程序方面更重视商业方法专利质量的现实窘境，制定了更多旨在提高商业方法专利质量的措施。

Bilski案中，最高法院从法律解释角度否定了对商业方法专利的全类别排除，认为美国专利法（35 U.S.C.）定义中所说的“方法”（method）可能含有部分商业经营方法。首先，没有任何“方法”（method）的“通常的、现在的和普通的含义”排除了商业方法，比如，《韦伯新国际词典》所定义的“method”是“按照顺序或流程……做任何事情的方法；调查和指导的一套程序等”。其次，已有法律明确考虑了存在部分商业方法专利这一事实。35 U.S.C.§273（b）（1）规定，“如果专利权人基于一项专利方法（amethod in a patent）主张专利侵权，被控侵权人能够主张先用权抗辩”，该规定中的方法（method）在35 U.S.C.§273（a）（3）中被定义为“商业经营的方法”。因此，专利法许可这一抗辩事实上承认了可以存在商业方法专利。如果采用商业方法专利的全类别排除，认为35 U.S. C.§101条“可专利的发明”——“任何人发明或发现任何新而有用的方法、机器、制品或物之组合或上述任何新而有用的改进者”中的“方法”整个地排除了商业方法，将使35 U.S.C.§273完全没有意义，也违背了对一个法律条文的解释不能使其他条文归于无效的法律解释原则。

（二）更一般的专利适格性判断路径

Bilski案后的判例均忽略了其是否是商业方法的判断，而遵循了更一般的专利适格性判断路径。第一个步骤是判断所主张的发明是否属于方法、机器、制品或物之组合这四个法定类别。假设符合，则进入第二个步骤，分析标的适格性的法定例外，即权利要求限定的系争发明是否属于专利适格标的的例外：自然法则、自然现象或抽象概念？它们代表了“科技工作的基本工具”，应由所有人共享而不得被侵占，先占这些基本工具的专利不应被允许。防止先占基本原理是应用35 U. S.C.§101之法定例外时的首要目标。当然，重点并非“先占”——它一定程度上就是专利权的法律本质特性——一定期限内的垄断实施权；重点在于不能先占自然法则、自然现象或抽象概念。自然法则、自然现象不能被授予专利的原因在于它们从来不是被“发明”出来，而在商业方法专利适格性判断问题上，更通常的疑问是请求项有任何“先占抽象概念的风险”吗？对此，CAFC通过下文系列判例列出了更具体化的考虑因素：如，该方法是否可以完全由人的思维去执行？该方法是否属于对抽象概念的应用，并产生了新的有用的结果？该方法是否包括至少一个实质限制条件，增加了更多有意义的内容到基本原理中，使请求项得以缩减？电脑的使用是否对抽象概念构成限制？该申请是否形式上为“装置”、“系统”发明，但实质上与属于抽象概念的“方法”发明无异？

（三）对商业方法专利质量的重视

如果说专利的适格性问题是一个“第一位”的门槛问题，那么专利质量则是一个“第二位”的优劣问题，是可以经时间、经验、技术的累积解决的问题。这两个问题不在同一层面上，判断标准与功能也并不相同，不能相互替代。正如Creg S· Fine教授指出：“随着大量商业方法专利申请的提交，更多有价值现有技术的出现，将能更好地审查专利申请的范围及其新颖性，最终将解决低质量专利的问题。”［2］应该承认，在专利适格性的标准问题上，最高法院及CAFC实际上在忽略“商业方法”发明的特性：否认商业方法全类别不能获得专利保护，拒绝对多数商业方法而言更严格的“MOT测试”；但考虑到众多对商业方法专利泛滥的批评，已有越来越多旨在提高商业方法专利质量的措施出台。2011年9月16日生效的《美国发明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）第18部分详述了《涉及商业方法专利的过渡方案》，该法案规定专利商标局（USPTO）在AIA施行不迟于一年之内启动对商业方法专利的授后审查（postgrant review），为商业方法专利的被控侵权人建立一个过渡性的授权后复审程序，即USPTO先对被控的涵盖商业方法专利（covered business method patents）的有效性作出审查，再进入民事诉讼过程，以防止商业方法垃圾专利和无效的商业方法专利。2012年9月16日，USPTO的多方复审程序、授权后复审程序、涵盖商业方法专利的过渡方案实施变革等最终规则如期生效实施［3］。

此外，公众参与也是提高专利质量的重要途径。早在2007年6月，USPTO与纽约法学院联合推出了一个名为“公众专利评审”的网上试验平台（www.peertopatent.org），首次允许公众在一定程度上参与到专利审查过程中来。此后，该平台审查客体范围从软件专利扩大到电子商务及商业方法专利。从年度报告公布的相关数据分析，“公众专利评审”平台确实能吸引专家和技术人员参与到专利审查中来，有助于发明人提交质量更高的专利申请，有利于专利审查员获得更多、更准确的技术信息，特别是非专利文献，从而最终提高了授权专利的质量［4］。

二、Bilski案后判例对商业方法专利适格性“抽象概念”例外标准的具体化

（一）“完全可以由人的思维执行的方法”属于不可专利的抽象概念

Cybersource案①Cybersource Corp.v.Retail Decisions，Inc.，654 F.3d 1366（2011）。原告专利权人Cybersource于2004年起诉，被告提出了专利再审查（reexamination），USPTO认定原告修改后公告的专利有效。CAFC做出In re Bilski判决之后，被告向地方法院主张专利无效并获支持，原告遂向CAFC上诉。在最高法院做出Bilski案判决后才恢复审理，较显著地反映了CAFC执行Bilski案判决要旨的尝试。

该发明的技术思想是使用“网络地址（Internet address）”资料例如IP地址、MAC地址、e-mail地址等，判断一项交易相关的网络地址是否与其他利用统一信用卡交易时所使用过的网络地址一致，以达到检测是否存在欺诈的目的。由于最高法院指出“MOT测试”是判断方法专利适格性与否的重要线索，但并非唯一标准，因此CAFC在认定方法请求项不符合“MOT测试”后做了进一步分析，认为其属于不可专利的思维方法——抽象概念的一种。方法请求项的每个步骤均具有宽广意义，可以解读为让人去执行的动作：步骤（a）资料收集可以由一个人去读取资料库中的交易资料完成；步骤（b）构建一幅信用卡号图可以由纸笔完成；步骤（c）利用该信用卡号图决定该信用卡交易是否有效，足以涵盖任何基于收集交易信息及互联网的诈骗检测方法，并且完全可以藉由人的观察完成。可利用思维执行或等价于人类思维的方法都是不可专利的抽象概念，它们是科技工作的基本工具，如果被独占，将阻碍而非促进技术进步。因此，CAFC在2011年8月做出了系争方法请求项无效的判决。

CAFC于2012年7月对Bancorp案②Bancorp Services，L.L.C.v Sun Life Assurance Co.of Canada（U.S.），687 F.3d 1266（2012）.的判决同样遵循了“完全由人的思维执行的方法属于不可专利之抽象概念”的标准。本案中投资管理稳定价额计算是数学原理，属于抽象概念，运用人的思维手动操作同样可以完成。Bancorp请求项中电脑只能发挥普通的协助、重复计算之功能，因此添加电脑使用的限制并没有使电脑成为不可或缺的要件（a significant part）。

与上述判例相反，在Bilski案后CAFC第一个关于专利适格性的判决RCT案③Resear chCorp.Tech.，Inc.v.Mi crosof tCor p.，No.2010-1037（Fed.Ci r.2010）.中，案涉计算机软件相关发明专利是一种用于形成半色调影像的方法，该方法需要使用电脑处理有限数量的像素、作为遮罩（mask）的二维阵列，并最终呈现半色调影像。从现实情况而言，这并不能完全由人的思维实施完成，没有“如此抽象到会脱离专利法的框架及法定语言”，因此不属于抽象概念，也就不能成为专利适格标的。

因此，单纯的思维方法，即使由电脑执行，也并不可专利。CAFC在In re Alappat判决①In re A lappat，33 F.3d 1526（Fed.Cir.1994）.中认为，当一台电脑被软件程序化，通过执行指令实现特定功能时，就有效地成为了一台特定目的的电脑，“创造了一个新的机器”。但是，仅叙述使用电脑执行一个可以完全由人的思维执行的演算法，并不落入In re Alappat判决中的可专利范畴。现代电脑科技提供强大和广泛的使用功能，如果一台电脑仅仅作为一个自动电子数学运算、推演设备，即仅在一个抽象概念请求项上增加使用电脑设备，不必然使得该请求项具有适格性；使用的特定电脑应属于发明不可或缺的一部分，且有助于提升运算和推演过程，使之达到人类思维无法实现的程度，才能满足专利适格标的的要求。

（二）未对抽象概念进行“有意义的限制”不可专利

2013年5月，CAFC对CLS案②CLSBank Int’l v.Alice Corp.，No.2011 1301（Fed.Cir.May 10，2013）.全席审理后认定案涉发明未对抽象概念进行“有意义的限制”（meaningful limit），均不属于专利适格标的。此前，2012年3月20日最高法院在Mayo案中以请求项中的步骤实质上没有给予欲保护的范围“有意义的限制”，且试图独占所有落入某一“自然法则”的方法为由，推翻了CAFC认为案涉有关疾病治疗方法请求项是专利适格标的的判定。翌日，USPTO针对Mayo案发出备忘录。CLS案可以认为是Mayo案中专利适格标准的进一步巩固及在商业方法专利审查领域的继承适用。

本案被告澳洲公司Alice拥有四项美国专利，涉及方法、资料处理系统及含有执行交易程序码的电脑可读介质，它们全部基于实质上相同的说明书，内容是由第三方在一电脑交易平台上设定第一方和第二方之间的债务款项，以消除交割风险。系争方法项界定了这样一个抽象概念：通过第三方中介（指监督机构）来使交易生效，属于第三方托管交易（escrow）的一种形式。在实施第三方中介的概念时，请求项要求建立虚拟纪录，利用电脑来调整和维护那些虚拟纪录，以及按调整的虚拟记录当日进行交割。CAFC认为添加到请求项中的这些限制没有一个增加了实质内容。

首先，利用电脑实施的要求完全不具体，缺乏任何明确的用语来定义该电脑的参与事实。在一个包含抽象概念的方法中，将一个或多个步骤利用普通的电脑达成自动化，而没有任何人类的贡献在其中，该电脑限制相对于抽象概念仅仅是“无关紧要的后续解决手段”，就专利适格性而言未能有意义地限制申请专利范围。由于电脑的高效及普及，抽象概念在现实世界中的应用，在一定程度上将依赖于电脑的基本功能，如快速可靠的计算结余或金融机构间的资料交换。但此时，一台电脑只是一个能够比人类更快地执行心智步骤（mental steps）的计算机，除非请求项要求计算机执行操作的不只是加速计算，否则一台电脑本身并不能赋予专利适格性。

其次，通过监督机构建立和调整“虚拟贷方纪录”和“虚拟借方纪录”的要求也无法缩减请求范围脱离抽象概念。这里的“虚拟纪录”属于在第三方托管交易中任何金融中介机构所需要的基本功能——追踪双方的债务款项并进入执行层面，建立“虚拟纪录”、获取及调整结余的步骤只是界定了监督机构必要的追踪活动，也是“无关紧要的后续解决手段”及“资料收集步骤”，却没有对通过中介减少交易风险这一抽象概念加入任何实际限制。

最后，一天结束时指示借贷双方进行款项交换以使双方的真实交易与它们累积一天的虚拟纪录调整一致，这同样是没有意义的限制。根据该请求项，在一天中每一个允许的交易均产生对应虚拟纪录的调整，双方必须根据该虚拟纪录支付“不可撤销”的债务款项。而不论这些指示是及时发出、每隔两小时发出，或是在一天结束时发出，在纪录中均不显示执行付款的精确时间，这也使得该抽象概念在最终应用上没有任何显著区别。

综上所述，CAFC认为系争方法请求项中除了隐含电脑实施的要求，没有任何除基本抽象概念以外的内容，只有一般性的、非技术性的内容；而加入的普通电脑功能也无法提供实质性限制，因此不足以满足专利的适格性要求。“有意义的限制”标准要求恰当地界定出抽象概念，再评估请求项中是否包含额外的“实质限制”，使该请求项受到限缩，不至覆盖整个抽象概念本身。如果代表人类贡献的限制仅仅是微不足道的、很好理解或常规的，或在实践中并不能使请求项相对于基本概念有所缩小，这样的限制就无法为发明赋予专利适格性。

（三）“抽象概念的实际应用”属于专利适格标的

Ultramercial案③Ultramercial，LLC v.Hulu，LLC，657 F.3d 1323，1326（Fed.Cir.2011）.是Bilski案后为数不多的系争商业方法专利被确认有效的判例，CAFC在该案中对方法请求项是否为抽象概念、是否为专利适格标的的看法尤其重要。

本案专利请求一种在网络上散布版权产品（如歌曲、电影、书籍等）的方法，消费者可以通过选择观看一个广告来免费获得一个版权产品，并且由广告商支付版权费用。CAFC认为，虽然抽象概念不是专利保护的适格标的，但抽象概念的实际应用（“practical application”of the idea）却可能值得专利保护，应用抽象概念得到“新的且有用的结果”是可以给予专利保护的发明，专利法涵盖且保护任何新的、有用的技术改良，包括概念应用。

系争专利同样涉及到一个抽象概念，即“广告也是一种货币”，但专利的请求项所要申请的实质上是这个抽象概念的实际应用：广告商推广了产品，消费者获得了免费使用，专利权人获得了收益。该案方法请求成为专利适格标的至少包括两个原因。第一，方法实施时电脑网络发挥了重要作用（play a significant part），很多步骤需要复杂的电脑程序，还有些步骤需要网络环境的特定应用。与前文Cybersource案不同，本案请求项要求通过网络和消费者进行受控制的互动（controlled interaction），需要通过多个特定步骤识别货币化的版权产品，电脑不是仅作为一种显而易见的机制来让待解决的方案快速达成，换言之不是仅通过电脑加速计算而已，这使它与单纯的心智步骤区别开来。第二，该案专利请求项的范围是具有明确详细步骤（concrete steps）的一种应用，不是宽泛地只提及电脑辅助而没有正确详细地叙述电脑所涉及的程度或细节。与本案形成对比的Dealertrack案①Dea ler t rack，Inc.v.Huber，No.2009-1566，2009-1588，（Fed.Ci r.Jan.20，2012）.中，虽然也有“电脑辅助”条件，但请求项中并没有指明电脑的硬件及资料库是如何具体地被编程以执行请求项中罗列的步骤，也没有交代电脑如何辅助该方法，辅助的程度如何，电脑对于执行此方法的重要性怎样等，因此虽加上“电脑辅助”，仍与抽象概念无异，为专利不适格标的。

（四）商业方法实施“装置”、“系统”发明同样可能属于“抽象概念”

“每个称职的专利撰写员都知道如何将方法项转化为系统或装置项的形式。”Bilski案及其后的判例要求不能仅关注专利在形式上的呈现，而要分析请求项对于§101立法精神——为了让公众都能使用科学发现的基本工具，因此要保护该工具不被垄断②CLSBank Int’l v.Al i ceCor p.，No.2011-1301（Fed.Ci r.May10，2013）.——产生的实际影响。如Cybersource案中系争的另一请求项——记录相应方法的电脑存储介质发明，虽然原告辩称其为“制品（manufacture）”，不是方法，并不落入专利适格标的的法定例外，但CAFC认为该发明的本质（underlying invention）是检测信用卡欺诈的方法，并不是存取电脑可读取信息的制造物，由此该请求项同样不是专利适格标的。

CLS案中存在同样的情形。系争美国专利7 725 375请求项39名义上是一个含有执行交易程序码的物理装置，但没有真实描绘出一个明确的电脑可读介质，请求项主体中每一个实质性限制条件都涉及程序码方法步骤，而程序码是促使电脑执行托管的方法，与被认定为抽象概念的方法请求项无异，因此该电脑可读介质不具有专利适格性。同案中美国专利7 149 720被撰写为一项系统专利，包括电脑、资料存储单元及通讯控制器等系统元件，这样的请求项通过“MOT测试”并不困难，但本案中电脑的限制条件在方法请求项与系统请求项间不能提供任何有意义的区别。区别只在于系统请求项并非隐含电脑限制条件，而是以一般功能用语限定电脑元件。这些用语涵盖任何可执行相同计算、存贮和连接功能的设备。因此，虽然系统请求项关联到某些电脑零件及一些方法步骤，但没有任何一个界定的硬件提供超出“可由通常电脑来实现”的有意义的限制。

2014年6月19日，CLS案所涉专利在联邦最高法院的判决中仍被认定不具有专利适格性，并进一步确立了所谓“significantlymore”than the abstract idea（远非抽象概念）标准③Alice Corp.Pty.Ltd.v.CLSBank Intern.，134 S.Ct.2347（2014）.；2014年12月USPTO亦据此出台了新的补充审查指南。

三、Bilski案后商业方法专利适格性审查的发展趋势：明线规则的弱化

有学者认为，Bilski案判决削弱了CAFC确立的“MOT测试”标准的重要性，又未清晰界定“抽象概念”的定义，没能为商业方法专利划定明确界限，导致一个“里程碑式”判例的幻灭［5］。然而在更多的判例之后，也许人们应该重新发现Bilski案判决对“MOT测试”这类确定、唯一测试法说“不”的价值。一方面，此类明线规则（Bright-line rules）（具体且详细的准则）①CLSBank Int’l v.Al i ceCor p.，No.2011-1301（Fed.Ci r.May10，2013）.也许能更简单地适用，但也会被更有意识地规避；另一方面，明线规则在面对不断进步的技术时会显得捉襟见肘，可能导致方法专利被锁定在旧有的科技中，使创新或突进的技术没有发展空间。因此，CAFC才在CLS判决中明确指出，应以弹性且逐项的方式判断专利标的适格性，避免僵化的判断方式。

CAFC在In re Bilski判决中认为，一项发明只有在下列情形时才是所谓的“方法”：它与特定的机器或装置结合在一起，或者将特定的物体转变到不同的状态或转变成不同的物，“MOT测试”是符合专利法适格客体“方法”的必要条件。但最高法院从法律解释规则与既有判例出发，得出了不同看法。首先，“方法”的任何通常的、现在的和普通的含义都未显示要求它必须和机器结合在一起或者必须转变物体，法院在阐释法律时不应加入立法者没有明确规定的限制和条件。当事人在案件审理中要求依据“相邻词语”学说（noscitur a sociis），即参考35 U.S.C.§101中其他可专利类别——机器、制造物、组合物，将“方法”一词的含义限定在“［与］机器结合或转变［物体状态］”的范围内。根据这一学说，一个模糊的术语可以因为与之相邻的词语而获得更准确的含义。而最高法院认为在§100（b）中已经清楚地定义了方法（process）这一术语的情况下该学说并不适用。其次，最高法院进一步回顾了已有判例，确认“MOT测试”在判断一些发明是否为35 U.S.C.§101下的“方法”时是一项有用和重要的线索，是一种有效的调查工具，但同时指出，所有近期的判例表明，它并非判断一项发明是否是可专利方法的唯一测试法。如Benson案指出，将物品转变到“不同状态”或“不同物体”是判断不包含特定机器的方法权利要求可专利性的线索（clue），但该案明确拒绝确认“只要不满足机器或转变要求就不能获得专利”。Flook案持相近立场，认为“即便没有满足所谓的机器或转变测试法也有可能获得方法专利”。

（二）明线规则的规避与反规避

诸如“MOT测试”这类明确的判断标准，有时易于规避或被不当利用。因为一方面，“在物质世界里，每一个方法都会导致某些类型的物理转变”；另一方面，通过高明的撰写技巧，几乎每一个方法权利要求都能被重写成包含物理转化的权利要求。比如，Bilski可以简单地增加一个要求，即商品的消费者需要安装一个计量仪来记录商品的消耗。然后他可以争论说，安装该计量仪是一个“物理转变”，足以满足多数意见所建议的可专利性要求②In re Bilski，545 F.3d 943（Fed.Cir.2008），Mayer法官异议。。

当然，在应对“MOT测试”时，申请人最常采用的方式是对发明请求项增加电脑实施的步骤或限制。毫无疑问，当电脑装置首先被创造出来时，在§101下基本电脑硬件请求项的适格性没有异议；但我们生活并裁判于电脑已如此普及的此时此刻，且审查的不是特殊类型的电脑或电脑组件的专利适格性，而是由电脑辅助实施的种种商业方法的抽象概念。因此在前文判例中，CAFC对试图通过增加电脑实施手段以满足明线测试规则，达到事实上先占抽象概念的发明亮起了红灯。抽象方法并不会因为穿上电脑的外衣，就变成专利适格的机器。电脑的协助，必须在系争商业方法专利请求项中扮演不可或缺的角色，而不能仅是资料收集、重复计算、让请求项运转快速，甚至具有替代性——方法可完全由人的思维完成。电脑只有在执行所请求保护的方法时才发挥显著的作用，如Ultramercial案中，要求保护的发明“需要详细和复杂的计算机编程”、“网络和虚拟市场环境中的特定的应用程序”，发明本身涉及“计算机技术的进步”等，才可能确定其具有专利适格性③Alice案后，Ultramercial案中CAFC的判决又被修正。。

（三）应对新科技发展的灵活测试法

时代在变化，技术和其他创新也在以出人意料的方式进步。35 U.S.C.§101强调在方法、机器、制品或组合物范畴中的“任何”标的及“任何”改良都可以寻求保护，最高法院于Bilski案中也再次强调，前述双重的“任何”用语显示国会对专利客体赋予宽广法定范围的立场。因此，35 U.S.C. §101是富于活力的条款，应可以用于涵盖那些新的不可预见的发明。“MOT测试”也许能够为那些与工业时代的发明（具有物理或有形形式的发明）相类似的方法发明提供充分的依据，但是，我们也有足够的理由怀疑，这一测试法是否应该成为判断信息时代发明可专利性的唯一标准。使用这种明确的、同时也较为极端的测试法评估新兴技术，将可能威胁到专利法的更大目的——为那些并未侵犯公共领域的有价值的发明提供专利保护。在判断一些先前未能预见到的发明是否是可专利的方法时，Bilski案指示可以寻求新的测试法。将方法专利冻结在旧技术领域，而不给新的迅猛发展的技术留有余地不是专利法的目的。

四、结 语

刚性的适格性判断方式常常会让专利申请与审查的重心错置于专利请求项的撰写形式层面，而忽略了“在不侵犯公众利益下保护有价值发明”这样一个更重要的目标。因此，最高法院否定了对商业方法专利的全类别排除，也认定“MOT测试”不能作为决定方法专利标的适格性的唯一手段，显现出在专利适格性问题上对“明线规则”的弱化。CAFC在Bilski案后的判例中从更为基础、更具包容性的禁止先占“抽象概念”标准出发，发展出灵活且务实的判断规则。最高法院被指为“中庸”、“含糊”的Bilski案判决未必不是眼光长远的深思熟虑之作，它既指导CAFC拨开包裹在请求项上的形式主义外衣，又为“砖头和砂浆”世界（the brick and mortar world）之外的创新预留了空间。

这一点对我国的专利立法同样具有借鉴意义。在我国，单纯的商业方法属于“智力活动的规则和方法”，不属于专利保护客体，而运用电脑互联网实施的商业方法专利申请属于利用计算机及网络技术实施商业方法为主题的发明专利申请，并不当然地被排除在专利保护之外。对这类申请进行专利保护客体审查时，必须进一步审慎判断其是否属于技术方案，即发明申请是否解决了技术问题、采用了技术手段、获得了技术效果等。“三技术”要素分析法常因界定含糊不清被诟病。然而，诚如欧洲专利局（EPO）官员承认的那样，“Technical”是如此模糊但听起来却又如此有意义，EPO没有界定“Technical”是蓄意的，“这可以使我们能够随着共识的形成而微调可专利性的标准……”［6］也许，Bilski案后美国商业方法专利适格性审查的判例发展也在提醒我们，要削弱对专利适格性刚性标准的渴求。

［1］ 约翰.W.芭格比.商业方法专利的扩展——交易性分析与技术科学的融合［J］.冯晓青，胡少波，译.河南省政法管理干部学院学报，2007（4）：146.

［2］ FINE G S.To Issue or Not to Issue：Analysis of the Business Method Patent Controversy on the Internet［J］.Boston College Law Review，2001（42）：1195.

［3］ 37 CFR Part 42，Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings，Post-Grant Review Proceedings，and Transitional Program for Covered Business Method Patents，Final Rule［EB/OL］.［2014-04-02］.http：// www.uspto.gov/aia_implementation/fr_specific_ trial.pdf.

［4］ 陈琼娣，余翔.美国“公众专利评审”及其对我国的启示［J］.电子知识产权，2010（2）：66.

［5］ 刘银良.美国商业方法专利的十年扩张与轮回：从道富案到Bilski案的历史考察［J］.知识产权，2010（6）：97.

［6］ 袁建中.欧洲软件专利发展十年回顾［J］.电子知识产权，2009（7）：63-66，84.

New Development of Am erican Business M ethod Patent Eligibility Review

WANG Xiaoyan
（Law School，Shanghai Jiao Tong University，Shanghai200240，China）

The Supreme Court has rejected calls for a categorical exclusion of so-called businessmethod claims and has held that the formulaic“machine-or-transformation”test cannot be the exclusive means for determining the patent eligibility of process claims.The weakening of bright-line rules is in favor of concerns about the essence of the invention，to avoid being improperly circumvent，and to be more inclusive for new technologies.A fter the Bilski case，CAFC illustrates the prohibition against patents for“abstract idea”through a series of business method patent eligibility case，for example，“themethod is fully executed by the humanm ind”is not a patent-eligible application；a patent-eligible claim must include one ormore substantive limitations；the practical application of abstract concepts is patent eligible subject matter；businessmethod device and system may also be abstractive.These flexible，pragmatic approaches and administrative programs aimed to improve the quality of businessmethod patentswillmake amore positive outlook.

businessmethod；patent eligibility；bright-line rules；Bilski v.Kappos

D912.8

A

1673-8268（2015）04-0027-07

10.3969/j.issn.1673-8268.2015.04.006

（编辑：李春英）

2015-04-02

教育部人文社会科学研究规划基金项目：云计算知识产权问题研究（12YJAZH116）；上海交通大学文理交叉专项基金重点项目：云计算知识产权问题研究（11JCZ04）；赢创德固赛（中国）投资有限公司设立的赢创知识产权研究基金

王晓燕（1973-），女，江苏南通人，南通大学管理学院副教授，上海交通大学法学院博士研究生，主要从事知识产权法、科学技术法研究。