美国专利制度中有关重复授权的规定

文 / 曲丹 / 国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心

美国专利制度中有关重复授权的规定

文 / 曲丹 / 国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心

美国是知识产权保护比较完善的国家，禁止重复授权原则是美国专利法中的一项基本原则，但美国专利制度中有关重复授权的规定与中国专利制度有着较大差别。本文从美国专利法重复授权的起源、发展、类型以及如何克服等各方面进行了详细的介绍，对于我国专利制度如何避免不公正地延长专利权的保护期限，发挥专利制度的激励作用，具有一定的实践操作性和理论前瞻性。

美国；专利；重复授权

禁止重复授权原则是各国专利法中的一项基本原则，来源于专利权本身的“独占性”和“排他性”特征，对于一国专利制度目标的实现有着重要意义。美国作为世界上专利制度最为成熟的国家之一，对禁止重复授权制度的重视程度非同一般，但是，由于中美专利制度之间的差异，很多中国申请人还不了解美国专利法中的重复授权制度，也不了解该制度的法律后果，这将给中国申请人在专利申请、无效及诉讼程序中带来难以弥补的严重后果。

一、美国专利法禁止重复授权制度的起源

美国专利法禁止重复授权原则最早源于1819年1. 参见Walterscheid, Edward C., Historical Development of the Law of Double Patenting up through the 1952 Patent Act, 4 APLA Q. J. 243 (1976).，两件专利实质上属于同样的发明，并且授权时间不同，法院基于同样的第二件及之后的专利延长了不为法律允许的垄断期间，判决在后专利无效2. 参见Odiorne v. Amesbury, Fed. Cas. 10430 (Mass. 1819), 1 Robb Pat. Cas. 300, 2 Mason 28.，当时普遍采纳仅有一件专利有效的重复授权原则。

美国联邦最高法院1866年Suffolk Mfg Co. v. Hayden一案的判决为现代的禁止重复授权原则奠定了基础【1】。1854年12月，美国人海顿（Hayden）就其发明的棉布清洗剂提出专利申请，其后对清洗剂稍作改进后，于1855年11月又提出第二项专利申请，结果海顿的两项专利申请都被授予专利权。该院的判决表明，同一发明人就同样的发明获得两项专利权的，第二项专利权无效。其理论依据是专利激励论，即国家建立专利制度的目的是激励人们进行新的和创造性的研究，同样的发明重复授权将导致宪法规定的一定期限的垄断权被延长，最终使人们产生惰性。

二、美国专利法禁止重复授权制度的发展

禁止重复授权按时间可以大致划分为以下四个阶段3. 参见Robert A. Armitage, Everything You Ever Wanted to Know About Double Patenting But Never Realized That You Needed to Ask (From the Makers of Prozac), Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana,2002.：

（一）1952年“非显而易见性”之前的阶段

从1819年到1866年乃至此后的1952年，禁止重复授权不属于专利法的核心概念，没有写入专利法，上述期间后半段特别是从1929年3月到1952年6月期间，美国专利季刊（The United States Patents Quarterly）摘录了此期间属于重复授权265件中的部分行政和司法判决。在此漫长的阶段里，虽然重复授权的数量不少，但是却没能解决并澄清重复授权的问题。禁止重复授权原则松散地联系于法官制定的“发明”规定，但法院适用的重复授权决定为公众所知，不属于重复授权的情况是在后专利相对于在先专利具有可专利的新颖性，即作为区别发明而独立于在先专利，或作为基础发明而尽管其改进专利在先授权。

（二）1952年至1984年美国专利法修法的阶段

自1952年起专利法新增了“非显而易见”专利性的规定，追加了当时美国专利法第103条简化施行并澄清重复授权原则，以非显而易见性法定规则替代了“发明”规定，现今重复授权中的“显而易见重复授权”得名于法官作出禁止重复授权原则和非显而易见专利性之间的关系。当时情况是，专利审查员感到很多的继续专利申请几乎是同样的发明，专利发明人唯一需要决定的是是否应该提出终止宣誓书（Terminal Disclaimer）。1967年起，美国专利商标局（The United States Patent and Trademark Office, USPTO）采用“非显而易见性”规则建立两项发明的区别性，用于禁止重复授权的驳回（Rejection），不再允许同一发明人或发明实体可以申请并获得多个“显而易见”的专利。如果在后专利没有要求一个在先专利主题所“明显变化”的方案，那么海关与专利上诉法院（The Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）会作出不属于重复授权的决定。1952 年专利法修正20年后，USPTO和CCPA逐渐形成简单、有度、整合的重复授权原则，并持续到1984年。

（三）1984年至2001年Lilly v. Barr4. 参见Eli Lilly and Company v. Barr Laboratories, 58 USPQ 2d 1865, 251 F. 3d 955 (Fed. Cir. 2001).的阶段

1984年专利法修正案包含了国会授权USPTO立法以扩展重复授权法规，将不再只排除同一发明实体专利，专利法修正案在现行35U.S.C.103(c)中明确了现有技术的排除，不但限定了在同一发明人/发明实体的专利，还限定了共同受让人的专利。当35U.S.C.103(c)将共有者已授权的发明排除在现有技术以外时，USPTO 还应继续考虑规范两项专利如何实施，联邦巡回上诉法院开始依据单向/双向判断法分析重复授权案件，在极少情况下，当在先授权专利不属于“明显变型”时，在后授权专利不属于重复授权。专利保护期限自1994年开始基于申请日计算，由于重复授权基于继续申请的专利授权与其父专利，因此不再有任何额外专利期限的放弃，终止宣誓书（Terminal Disclaimer）问题趋于消失，重复授权在当时看起来仅仅是技术性上使专利所有者保持专利族。

（四）2001年Lilly v. Barr之后的阶段

就在重复授权看起来要消失时，联邦巡回上诉法院（The Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）于2000年8月9日在Lilly v. Barr 案中采用了显而易见重复授权原则。在Lilly v. Barr案之后，CAFC 现在要求在重复授权原则下评估所有共有的专利对之间是否具有35U. S.C.103规定的专利性区别。当发明次序不符合专利授权次序，两件共有专利满足两个不同的有效性规定：第一，专利发明之一需要相对于另一个作为现有技术是非显而易见的；第二，要求保护的在后授权专利相对于在先授权专利是非显而易见的。在 Lilly案中假定授权次序颠倒的情况下，重复授权原则变为双向—非显而易见性原则，即专利发明任一项都需要相对另一项专利发明是非显而易见的。因此，重复授权自两个世纪以来在以下两方面第一次影响到专利授权：一是在每一个共同拥有的专利族时必须仔细辨别专利临时的重复授权，二是要及时采取措施避免重复授权，否则将导致不可挽救的无效理由。

三、美国专利法重复授权的类型

（一）法定重复授权

在一项发明获得授权后，禁止对同样的该发明再次或者多次授权依据的是美国法典第35部分第101条（35 U.S.C.101），故称之为法定重复授权（Statutory Double Patenting）。35 U.S.C.101于1952年专利法法案引入，规定了一项发明获得专利的条件：“任何人，就其发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品或物质的组分，或者其它任何新的且有用的改进，可以获得一项专利，只要该发明或发现也满足本法的其他规定”，其中的“一项”被解释为专利权人就一项特定的发明仅能获得一件专利，这就是美国禁止重复授权原则在制定法上的来源，实际上确立了“一发明一专利”的原则，以控制专利排他权的合理期限，促进专利保护与公众利用间的平衡。因此，法定重复授权也称之为同样发明重复授权（Same Invention Double Patenting），这与中国专利法第9条中禁止重复授权规定的“同样的发明创造只能授予一项专利权”的含义相同，即申请人针对单一发明，提出两项不同的专利申请，且两项专利申请存在至少一项权利要求保护范围相同时，即权利要求实质同一，则构成同样发明重复授权。

对于同样发明重复授权，其中的“相同发明”（Same Invention）是指两项权利要求所使用的语言或者术语可以不同，但是涉及相同主题（Identical Subject Matter）5. 参见MPEP804之II-A.，并且美国的专利审查程序手册（The Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）给出了基于字面侵权的判断原则：以申请中的权利要求不对专利中对应的权利要求构成字面侵权为准，即申请的权利要求是否会被专利的权利要求字面侵权；或者对于所涉及的两项发明来说，是否存在一个落入一项发明的权利要求范围中，却不会落入另一项发明对应的权利要求范围中的技术方案。如果存在这样的技术方案，就不构成法定的重复授权；如果仅有一个实施例落入权利要求的保护范围内，其它部分并没有，此时权利要求并没有构成同一主题，不存在重复授权的问题。

法定重复授权的判断重点在于，在涉及法定重复授权的申请和专利之间，是否具有实质同一的权利要求，这种相同并不要求具有完全相同的文字或者术语。例如，具有卤素取代基化合物限定的权利要求与具有除了将卤素取代基替换为氯取代基、而其它成分相同的化合物限定的权利要求并不是实质相同的同一主题，这是因为，卤素的范围大于氯的范围。另一方面，虽然权利要求的表述不同，但实质仍然是相同的同一主题。例如，限定为具有36英寸长度的权利要求与限定为具有3英尺长度的权利要求为实质上相同的发明。

MPEP 规定了构成法定重复授权的申请主体或权利要求拥有者应当至少部分相同，如果不相同的话，那么也应当是基于相关法案规定属于共同研究，即两件或更多件专利或专利申请必须具有至少一个共同的发明人，和/或共同的受让人/所有人，或虽非具有共同的受让人/所有人，但是却符合依据CREATE 法案6. Pub. L. 108-453, 118Stat. 3596（2004）.设置在35 USC.103c(2)和(3)一个共同的联合研究协议的情况7. 参见MPEP804之I-A～D.。

（二）非法定重复授权

非法定重复授权是指一项申请的权利要求相对于一项专利的权利要求之间存在专利性区别，也就是，申请的权利要求与专利的权利要求之间存在除实质同一之外的新颖性问题或者创造性问题。非发明重复授权中，申请和专利的拥有者之间的关系与法定重复授权完全相同8. 参见MPEP804之II-B-1.。非法定的重复授权没有在专利法和细则中予以规定，仅存在于MPEP规定中，是典型的法官制法的概念和规定，秉承了法定重复授权的立法宗旨，禁止对发明显而易见的改进或者变型进行授权的依据是判例法所阐述的法理原则，将重复授权权利要求之间的比较由完全相同的同一扩展到非显而易见，由此扩展了禁止重复授权的范围，故称之为非法定重复授权（Nonstatutory Double Patenting）。

MPEP阐述了重复授权设立的司法理论（Judicially Created Doctrine）在于阻止一项专利权到期后的不公平的延长，该司法理论背后的公共利益准则（Public Policy）是指：公众能够假定在专利权期限届满之后，不仅可以自由地使用该专利所要求保护的发明，还可以自由地使用对于本领域技术人员来说在完成发明时，考虑了本领域的技能以及该专利所要保护的发明之外的其他现有技术后认为本发明的显而易见的改进或者变型，公众正是基于这样的认识而规范他们的行为。因此，如果对一项发明以及该发明的显而易见的改进或者变型先后进行了两次甚至多次授权，就使得第一件授权专利的排他权期限因为其后的相同发明或者其显而易见的改进或者变型的专利授权而不断延长，从而排除了公众在第一个授权专利期限届满之后自由使用该发明以及该发明的显而易见的改进或者变型的权利，可见，非法定重复授权的立法宗旨在于避免发明人或专利拥有者不正当地延期其专利保护期限的目的，保障公众可自由地利用到期专利及其改进的权利。

非法定重复授权是基于建立在公共利益准则上创立的司法理论提出的，以便防止不公正或不正确地从时间上延长专利授权的排他权，具体而言，非法定重复授权包括两种类型：一种是显而易见型（Obviousness-Tpye）的非法定重复授权，另一种是其它类型的非法定重复授权（Another Type of Nonstatutory Double Patenting）。

对于显而易见型的非法定型重复授权，导致冲突的权利要求并不属于“相同发明”，但至少一个被审查的权利要求存在与对应的权利要求不可专利的区别（Patentably Distinct），通常来说，当一件专利申请中的权利要求的主题存在与共同拥有（Commonly Owned）的另一件授权专利或者非共同拥有（Non-commonly Owned）、但符合35 U.S.C. 103(c)(2)和(3)阐述的联合研究协议（Joint Research Agreement）的另一件授权专利的对应权利要求主题不可专利的区别时，对第二件专利的授权会导致不公正地延长专利授权的排他权，因此需要提出显而易见型非法定型重复授权的驳回（Rejection）。

对于显而易见型重复授权的驳回，如果不是基于能够预期的理由，显而易见型重复授权的驳回与35U.S.C.103的不满足非显而易见性要求相似。因此，显而易见型重复授权驳回理由的分析采用与35U.S.C.103对于显而易见决定相似的分析原则。判定显而易见型重复授权的法律依据是35 U.S.C. 103(a)的禁止性规定，该条款规定禁止对下列主题授予专利：“当寻求专利保护的主题与现有技术之间的差异，在发明完成时就该主题作为一个整体对于本领域的普通技术人员而言，是显而易见的”。可见，对于显而易见型重复授权的判定和对于35U.S.C.103规定的显而易见的判定原则是相似的，即分析前后专利权利要求间的实质差异，进而判断其在可专利性上是否存在明显区别。具体可参照1966年美国联邦最高法院在“Graham v. John Decree Co. of Kansas City案”和2009年美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）在“Amgen Inc. v. F. Hoffmann-LaRoche Ltd 案”中对“非显而易见性”专利实质要件判断标准，即Graham 判断标准9. 参见Graham v. John DeereCo., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).，只不过所比对的文件不属于现有技术，而是同一发明主体的在先申请的权利要求。Graham 判断标准概括为：(A) 确定在先专利申请的权利要求的内容和范围和在后申请对应的权利要求的内容和范围；(B)确定步骤(A)中确定在先申请的权利要求与在后申请对应权利要求的区别；(C)确定与审查中专利申请的主题相关的本领域普通技术人员的水平；(D)评估显而易见性的任何客观表现。对任何显而易见型重复授权的认定都应该在上述事实判定基础上作出，以保证结果的客观性与公正性。

当判断在后申请的权利要求是否为在先申请专利的明显变型时，应当关注申请和专利的权利要求。在先申请专利公开的内容不能用作背景技术，但这并不意味着在先申请专利公开的所有内容都被排除在外。说明书可以用于理解专利权利要求中术语的含义，说明书中用以支持权利要求的部分可以用来帮助判断权利要求之间是否为显而易见的改进或变型。除此之外，即便是与其他现有技术相结合来作出非法定重复授权的驳回，也是以专利的对应权利要求与其他现有技术相结合，而不能使用专利说明书的内容。如1999年美国联邦法院（Fed. Cir）在“Toro Co.v. White Consol. Indus., Inc.”案中提出：权利要求中的术语具有其在本领域的一般含义，除非专利中对于术语的特殊含义给出了明确的说明；又如1998年美国联邦法院在“Renishaw PLC v. MarpossSocieta' per Azioni”一案中提出：如果权利要求中的术语具有多种通常含义，专利中公开的内容能够使其指向适当的含义而远离不适当的含义10. 参见MPEP804之III.。

虽然显而易见型重复授权的显而易见判断与依据现有技术作出的新颖性和创造性判断的原则相同，但是依据申请和专利的申请日的先后关系，同时考虑其他因素，必须分别采用单向显而易见（One-Way Obviousness）判断法和双向显而易见（Two-Way Obviousness）判断法11. 参见MPEP804之II-B-1-(a)～(b).。

正常情况下，USPTO的审查是按序审查，因此理论上来说在先申请应当被在先授予专利。但是，在先申请由于专利局的审查延误或者由于申请人选择了不同的具体程序或者提出过延长答复期限的要求等各种原因，导致审查程序拖长，可能造成在后提出的申请早于在先申请而获得授权。因此，如果所审查的申请相对于相关专利属于在后申请，或者二者的申请日在同一天，或者虽然所审查的申请虽然相对于相关专利属于在先申请，但是没有证据表明是USPTO的审查延误造成了该申请不能被在先授权，并且没有证据表明这些存在重复授权问题的权利要求原来不是在同一个申请中提出的，此时适用单向显而易见判断法。具体地说，仅判定能否从专利的权利要求中限定的发明预期（Anticipated）或者显而易见（Obvious）地得到申请的权利要求的限定的发明，即仅从单向判断申请的权利要求中限定的发明相对于专利的权利要求的发明是否具有新颖性或者创造性，而不必考虑专利的权利要求的发明是否相对于申请的权利要求限定的发明不具有新颖性或者创造性。

反之，如果所审查的申请相对于专利属于在先申请，并且有证据表明是专利局的审查延误造成了该申请不能被在先授权，以及有证据表明这些存在重复授权问题的权利要求原来不是在同一个申请中提出的，此时须适用双向显而易见判断法，从而排除授权专利的权利要求是否随着时间延长是合理或者不合理而必须明确的问题。采用双向显而易见判定方式时，需要采用Graham判断标准进行两次显而易见分析，既需要判断申请权利要求中限定的发明相对于专利权利要求的发明是否具有新颖性或者创造性，而且还需要判断专利权利要求的发明相对于申请权利要求限定的发明是否具有新颖性或者创造性，仅当两次判断的结果均为显而易见时，才可以提出显而易见重复授权的驳回，若其中一次的判断结果不为显而易见时，不能提出显而易见重复授权的驳回。

对于其它类型的非法定重复授权，主要是针对通过继续申请或再审程序导致两个或多个之间相互显而易见从而使用其它类型的非法定型重复授权驳回的特殊情况，其目的也是为了避免专利权人通过对专利技术稍加改变而获得多个专利，使得专利权人无法不合理地超期占有本应进入公有领域的技术，从而避免专利权人延长保护期，维持了专利制度中专利权人和社会公众之间的利益平衡。

四、如何克服美国专利法的重复授权

对于法定重复授权的驳回，可以通过删除或者修改涉及同一保护范围的权利要求以使它们的保护范围不再相同来进行克服，而无法通过提交终止宣誓书（Terminal Disclaimer）来克服基于35USC.101的重复授权驳回。

而对于非法定重复授权，则可以通过提交终止宣誓书（Terminal Disclaimer）来克服，所谓终止宣誓书就是申请人通过声明同意在后授权的专利的保护期限与在先授权的专利的保护期限相同，放弃在后申请专利获得的“超期保护”，使得两件专利的保护期限同时届满，而避免重复授权对社会公众的损害。可见，美国的做法是剪除非法的“延长期”，对之前的“重合期”并不关心，这也体现了美国专利法对于申请人要获得延期保护企图的阻止和维护公众正当的使用利益。

五、总结

美国作为世界上专利制度最为成熟的国家之一，对禁止重复授权制度的重视程度非同一般，通过成文法和大量的判例法形成了完善、系统的禁止重复授权制度，并对禁止重复授权制度中的核心概念有具体明晰的解释。这些解释对我国合理确立并明确“同样的发明创造”这一概念的判断标准具有很大的借鉴意义。REFERENCE DOCUMENTATION

【1】曹新明. 禁止重复授权原则解读【J】. 法治研究, 2009(8).