专利默示许可制度研究

钟 萍

(福州大学 法学院，福建 福 州 3 50108)

我国的专利司法审判实践中，现有技术抗辩、权利用尽抗辩、使用许可合同抗辩、先用权抗辩、诉讼时效抗辩是被告在专利侵权案件中提出的常见抗辩事由。其中，使用许可合同抗辩中的合同可以采取书面形式或其他形式，依据《合同法》的规定其他形式包括了默示形式。然而，在专利许可制度上，作为以默示形式存在的专利默示许可能否作为专利侵权的抗辩理由呢?我国的《专利法》及其司法解释未对此进行明确规定。本文从专利默示许可的理论出发，展开对专利默示许可制度的研究，主张默示许可制度应当在立法中得以明确。

一、专利默示许可概述

(一)专利默示许可的含义

专利默示许可，是指在某些情形下，专利权人以其非明确许可的任何语言或行为，让被控侵权人基于此默示产生合理信赖，从而正当地推定专利权人已经同意他实施专利并进行制造、使用、销售行为的一种专利许可形态。［1］从其含义可知，专利默示许可是专利实施许可形态的一种。专利实施许可从内容上可分为独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可等形式，从其许可的方式上可分为专利明示许可和专利默示许可。专利默示许可正是专利实施许可非明示许可的以默示行为为表现形式的一种许可，区别于用书面合同等方式确定的明示许可。

在国外，专利默示许可与明示许可一样，都是作为专利使用许可合同的形式，早在1927年，美国联邦最高法院就在De Forest一案的判决中阐述了认同默示许可制度的基本出发点:“并非在任何情况下都必须正式授权许可才可以适用专利。对于专利权人采取的任何言行，如果他人可以正当推定专利权人已经同意他实施专利，则构成一种默认许可，可以在专利侵权诉讼中以此进行抗辩。”［2］判决中的这一阐述对该制度的法律实践产生了巨大影响，依据“遵循先例”原则，这一判决对法院之后处理的专利默示许可案件均具有约束力。

(二)专利默示许可的法律性质

专利默示许可在专利侵权诉讼中是作为使用许可的一种而进行的侵权抗辩，本质上它是许可合同的一种类型，因而在法律性质上它首先应当是一种合同关系，正如美国联邦最高法院在De Forest案中对专利默示许可的定性:“此后就当事人之间的关系以及就由此而产生的任何诉讼而言，都必须认定为合同关系，而非侵权关系。”［2］其次，专利默示许可以默示为其表现形式，它必然是合同形式中的默示合同。这里的默示并非不作为默示，而必须是一种作为默示，即以许可人的任何语言或行为的一种“作为”，在作为的默示中，被控侵权人可以依据专利权人的默示，正当地推定其意思表示。

(三)专利默示许可的法理基础

专利默示许可理论的法理基础是“法律上的禁止反悔”原则。“法律上的禁止反悔”是英美法系中的一种衡平原则，它的含义是指禁止试图否认他曾经所承认的事实，不论这种事实的发生是以明示或者暗示的方式发生，只要是经其言语或行为表现出来。［3］该原则在默示许可上的应用原则是:当一个人销售某种产品时，如果该产品的性质以及销售该产品的具体情况表明该产品的购买者通过购买该产品获得了某种权利，销售者就不得以侵犯专利权为理由禁止购买者行使通过购买该产品获得的该种权利。购买者正是在购买该产品时关注到此产品获得的某种权利，而此种权利能带给购买者相关利益，基于对此种权利的需求，购买者进行了相关的购买行为。而另一方面，如果产品专利权人以非常明确的方式对该产品的某种权利予以限制，这时购买者事先会知道购买此种产品不能获得该种权利，那么将不会购买此产品了。在信赖保护原则下，不能允许专利权人采取一种出尔反尔的做法，否则对购买者来说不仅是不公平的，也会扰乱正常的社会秩序，因而产生了专利默示许可理论。在我国，诚实信用原则与美国的禁止反悔原则很近似，从我国诚实信用原则的角度来看，讲究信用、严守诺言、诚实不欺、恪守信用是诚实信用原则的要求，这正是默示许可理论中专利权人不得违反其言语或行为中作出的默示在诚实信用原则中的具体体现，默示与明示下的专利合同均是专利权人应当遵守的诺言，应当得到法律的保护。

二、专利默示许可的产生情形

(一)由技术标准而产生的专利默示许可

在知识经济条件下，技术标准化越来越成为企业经济效益的重要领域，把技术标准与专利保护相结合会给专利权人带来最大的专利实施率。特别地，在药品专利技术方面，依据国家药品管理规定，必须将专利转化成国家药品标准后才取得合法生产权。将专利纳人技术标准已经成为不可逆转的趋势。在专利权人希望借助技术标准和自己的专利权的结合来增加市场竞争力的情况下，他们在制定标准之时对自己的专利往往没有明示地加以标注或者限制他人使用，而是待标准公布后，专利权人便以其标准中的专利欲获取垄断性收益，从而对未经明示许可的人提起进行侵权之诉。根据我国最高人民法院的“第4号”复函，2008年7月8日，最高人民法院发布了关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函:鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费;专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。

可知，从专利权人参与标准制定行为本身即可推断出专利默示许可的存在。此时实施标准的人可以以专利权人默示许可来进行专利侵权抗辩。

(二)由销售专利产品零部件而产生的专利默示许可

当专利权人申请的专利产品是由一系列的零部件组成的，不过这一系列的零部件只有一个作用即组成其专利产品，此外几乎没有其他所用之处，若专利权人在这种情形下销售的仅仅是其一系列的零部件，那么购买者通过购买这些零部件可以获得专利权人默示其具有将此系列零部件组装成专利产品的许可，除非产品专利权人以非常明确的方式提出限制此组装成专利产品的权利。不过，在现实生活中，专利权人在销售该系列零部件时附加限制性条件的情况是很少见的，因为一般购买者如果看到此限制性条件，就不会购买该专利产品的零部件。基于赖利益保护的基础上，购买者信任专利权人的默示许可而购买了专利产品的零部件后组装其专利产品并不构成侵权行为。

(三)由销售方法专利设备而产生的专利默示许可

当专利权人拥有一项方法专利，这种方法专利需要通过特定的设备来获得使用该方法，并且该特定的设备只能专用于实施其专利方法，此时专利权人没有许可他人直接使用该方法专利，而是销售这种特定的设备，那么无论专利权人对该设备是否享有专利权，可以认为购买者获得了实施该方法专利的默认许可。因为该特定设备的售出蕴含了其使用的权利，因而购买者在购买该设备产品时就获得了实施该专利方法的权利，专利权人不得以侵犯专利权为由禁止购买者行使其已获得的权利。

(四)原许可行为产生的专利默示许可

有时，专利权人在许可他人实施专利后，在优先权期内进一步完善其专利，完善后的专利有可能覆盖原已许可专利项下的权利。此时，专利权人为限制原被许可人的使用或者图谋更高的利润，利用完善后的覆盖原许可的专利权，对原被许可人进行限制和垄断使用其专利，在美国，法院一般都否认专利权人享有这些权利，理由在于每一个原被许可人对于事后取得的专利享有默示许可。这种情形下原被许可人基于专利权人的原许可行为而正当地推定其获得使用专利的默示许可，但是应当支付许可使用的对价。不过，这一理由的成立需要具备专利权人对事后取得专利具有预见的可能性，并且没有在许可协议中排除对该专利的许可。

三、我国立法中明确专利默示许可制度的必要性分析

(一)平衡公共利益与专利权人利益

我国对合法售出的专门用于制造专利装置的部件或者专门用于实施专利方法的专用设备仅能相对于售出产品本身的专利权适用专利权用尽原则，不能相对于其他有关专利权适用专利权用尽原则。然而，公众购买的这些部件或者设备，利用他们来实施有关专利技术本应是顺利成章、合情合理的事情，但是目前对实施该行为法律并无明确地规定其合法性，这也就对我国司法和行政机关提出了一个问题:从公众的整体利益出发，是认定这种行为合法有利，还是认定这种行为非法有利。专利权是一种合法的垄断权，国家设立专利制度的目的不仅仅是保护专利权人的利益，更要兼顾专利权人和社会公众利益，在二者之间寻求最佳平衡点。因此我国在不断提高专利保护水平的时候，面对相关实际问题，专利权的限制也须制定相应的合理制度。专利默示许可理论源于诚信原则，而公众对专利权人的诚信行为产生了合理的信赖，因此在某些情况下被控侵权人可利用默示许可作为合理理由对专利权人进行抗辩，从而防止专利权人对专利权的滥用。在我国的专利抗辩体系中引入默示许可制度，将有利于实现专利制度促进社会经济、技术发展这一最终目标。

(二)解决司法审判中无法可依的困境

随着侵犯专利权方面的纠纷与日俱增，在侵权抗辩事由中，被控侵权人引进专利默示许可作为侵权抗辩逐渐引起了关注，在司法审判中，专利默示许可是一种新类型的抗辩事由，但是目前的法律并没有明确规定，使得司法审判中出现了无法可依的困境。对此类问题，目前专利法只有权利用尽原则的相关规定，而其只是针对产品本身的使用、销售、许诺销售和进口的权利，而未能涉及到购买的专利产品零部件后能否进行制造专利产品的行为，也未涉及购买方法专利的专用设备后能否合法实施其专利方法的问题。我国是成文法系的国家，在专利法及相关法律规范中对专利默示许可制度予以明确的规定，能够使逐渐增加的案例有法可依，避免司法审判中无法可依的困境。因此，在适当时机在法律中明确规定专利默示许可规则显得非常必要。

(三)保护我国经济发展的需要

国家知识产权局局长表示，虽然我国的专利申请量、授权量等数量很大，但基础型、原创型、高价值和核心专利仍不在我国。作为发展中国家，在这种现状下若采取认可默示许可制度对我国的经济发展和国家利益有利。我国目前是加工制造业大国，因为没有核心技术，每年均大量进口相关产品的零部件。如果在国外专利权人没有明示提出限制性条件下，而这些零部件只能组成其专利产品或者只能用于实施其方法专利外并无他用，基于专利默示许可制度可以使我国企业合法实施有关专利，在保护我国企业的自身利益方面具有不可替代的重要作用。近年来在国际上出现的DVD、数字电视机、变频空调屡遭国外专利诉讼，我国许多企业表示:其生产这些专利产品装置的核心部件均是在国外通过合法购买取得的，若这些核心部件是专门为生产专利产品而制造的，而此外并无其他实质可用之时，则应当认定销售核心部件蕴含了可以用以实施其专利产品的默示许可。这种做法符合国际惯例，不致于引起非议。各国普遍采取通过默示许可理论认定这种行为合法。［4］在此，默示许可制度在维护专利制度合理秩序方面具有现实需要和重要作用。

四、专利默示许可在我国的法律现状

专利默示许可在美国司法实践中已有悠久的历史，但在我国才初见端倪，我国现行专利法并没有规定专利默示许可内容。首次以明文形式确认了专利默示许可的存在及其合法性的，是最高院于2008年7月8日对建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》涉及专利侵权纠纷的复函，其复函中称:“专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利。”此司法批复代表着最高院对目前我国专利标准化中的司法实践中肯定默示许可的意见和认识。但这一复函仅仅是承认了基于标准实施而产生的专利默示许可，未对专利默示许可予以全面承认。2008年12月，第三次修订后的《专利法》第12条规定:“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。”此次《专利法》修订删除了专利实施许可合同的“书面形式”要件，这为实践中认定专利默示许可奠定法律基础。从以上法律现状不难看出，我国在法律层虽然欠缺专利默示许可的明确规定，但立法者对专利默示许可制度持有肯定态度。

五、建立专利默示许可制度的立法建议

专利默示许可作为许可合同的一种，也应是专利侵权抗辩的事由之一，若对司法实践中逐渐被使用的默示许可制度不加以法律层面上的规定，法官在判定是否构成专利侵权时会造成在适用法律上的空白。因此，为了增强专利默示许可规则的明确性和稳定性，能够更好地适应专利法的保护和专利司法的实际，笔者建议将专利默示许可进行明确规定，具体可以采用原则性规定加上具体列举的方式。就原则性规定而言，建议将专利默示许可作为不视为侵犯专利权的情形之一写入专利法第69条。对现行《专利法》第69条第1款进行修改，增加默示许可作为具体列举不视为侵犯专利权中的一项，在法律层面对专利默示许可制度予以确认。

就具体列举方式而言，在司法实践与学理探讨不断深入的基础上，建立以司法解释的列举性规定专利默示许可的具体适用情形。主要情形可以规定为:(1)专利权人的专利被纳入标准化组织发布的技术标准中，如果专利权人在参与制定标准时未充分披露其专利，使用技术标准者在使用其专利期间，可以认为获得了专利默示许可，其行为不视为专利侵权。(2)专利权人或者其被许可人若未明示地提出限制性条件，销售只能用于制造专利产品的系列零部件时，购买者对其销售的零部件制造其专利产品的行为，可以认为获得了专利默认许可，不视为专利侵权。(3)专利权人或者其被许可人若未明示地提出限制性条件，销售只能用于实施其方法专利的专用设备时，购买者实施该方法专利的行为，可以认为获得了默认许可，不视为专利侵权。(4)专利权人许可他人获得使用专利后，又取得了覆盖同一产品的一项或者多项专利，专利权人若未明示地提出限制性条件，被许可人实施了后来的专利，可以认为其获得了默认许可，不视为专利侵权。

［1］袁真富．基于侵权抗辩之专利默示许可探究［J］．法学，2010，(12)．

［2］Jay Dratler，Jr．王春燕，等．知识产权许可(上)［M］．北京:清华大学出版社，2003．

［3］Rachel Clark Hughey．Implied Licenses by Legal Estoppel［J］．Albany Law Journal of Science＆Technology，2003，(14)．

［4］尹新天．专利权的保护［M］．北京:知识产权出版社，2005．